BGH Urteil vom 11.09.2001 – X ZR 168/98

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 168/98

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk:

BGHZ:

ja

ja

Verkündet am: 11. September 2001 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Luftverteiler

EPÜ Art. 87, 88; PVÜ Art. 4

Ein Gegenstand einer europäischen Patentanmeldung betrifft nur dann im Sin-

ne des Art. 87 Abs. 1 EPÜ dieselbe Erfindung wie eine Voranmeldung, wenn

die mit der europäischen Patentanmeldung beanspruchte Merkmalskombinati-

on dem Fachmann in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der ange-

meldeten Erfindung gehörig offenbart ist. Einzelmerkmale können nicht in ein

und demselben Patentanspruch mit unterschiedlicher Priorität miteinander

kombiniert werden (im Anschluß an die Stellungnahme G 2/98 der Großen Be-

schwerdekammer des Europäischen Patentamts).

BGH, Urteil vom 11. September 2001 - X ZR 168/98 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 11. September 2001 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und

die Richter Prof. Dr. Jestaedt, Dr. Melullis, Scharen und Dr. Meier-Beck

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des 1. Senats (Nich-

tigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 10. März 1998 ab-

geändert:

Das europäische Patent 359 698 wird mit Wirkung für die Bundes-

republik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 1 bis 7 und

10 und weiterhin insoweit für nichtig erklärt, als die Patentansprü-

che 16 bis 19, 21 bis 26 und 30 unmittelbar und/oder mittelbar auf

die Patentansprüche 1 bis 7 und 10 rückbezogen sind.

Die Kosten des Rechtsstreits werden dem Beklagten auferlegt.

Von Rechts wegen

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des deutschen Teils des am

27. April 1989 unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Gebrauchs-

musteranmeldung 88 07 929 vom 20. Juni 1988 angemeldeten europäischen

Patents 359 698 (Streitpatents). Anspruch 1 des Streitpatents, das am 22. De-

zember 1993 veröffentlicht worden ist, lautet:

"Gasverteiler, insbesondere Luftverteiler zum feinblasigen Belüften

von Wasser, mit

- einem festen, platten Grundelement (1);

-

einer über dem Grundelement (1) angeordneten Membrane (2)

(= gummielastische, gelochte Gas- oder Luftverteiler-Folie oder

-Platte);

- einer Verbindungsvorrichtung (4) zum lösbaren, gasdichten Ver-

binden von Randbereichen der Membrane (2) mit entsprechen-

den Randbereichen der Grundelemente (1), derart, daß die

Membrane (2) bei fehlender oder geringer Gas-, insbesondere

Luft- und/oder O2-Zufuhr auf wenigstens einer Oberfläche des

Grundelements (1) satt aufliegt;

- über der Membrane (2), insbesondere auf deren Oberfläche, an-

geordneten, niederhaltenden

im wesentlichen stegförmigen

Elementen, die ein Aufwölben der Membrane (2) bei Gas-, ins-

besondere Luft- und/oder O2-Zufuhr verhindern;

- wobei die Verbindungsvorrichtung (4) wenigstens einen minde-

stens U-förmigen Umschlingungsbereich der Membrane (2) um-

faßt, in welchem die Membrane (2) entweder einen Randbereich

des plattenartigen Grundelements (1) umgreift oder etwa

U-förmig in einer nutartigen Ausnehmung (3; 13) des plattenarti-

gen Grundelements

(1) einliegt sowie ein Klemmsitz-

Profildichtungselement (9, 10; 14, 15; 19, 20; 19', 20') vorgese-

hen ist, welches spätestens im Betriebszustand mindestens zwei

linienförmige Klemmungen der Membrane (2) in sich im wesent-

lichen gegenüberliegenden Klemmungsbereichen des Um-

schlingungsbereichs bewirkt."

Wegen des Wortlauts der weiteren, unmittelbar oder mittelbar auf diesen

Anspruch rückbezogenen Patentansprüche wird auf die Streitpatentschrift ver-

wiesen. Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung zeigen die nachstehend wie-

dergegebenen Figuren 12 und 13 der Streitpatentschrift.

Fig. 12

Fig. 13

Mit der Nichtigkeitsklage hat die Klägerin geltend gemacht, das Streit-

patent beruhe gegenüber dem Stand der Technik vor dem Prioritätstag sowie

gegenüber dem Gebrauchsmuster 88 07 929, dessen Priorität es nicht in An-

spruch nehmen könne, nicht auf erfinderischer Tätigkeit und sei durch eine of-

fenkundige Vorbenutzung im Prioritätsintervall vorweggenommen. Sie hat be-

antragt,

das Streitpatent dadurch teilweise für nichtig zu erklären, daß Patentan-

spruch 1 in seiner erteilten Fassung und in den Patentansprüchen 2, 6,

7, 25 und 30 die Rückbeziehung auf Patentanspruch 1 in seiner erteilten

Fassung entfalle.

Das Bundespatentgericht hat die Klage abgewiesen; sein Urteil ist in

Mitt. 1998, 430 veröffentlicht.

Hiergegen richtet sich die Berufung der Klägerin, mit der sie sinngemäß

beantragt,

das Streitpatent mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland

im Umfang der Patentansprüche 1 bis 7 und 10 und weiterhin in-

soweit für nichtig zu erklären, als die Patentansprüche 16 bis 19,

21 bis 26 und 30 unmittelbar und/oder mittelbar auf die Patentan-

sprüche 1 bis 7 und 10 rückbezogen sind.

Der Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Als gerichtlicher Sachverständiger hat Dipl.-Ing. B. B., K., ein schriftli-

ches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und

ergänzt hat.

Die zulässige Berufung ist begründet. Das Streitpatent erweist sich in

dem mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen Umfang als nicht patentfähig und

ist daher insoweit für nichtig zu erklären (Art. 138 Abs. 1 lit. a EPÜ, Art. II § 6

Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG).

I.

Das Streitpatent betrifft einen Gasverteiler, insbesondere einen

Luftverteiler zum feinblasigen Belüften von Wasser. Wie sich aus dem Zusam-

menhang der Beschreibung ergibt, geht die Erfindung, die auf einen Gasver-

teiler "mit den Merkmalen des" (tatsächlich einteilig aufgebauten) "Oberbegriffs

des Patentanspruchs 1" Bezug nimmt, von einem Gasverteiler aus, der ein fe-

stes, plattenartiges Grundelement aufweist, über dem eine gummielastische,

gelochte Gas- oder Luftverteilerfolie oder –platte als Membrane angeordnet ist.

Zur lösbaren, gasdichten Verbindung von Randbereichen der Membrane mit

entsprechenden Randbereichen des Grundelements dient eine vom Streitpa-

tent näher ausgestaltete Verbindungsvorrichtung. Die Membrane liegt bei feh-

lender Gaszufuhr auf wenigstens einer Oberfläche des Grundelements satt auf.

Bei Gaszufuhr verhindern über der Membrane, insbesondere auf deren Ober-

fläche, angeordnete, im wesentlichen stegförmige niederhaltende Elemente ein

Aufwölben der Membrane.

Einen solchen Gasverteiler beschreibt die in der Streitpatentschrift ge-

nannte europäische Patentanmeldung 171 452, wobei die Membrane an ihren

Rändern mittels Randleisten derart mit dem Grundelement verbunden wird,

daß die Randleisten mit der unter ihnen liegenden Membrane und dem Grun-

delement verschraubt oder vernietet werden. Alternativ erwähnt die Vorveröf-

fentlichung eine Verbindung durch Klammern, die in Abständen den Rand des

Grundelements mit der darüber angeordneten Randleiste und dem dazwischen

liegenden Randbereich der Membrane umgreifen und gegebenenfalls zusätz-

lich mit dem Grundelement verschraubt oder vernietet sein können.

Als nachteilig sieht die Streitpatentschrift an, daß die Verbindung zwi-

schen Grundelement, Membrane und als Dichtung dienender Randleiste ver-

hältnismäßig material-, herstellungs- und montageaufwendig sei.

Daraus ergibt sich das technische Problem, einen Gasverteiler mit einer

zuverlässig gasdichten Verbindungsvorrichtung zu schaffen, die kostengünstig

herzustellen ist und eine einfache Montage sowie Demontage beim Austausch

der Membran gestattet.

Die Lösung des Streitpatents besteht aus einem Gasverteiler mit folgen-

den Merkmalen:

1. Der Gasverteiler weist auf

1.1 ein festes, plattenartiges Grundelement (1),

1.2 eine über dem Grundelement (1) als Membrane angeord-

nete gummielastische, gelochte Gas- oder Luftverteilerfo-

lie oder –platte.

2. Eine Verbindungsvorrichtung (4) dient zum lösbaren, gasdich-

ten Verbinden von Randbereichen der Membrane (2) mit ent-

sprechenden Randbereichen des Grundelementes (1), derart,

daß die Membrane (2) bei fehlender oder geringer Gaszufuhr

auf wenigstens einer Oberfläche des Grundelements (1) satt

aufliegt.

3. Die Verbindungsvorrichtung (4)

3.1 umfaßt wenigstens einen mindestens U-förmigen Um-

schlingungsbereich der Membrane (2), in welchem diese

3.1.1 entweder einen Randbereich des Grundelements

(1) umgreift oder

3.1.2 etwa U-förmig in einer nutartigen Ausnehmung (3;

13) des Grundelements (1) einliegt,

3.2 weist ein Klemmsitz-Profildichtungselement (9, 10; 14, 15;

19, 20; 19' , 20' ) auf, welches spätestens im Betriebszu-

stand mindestens zwei linienförmige Klemmungen der

Membrane (2) in sich im wesentlichen gegenüberliegen-

den Klemmungsbereichen des Umschlingungsbereichs

bewirkt.

4. Über der Membrane (2), insbesondere auf deren Oberfläche,

sind niederhaltende, im wesentlichen stegförmige Elemente

angeordnet, die ein Aufwölben der Membrane (2) bei Gaszu-

fuhr verhindern.

II.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist nicht patentfähig, da er dem

Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt worden ist (Art. 52 Abs. 1,

56 EPÜ). Es kann daher dahinstehen, ob ihm gegenüber einem nach der Be-

hauptung der Klägerin offenkundig vorbenutzten Gasverteiler bereits die Neu-

heit fehlt.

Für den angesprochenen Fachmann, als der ein auf dem Gebiet der

Belüftungseinrichtungen tätiger Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau,

aber auch, wie der Sachverständige ausgeführt hat, ein erfahrener Techniker in

Betracht kommt, der sich aufgrund seiner Kenntnis vorhandener Bauformen mit

herstellungs- und montagetechnischen Problemen dieser Vorrichtungen be-

schäftigt, ergab sich die Erfindung in naheliegender Weise aus einer Kombina-

tion der in dem Gebrauchsmuster 88 07 929 und in der europäischen Pa-

tentanmeldung 171 452 beschriebenen Gasverteiler.

1.

Das Gebrauchsmuster, das am 18. August 1988 eingetragen wor-

den ist, ist als Stand der Technik zu berücksichtigen, da die Priorität der be-

treffenden Anmeldung vom Streitpatent nicht wirksam in Anspruch genommen

worden ist.

a)

Der in Anspruch 1 des Streitpatents mit den Merkmalsgruppen 1

bis 4 umschriebene Gegenstand ist, wie bereits das Bundespatentgericht zu-

treffend angenommen hat, in der Gebrauchsmusteranmeldung nicht als zur

angemeldeten Erfindung gehörig offenbart. In diesem Sinne offenbart ist dort

vielmehr nur ein Gasverteiler mit den Merkmalen 1 bis 3, nicht hingegen ein

solcher, bei dem außerdem über der Membrane niederhaltende, im wesentli-

chen stegförmige Elemente angeordnet sind, die ein Aufwölben der Membrane

bei Gaszufuhr verhindern.

Die Beschreibung des Gebrauchsmusters erläutert, ein Luftverteiler zum

feinblasigen Belüften von Wasser sei bereits aus der europäischen Patentan-

meldung 171 452 bekannt, wobei dieser Luftverteiler eine über einer festen

Platte angeordnete, gelochte Luftverteilerfolie aufweise, die an ihren Rändern

mittels Randleisten dicht mit der festen Platte verbunden sei, und wobei ferner

über der Luftverteilerfolie Stegleisten angeordnet seien, welche direkt mit der

festen Platte verbunden seien. Zum gasdichten Verbinden der Luftverteilerfolie

an ihren Rändern mit der festen Platte seien die als Dichtungselemente fungie-

renden Randleisten erforderlich, wobei die Verbindung zwischen diesen

Randleisten, der Luftverteilerfolie und gegebenenfalls auch der Stegleisten mit

der festen Platte durch selbstschneidende Schrauben oder durch Nieten erfol-

ge, unter Umständen aber auch dadurch, daß Klammern vorgesehen seien,

welche in Abständen den Rand der festen Platte mit der zugehörigen Randlei-

ste und dem dazwischenliegenden Randbereich der Luftverteilerfolie umgriffen

(S.

Z. 7 - 19). Die in der europäischen Patentanmeldung vorgesehene Verbindung

zwischen fester Platte, Luftverteilerfolie und Randleisten wird als verhältnismä-

ßig material-, herstellungs- und montageaufwendig bezeichnet (S. 2 Z. 27 - S.

3 Z. 4) und hieraus die Aufgabe abgeleitet, eine Verbindungsvorrichtung mit

den Merkmalen des Oberbegriffs des Schutzanspruchs 1 zu schaffen und diese

so auszubilden, daß sie bei sehr guter gasabdichtender Funktion verhältnis-

mäßig geringen Konstruktions- und Fertigungsaufwand erfordert und Montage

bzw. Demontage sowie Wartung rasch und einfach erfolgen können (S. 3 Z. 9 -

19). Das soll dadurch erreicht werden, daß die Verbindungsvorrichtung aus

wenigstens einem Klemmsitz-Profildichtungselement pro Randbereich besteht,

dessen Profilform in der Weise ausgebildet ist, daß sich eine sowohl festklem-

mende als auch abdichtende Verbindung zwischen dem jeweiligen Randbe-

reich der Luftverteilerfolie und dem zugeordneten Randbereich der festen

Platte ergibt.

Stegleisten, die wie bei dem Gasverteiler nach der europäischen Pa-

tentanmeldung über der Luftverteilerfolie angeordnet wären oder angeordnet

werden könnten, werden in der weiteren Beschreibung der Erfindung nicht er-

wähnt und sind auch in den Zeichnungen nicht dargestellt. Eine ausdrückliche

Offenbarung, daß der erfindungsgemäße Luftverteiler mit solchen Leisten ve r-

sehen werden könne, fehlt daher. Daran ändert auch ihre Erwähnung in der

Einleitung der Beschreibung nichts, da sie sich allein auf den vorbekannten

Luftverteiler bezieht. In den im übrigen nach der europäischen Patentanmel-

dung gebildeten Gattungsbegriff des Schutzanspruchs sind die Stegleisten ge-

rade nicht aufgenommen worden; die Erörterung ihrer Verbindung mit der fe-

sten Platte erfolgt vielmehr im Zusammenhang mit der Erörterung der als

nachteilig angesehenen und vom Gebrauchsmuster zu verbessernden Rand-

verbindungsvorrichtung des Standes der Technik (S. 2 Z. 7 - 19).

Der Fachmann entnimmt den Gebrauchsmusterunterlagen auch nicht als

selbstverständlich die Möglichkeit, den zum Gebrauchsmusterschutz angemel-

deten Luftverteiler mit Stegleisten zu versehen. Nach der Rechtsprechung des

Senats ist allerdings über das Beschriebene hinaus durch eine zum Stand der

Technik gehörende Schrift i.S.d. § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG und des Art. 54 Abs. 2

EPÜ alles als offenbart und damit als vorweggenommen anzusehen, was für

den Fachmann als selbstverständlich oder nahezu unerläßlich zu ergänzen ist

oder was er bei aufmerksamer Lektüre der Schrift ohne weiteres erkennt und in

Gedanken gleich mitliest (BGHZ 128, 270, 276 f. - elektrische Steckverbin-

dung; Sen.Urt. v. 30.9.1999 - X ZR 168/96, GRUR 2000, 296, 297 - Schmier-

fettzusammensetzung). Das gilt auch für die Ermittlung des Inhalts einer für die

wirksame Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts oder die Prüfung einer un-

zulässigen Erweiterung maßgeblichen ursprünglichen Anmeldung mit der

Maßgabe, daß es darauf ankommt, ob der mit durchschnittlichen Kenntnissen

und Fähigkeiten ausgestattete Fachmann des betreffenden Gebiets der Tech-

nik eine solche selbstverständliche Ergänzung der Anmeldung als zur ange-

meldeten Erfindung gehörend entnehmen kann. Denn eine Lehre zum techni-

schen Handeln geht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus,

wenn die Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen nicht erkennen läßt, daß sie

als Gegenstand von dem mit der Anmeldung verfolgten Schutzbegehren um-

faßt sein soll (Sen.Urt. v. 21.9.1993 - X ZR 50/91, Mitt. 1996, 204, 206 - Spiel-

fahrbahn; Sen.Beschl. v. 20.6.2000 - X ZB 5/99, GRUR 2000, 1015, 1016 -

Verglasungsdichtung; v. 5.10.2000 - X ZR 184/98, GRUR 2001, 140, 141 -

Zeittelegramm). Daß indessen Gasverteiler mit Stegleisten nach dem Vorbild

der europäischen Patentanmeldung 171 452 von dem mit der Gebrauchsmu-

steranmeldung verfolgten Schutzbegehren umfaßt sein sollten, ist den Unterla-

gen dieser Anmeldung nicht zu entnehmen.

Die Anmeldung befaßt sich nämlich nur mit der Randverbindung zwi-

schen Folie und fester Platte, auf die auch sämtliche Schutzansprüche gerich-

tet sind, und nimmt die Oberseite der Folie und dort etwa anzubringende

Stegleisten nicht in den Blick. Erwähnt ist lediglich, daß sich im Falle zuneh-

mender Zugbeanspruchung der erfindungsgemäßen Klemmverbindung bei-

spielsweise aufgrund der sich aufwölbenden elastischen Folie bei zunehmen-

dem Gasdruck die Klemmwirkung sogar noch in vorteilhafter Weise verstärke

(S. 4 Z. 19 - 25). Das ist jedenfalls kein die Anbringung von Stegleisten erfor-

dernder Effekt. Denn wie der Sachverständige überzeugend dargelegt hat, ging

der Fachmann im Prioritätszeitpunkt nicht etwa als selbstverständlich davon

aus, bei Gasverteilern der gattungsgemäßen Art eine übermäßige Aufwölbung

durch Stegleisten verhindern zu müssen. Vielmehr stand ihm die Möglichkeit zu

Gebote, je nach Größe der in Richtung der Aufwölbung wirkenden Kraft die

Klemmverbindung entsprechend stärker auszubilden. Die angemeldete Erfin-

dung umfaßte somit die Ausstattung des Gasverteilers mit Stegleisten nicht.

b)

Danach ist die wirksame Inanspruchnahme der Priorität des Ge-

brauchsmusters für das Streitpatent nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ nicht möglich, da

das Streitpatent nicht dieselbe Erfindung betrifft wie die Gebrauchsmusteran-

meldung.

Der Senat schließt sich der Stellungnahme vom 31. Mai 2001 (G 2/98)

an, in der die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts das

Erfordernis derselben Erfindung i.S.d. Art. 87 Abs. 1 EPÜ dahin ausgelegt hat,

daß die Priorität einer früheren Anmeldung für einen Anspruch in einer euro-

päischen Patentanmeldung gemäß Art. 88 EPÜ nur dann anzuerkennen ist,

wenn der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs unter Heranziehung des

allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung

als Ganzes entnehmen kann. Maßgeblich dafür sind folgende Erwägungen:

Nach Art. 4 F PVÜ, gegenüber deren Prioritätsgrundsätzen das EPÜ den

Anmelder nicht schlechter stellen darf (Sen., BGHZ 82, 88, 97 - Roll- und

Wippbrett), kann zwar die Anerkennung einer Priorität nicht deswegen verwei-

gert werden, weil eine Patentanmeldung ein oder mehrere Merkmale (französi-

sche Fassung: éléments; englische Fassung: elements) enthält, die in der An-

meldung, deren Priorität beansprucht wird, nicht enthalten waren, sofern Erfin-

dungseinheit im Sinne des Landesgesetzes vorliegt. Ein élément im Sinne des

Art. 4 F PVÜ ist jedoch nicht im Sinne eines Anspruchsmerkmals zu verstehen,

sondern meint einen Erfindungsgegenstand, der explizit oder implizit in den

Ursprungsunterlagen offenbart ist, aber nach Art. 4 H PVÜ nicht notwendiger-

weise in einem Anspruch definiert sein muß. Das stimmt mit der Schranke der

Einheitlichkeit überein, die Art. 4 F PVÜ der Zusammenfassung mehrerer

éléments in einer Nachanmeldung setzt, und entspricht dem verfahrensrechtli-

chen Zweck der Vorschrift, dem Anmelder eine Mehrzahl von Nachanmeldun-

gen im Ausland zu ersparen (vgl. Lins, Das Prioritätsrecht für inhaltlich geän-

derte Nachmeldungen, S. 27). Eine Auslegung des Begriffs derselben Erfin-

dung in Art. 87 Abs. 1 EPÜ, die diesen mit dem Begriff desselben Gegenstan-

des in Art. 87 Abs. 4 EPÜ gleichsetzt, steht danach nicht in Widerspruch zur

PVÜ.

Allerdings bestimmt Art. 88 Abs. 2 Satz 2 EPÜ, daß für einen Anspruch

mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden können. Nach der Entste-

hungsgeschichte der Vorschrift war jedoch, wie in der Stellungnahme der Gro-

ßen Beschwerdekammer dargelegt, nicht beabsichtigt, für Teile ein und des-

selben Patentanspruchs unterschiedliche Prioritäten zuzulassen. Vielmehr

sollte lediglich der Fall geregelt werden, daß alternative Ausführungsformen

einer Erfindung ("Oder-Ansprüche") jeweils in unterschiedlichen Voranmeldun-

gen offenbart sind.

Der - auch für die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer - ent-

scheidende Gesichtspunkt liegt schließlich in der Wirkung des Prioritätsrechts

nach Art. 89 EPÜ, die darin besteht, daß der Prioritätstag für die Anwendung

des Art. 54 Abs. 2, 3 sowie des Art. 60 Abs. 2 als Tag der europäischen Pa-

tentanmeldung gilt. Es wäre eine sachlich nicht gerechtfertigte Begünstigung

des Nachanmelders, wenn diese Wirkung auch bei einer Weiterentwicklung

der Erfindung (durch Hinzufügung eines weiteren Merkmals bei der Nachan-

meldung) dem Gegenstand der Nachanmeldung in seiner Gesamtheit zugebil-

ligt würde. Das widerspräche dem Grundsatz der Gleichbehandlung von An-

meldern und Dritten durch einen einheitlichen Offenbarungsbegriff ebenso wie

dem Zweck des Art. 54 Abs. 3 EPÜ, im Falle zweier europäischer Anmeldun-

gen, die auf denselben Gegenstand gerichtet sind, das Recht auf das Patent

(nur) demjenigen Anmelder zu geben, der den beanspruchten Gegenstand in

seiner Gesamtheit zuerst offenbart hat.

Eine solche sachlich ungerechtfertigte Begünstigung des Nachanmel-

ders ließe sich jedoch allenfalls dann vermeiden, wenn es möglich wäre, hin-

sichtlich bei der Nachanmeldung hinzugefügten Merkmalen danach zu unter-

scheiden, ob sie Funktion und Wirkung der Erfindung (im Sinne des techni-

schen Sinngehalts der ursprünglich offenbarten Merkmalskombination) beein-

flussen oder nicht. Dafür stehen jedoch praktisch brauchbare Kriterien nicht zur

Verfügung. Die von den Technischen Beschwerdekammern zum Teil prakti-

zierte Unterscheidung zwischen wesentlichen und nicht wesentlichen Zusatz-

merkmalen hat die Große Beschwerdekammer zu Recht für aus Gründen der

Rechtssicherheit nicht angängig gehalten. Die vom Bundespatentgericht in der

angefochtenen Entscheidung vertretene Konzeption, in der der Nachanmel-

dung

- nur im Umfang der in der Erstanmeldung offenbarten Merkmalskombination -

deren Priorität zugebilligt wird, wenn die Nachanmeldung den ursprünglichen

Erfindungsgedanken im Sinne einer weiteren Ausgestaltung ergänze, wie dies

in der Regel die Merkmale eines echten Unteranspruchs täten, zwänge dazu,

dem ursprünglichen Erfindungsgedanken eine Ausgestaltung zuzurechnen, die

als solche in der Erstanmeldung gerade nicht offenbart ist, und damit zur Auf-

gabe des einheitlichen Begriffs der zum Patentschutz angemeldeten Erfindung,

der diese allein aus der Anmeldung selbst danach bestimmt, was in ihr als zu

der angemeldeten Erfindung gehörig offenbart ist. Ferner könnte die Abgren-

zung zwischen einer Merkmalskombination 1 bis 4, bei der das Merkmal 4 die

Merkmale 1 bis 3 lediglich ergänzt, und einer Merkmalskombination 1 bis 4, bei

der auch die Merkmale 1 bis 3 im Rahmen der Gesamtkombination eine andere

technische Bedeutung gewinnen, im Einzelfall Probleme bereiten, deren In-

kaufnahme der Rechtssicherheit bei der Beurteilung der wirksamen Priorität-

sinanspruchnahme abträglich wäre. Schließlich ergäbe sich die für den Anmel-

der gefährliche Konsequenz, daß ihm bei der Nachanmeldung der Gesamt-

kombination 1 bis 4 die Zubilligung des Prioritätsrechts für die Merkmalskombi-

nation 1 bis 3 nicht hülfe, wenn im Prioritätsintervall die Gesamtkombination 1

bis 4 von einem Dritten angemeldet oder - wie im Streitfall von der Klägerin

behauptet - offenkundig würde, weil die Gesamtkombination lediglich die Prio-

rität des Anmeldetages genösse (vgl. Sen., BGHZ 63, 150, 154 - Allopurinol;

Lins/Gramm, GRUR Int. 1983, 634/635; v. Hellfeld, Mitt. 1997, 294, 296/297;

Tönnies, GRUR Int. 1998, 451, 453). Insbesondere auf sich schnell entwik-

kelnden Gebieten der Technik wäre ein so verstandenes Prioritätsrecht daher

letztlich unzureichend (Joos, GRUR Int. 1998, 456, 459 f.) und geeignet, dem

Anmelder die trügerische Sicherheit zu vermitteln, die Nachanmeldung der Er-

findung in weiterentwickelter Form sei prioritätsunschädlich.

Ein Gegenstand einer europäischen Patentanmeldung betrifft hiernach

nur dann im Sinne des Art. 87 Abs. 1 EPÜ dieselbe Erfindung wie eine Voran-

meldung, wenn die mit der europäischen Patentanmeldung beanspruchte

Merkmalskombination dem Fachmann in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit

als zu der angemeldeten Erfindung gehörig offenbart ist. Einzelmerkmale kön-

nen nicht in ein und demselben Patentanspruch mit unterschiedlicher Priorität

miteinander kombiniert werden.

Für den Streitfall folgt hieraus, daß für das Streitpatent, zu dessen Ge-

genstand nach sämtlichen Patentansprüchen zwingend das Merkmal 4 gehört,

die Priorität des Gebrauchsmusters 88 07 929 nicht in Anspruch genommen

werden kann, das dieses Merkmal nicht als zur Erfindung gehörig offenbart.

2.

Für den Fachmann, der sich Gedanken über die zweckmäßige

Ausbildung eines Luftverteilers machte, wie er im Gebrauchsmuster 88 07 929

beschrieben ist, lag es ohne weiteres nahe, diesen mit Stegleisten zu verse-

hen, wie sie die europäische Patentanmeldung 171 452 zeigt.

Sie dienen bei dem Luftverteiler nach der europäischen Patentanmel-

dung, wie dort auf S. 4 Z. 31 - 34 beschrieben, dazu, ein Aufwölben der ge-

lochten Luftverteilerfolie bei Luftzufuhr zu verhindern. In dem Gebrauchsmuster

ist zwar, wie erwähnt, die Aufwölbung als vorteilhaft beschrieben, weil sie die

erwünschte Klemmwirkung der Randverbindungsvorrichtung in vorteilhafter

Weise verstärke (S. 4 Z. 19 - 25). Ein Aufwölben der Folie findet jedoch stets

statt, sei es hinsichtlich der Folie insgesamt, sei es hinsichtlich ihrer von den

Stegleisten eingefaßten Teile, so daß der Hinweis im Gebrauchsmuster auf

den hierin zu sehenden Vorteil den Fachmann, wie der Sachverständige be-

stätigt hat, nicht von dem Einsatz von Stegleisten abhielt. Vielmehr erschien es

dem Fachmann, wie der Sachverständige zur Überzeugung des Senats aus-

geführt hat, am Anmeldetag gleichermaßen möglich, je nach Zweckmäßigkeit

und Auslegung der Klemmkraft des Profildichtungselements den Luftverteiler

so zu bauen, daß sich eine größere (ohne Stegleisten) oder kleinere Aufwö l-

bung (mit Stegleisten) ergab. Mit der Wahl der zweiten Alternative gelangte er

zum Gegenstand des Streitpatents.

III.

Die weiterhin angegriffenen Unteransprüche des Streitpatents

enthalten handwerkliche Ausgestaltungen der Lehre des Anspruchs 1 und kön-

nen die Patentfähigkeit des Streitpatents gleichfalls nicht begründen. Der Be-

klagte hat hierfür auch nichts geltend gemacht.

IV.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 110 Abs. 3 Satz 2 PatG in

der nach Art. 29 2. PatGÄndG weiter anwendbaren Fassung der Bekanntma-

chung vom 16. Dezember 1980 i.V.m. § 91 Abs. 1 ZPO.

Rogge Jestaedt Melullis

Scharen Meier-Beck