BGH Beschluss vom 17.10.2001 – X ZB 16/00

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 16/00

vom

17. Oktober 2001

in der Rechtsbeschwerdesache

Nachschlagewerk:

ja

BGHZ: ja

PatG 1981 § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3

Suche fehlerhafter Zei-

chenketten

a) Das Patentierungsverbot für Computerprogramme als solche

verbietet, jedwede in computergerechte Anweisungen ge-

kleidete Lehre als patentierbar zu erachten, wenn sie

nur - irgendwie - über die Bereitstellung der Mittel

hinausgeht, welche die Nutzung als Programm für Daten-

verarbeitungsanlagen erlauben. Die prägenden Anweisungen

der beanspruchten Lehre müssen vielmehr insoweit der Lö-

sung eines konkreten technischen Problems dienen.

b) Eine vom Patentierungsverbot erfaßte Lehre (Computerpro-

gramm als solches) wird nicht schon dadurch patentier-

bar, daß sie in einer auf einem herkömmlichen Datenträ-

ger gespeicherten Form zum Patentschutz angemeldet wird.

BGH, Beschl. v. 17. Oktober 2001 - X ZB 16/00 - Bundespa-

tentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat durch den Vorsitzenden

Richter Rogge und die Richter Prof. Dr. Jestaedt, Dr. Melullis, Scharen

und Dr. Meier-Beck

am 17. Oktober 2001

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des

17. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentge-

richts vom 28. Juli 2000 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung,

auch über die Kosten der Rechtsbeschwerde, an das Bundespa-

tentgericht zurückverwiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

50.000,-- DM festgesetzt.

A. Die Anmelderin hat am 12. Juli 1993 beim Deutschen Patentamt

"Verfahren und Computersystem zur Suche fehlerhafter Zeichenketten in einem

Text" zum Patent angemeldet. Mit dem dabei verfolgten Hauptantrag, der auch

auf einen Anspruch betreffend ein digitales Speichermedium gerichtet war, ist

die Anmelderin erfolglos geblieben. Durch Beschluß vom 6. Juli 1998 ist ein

Patent nur in der Fassung des Hilfsantrages der Anmelderin erteilt worden. Die

erteilten Patentansprüche 1, 17 und 20 lauten wie folgt:

"1. Verfahren zur computergestützten Suche und/oder Korrektur

einer fehlerhaften Zeichenkette Fi, in einem digital gespei-

cherten Text, der die entsprechende fehlerfreie Zeichenket-

te Si enthält,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß

a) die Auftretenshäufigkeit H(Si) der fehlerfreien Zeichen-

kette Si ermittelt wird,

b) die fehlerfreie Zeichenkette Si nach einer Regel Rj verän-

dert wird, so daß eine mögliche fehlerhafte Zeichenkette fij

erzeugt wird,

c) die Auftretenshäufigkeit H(ij) der Zeichenkette fij in dem

Text ermittelt wird,

d) die Auftretenshäufigkeiten H(ij) und H(Si) verglichen wer-

den und

e) basierend auf dem Vergleich in Schritt d) entschieden

wird, ob die mögliche fehlerhafte Zeichenkette fij die ge-

suchte fehlerhafte Zeichenkette Fi ist.

17. Computersystem, insbesondere Textverarbeitungssystem, zur

Suche und/oder Korrektur einer fehlerhaften Zeichenkette Fi

in einem Text, wobei die entsprechende fehlerfreie Zeichen-

kette Si in dem Text vorkommt,

mit einem ersten Speicher (1) zur Speicherung des Texts,

mit einem zweiten Speicher zur Speicherung der Auftretens-

häufigkeit H(Si) der fehlerfreien Zeichenkette Si und

mit einem dritten Speicher (3) zur Speicherung der Auftre-

tenshäufigkeit H(fij) einer möglichen fehlerhaften Zeichenket-

te fij,

mit einem vierten Speicher (4) zur Speicherung einer Re-

gel Rj,

und mit Prozessormitteln (2), die enthalten:

eine Veränderungseinrichtung (5) zur Veränderung der feh-

lerfreien Zeichenkette Si nach der Regel Rj, so daß eine mög-

liche fehlerhafte Zeichenkette fij erzeugbar ist,

eine Ermittlungseinrichtung (6) zur Ermittlung der Auftretens-

häufigkeit H(fij) einer möglichen fehlerhaften Zeichenkette fij,

eine Vergleichseinrichtung (7) zum Vergleich der Auftretens-

häufigkeiten H(Si) und H(fij) und

eine Zuordnungseinrichtung (8) zur Zuordnung der möglichen

fehlerhaften Zeichenkette fij zu der fehlerhaften Zeichenket-

te Fi basierend auf einem Ausgangssignal der Einrichtung (7)

zum Vergleich, enthalten.

20. Verwendung eines Computersystems nach einem der An-

sprüche 17 bis 19 in einem System zur maschinellen opti-

schen Zeichenerkennung,

wobei das System zur maschinellen optischen Zeichenerken-

nung einen Rohtext erzeugt und den Rohtext zur Suche

und/oder Korrektur einer oder mehrerer fehlerhaften Zeichen-

ketten Fi in das Computersystem eingibt."

Wegen des Inhalts der übrigen Ansprüche wird auf die Akten des Deut-

schen Patent- und Markenamts Bezug genommen.

Die Anmelderin hat mit ihrer Beschwerde gegen den Beschluß vom

6. Juli 1998 ihren zurückgewiesenen Hauptantrag weiterverfolgt. Zuletzt hat sie

die Erteilung des Patents auf der Grundlage von Patentansprüchen 1 bis 24

beantragt. Die Ansprüche 1 bis 21 sind mit den Ansprüchen des erteilten Pa-

tents identisch. Die weitergehenden Ansprüche sollen wie folgt lauten:

"22. Digitales Speichermedium, insbesondere Diskette, mit elek-

tronisch auslesbaren Steuersignalen, die so mit einem pro-

grammierbaren Computersystem zusammenwirken können,

daß ein Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 17 aus-

geführt wird.

23. Computer-Programm-Produkt mit auf einem maschinenlesba-

ren Träger gespeichertem Programmcode zur Durchführung

des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 17, wenn das

Programmprodukt auf einem Rechner abläuft.

24. Computer-Programm mit Programmcode zur Durchführung

des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 17, wenn das

Programm auf einem Computer abläuft."

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen. Seine

Entscheidung ist veröffentlicht in BPatGE 43, 35 (= BlPMZ 2000, 387). Mit ihrer

zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Begehren nach

Patentschutz auch für die Ansprüche 22 bis 24 weiter.

B. Die kraft Zulassung statthafte und auch im übrigen zulässige Rechts-

beschwerde führt zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentge-

richt, weil sich anhand der von diesem getroffenen tatsächlichen Feststellun-

gen nicht abschließend beurteilen läßt, ob dem Patentanspruch 22 die Pate n-

tierbarkeit fehlt, wie das Bundespatentgericht angenommen hat, oder ob dieser

Anspruch einen patentierbaren Gegenstand hat.

I. Das Bundespatentgericht hat der Anmeldung im Wege der Auslegung

entnommen, der noch streitige Patentanspruch 22 solle sich auf ein übliches

Speichermedium beziehen, das sich von anderen maschinenlesbaren Spei-

chermedien dadurch unterscheide, daß es eine Aufzeichnung trage, die im Zu-

sammenwirken mit einem geeigneten Computersystem eine Ausführung des

Verfahrens nach einem der in Bezug genommenen Patentansprüche bewirken

könne.

Das begegnet keinen rechtlichen Bedenken und wird im Ergebnis auch

von der Rechtsbeschwerde nicht angegriffen. Sie stellt darauf ab, es handele

sich um einen Datenträger, der lediglich das Steuerelement mit einer techni-

schen Schnittstelle zum Computersystem dergestalt darstelle, daß elektronisch

auslesbare Steuersignale vorhanden seien, die so mit dem Computersystem

zusammenwirkten, daß die Schritte des erfindungsgemäßen Verfahrens au s-

geführt würden.

II. Das Bundespatentgericht hat den für Anspruch 22 begehrten Patent-

schutz schon deshalb versagt, weil dieser Patentanspruch keine Lehre angebe,

die wenigstens die wesentlichen Lösungsmittel umfasse. Eine Erfindung im

Sinne einer Lehre zum technischen Handeln bestehe in der Lösung eines

technischen Problems. Nach Satz 2 Abs. 3 der Beschreibung liege dem Pa-

tentbegehren die Aufgabe zugrunde, ein verbessertes Verfahren und Compu-

tersystem zur Suche und/oder Korrektur einer fehlerhaften Zeichenkette in ei-

nem Text zu schaffen. Das könne jedoch allein durch ein digitales Speicher-

medium nicht gelingen, auf dem, wie Patentanspruch 22 lediglich angebe, eine

Aufzeichnung aufgebracht sei. Eine Ausführung des Verfahrens gelinge nur mit

einem Computersystem, das in der Lage sei, die einzelnen Teile der Aufzeich-

nung quasi vollständig zu interpretieren und dadurch eine Durchführung der

gewünschten Verfahrensschritte zu bewirken.

Das beanstandet die Rechtsbeschwerde zu Recht.

Die Feststellung des Bundespatentgerichts, Patentanspruch 22 lehre zur

Lösung der in der Anmeldung genannten Aufgabe lediglich das Aufbringen ei-

ner Aufzeichnung von durch ein Computersystem erst noch zu interpretieren-

den Daten, die selbst nicht die zur Durchführung von Verfahrensschritten re-

präsentativen Steuersignale darstellten, greift zu kurz. Sie läßt unberücksich-

tigt, daß das beanspruchte Speichermedium über die auf ihm aufgebrachten

auslesbaren Daten nach dem Wortlaut des Patentanspruchs derart mit einem

programmierbaren Computersystem zusammenwirken können muß, daß das

insbesondere in dem Anspruch 1 beanspruchte Verfahren ausgeführt wird. Die

Anweisung nach Patentanspruch 22 dient danach zur Realisierung eines be-

stimmten Computerprogramms. Das vorgeschlagene digitale Speichermedium

selbst ist ein gegenständliches Mittel zur Ausführung des in dem nachgesuch-

ten Patent ferner vorgeschlagenen Verfahrens; sein bestimmungsgemäßer

Einsatz führt - die Ausführbarkeit und technische Brauchbarkeit der angemel-

deten Anweisungen vorausgesetzt - zu dem gewünschten Ergebnis. Das reicht

für eine im Rahmen der die Anmeldung prägenden Problemstellung liegende

Lösung aus.

III. Das Bundespatentgericht hat das Speichermedium mit einer Auf-

zeichnung gemäß dem Anspruch 22 als ein "Programm für eine Datenverar-

beitungsanlage als solches" angesehen und gemeint, daß dieser Anspruch

deshalb auch nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 PatG vom Patentschutz ausge-

nommen sei.

1. Zu dieser Bewertung ist es gelangt, weil der Computerfachmann den

mehrdeutigen Begriff "Programm" bei enger Sicht lediglich für den Pro-

grammcode und dessen Aufzeichnungen (gleichgültig welche Entwurfsstufe)

verwende. Da § 1 Abs. 2 Nr. 3 in Verbindung mit Abs. 3 PatG nach einer engen

Auslegung verlange, umfasse der Begriff "Programm für eine Datenverarbei-

tungsanlage als solches" eine Programmcodedarstellung oder -aufzeichnung

auf einem Klarschriftdatenträger wie Papier oder einem maschinenlesbaren

Speichermedium.

Auch diese Auffassung bekämpft die Rechtsbeschwerde zu Recht.

a) Allerdings wird sie in der Literatur verschiedentlich befürwortet (Tau-

chert, GRUR 1997, 149, 154; Mitt. 1999, 248, 151; van Raden, GRUR 1995,

451, 457; früher auch Schulte, PatG, 5. Aufl., 1994, § 1 Rdn. 74 u. 76). Es gibt

aber auch maßgebliche Gegenstimmen. Vor allem ist auf die Spruchpraxis des

Europäischen Patentamts zu dem nahezu wortgleichen Art. 52 Abs. 2

Buchst. c, Abs. 3 EPÜ zu verweisen, wonach ein - Datenverarbeitung mittels

eines geeigneten Computers betreffender - Gegenstand nicht als "Programm

als solches" im Sinne dieser Regelung zu verstehen ist, wenn er - hinreichend

qualifizierten - technischen Charakter hat (Entsch. v. 01.07.1998, ABl. EPA

1999, 609, 618 f., 620 f. - Computerprogrammprodukt/IBM; im Ergebnis ebenso

Busche, Mitt. 2000, 164, 171; Singer/Stauder, EPÜ, 2. Aufl., Art. 52 Rdn. 49;

Schar, Mitt. 1998, 322, 338; Bernhardt/Kraßer, PatG, 4. Aufl., S. 103; vgl. auch

Busse, PatG, 5. Aufl., § 1 Rdn. 45 a.E.). Zu ähnlichen Ergebnissen führt eine in

der Literatur vertretene Auffassung, wonach unter "Programm als solches" le-

diglich der zugrundeliegende, von einer technischen Funktion noch freie Pro-

gramminhalt zu verstehen ist (so Melullis, GRUR 1998, 843, 851; ähnlich An-

ders, GRUR 1990, 498, 499).

b) Der Auffassung des Bundespatentgerichts kann aus Rechtsgründen

nicht beigetreten werden.

Bei der Bestimmung, was als Programm für Datenverarbeitungsanlagen

vom Patentschutz ausgenommen ist, weil es ein Programm als solches ist,

kann nicht allein auf das Verständnis von Computerfachleuten zurückgegriffen

werden. Die Bestimmung hat vielmehr - wie auch sonst bei der Gesetzesausle-

gung - ausgehend vom Wortlaut sachbezogen nach Sinn und Zweck der ge-

setzlichen Regelung zu erfolgen.

aa) Die gesetzliche Regelung ergibt schon nach ihrem Wortlaut zu-

nächst, daß weder Programme für Datenverarbeitungsanlagen schlechthin vom

Patentschutz ausgenommen sind, noch daß bei Vorliegen der weiteren Vor-

aussetzungen des Gesetzes für jedes Computerprogramm Patentschutz erlangt

werden kann. Letzteres führt zu der Erkenntnis, daß eine beanspruchte Lehre

nicht schon deshalb als patentierbar angesehen werden kann, weil sie bestim-

mungsgemäß den Einsatz eines Computers erfordert. Es muß vielmehr bei e i-

ner Lehre, die bei ihrer Befolgung dazu beiträgt, daß eine geeignete Datenver-

arbeitungsanlage bestimmte Anweisungen abarbeitet, eine hierüber hinausge-

hende Eigenheit bestehen. Da Datenverarbeitung geeignet erscheint, in nahe-

zu allen Bereichen des menschlichen Lebens nützlich zu sein, kann im Hinblick

auf diese Notwendigkeit außerdem nicht unberücksichtigt bleiben, daß das

Patentrecht geschaffen wurde, um durch Gewährung eines zeitlich beschränk-

ten Ausschließlichkeitsschutzes neue, nicht nahegelegte und gewerblich an-

wendbare Problemlösungen auf dem Gebiet der Technik zu fördern. Das wie-

derum verbietet, jedwede in computergerechte Anweisungen gekleidete Lehre

als patentierbar zu erachten, wenn sie nur - irgendwie - über die Bereitstellung

der Mittel hinausgeht, welche die Nutzung als Programm für Datenverarbei-

tungsanlagen erlauben. Die prägenden Anweisungen der beanspruchten Lehre

müssen vielmehr insoweit der Lösung eines konkreten technischen Problems

dienen. Unter diesen Voraussetzungen ist die beanspruchte Lehre dem Pa-

tentschutz auch dann zugänglich, wenn sie als Computerprogramm oder in ei-

ner sonstigen Erscheinungsform geschützt werden soll, die eine Datenverar-

beitungsanlage nutzt.

bb) Diese Abgrenzung der für Datenverarbeitungsanlagen bestimmten

Programme, für die als solche Schutz begehrt wird, von computerbezogenen

Gegenständen, die § 1 Abs. 2 Nr. 3 PatG nicht unterfallen, führt dazu, daß An-

sprüche, die zur Lösung eines Problems, das auf den herkömmlichen Gebieten

der Technik, also der Ingenieurwissenschaften, der Physik, der Chemie oder

der Biologie besteht, die Abarbeitung bestimmter Verfahrensschritte durch ei-

nen Computer vorschlagen, grundsätzlich patentierbar sind. Ansonsten bedarf

es hingegen einer Prüfung, ob die auf Datenverarbeitung mittels eines geeig-

neten Computers gerichtete Lehre sich gerade durch eine Eigenheit auszeich-

net, die unter Berücksichtung der Zielsetzung patentrechtlichen Schutzes eine

Patentierbarkeit rechtfertigt.

Hiervon ist der Senat bereits bisher im Rahmen seiner neueren Recht-

sprechung zu computerbezogenen Patentanmeldungen ausgegangen. So hat

er - wenn auch im Hinblick auf die für eine Erfindung i.S.d. § 1 Abs. 1 PatG er-

forderliche Technizität - eine Gesamtbetrachtung darüber gefordert, was nach

der beanspruchten Lehre im Vordergrund steht (BGHZ 143, 255, 263

- Logikverifikation). Das erlaubt in dem hier interessierenden Zusammenhang

ebenfalls eine sachgerechte Wertung und Abgrenzung. Auch dabei können

deshalb als Beispiele die Sachverhalte herangezogen werden, über die der

Senat bereits entschieden hat. Danach kann ein Programm patentiert werden,

wenn es in technische Abläufe eingebunden ist, etwa dergestalt, daß es Me-

ßergebnisse aufarbeitet, den Ablauf technischer Einrichtungen überwacht oder

sonst steuernd bzw. regelnd nach außen wirkt (Beschl. v. 13.05.1980

- X ZB 19/78, GRUR 1980, 849, 850 - Antiblockiersystem). Den in der Regel

dem Patentschutz zugänglichen Lehren vergleichbar ist auch ein Verfahren, mit

dem vermittels einer Datenverarbeitungsanlage durch Prüfung und Vergleich

von Daten ein Zwischenschritt im Rahmen der Herstellung technischer Gegen-

stände erledigt werden kann, wenn diese Lösung durch eine auf technischen

Überlegungen beruhende Erkenntnis und deren Umsetzung geprägt ist (BGHZ

143, 255, 264 - Logikverifikation). Gleiches trifft zu, wenn die Lehre die Funkti-

onsfähigkeit der Datenverarbeitungsanlage als solche betrifft und damit das

unmittelbare Zusammenwirken ihrer Elemente ermöglicht (BGHZ 115, 11, 21

- Seitenpuffer). Auch Anweisungen, die einen bestimmten Aufbau einer Daten-

verarbeitungsanlage lehren oder vorsehen, eine solche Anlage auf eigenartige

Weise zu benutzen (vgl. BGHZ 67, 22, 29 f. - Dispositionsprogramm), müssen

die Voraussetzungen des Patentierungsausschlusses nicht notwendig erfüllen.

cc) Das vom Senat für maßgeblich gehaltene Verständnis von § 1 Abs. 2

Nr. 3 PatG wird durch die Gesetzessystematik bestätigt. Die dargelegte Trag-

weite des Patentierungsverbots für Computerprogramme entspricht derjenigen

von anderen Tatbeständen des § 1 Abs. 2 PatG. Sowohl die dort in Nr. 1 ge-

nannten wissenschaftlichen Theorien und mathematischen Methoden als auch

die in Nr. 3 genannten Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkei-

ten sind nur insoweit vom Patentschutz ausgeschlossen, als sie losgelöst von

einer konkreten Umsetzung beansprucht werden. Soweit sie hingegen zur Lö-

sung eines konkreten technischen Problems Verwendung finden, sind sie - in

diesem Kontext - grundsätzlich patentfähig

(BGHZ 67, 22, 26 ff.

- Dispositionsprogramm; vgl. auch EPA, Entsch. v. 30.05.2000 - T 27/97, Tz. 3

- Cryptographie à clés publiques/FRANCE TELECOM).

dd) § 1 Abs. 2 Nr.3, Abs. 3 PatG ist bewußt an die europäische Rege-

lung in Artikel 52 Abs. 2 Buchstabe c, Abs. 3 EPÜ angeglichen worden, um si-

cherzustellen, daß der Kreis der patentfähigen Erfindungen nach nationalem

Recht derselbe

ist wie nach dem Europäischen Patentübereinkommen

(BT-Drucks. 7/3712, S. 27). Bei der Entstehung des Europäischen Patentüber-

einkommens herrschte zwar im Hinblick auf die Patentierung von computerbe-

zogenen Lehren keine klare Vorstellung darüber, welche Definition gewählt

werden soll. Während der diplomatischen Konferenz zum Abschluß des Über-

einkommens wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, daß vergeblich versucht

worden sei, die Begrifflichkeiten auszufüllen; die Auslegung müsse der

Rechtspraxis überlassen bleiben (Dokument M/PR/I, S. 28 Tz. 18, in: Berichte

der Münchner Diplomatischen Konferenz über die Einführung eines Europäi-

schen Patenterteilungsverfahrens, herausgegeben von der Regierung der

Bundesrepublik Deutschland; auch abgedr. in: Materialien zum Europäischen

Patentübereinkommen, herausgegeben vom Europäischen Patentamt, Anl.

Bd. 3).

Die in das Europäische Patentübereinkommen und das PatG übernom-

mene Wortwahl trägt jedoch dem Anliegen Rechnung, die Entwicklung auf dem

damals immer noch relativ neuen Gebiet der Computertechnik nicht durch eine

uferlose Ausdehnung des Patentschutzes zu behindern. Dies legt es nahe,

Lehren aus Gebieten, die nach traditionellem Verständnis nicht zur Technik

gehören, nicht allein deshalb dem Patentschutz zugänglich zu erachten, weil

sie mit Hilfe eines Computers angewendet werden sollen. Andererseits würde

es über das genannte Ziel hinausgehen, einer Lehre, deren Eigenart durch

technische Vorgänge oder Überlegungen geprägt ist, den Patentschutz zu ver-

sagen, weil sie auf einem Computer zur Ausführung kommen soll und/oder von

einem Teil der Computerfachleute in einem engeren Sinne als Programm für

Datenverarbeitungsanlagen angesehen wird.

2. Ob Anspruch 22 hiernach von dem Patentierungsausschluß nach § 1

Abs. 2 Nr. 3 PatG erfaßt wird, kann der Senat nicht abschließend beurteilen.

a) Die Anmeldung betrifft die Suche und/oder Korrektur einer fehlerhaf-

ten Zeichenkette in einem Text. Das liegt nicht auf technischem Gebiet, auch

wenn der zu prüfende Text mit einem computergestützten Textverarbeitungs-

system erstellt worden ist. Im vorliegenden Fall ist deshalb - wie ausgeführt -

eine Bewertung nötig, ob Anspruch 22 Anweisungen enthält, die den erforderli-

chen Bezug zur Technik herstellen. Das erfordert eine tatrichterliche Analyse

sowie die Feststellung der maßgeblichen Umstände, die das Bundespatentge-

richt - in Konsequenz seines rechtlichen Ausgangspunktes - nicht getroffen hat.

Das wird daher nachzuholen sein.

b) Die neuerliche Prüfung ist nicht etwa deshalb entbehrlich, weil mit

Anspruch 22 ein Verfahren nicht unmittelbar beansprucht wird. Die in Anspruch

22 enthaltene Lehre kann nicht schon deshalb patentiert werden, weil dieser

Anspruch insbesondere auf eine Diskette und damit auf einen körperlichen

Gegenstand (Vorrichtung) gerichtet ist.

Nach der Beschreibung in der Patentanmeldung wird bei bekannten

Textverarbeitungssystemen auf ein sogenanntes Lexikon zurückgegriffen. Die-

ses enthält eine Liste von bekannten Wörtern. Zur Fehlersuche werden die

Wörter eines eingegebenen Textes mit den Einträgen des Lexikons verglichen.

Die Verwendung des Lexikons erfordert einen relativ großen Speicherplatz.

Ferner kann es seinerseits Fehleinträge enthalten. Es muß darüber hinaus

ständig aktualisiert werden, was zu weiteren Fehleinträgen führen kann.

Zur Überwindung der hiernach bestehenden Nachteile kommt der durch

Anspruch 22 gemachte Lösungsvorschlag nicht ohne Ausführung des insbe-

sondere nach dem erteilten Patentanspruch 1 beanspruchten Verfahrens aus.

Ähnlich einem Blatt Papier, das anderweitig benötigte Informationen enthält,

kommt dem Speichermedium, das durch Anspruch 22 geschützt werden soll,

nur die Funktion eines Informationsträgers zu, der eingesetzt werden kann,

wenn die Ausführung des Verfahrens durch einen Computer gewünscht wird.

Auch die Rechtsbeschwerde erkennt an, daß der Datenträger als solcher im

vorliegenden Fall nicht zur Begründung der Patentfähigkeit beiträgt. Wie die

Anmelderin in der Rechtsbeschwerde noch einmal geltend gemacht hat, ist An-

spruch 22 auf eine Lehre für einen solchen Gegenstand nur deshalb gerichtet,

um ohne besonderen Nachweis den Vorwurf der Patentverletzung nicht erst bei

Ausführung des Verfahrens erheben zu können, sondern Dritte als Patentver-

letzer bereits dann belangen zu können, wenn Gegenstände gehandelt wer-

den, mit deren Hilfe die Ausführung des Verfahrens gelingt bzw. in Gang ge-

setzt werden kann. Diesem Wunsch mag zwar die Überlegung zugrunde lie-

gen, daß es Sache des Anmelders ist, den in Frage kommenden Patentschutz

durch entsprechende Anspruchsformulierung auszuschöpfen. Das bietet jedoch

keinen Grund, die Frage, ob ein angemeldeter Patentanspruch die erforderli-

che Patentfähigkeit aufweist, allein nach der Kategorie dieses Anspruchs und

unabhängig davon zu beantworten, was nach der beanspruchten Lehre im

Vordergrund steht.

Der vorstehenden Bewertung der Kategorie des Anspruchs 22 steht

auch nicht entgegen, daß der Senat in der in BGHZ 144, 282 ff. veröffentlichten

Entscheidung mit dem Stichwort "Sprachanalyseeinrichtung" bei einer Daten-

verarbeitungsanlage, auf welcher die Bearbeitung von Texten vorgenommen

wird, technischen Charakter angenommen hat, weil der Patentanspruch eine

industriell herstellbare und gewerblich einsetzbare Vorrichtung betrifft. Denn

damals waren es die vorrichtungsmäßig gekennzeichneten Merkmale des zu

beurteilenden Patentanspruchs, die der Lösung des Problems dienten, das

dem damaligen Schutzbegehren zugrunde lag.

c) Bei der erneuten Befassung wird das Bundespatentgericht daher vor

allem die verfahrensmäßigen Anweisungen der in Anspruch 22 in Bezug ge-

nommenen Ansprüche 1 bis 17 zu bewerten haben. Diesen Anweisungen lie-

gen ausweislich der Beschreibung der Patentanmeldung Erkenntnisse zugrun-

de, die durch statistische Erhebung gewonnen werden können. Sollten sie

(auch) die Lehre nach Anspruch 22 prägen, müßte diesem nach dem Vorge-

sagten die Patentierbarkeit abgesprochen werden. Allerdings erscheint auch

die gegenteilige Bewertung nicht gänzlich ausgeschlossen.

Der Einbeziehung der Patentansprüche 1 bis 17 in die Bewertung des

Anspruchs 22 steht nicht entgegen, daß die Erteilung des Streitpatents in der

Fassung des Hilfsantrages nicht angefochten ist. In diesem Umfang kann das

Patent zwar wegen des im Beschwerde- und Rechtsbeschwerdeverfahren gel-

tenden Verbots der

reformatio

in peius

(Sen.Beschl. v. 12.10.1989

- X ZB 12/89, GRUR 1990, 109, 110 - Weihnachtsbrief) in dem anhängigen

Verfahren nicht mehr beseitigt werden. Hieraus folgt jedoch keine Bindungswir-

kung für die hier zu treffende Entscheidung über die Ansprüche 22 bis 24 mit

ihrem jeweils Lehren der Ansprüche 1 bis 17 integrierenden vollen Inhalt. Die

Patentfähigkeit dieser Ansprüche unterliegt vielmehr der vollen rechtlichen

Nachprüfung im Beschwerde- und Rechtsbeschwerdeverfahren.

IV. Die Patentschutz für Anspruch 22 versagende Entscheidung des

Bundespatentgerichts erweist sich auch nicht aus anderen Gründen als richtig.

Das Patentamt hat die Zurückweisung des Hauptantrags in der ersten

Instanz noch auf die Erwägung gestützt, es fehle an der erforderlichen Einheit-

lichkeit. Anspruch 22 enthalte ein völlig anderes Lösungsprinzip als die voran-

gegangenen Ansprüche. Diese rechtliche Beurteilung ist auf der Grundlage der

bisher getroffenen tatsächlichen Feststellungen nicht zutreffend.

Danach betreffen alle Ansprüche dieselbe Lehre. Die Ansprüche 1 bis

21 schlagen zur Lösung der gestellten Aufgabe vor, die Suche nach fehlerhaf-

ten Zeichenketten im Wege eines bestimmten Verfahrens durchzuführen bzw.

einen hierfür geeigneten Computer einzusetzen. Die Ansprüche 22 bis 24 fü-

gen zu diesem Vorschlag lediglich hinzu, sich zur Realisierung des Verfahrens

eines Programms auf einem Speichermedium zu bedienen. Dies stellt

- vorbehaltlich besonderer Umstände, für deren Vorliegen derzeit nichts er-

sichtlich ist - lediglich eine besondere Ausprägung der bereits in Anspruch 1

wiedergegebenen Erfindungsidee dar. Eine Zurückweisung wegen Uneinheit-

lichkeit stünde zudem in Widerspruch mit dem vom Senat aufgestellten Grund-

satz, wonach bei der Prüfung der Einheitlichkeit eine unnötige Zerstückelung

der Patentanmeldung tunlichst zu vermeiden ist (Sen.Beschl. v. 29.06.1971

- X ZB 22/70, GRUR 1971, 512, 514

- Isomerisierung; Sen.Beschl. v.

25.06.1974 - X ZB 2/73, GRUR 1974, 774, 775 - Alkalidiamidophosphite).

V. Die Zurückverweisung der Sache wegen der Beurteilung des An-

spruchs 22 rechtfertigt diese Maßnahme auch im Hinblick auf die ferner noch

streitigen Ansprüche 23 und 24, ohne daß es eines näheren Eingehens auf

ihren Gegenstand bedürfte. Dem Begehren der Anmelderin läßt sich nicht ent-

nehmen, daß sie die Erteilung dieser Ansprüche hilfsweise unabhängig von

ihrem Begehren nach Erteilung des Anspruchs 22 erstrebt. Über die Ansprüche

22 bis 24 kann deshalb nur als Ganzes entschieden werden (Busse, PatG, 5.

Aufl., Vor § 34 Rdn. 52 m.w.N.; vgl. auch EPA, Entsch. v. 12.05.2000, T

728/98, ABl. EPA 2001, 319, 330 - reines Terfenadin/ALBANY).

C. Die Festsetzung des Beschwerdewerts beruht auf § 12 b Abs. 1 GKG.

Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehal-

ten (§ 107 Abs. 1 PatG).

Rogge

Melullis

Jestaedt

Scharen

Meier-Beck