BGH Beschluss vom 23.04.2002 – X ZB 5/01

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 5/01

BESCHLUSS

vom

23. April 2002

in der Rechtsbeschwerdesache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 23. April 2002 durch

den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die Richter Prof. Dr. Jestaedt, Scharen,

Keukenschrijver und Asendorf

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 5. Senats (Ge-

brauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom

18. Oktober 2000 wird auf Kosten der Antragsgegnerinnen zurück-

gewiesen.

Der Wert des Gegenstands des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird

auf 50.000,-- € festgesetzt.

Gründe:

I. Die Antragsgegnerinnen sind Inhaber des als Abzweigung aus der eu-

ropäischen Patentanmeldung 89 311 373.8 vom 2. November 1989 angemel-

deten Gebrauchsmusters 89 16 161 (Streitgebrauchsmuster), das durch Ablauf

der Schutzdauer erloschen ist. Der der Eintragung zugrunde liegende Schutz-

anspruch 1 lautet:

"Extraktionsvorrichtung zum Entfernen einer implantierten Leitung

(204), welche eine Spiralstruktur (211) mit einem sich längs hierzu

erstreckenden Durchgang (210) aufweist, mit

einem äußeren Rohr (1302; 1402);

einer Kontrolleinrichtung (1403; 1503; 1603) zum Bewegen der

Spiralstruktur;

wobei die Kontrolleinrichtung (1403; 1503; 1603) ein Stylett (200;

205; 2801) umfaßt, welches in dem äußeren Rohr (1302; 1402)

gleitbar angeordnet ist, wobei die Kontrolleinrichtung (1403; 1503;

1603) ein distales Ende zum Einführen in den Durchgang (210) der

Spiralstruktur (211) aufweist,

gekennzeichnet durch

eine aufweitbare Einheit (1405; 1505; 1605), die kein integraler Teil

des äußeren Rohres (1302; 1402) ist, welche dem distalen Ende

der Kontrolleinrichtung (1403; 1503; 1603) benachbart ist, und wel-

che in eine aufgeweitete Stellung innerhalb des Durchgangs (210)

der Spiralstruktur gebracht werden kann, um die Kontrolleinrich-

tung (1403; 1503; 1603) an der Spiralstruktur (211) zu befestigen."

Wegen der weiteren, der Eintragung zugrunde liegenden Schutzansprü-

che wird auf den angefochtenen Beschluß verwiesen.

Die Antragstellerin hat die Feststellung, daß das Streitgebrauchsmuster

unwirksam gewesen sei, mit der Begründung beantragt, dessen Gegenstand

sei nicht schutzfähig und gehe zudem über den Inhalt der Anmeldung in der

ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Im Verlauf des Verfahrens vor dem

Patentamt haben die Antragsgegnerinnen einen geänderten Schutzantrag 1

eingereicht, wegen dessen Wortlauts ebenfalls auf den angefochtenen Be-

schluß verwiesen wird. Das Patentamt hat die Unwirksamkeit des Gebrauchs-

musters festgestellt, soweit es über diesen Schutzantrag 1 und die eingetrage-

nen Schutzansprüche 2 bis 7 hinausging. Im Beschwerdeverfahren hat das

Bundespatentgericht nur eine Fassung als bestandsfähig angesehen, deren

Schutzanspruch 1 in seinem kennzeichnenden Teil u.a. die Anschrägung des

distalen Endes der Kontrolleinrichtung (1407) und des distalen Endes des äu-

ßeren Rohres (1402) derart enthält, daß diese bei Betätigung der Kontrollei n-

richtung (1403) in die Hülse eingreifen und sie an beiden Enden aufweiten.

Insoweit wird auf den angefochtenen Beschluß verwiesen. Im übrigen hat es

die Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters festgestellt. Hiergegen wendet

sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Antragsgegnerinnen, die

rügen, daß die angefochtene Entscheidung nicht im Sinn des § 100 Abs. 3 Nr.

6 PatG mit Gründen versehen sei. Die Antragstellerin tritt der Rechtsbeschwer-

de entgegen.

II. Die Rechtsbeschwerde, mit der die Antragsgegnerinnen einen Be-

gründungsmangel im Sinn der §§ 18 Abs. 4 Satz 2 GebrMG, 100 Abs. 3 Nr. 6

PatG geltend machen, ist zulässig. Sie ist jedoch nicht begründet, weil der ge-

rügte Mangel nicht vorliegt.

1. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist ein Begrün-

dungsmangel im Sinn der genannten Bestimmungen immer dann anzunehmen,

wenn die Gründe der angefochtenen Entscheidung in einem solchen Maß un-

verständlich, widersprüchlich oder verworren sind, daß sie nicht erkennen las-

sen, welche Überlegungen für die Entscheidung maßgeblich waren (st. Rspr.;

vgl. nur BGHZ 39, 333, 337 - Warmpressen; Sen.Beschl. v. 25.2.2000

- X ZB 7/99, GRUR 2000, 792 - Spiralbohrer). Das gleiche gilt, wenn die Grün-

de inhaltslos sind oder sich auf leere Redensarten oder eine Wiederholung des

Gesetzeswortlauts beschränken (vgl. Sen. Beschl. v. 3.12.1991 - X ZB 5/91,

GRUR 1992, 159 - Crackkatalysator II). Dagegen führen Widersprüche, Fehler

oder Ungenauigkeiten in den Gründen nicht ohne weiteres dazu, daß der Be-

schluß nicht mit Gründen versehen ist (vgl. u.a. Sen. Beschl. v. 22.4.1998

- X ZB 5/97, GRUR 1998, 907 - Alkyläther; v. 20.12.1988 - X ZB 30/87, GRUR

1990, 346 - Aufzeichnungsmaterial).

2. Das Beschwerdegericht hat den Feststellungsantrag als insbesondere

deshalb teilweise begründet angesehen, weil auch der im Beschwerdeverfah-

ren in erster Linie sowie der dort hilfsweise verteidigte Schutzanspruch 1 des

Streitgebrauchsmusters gegenüber der ursprünglichen Offenbarung so geän-

dert sei, daß er auch Ausbildungen der eine geschlitzte Hülse aufweisenden

Extraktionsvorrichtung erfasse. Dies habe der Fachmann der ursprünglichen

Offenbarung nicht ohne weiteres entnehmen können. Dazu gehöre zum einen

eine Ausbildung, bei der das Aufweiten allein vom distalen Ende der ge-

schlitzten Hülse her erfolge, zum anderen auch eine Ausbildung, bei der es vor

allem oder allein vom proximalen Ende aus erfolge, wobei sich in beiden Fällen

eine im wesentlichen konisch aufgeweitete Hülse ergebe. Die Grenzen der zu-

lässigen Änderung der Schutzansprüche würden überschritten, wenn ein

Merkmal aus den Unterlagen in den Schutzanspruch aufgenommen werde, das

zwar in der Beschreibung oder der Zeichnung enthalten sei, aber dort in kei-

nem sachlichen Zusammenhang mit der offenbarten Lehre stehe. Der funktio-

nelle Zusammenhang des verteidigten Gegenstands mit dem als zur Erfindung

gehörend Beschriebenen müsse gewahrt bleiben. Figur 9 sowie die zugehörige

Beschreibung - aus denen das Patentamt die Ausbildung der aufweitbaren

Einheit als separates Bauteil in Form einer nicht näher spezifizierten ge-

schlitzten Hülse herleitbar angesehen habe - zeigten und beschrieben allein

ein radiales Ausdehnen der Hülse durch das Eingreifen der angeschrägten En-

den sowohl der Kontrolleinrichtung als auch des äußeren Rohrs in die Hülse.

Eine allgemeine Lehre dahingehend, daß es beim Ausdehnen oder Aufweiten

vor allem auf das proximale Ende der Hülse ankomme, sei den ursprünglichen

Unterlagen nicht zu entnehmen. Die die unterschiedlichen Ausführungsbei-

spiele der "aufweitbaren Einheit" übergreifende ursprüngliche Lehre erschöpfe

sich darin, eine dehnbare Einheit vorzusehen, die nach außen in dem longitu-

dinalen Durchgang der implantierten Leitung dehnbar sei, um in deren längli-

che Struktur einzugreifen. Die lediglich nebeneinander beschriebenen Ausfüh-

rungsbeispiele ließen sich allenfalls unter drei Funktionsgesichtspunkten zu-

sammenfassen zu einer ersten Gruppe, bei der an der aufweitbaren Einheit

ausgebildete bewegbare Vorsprünge nach einem Aufweiten als Widerhaken in

die Spiralstruktur eingriffen, einer zweiten mit einer am distalen Ende eines

Mandrins befestigten Drahtspirale als aufweitbarem Element und einer dritten

mit den aufweitbaren Elementen Ballon, diagonal geschlitzte Hülse und massi-

ver Zylinder, die über ihre ganze Länge im wesentlichen gleichmäßig radial

aufgeweitet würden und vor allem kraftschlüssig in die Drahtspirale eingriffen.

Der Fachmann habe daraus keine Anregung erhalten, einzelne dieser Merk-

male auf andere Ausführungsbeispiele zu übertragen. Dies hat das Beschwer-

degericht näher ausgeführt.

Diese Ausführungen lassen erkennen, mit welchen Überlegungen das

Beschwerdegericht die Verneinung der Schutzfähigkeit der verteidigten

Schutzansprüche verneint hat. Die hiergegen gerichteten Angriffe der Rechts-

beschwerde bleiben ohne Erfolg.

3. a) Die Rechtsbeschwerde macht zunächst geltend, der Eingriff erfolge

nicht, wie es das Beschwerdegericht angenommen habe, kraftschlüssig, son-

dern formschlüssig. Dies steht indessen im Verfahren der nicht zugelassenen

Rechtsbeschwerde nicht zur Überprüfung.

b) Soweit die Rechtsbeschwerde rügt, es sei nicht nachvollziehbar, was

die Ausführungen zu den Grenzen zulässiger Beschränkungen mit dem Merk-

mal der "geschlitzten Hülse" zu tun hätten, verkennt sie, daß sich diese Aus-

führungen ersichtlich auf die konisch aufgeweitete Hülse beziehen, die das

Bundespatentgericht als von den verteidigten Schutzansprüchen erfaßt, aber

nicht als ursprünglich offenbart angesehen hat. Einen Begründungsmangel

kann die Rechtsbeschwerde insoweit nicht aufzeigen.

c) Bei dem von der Rechtsbeschwerde weiter beanstandeten Satz, der

funktionelle Zusammenhang des verteidigten Gegenstand mit dem als zur Er-

findung gehörig Beschriebenen müsse gewahrt bleiben, handelt es sich ledig-

lich um eine Umschreibung des auch im Gebrauchsmusterrecht geltenden

Grundsatzes, daß bei Änderungen das ursprünglich Offenbarte nicht verlassen

werden darf. Der Satz in der Begründung, das durch das Einfügen in den

Schutzanspruch hervorgehobene Merkmal sei in seinem Kontext zu betrachten,

ist ohne weiteres aus dem Gesamtzusammenhang verständlich. Das Be-

schwerdegericht hat schon hier darauf hingewiesen, daß nicht jeglicher Einsatz

einer geschlitzten Hülse ursprünglich offenbart sei, sondern nur ein solcher mit

radialer Aufweitung der Hülse.

d) Die Rechtsbeschwerde sieht einen Widerspruch darin, daß das Be-

schwerdegericht zum einen annehme, den ursprünglichen Unterlagen sei nicht

zu entnehmen, daß es beim Aufweiten der Einheit vor allem auf deren proxi-

males Ende ankomme, zum anderen aber feststelle, die ursprüngliche Lehre

erschöpfe sich darin, eine nach außen dehnbare Einheit vorzusehen. Tatsäch-

lich hat das Beschwerdegericht jedoch nur die Offenbarung einer allgemeinen

Lehre dahin, daß es auf das proximale Ende ankomme, verneint. Damit hat es

nicht ausgeschlossen, daß auch Lösungen, bei denen die Aufweitung über das

proximale Ende erfolgt, unter die allgemeinere Offenbarung fallen können. Der

gerügte Widerspruch - der für sich ohnehin einer fehlenden Begründung nicht

gleichgesetzt werden könnte (vgl. Sen. Beschl. v. 15.5.1997 - X ZR 11/96,

BlPMZ 1997, 401 - Sicherheitspapier) - besteht somit nicht.

e) Soweit sich die Rechtsbeschwerde gegen die vom Beschwerdegericht

vorgenommene Aufteilung der Ausführungsbeispiele des Streitgebrauchsmu-

sters in drei Gruppen und die hierbei getroffenen Feststellungen wendet, be-

trifft ihr Vorbringen allein die sachliche Richtigkeit der Begründung, die im

Verfahren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht zur Überprüfung

steht.

f) Die Rechtsbeschwerde beanstandet weiter, der logische Zusammen-

hang zwischen der Aussage des Beschwerdegerichts, die Beschreibung der

Vielzahl von Ausführungsbeispielen für die aufweitbare Einheit gebe dem

Fachmann keine Anregung, einzelne Merkmale auf ein anderes Ausführungs-

beispiel unter Abwandlung von Aufbau und Wirkungsweise zu übertragen, ei-

nerseits, und der weiteren Aussage, der Fachmann wäre davon abgehalten,

auch eine andere Schlitzform als die Diagonale in Betracht zu ziehen, anderer-

seits, sei nicht verständlich. Auch damit kann sie keinen Erfolg haben. Ob zwi-

schen verschiedenen Begründungsteilen ein logischer Zusammenhang be-

steht, ist für die Frage, ob die Entscheidung mit Gründen versehen ist, zu-

nächst ohne Belang. Sowohl die erste als auch die zweite Aussage ist für sich

genommen verständlich; die zweite Aussage wird zudem im folgenden dahin

näher erläutert, daß nur eine bestimmte Ausführung der geschlitzten Hülse,

nämlich eine diagonal geschlitzte Hülse, gezeigt sei. Daß die beiden Aussagen

zueinander im Widerspruch stehen würden, macht auch die Rechtsbeschwerde

nicht geltend. Was sie im übrigen in diesem Zusammenhang vorbringt, sind

unbeachtliche Angriffe gegen die sachliche Richtigkeit der Entscheidung.

g) Auch den Angriffen der Rechtsbeschwerde gegen die Ausführungen

des Beschwerdegerichts zur diagonalen Anordnung des Schlitzes ist der Erfolg

zu versagen. Das gilt zunächst auch hier ohne weiteres, soweit sich die

Rechtsbeschwerde gegen die sachliche Richtigkeit der angefochtenen Ent-

scheidung wendet und hierzu auf einen inneren Widerspruch und Bruch der

technischen Logik verweist. Die Rechtsbeschwerde versucht auch hier, eine

ihrer Auffassung nach falsche Begründung als fehlende Begründung zu be-

handeln; hiermit kann sie aber grundsätzlich nicht gehört werden. Soweit die

Rechtsbeschwerde vermutet, das Beschwerdegericht habe seine Erkenntnisse

aus einer Papprolle als Funktionsmuster bezogen, handelt es sich um reine

Spekulation. Der angefochtene Beschluß bezieht sich an keiner Stelle auf ein

derartiges Muster; dieser kam auch nach dem Rechtsbeschwerdevortrag nicht

als Stand der Technik oder sonst als entscheidungserheblicher Verfahrens-

stoff, sondern allein als Verständnishilfe in Betracht. Damit kam es für die Ver-

ständlichkeit der Entscheidung (vgl. hierzu BGH, Beschl. v. 26.1.1989

- I ZB 8/88, GRUR 1989, 425 - Superplanar) nicht auf die Wiedergabe des Mo-

dells an. Worin hier ein Begründungsmangel liegen soll, ist demnach nicht

nachvollziehbar.

h) Der weitere von der Rechtsbeschwerde gesehene Widerspruch zwi-

schen der Feststellung einer gleichmäßigen radialen Aufweitung der Hülse ei-

nerseits und einem Einspreizen der diagonal geschlitzten Hülse an ihren En-

den andererseits besteht schon deshalb nicht, weil beide Aussagen mit relati-

vierenden ("im wesentlichen" und "wenn auch geringen") Zusätzen verbunden

sind. Die weitere Rüge der Rechtsbeschwerde, es hätte zur Beseitigung der

Erweiterung allenfalls entweder die Aufnahme des Merkmals "diagonal" oder

des Merkmals "an beiden Enden aufzuweiten" verlangt werden dürfen, betrifft

allein die sachliche Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung.

i) Mit ihrem Angriff, die Ausführungen des Beschwerdegerichts zu dem

Merkmal, daß die Hülse am distalen Ende der Kontrolleinrichtung gehalten sei,

seien unverständlich, wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Auffas-

sung des Beschwerdegerichts, den ursprünglichen Unterlagen sei in bezug auf

das Ausführungsbeispiel mit der geschlitzten Hülse eine Ausführung nicht zu

entnehmen, bei der unter "gehalten" "befestigt" zu verstehen sei. Damit macht

sie auch hier in Wahrheit die sachliche Unrichtigkeit der angefochtenen Ent-

scheidung und nicht einen Begründungsmangel geltend.

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 4 Satz 2 GebrMG

i.V.m. § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat

nicht für erforderlich gehalten.

Melullis

Jestaedt

Scharen

Keukenschrijver

Asendorf