BGH Beschluss vom 11.07.2002 – I ZB 24/99
I. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
vom
11. Juli 2002
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Markenanmeldung Nr. 394 01 429.4
ja Nachschlagewerk: nein : BGHZ BGHR : ja
PVÜ Art. 5 Abschn. C Abs. 2, Art. 6quinquies Abschn. C Abs. 2; MarkenG § 156 Abs. 3, Abs. 4 und Abs. 5; WZG § 4 Abs. 2 Nr. 1
BWC
a) Der Begriff der Beeinflussung der Unterscheidungskraft
in Art. 5 Abschn. C Abs. 2 und Art. 6quinquies Abschn. C Abs. 2 PVÜ einheitlich auszu- legen. Maßgeblich ist, ob der kennzeichnende Charakter der Marke verän- dert wird.
ist
b) Die Anmelderin kann die Einverständniserklärung zu einer Zeitrangverschie- bung nach § 156 Abs. 3 MarkenG, die sie in einem Verfahren vor dem Deut- schen Patent- und Markenamt nach § 156 Abs. 4 MarkenG verweigert hat, in einem späteren Beschwerdeverfahren, das erst nach dem 1. Januar 1995 anhängig geworden ist, nicht mehr nachholen.
BGH, Beschl. v. 11. Juli 2002 - I ZB 24/99 - Bundespatentgericht
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 11. Juli 2002 durch den
Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Prof. Starck, Prof.
Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Büscher
beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den an Verkündungs
Statt am 11. Oktober 1999 zugestellten Beschluß des 29. Senats
(Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird zu-
rückgewiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000
festgesetzt.
Gründe
I. Die Anmelderin begehrt mit ihrer am 11. November 1994 eingereichten
Anmeldung die Eintragung der Marke
für die Waren
"Uhren, Zeitmeßinstrumente sowie Teile der genannten Waren".
Die Anmelderin ist Inhaberin der international registrierten Marken
Nr. 2R 138 899
eingetragen für "Montres et chronographes" und Nr. 566 482
eingetragen für "Montres et chronographes de provenance suisse".
Auf eine Anfrage der zuständigen Markenstelle des Deutschen Patent-
amtes verweigerte die Anmelderin ihr Einverständnis mit der Verschiebung der
Priorität der Markenanmeldung vom 11. November 1994 auf den 1. Januar
1995.
Die Markenstelle des Deutschen Patentamtes hat der angemeldeten
Marke "BWC" daraufhin die Eintragung wegen eines Freihaltebedürfnisses
nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 Altern. 2 WZG versagt.
Die Beschwerde der Anmelderin ist erfolglos geblieben (BPatGE 41,
154).
Während des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundespatentgericht hat
die Anmelderin hilfsweise ihr Einverständnis mit der Verschiebung der Priorität
auf den 1. Januar 1995 erklärt.
Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr
Eintragungsbegehren weiter.
II. Das Bundespatentgericht hat die angemeldete Marke als von der Ein-
tragung nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG ausgeschlossen angesehen und zur Be-
gründung ausgeführt:
Die Prüfung der Schutzfähigkeit der Marke richte sich nach den Bestim-
mungen des Warenzeichengesetzes zur Eintragbarkeit von Buchstabenzei-
chen. Der Anteil der graphischen Gestaltung der Marke in Form des "W" sei
gering; der Eindruck als Buchstabenzeichen überwiege deutlich. Als bloße An-
einanderreihung von Buchstaben ohne Wortcharakter sei das Zeichen "BWC"
von der Eintragung ausgeschlossen.
Die Schutzfähigkeit lasse sich auch nicht mit einer richtlinienkonformen
Auslegung der Ersten Richtlinie des Rates 89/104/EWG vom 21. Dezember
1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Mar-
ken (ABl. EG Nr. L 40 v. 11.2.1989, S. 1) begründen. Zwar sollte diese Richtli-
nie bis zum 31. Dezember 1992 in nationales Recht umgesetzt werden. Wegen
des eindeutigen Wortlauts des § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG habe jedoch vor der Um-
setzung der Markenrechtsrichtlinie in nationales Recht zum 1. Januar 1995 kein
Auslegungsspielraum bestanden.
Die Anmelderin könne eine Aufhebung der patentamtlichen Entschei-
dung auch nicht über den geltend gemachten Telle-quelle-Schutz der interna-
tional registrierten schweizerischen Ursprungsmarken erreichen. Eine Zurück- weisung der Markenanmeldung sei nicht nach Art. 6quinquies Abschn. C Abs. 2
PVÜ ausgeschlossen. Das angemeldete Zeichen weiche von den im Ur-
sprungsland eingetragenen Marken in Bestandteilen ab, die den kennzeichnen-
den Charakter der Ursprungsmarken veränderten. Das Weglassen der Wörter
"SUISSE" und "SWISS" sei keine nur unerhebliche Markenabwandlung. Für die
Waren, für die die Markenanmeldung erfolgt sei, habe der Hinweis auf die
Schweiz als Herkunftsland besondere Bedeutung.
Die Anmelderin könne Schutz für die angemeldete Marke auch nicht mit
dem Zeitrang 1. Januar 1995 erhalten. Das im Beschwerdeverfahren hilfsweise
erklärte Einverständnis, den Zeitrang der Anmeldung auf den 1. Januar 1995 zu
verschieben, sei nicht rechtzeitig erfolgt. Die Bestimmung des § 156 Abs. 5
Satz 1 MarkenG über die Abgabe der Erklärung zur Zeitrangverschiebung sei
nicht auf Fälle anwendbar, in denen die Erklärungsfrist bereits im Verfahren vor
dem Patentamt erfolglos verstrichen sei.
III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbe-
schwerde haben keinen Erfolg.
1. Das Bundespatentgericht ist für das Zeichen "BWC" mit Recht von ei-
nem Eintragungshindernis nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG ausgegangen.
Die Anmelderin kann für die Marke den Zeitrang des Anmeldetags nur
beanspruchen, wenn der Eintragung keine nach den bis zum Inkrafttreten des
Markengesetzes geltenden Vorschriften des Warenzeichengesetzes von Amts
wegen zu berücksichtigenden Gründe entgegengestanden haben (§§ 152, 156
Abs. 1 MarkenG). Das ist nicht der Fall.
Buchstaben als solche waren nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG von der Eintra-
gung grundsätzlich ausgeschlossen. Die Eintragung von ausschließlich aus
Buchstaben gebildeten Zeichen erfolgte nach dieser Vorschrift nur, wenn sich
das Zeichen im Verkehr durchgesetzt hatte (§ 4 Abs. 3 WZG) oder in seinem
Gesamteindruck so phantasievoll gestaltet war, daß der Charakter der freizu-
haltenden Buchstaben dahinter zurücktrat (vgl. BGH, Beschl. v. 9.11.1995
- I ZB 29/93, GRUR 1996, 202, 203 = WRP 1997, 450 - UHQ, m.w.N.). Diese
Voraussetzungen, unter denen eine Eintragung von reinen Buchstabenzeichen
erfolgen konnte, liegen nicht vor.
Eine Durchsetzung des Zeichens im Verkehr hat die Anmelderin nicht
geltend gemacht. Die Marke "BWC" ist nach den Feststellungen des Bun-
despatentgerichts auch nicht derart phantasievoll gestaltet, daß der Verkehr die
Kennzeichnung nach dem Gesamteindruck nicht in den Buchstaben als solchen
erblickt. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.
Das abstrakte Freihaltebedürfnis für Buchstabenzeichen nach § 4 Abs. 2
Nr. 1 WZG galt auch nach dem 31. Dezember 1992, dem Zeitpunkt, bis zu dem
die Markenrechtsrichtlinie in nationales Recht umgesetzt werden sollte, unter
der Geltung des Warenzeichengesetzes fort. Zwar muß ein nationales Gericht
bei der Anwendung nationalen Rechts dessen Auslegung soweit wie möglich
am Wortlaut und Zweck einer EG-Richtlinie ausrichten (vgl. EuGH, Urt. v.
14.7.1994 - Rs. C-91/92, Slg. 1994, I-3325 = NJW 1994, 2473, 2474, Tz. 26
- Dori/Recreb; Urt. v. 17.9.1997 - Rs. C-54/96, Slg. 1997, I-4961 = NJW 1997,
3365, 3367, Tz. 43 - Dorsch Consult/Bundesbaugesellschaft Berlin; BGHZ 138,
55, 59 f. - Testpreis-Angebot). Vor Umsetzung der EG-Markenrechtsrichtlinie
durch das Markengesetz am 1. Januar 1995 bestand jedoch angesichts des
eindeutigen Wortlauts der Vorschrift des § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG kein Spielraum,
im Wege der Auslegung die Schutzfähigkeit reiner Buchstabenzeichen zu be-
gründen (vgl. BGH GRUR 1996, 202, 204 - UHQ).
2. Die Anmelderin hat sich auch auf den Telle-quelle-Schutz nach Art. 6quinquies Abschn. A Abs. 1 Satz 1 PVÜ aufgrund ihrer international regi-
strierten Marken berufen und geltend gemacht, die angemeldete Marke weise
nur geringfügige Abweichungen auf, die eine Zurückweisung gemäß Art. 6quinquies Abschn. C Abs. 2 PVÜ nicht rechtfertigen. Das Bundespatentge- richt hat das Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 6quinquies Abschn. C Abs. 2
PVÜ verneint. Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg.
Nach der Vorschrift des Art. 6quinquies Abschn. A Abs. 1 Satz 1 PVÜ soll
jede im Ursprungsland ordnungsgemäß eingetragene Marke, so wie sie im Ur-
sprungsland eingetragen ist, in den Verbandsländern Wirkung und Schutz er-
halten (vgl. hierzu auch BGHZ 111, 134, 135 f. - IR-Marke FE; 130, 187, 191
- Füllkörper). Wird der Schutz für ein abgewandeltes Zeichen beansprucht, darf gemäß Art. 6quinquies Abschn. C Abs. 2 PVÜ die Markenanmeldung nicht zurück-
gewiesen werden, wenn die angemeldete Marke nur in Bestandteilen von der
im Ursprungsland eingetragenen Marke abweicht, die die Unterscheidungskraft
der Marken nicht beeinflussen und ihre Identität nicht berühren.
Die Merkmale der Beeinflussung der Unterscheidungskraft in Art. 6quinquies
Abschn. C Abs. 2 und in Art. 5 Abschn. C Abs. 2 PVÜ, der die rechtserhaltende
Markenbenutzung in abgewandelter Form regelt, entsprechen sich inhaltlich.
Die Vorschriften stimmen hinsichtlich dieses Tatbestandsmerkmals wörtlich
überein. Sie dienen dazu, geringfügige Abweichungen des Zeichens bei der
Benutzung und bei der Gewährung des Telle-quelle-Schutzes zuzulassen. Der
Begriff der Beeinflussung der Unterscheidungskraft ist daher in Art. 5 Abschn. C
Abs. 2 und in Art. 6quinquies Abschn. C Abs. 2 PVÜ einheitlich auszulegen (vgl. auch Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., Art. 6quinquies PVÜ Rdn. 15 u. § 26 MarkenG
Rdn. 91; Bodenhausen, Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerb- lichen Eigentums, S. 100 Abschn. (n)). Allerdings sieht Art. 6quinquies Abschn. C
Abs. 2 PVÜ im Gegensatz zu Art. 5 Abschn. C Abs. 2 PVÜ zusätzlich vor, daß
die Identität der Marke nicht berührt wird. Ob deshalb an das Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 6quinquies Abschn. C Abs. 2 PVÜ insgesamt ein stren-
gerer Maßstab als bei Art. 5 Abschn. C Abs. 2 PVÜ anzulegen ist (bejahend:
Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 8 Rdn. 89), kann im vorliegen-
den Fall offenbleiben. Die einheitliche Auslegung des in beiden Vorschriften
enthaltenen Merkmals der Beeinflussung der Unterscheidungskraft wird hiervon
nicht berührt. Maßstab für die Beeinflussung der Unterscheidungskraft in Art. 5 Abschn. C Abs. 2 und Art. 6quinquies Abschn. C Abs. 2 PVÜ ist danach, ob der
kennzeichnende Charakter der Marke verändert wird (vgl. zu Art. 5 Abschn. C
Abs. 2 PVÜ: BGH, Urt. v. 17.7.1997 - I ZR 228/94, GRUR 1997, 744, 746
= WRP 1997, 1085 - ECCO; Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 37/96, GRUR 1999, 54,
55 = WRP 1998, 1081 - Holtkamp; Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 7/96, GRUR 1999,
167 f. = WRP 1998, 1083 - Karolus-Magnus; vgl. auch Begr. zum Regierungs-
entwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 83 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 77; Fezer
aaO § 26 Rdn. 91; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 26 Rdn. 77; Althammer/
Ströbele aaO § 26 Rdn. 73). In diesem Zusammenhang kommt es maßgeblich
darauf an, ob der angesprochene Verkehr in der abgewandelten Form des Zei-
chens noch dieselbe im Ursprungsland eingetragene Marke sieht.
Von diesen Grundsätzen ist das Bundespatentgericht ausgegangen und
hat angenommen, im Zusammenhang mit den Waren, für die die Marke ange-
meldet sei, komme den weggelassenen Wortbestandteilen "SUISSE" und
"SWISS" besondere Bedeutung zu. Durch den Hinweis auf die Schweiz als
Herkunftsland werde ein Qualitätsmerkmal hervorgehoben. Dem Verkehr sei
bekannt, daß es sich bei Schweizer Uhren häufig um solche von gehobener
Qualität handele. Diese Feststellungen sind aus Rechtsgründen nicht zu bean-
standen. Die Rechtsbeschwerde zieht sie ohne Erfolg mit der Begründung in
Zweifel, das Bundespatentgericht habe einen anderen Wertungsmaßstab an-
gewandt als der Senat in der "ECCO"-Entscheidung (BGH GRUR 1997, 744).
In dieser Entscheidung hat der Bundesgerichtshof die kennzeichnende Funktion
von "Milano" in der in jenem Verfahren zu beurteilenden Marke unter zwei Ge-
sichtspunkten verneint. Dem Bestandteil "Milano" kam wegen der besonderen
graphischen Gestaltung, bei der die ersten drei Buchstaben nicht ohne weiteres
lesbar waren und der Begriff einer ornamentalen Verzierung angenähert er-
schien, und der untergeordneten Zuordnung zu "ECCO" nur eine geringe Be-
deutung für den kennzeichnenden Charakter der Klagemarke zu. Entsprechen-
de Feststellungen hat das Bundespatentgericht hier nicht getroffen. Das nimmt
die Rechtsbeschwerde hin. Für eine gegenteilige Annahme ist nach der Le-
benserfahrung auch nichts ersichtlich. Der Bundesgerichtshof hat in der
"ECCO"-Entscheidung den kennzeichnenden Charakter von "Milano" zudem
verneint, weil die beschreibende Bedeutung der geographischen Angabe er-
halten geblieben ist. Dagegen hat das Bundespatentgericht - rechtsfehlerfrei -
eine kennzeichnende Funktion der Bestandteile "SUISSE" und "SWISS" der
IR-Marken nicht verneint, weil es dem Hinweis auf die Schweiz als Herkunfts-
land wegen der mit den Uhren häufig verbundenen Qualitätserwartung des Ver-
kehrs besondere Bedeutung beigemessen hat. Sieht der Verkehr die Bestand-
teile "SUISSE" und "SWISS" der Ursprungsmarken für die Waren, für die die
Markeneintragungen erfolgt sind, als besonders bedeutungsvoll an, wird der
kennzeichnende Charakter der angemeldeten Marke "BWC" verändert, wenn
diese Bestandteile nicht übernommen werden.
3. Das Bundespatentgericht hat mit Recht angenommen, daß im Streitfall
die Voraussetzungen einer Zeitrangverschiebung zum 1. Januar 1995 nach
§ 156 Abs. 3 und Abs. 5 MarkenG nicht vorliegen. Es ist davon ausgegangen,
daß das Einverständnis in einem Beschwerdeverfahren nicht mehr erklärt wer-
den kann, wenn die Frist des § 156 Abs. 3 MarkenG bereits in dem Verfahren
vor dem Deutschen Patent- und Markenamt erfolglos abgelaufen ist.
Die von der Rechtsbeschwerde vertretene gegenteilige Ansicht ist bereits
mit dem Wortlaut des § 156 Abs. 5 MarkenG nicht zu vereinbaren, nach dem
das Verfahren, in dem die Einverständniserklärung mit der Prioritätsverschie-
bung nach § 156 Abs. 3 MarkenG abgegeben wird, am 1. Januar 1995 anhän-
gig sein muß. Nichts anderes gilt nach der Gesetzessystematik und dem Sinn
und Zweck der in § 156 Abs. 3 MarkenG enthaltenen Fristbestimmung und dem
in § 156 Abs. 5 MarkenG angeführten Stichtagsprinzip, aus denen folgt, daß die
vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes angemeldeten Marken zügig über-
geleitet werden sollten (vgl. BGH, Beschl. v. 27.1.2000 - I ZB 39/97, GRUR
2000, 892, 893 = WRP 2000, 1299 - MTS). Ob von dem Stichtagsprinzip eine
Ausnahme gerechtfertigt ist und in einem späteren Verfahrensstadium das Ein-
verständnis mit der Zeitrangverschiebung noch wirksam erklärt werden kann,
wenn die Anmeldung in dem am 1. Januar 1995 anhängigen Verfahren nicht
nach § 156 Abs. 4 MarkenG zurückgewiesen worden ist (bejahend: BPatGE 39,
75, 82 f.; 39, 110, 115 f.; Fezer aaO § 156 Rdn. 4), ist vorliegend ohne Belang.
Jedenfalls kann die Anmelderin das in dem Verfahren vor dem Deutschen Pa-
tent- und Markenamt nach § 156 Abs. 4 MarkenG verweigerte Einverständnis
mit der Zeitrangverschiebung in einem Beschwerdeverfahren, das erst nach
dem 1. Januar 1995 anhängig geworden ist, nicht mehr nachholen (vgl. Begr.
zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 130 = BlPMZ 1994, Sonder-
heft, S. 124; BPatGE 37, 82, 85; 38, 26, 29; Fezer aaO § 156 Rdn. 4; a.A.
BPatGE 40, 50, 53; Althammer/Ströbele aaO § 156 Rdn. 16).
Anders als die Rechtsbeschwerde meint, stehen dem weder die in Art. 4
EG niedergelegten Grundsätze der Wirtschaftspolitik der EG oder die Hand-
lungspflichten der Mitgliedstaaten nach Art. 10 EG noch das in Art. 14 Abs. 1
EG angeführte Ziel der schrittweisen Verwirklichung des Binnenmarktes, die
Warenverkehrsfreiheit (Art. 28 EG) und Art. 95 EG sowie die Bestimmungen der
Markenrechtsrichtlinie entgegen. Aus diesen Vorschriften läßt sich nicht herlei-
ten, daß es der Anmelderin möglich sein muß, ein im markenrechtlichen An-
meldeverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt verweigertes Ein-
verständnis mit der Zeitrangverschiebung in einem Beschwerdeverfahren nach-
zuholen, das erst nach dem 1. Januar 1995 anhängig wurde. Zur Wahrung ihrer
Rechte reichte es aus, daß die Anmelderin im Verfahren vor dem Deutschen
Patent- und Markenamt durch ein (zumindest) hilfsweise erklärtes Einverständ-
nis nach § 156 Abs. 3 MarkenG mit der Prioritätsverschiebung eine Prüfung der
Eintragungsvoraussetzungen sowohl nach dem Warenzeichengesetz als auch
nach dem Markengesetz erreichen konnte (vgl. hierzu BGH GRUR 2000, 892,
893 - MTS).
IV. Danach war die Rechtsbeschwerde der Anmelderin zurückzuweisen.
Erdmann
Starck
Bornkamm
Pokrant
Büscher