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BGH Beschluss vom 27.01.2000 – I ZB 39/97
I. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
Verkündet am: 27. Januar 2000 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Markenanmeldung SCH 39 601/20
Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein
MTS
MarkenG §§ 31, 28 Abs. 2, § 156 Abs. 3 und Abs. 5; ZPO § 265 Abs. 2
a) Der Rechtsnachfolger kann nach §§ 31, 28 Abs. 2 MarkenG vom Zeitpunkt des Eingangs des Antrags auf Eintragung des Rechtsübergangs beim Pa- tentamt den Anspruch aus der Anmeldung geltend machen. Setzt der Rechtsnachfolger das Anmeldeverfahren aber nicht selbst fort, so kann der Rechtsvorgänger den Anspruch auf Eintragung der angemeldeten Marke weiterverfolgen.
b) Die Erklärung nach § 156 Abs. 3 MarkenG kann hilfsweise für den Fall er- klärt werden, daß das angemeldete Zeichen nach den Bestimmungen des Warenzeichengesetzes nicht eintragungsfähig ist.
BGH, Beschl. v. 27. Januar 2000 - I ZB 39/97 - Bundespatentgericht
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-
handlung vom 27. Januar 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Dr. Büscher und
Raebel
beschlossen:
Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des
26. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts
vom 30. Juli 1997 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung
an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.
Der Gegenstandswert
der Rechtsbeschwerde wird
auf
50.000,-- DM festgesetzt.
Gründe:
I. Mit ihrer am 16. Juli 1993 eingegangenen Anmeldung begehrt die An-
melderin die Eintragung des Zeichens
"MTS"
für die Waren und Dienstleistungen
"Behälter aus Kunststoff, insbesondere Mehrwege-Transportbehäl-
ter, Steuerung von Mehrwegverpackungssystemen, insbesondere
Mehrwegbehälter durch Organisation von Abholung der verwen-
deten Mehrwegverpackungssysteme, der Reinigung der Mehrweg-
verpackungen und der Rückführung der Mehrwegverpackungen
zum Verwender, sowie Vermietung von Behältern"
in das Markenregister.
Die Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patentamts hat der an-
gemeldeten Marke die Eintragung wegen eines Freihaltebedürfnisses nach § 4
Abs. 2 Nr. 1 Altern. 2 WZG versagt.
Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Anmelderin ist erfolglos ge-
blieben (BPatG BlPMZ 1998, 318).
Während des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundespatentgericht hat
die Anmelderin die Rechte aus der Markenanmeldung auf die S. I.
GmbH in P. übertragen. Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin ihr
Einverständnis mit der Verschiebung der Priorität auf den 1. Januar 1995 er-
klärt, nachdem sie zuvor auf eine Anfrage der Markenstelle mit Schreiben vom
21. März 1996 erklärt hatte, sie mache von der Übergangsvorschrift des § 156
MarkenG Gebrauch, wenn das angemeldete Zeichen nicht nach dem bis
31. Dezember 1994 geltenden Warenzeichengesetz schutzfähig sei.
Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin den
Eintragungsantrag weiter.
II. Das Bundespatentgericht hat unter Anwendung der Vorschriften des
Warenzeichengesetzes ein Freihaltebedürfnis für das Zeichen angenommen
und dazu ausgeführt:
Die Schutzunfähigkeit des Buchstabenzeichens folge aus § 4 Abs. 2
Nr. 1 Altern. 2 WZG. Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit des Zeichens sei-
en die Vorschriften des Warenzeichengesetzes maßgeblich. Auf die Mitteilung
des Deutschen Patentamts vom 14. März 1995, die angemeldete Marke könne
mit der Priorität vom 1. Januar 1995 eingetragen werden, wenn die Anmelderin
sich mit der Verschiebung des Zeitrangs binnen zwei Monaten einverstanden
erkläre, habe diese keine wirksame Einverständniserklärung abgegeben. In
dem Schreiben der Anmelderin vom 21. März 1996 liege keine wirksame Erklä-
rung gemäß § 156 Abs. 3 MarkenG, weil die Inanspruchnahme der Priorität
1. Januar 1995 nur hilfsweise für den Fall erklärt worden sei, daß die Marke
nicht schon nach dem Warenzeichengesetz schutzfähig sei. Eine hilfsweise
Erklärung sehe das Markengesetz nicht vor. Dagegen sprächen der Gesamt-
zusammenhang der Übergangsregelung und ihr Zweck, die vor dem 1. Januar
1995 angemeldeten und erst durch die Gesetzesänderung schutzfähig gewor-
denen Zeichen möglichst rasch und einheitlich überzuleiten. Ansonsten sei die
Regelung des § 156 Abs. 5 MarkenG auch unverständlich, wonach die ent-
sprechende Erklärung in einem Erinnerungs-, Beschwerde- oder Rechtsbe-
schwerdeverfahren nicht mehr abgegeben werden könne, wenn dieses am
1. Januar 1995 noch nicht anhängig gewesen sei.
Die Erklärung der Anmelderin im Beschwerdeverfahren sei ebenfalls
nicht wirksam. Das Beschwerdeverfahren sei am 1. Januar 1995 noch nicht
anhängig gewesen. Eine erst nach Ablauf der zweimonatigen Frist eingehende
unbedingte Einverständniserklärung sei verspätet und jedenfalls dann unbe-
achtlich, wenn die Anmelderin eine Klärung der Eintragung auch nach dem
Warenzeichenrecht anstrebe.
III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache Erfolg.
1. Die Anmelderin ist berechtigt, die Anmeldung weiterzuverfolgen, auch
wenn sie nicht mehr als Anmelderin vermerkt ist. Auf ihren am 4. September
1998 beim Deutschen Patentamt eingegangenen Antrag vom 29. Juli 1997 ist
die Anmeldung gemäß §§ 27, 31 MarkenG auf die S. I. GmbH in
P. umgeschrieben worden. Das berührt die Legitimation der Anmelderin zur
weiteren Geltendmachung der Rechte aus der Anmeldung jedoch nicht. Gemäß
§ 31 MarkenG i.V. mit § 28 Abs. 2 MarkenG kann zwar vom Zeitpunkt des Ein-
gangs des Antrags auf Eintragung des Rechtsübergangs beim Deutschen Pa-
tentamt der Rechtsnachfolger den Anspruch aus der Anmeldung geltend ma-
chen. Daraus folgt aber nicht, daß die Anmelderin als Rechtsvorgängerin den
Anspruch auf Eintragung der angemeldeten Marke nach § 33 Abs. 2 Satz 1
MarkenG nicht weiterverfolgen kann, wenn die Rechtsnachfolgerin das Anmel-
deverfahren nicht selbst fortsetzt. Denn die Übertragung der Rechte aus der
Anmeldung hat auf das laufende Anmeldeverfahren grundsätzlich keinen Ein-
fluß. Dies gilt nicht nur für die Übertragung der Widerspruchsmarke im Wider-
spruchsverfahren (vgl. BGH, Beschl. v. 2.7.1998 - I ZB 24/97, GRUR 1998,
940, 941 = WRP 1998, 996 - Sanopharm), sondern auch im Rechtsmittelver-
fahren über die Markeneintragung. Auch auf dieses findet die Vorschrift des
§ 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO entsprechende Anwendung.
Dies ergibt sich für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentge-
richt aus § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG und für das Rechtsbeschwerdeverfahren
vor dem Bundesgerichtshof aus dem Grundsatz, daß die Aufzählung in § 88
MarkenG nicht abschließend ist und die Bestimmungen über das Verfahren vor
dem Bundespatentgericht entsprechend heranzuziehen sind (vgl. BGH, Beschl.
v. 24.6.1999 - I ZA 1/98, GRUR 1999, 998 = WRP 1999, 939 - Verfah-
renskostenhilfe; Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 88 Rdn. 3).
Der entsprechenden Anwendung des § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO stehen
auch nicht Besonderheiten des Beschwerdeverfahrens im Markenrecht entge-
gen. Das Beschwerdeverfahren nach Zurückweisung der Eintragung durch das
Deutsche Patentamt ist zwar anders als das Widerspruchsverfahren kein ech-
tes Streitverfahren. § 265 Abs. 2 ZPO dient aber nicht nur dem Schutz des
Gegners der Partei, auf deren Seite eine Änderung der sachlichen Legitimation
eintritt, sondern auch der Ökonomie des Verfahrens, unbeeinflußt von einer
materiellen Änderung der Inhaberschaft an dem streitbefangenen Gegenstand
das Verfahren fortzusetzen (BGH GRUR 1998, 940, 941 - Sanopharm). Auch in
dem nicht als Streitverfahren ausgestalteten Eintragungsverfahren entspricht
es aber der Verfahrensvereinfachung, wenn die mit dem Beschwerdeverfahren
bereits vertraute Anmelderin das Verfahren fortsetzen kann. Zudem kann die
Anmelderin auch nach dem Rechtsübergang an der Weiterführung des Eintra-
gungsverfahrens ein besonderes Interesse haben, dem durch die entspre-
chende Anwendung des § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO Rechnung zu tragen ist.
2. Mit Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Annahme
des Bundespatentgerichts, die Anmelderin habe sich nicht wirksam mit der
Verschiebung des Zeitrangs nach § 156 Abs. 3 MarkenG einverstanden erklärt.
Die Anmelderin hatte mit dem am 22. März 1996 beim Deutschen Pa-
tentamt eingegangenen Schreiben vom Vortag ihr Einverständnis mit einer
Prioritätsverschiebung für den Fall erklärt, daß das angemeldete Zeichen nicht
nach den Bestimmungen des Warenzeichengesetzes schutzfähig sei. Die ent-
sprechende Erklärung der Anmelderin ist rechtzeitig i.S. von § 156 Abs. 3
MarkenG beim Deutschen Patentamt eingegangen. Mangels formgerechter Zu-
stellung ist nach § 94 Abs. 1 MarkenG i.V. mit § 9 Abs. 1 VwZG vom Zugang
der Mitteilung des Deutschen Patentamts vom 14. März 1995 bei der Anmelde-
rin am 21. März 1996 auszugehen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Anmelderin
das Schriftstück nachweislich erhalten.
Die Anmelderin konnte ihr Einverständnis mit der Prioritätsverschiebung
auch wirksam hilfsweise für den Fall erklären, daß das angemeldete Zeichen
nach den Bestimmungen des Warenzeichengesetzes nicht eintragungsfähig
war (vgl. BPatGE 39, 75, 81 f. - DSS; 40, 50, 54 f. - Rdt; Fezer aaO § 156
Rdn. 4; Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 5. Aufl., § 156 Rdn. 11; a.A.
BPatGE 37, 82, 84 ff. - PMA).
Prozessuale Verfahrenshandlungen können grundsätzlich von einer in-
nerprozessualen Bedingung abhängig gemacht werden (vgl. BGH, Urt. v.
10.11.1983 - VII ZR 72/83, NJW 1984, 1240, 1241; Beschl. v. 26.10.1989
- IVb ZB 135/88, NJW-RR 1990, 67, 68; Beschl. v. 9.11.1995 - IX ZB 65/95,
NJW 1996, 320; MünchKomm./Lüke, ZPO, Einl. Rdn. 275; Stein/Jonas/Leipold,
ZPO, 21. Aufl., Rdn. 210 Vor § 128; Zöller/Greger, ZPO, 21. Aufl., Vor § 128
Rdn. 20; Thomas/Putzo, ZPO, 21. Aufl., Einl. III Rdn. 14). Es bestehen keine
Bedenken, diesen Grundsatz auch auf das auf Prüfung der Markenanmeldung
gerichtete förmliche Verwaltungsverfahren vor dem Bundespatentgericht ent-
sprechend anzuwenden. Um eine danach zulässige Bedingung handelt es sich,
wenn die Anmelderin ihr Einverständnis zu der Prioritätsverschiebung davon
abhängig macht, daß die angemeldete Marke nach den Bestimmungen des
Warenzeichengesetzes nicht schutzfähig ist.
Der Vorschrift des § 156 MarkenG läßt sich auch kein Verbot einer nur
bedingten Einverständniserklärung zur Prioritätsverschiebung entnehmen. Aus
dem Wortlaut des § 156 MarkenG folgt nicht, daß die Einverständniserklärung
nach § 156 Abs. 3 MarkenG unbedingt erklärt werden muß. Gleiches gilt für die
Gesetzesbegründung zu dieser Vorschrift (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf,
BT-Drucks. 12/6581, S. 129 f. = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 123 f.). Aus der in
§ 156 Abs. 3 MarkenG enthaltenen Fristbestimmung und dem in § 156 Abs. 5
MarkenG angeführten Stichtagsprinzip ist zwar zu folgern, daß die vor dem
Inkrafttreten des Markengesetzes angemeldeten Marken zügig übergeleitet
werden sollen. Aus Sinn und Zweck dieser Bestimmungen ergibt sich aber
nicht, daß eine hilfsweise Einverständniserklärung unzulässig ist. Ansonsten
wäre derjenige, der vor dem 1. Januar 1995 eine Marke angemeldet hat, ge-
zwungen gewesen, zum 1. Januar 1995 neben der bestehenden Anmeldung
eine weitere Neuanmeldung vorzunehmen, wenn er nicht auf eine Überprüfung
seines Standpunkts zur Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens nach den
Bestimmungen des Warenzeichengesetzes verzichten oder eine endgültige
Zurückweisung seiner Anmeldung riskieren wollte. Damit wäre dem Zweck der
Übergangsregelung des § 156 MarkenG, die bestehenden Markenanmeldun-
gen ohne Neuanmeldung und mit demselben Zeitrang überzuleiten (vgl. Begr.
zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 130 = BlPMZ 1994, Sonder-
heft, S. 124), und dem Grundsatz der Verfahrensökonomie weit weniger ge-
dient als mit der Zulässigkeit einer nur hilfsweisen Einverständniserklärung.
Nachdem die Anmelderin sowohl im Beschwerdeverfahren als auch im
Rechtsbeschwerdeverfahren zulässigerweise von der Bedingung wieder abge-
rückt ist und ihr Einverständnis zur Zeitrangverschiebung unbedingt erklärt hat,
kommt es nicht mehr darauf an, ob das vor dem 1. Januar 1995 angemeldete
Zeichen nach den bis dahin geltenden Vorschriften von der Eintragung ausge-
schlossen war.
Das Bundespatentgericht hat von seinem Standpunkt aus folgerichtig
nicht geprüft, ob die Marke nach den Bestimmungen des Markengesetzes von
der Eintragung ausgeschlossen ist. Diese Beurteilung hat es nunmehr nachzu-
holen.
IV. Danach war der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache
an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 MarkenG).
Erdmann
v. Ungern-Sternberg
Starck
Büscher
Raebel