BGH Beschluss vom 03.07.2003 – I ZB 30/00

BUNDESGERICHTSHOF

I ZB 30/00

BESCHLUSS

vom

3. Juli 2003

in der Rechtsbeschwerdesache

Nachschlagewerk: BGHZ: BGHR: ja

ja nein

MarkenG § 83 Abs. 3 Nr. 3; GG Art. 103 Abs. 1

Zur Frage der Gewährung rechtlichen Gehörs im Fall des Bestreitens der

rechtserhaltenden Benutzung einer Marke in der mündlichen Beschwerde-

verhandlung.

BGH, Beschl. v. 3. Juli 2003 - I ZB 30/00 - Bundespatentgericht

betreffend die Markenanmeldung Nr. J 29 610/31 Wz

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 3. Juli 2003 durch den

Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Prof. Starck, Pokrant,

Dr. Büscher und Dr. Schaffert

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Widersprechenden wird der Be-

schluß des 28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundes-

patentgerichts vom 17. Mai 2000 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an

das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 EUR

festgesetzt.

Gründe:

I. Gegen die am 21. Juli 1993 angemeldete und am 15. November 1993

für die Ware "Katzen-Trockenfutter" bekanntgemachte Wortmarke "MINKAS"

richtet sich der Widerspruch aus der seit dem 24. April 1986 für "Streumittel für

Kleintiere, Heimtiernahrung" eingetragenen Wortmarke "Minka".

Mit Schriftsatz vom 24. Mai 1994 hat die Markeninhaberin die rechtser-

haltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Markenstelle hat in

einem ersten Beschluß den Widerspruch wegen fehlender Warenähnlichkeit

zurückgewiesen, auf die Erinnerung der Widersprechenden der angemeldeten

Marke unter Zugrundelegung einer engen Warenähnlichkeit die Eintragung

versagt. Die Markenstelle ist dabei von einer nachgewiesenen rechtserhalten-

den Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren "Streumittel für Kleintie-

re" ausgegangen.

Die Beschwerde, in welcher die Markeninhaberin die Benutzung der Wi-

derspruchsmarke für "Katzenstreu" nicht in Abrede gestellt und ausgeführt hat,

damit sei eine Benutzung für Streumittel für (sonstige) "Kleintiere" nicht gege-

ben, führte zur Aufhebung des Erinnerungsbeschlusses und zur Zurückwei-

sung der Erinnerung.

Mit der (nicht zugelassenen) Rechtsbeschwerde erstrebt die Widerspre-

chende die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Zurückverwei-

sung der Sache.

II. Das Bundespatentgericht hat den Widerspruch für im Sinne von § 43

Abs. 2 Satz 2 MarkenG unbegründet erachtet, weil die Widersprechende die

rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Mar-

kenG nicht hinreichend glaubhaft gemacht habe. Nach dieser Vorschrift habe

ein Widersprechender die Benutzung der älteren Marke auch für den in § 43

Abs. 1 Satz 2 MarkenG genannten Zeitraum nachzuweisen; das sei von der

Widersprechenden für den maßgeblichen Zeitraum vom 9. Mai 1995 bis 9. Mai

2000 nicht geschehen und auch in der mündlichen Verhandlung nicht nachge-

holt worden. Die von der Markeninhaberin ursprünglich erhobene Einrede der

Nichtbenutzung umfasse auch ohne ausdrückliche Benennung eines Zeitraums

alle maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften. Die im Rahmen der Nichtbenut-

zungseinrede herrschende Dispositionsmaxime habe einen dementsprechen-

den Hinweis auf die Rechtslage verboten, weil eine Hinweispflicht des Gerichts

ihre Grenze dort finde, wo ein Hinweis nur die Gesetzeslage wiedergebe und

parteilich sein könne.

III. Die Rechtsbeschwerde hat als zulassungsfreie Rechtsbeschwerde

Erfolg, weil die Rüge der Versagung des rechtlichen Gehörs (§ 83 Abs. 3 Nr. 3

MarkenG) durchgreift.

Nach dem Sach- und Streitstand zum Zeitpunkt der mündlichen Ver-

handlung vor dem Bundespatentgericht hatte die Widersprechende davon aus-

zugehen, daß die Warenähnlichkeit von

"Katzenstreu" und

"Katzen-

Trockenfutter" als ein Element zur Beurteilung der markenrechtlichen Ver-

wechslungsgefahr zur Entscheidung stand. Die rechtserhaltende Benutzung

der Widerspruchsmarke für "Katzenstreu" war außer Streit.

Die Widersprechende hatte nach dem Beschwerdevorbringen der Mar-

keninhaberin keinen Anlaß, sich zu einer (fortdauernden) Benutzung der Wi-

derspruchsmarke für "Katzenstreu" zu erklären.

Der von der Markeninhaberin in der mündlichen Verhandlung vor dem

Bundespatentgericht erstmals gehaltene Vortrag, die Widerspruchsmarke wer-

de auch für "Katzenstreu" nicht (mehr) rechtserhaltend benutzt, war für die Wi-

dersprechende neu und überraschend.

Es ist ein selbstverständliches Gebot des fairen Verfahrens, daß der

Widersprechenden Gelegenheit gegeben wird, sich hierzu zu äußern. Das ist

nicht geschehen. Die am Tag der mündlichen Verhandlung verkündete, mit

fehlender rechtserhaltender Benutzung begründete Entscheidung des Bundes-

patentgerichts verletzt die Widersprechende in ihrem Verfahrensgrundrecht auf

Wahrung des rechtlichen Gehörs (Art. 6 EMRK, Art. 103 Abs. 1 GG, § 83

Abs. 3 Nr. 3 MarkenG).

Ullmann Starck Pokrant

Büscher Schaffert