BGH Beschluss vom 15.02.2007 – I ZB 46/06
I. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
vom
15. Februar 2007
in dem Rechtsbeschwerdeverfahren
betreffend die Marke 300 48 415
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 15. Februar 2007 durch
den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant,
Dr. Büscher, Dr. Bergmann und Dr. Kirchhoff
beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 28. Senats (Mar-
ken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 1. Februar
2006 wird auf Kosten der Widersprechenden zurückgewiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 €
festgesetzt.
Gründe
I. Für die Markeninhaberin wurde am 16. Oktober 2000 die Wortmarke
ALLTREK
unter anderem für Waren der Klasse 12 "Personenkraftwagen und deren kon-
struktionsgebundene Teile" eingetragen. Gegen diese Eintragung hat die Wi-
dersprechende aus der deutschen Marke 2 092 896
TREK,
die am 15. März 1995 unter anderem für die Waren "Fahrräder, Fahrradrah-
men, Fahrradsättel und Reifen" in das Markenregister eingetragen worden ist,
Teil-Widerspruch eingelegt.
Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat antrags-
gemäß die Teillöschung der angegriffenen Marke angeordnet. Die dagegen von
der Markeninhaberin eingelegte Erinnerung wurde zurückgewiesen. Auf die Be-
schwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht die teilweise Lö-
schung der angegriffenen Marke aufgehoben und den Widerspruch zurückge-
wiesen.
Dagegen richtet sich die - vom Bundespatentgericht nicht zugelassene -
Rechtsbeschwerde der Widersprechenden.
II. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.
1. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist statthaft.
Das Bundespatentgericht hat sie zwar nicht zugelassen, ihre Statthaftigkeit folgt
aber daraus, dass die Widersprechende einen im Gesetz aufgeführten, die zu-
lassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnenden Verfahrensmangel - die Versa-
gung des rechtlichen Gehörs (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG) - rügt (vgl. BGH,
Beschl. v. 2.10.2002 - I ZB 27/00, GRUR 2003, 546 f. = WRP 2003, 655
- TURBO-TABS, m.w.N.). Dies hat sie im Einzelnen ausgeführt.
2. Die Rechtsbeschwerde ist nicht begründet. Das Verfahren vor dem
Bundespatentgericht verletzt die Widersprechende nicht in ihrem Recht auf
Gewährung rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG, § 83 Abs. 3 Nr. 3 Mar-
kenG).
a) Eine Versagung rechtlichen Gehörs sieht die Rechtsbeschwerde dar-
in, dass die Widersprechende bis zu dem in der mündlichen Verhandlung vor
dem Bundespatentgericht am 1. Februar 2006 erfolgten Hinweis durch den
Vorsitzenden, der Sachvortrag zur erhöhten Kennzeichnungskraft reiche mögli-
cherweise nicht aus, keine Veranlassung zur Ergänzung ihres entsprechenden
Sachvortrags gehabt und durch diesen Hinweis auch keine Möglichkeit dazu
bekommen habe. Die Widersprechende beruft sich darauf, sie habe bereits mit
ihrer Widerspruchsbegründung vom 19. Dezember 2000 und danach durch-
gängig im weiteren Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt so-
wie dem Bundespatentgericht zur erhöhten Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke vorgetragen, ohne dass die Markeninhaberin diesem Vortrag
entgegengetreten sei. Das Deutsche Patent- und Markenamt sei in beiden Be-
schlüssen ebenso wie das Oberlandesgericht München in anderer Sache von
einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen.
Erst in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht habe die
Markeninhaberin die Auffassung vertreten, dass die Widerspruchsmarke allen-
falls einen durchschnittlichen Schutzumfang habe. Daraufhin habe der Vorsit-
zende auf die Möglichkeit hingewiesen, dass der Sachvortrag der Widerspre-
chenden zur erhöhten Kennzeichnungskraft nicht ausreiche. Da der Widerspre-
chenden keine Gelegenheit gegeben worden sei, sich hierzu zu äußern, sei ihr
Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden.
Hätte die Widersprechende ausreichend Möglichkeit zu ergänzendem
Vortrag erhalten, so hätte sie zu ihrem Umsatz, Werbeaufwand und den von ihr
verkauften Stückzahlen in den Jahren 2000 bis 2006 sowie zu umfassender
Medienberichterstattung über weitere Tour-de-France-Siege von Lance Arm-
strong auf TREK-Fahrrädern ergänzend vorgetragen.
b) Das durch Art. 103 Abs. 1 GG garantierte Recht der Widersprechen-
den, sich zu dem der Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt zu äußern,
ist vom Bundespatentgericht nicht verletzt worden. Zu diesem Grundrecht ge-
hört es, dass die Beteiligten bei Anwendung der von ihnen zu verlangenden
Sorgfalt erkennen können, auf welchen Tatsachenvortrag und auf welche recht-
lichen Gesichtspunkte es ankommen kann (BVerfGE 86, 133, 144 f.; BVerfG
NJW-RR 1996, 253, 254; BGH, Beschl. v. 6.10.2005 - I ZB 20/03, GRUR 2006,
152 Tz 17 = WRP 2006, 102 - GALLUP). Dagegen verlangt das Gebot rechtli-
chen Gehörs nach Art. 103 Abs. 1 GG grundsätzlich nicht, dass das Gericht vor
dem Erlass seiner Entscheidung auf seine Rechtsauffassung hinweist. Denn ein
Verfahrensbeteiligter muss schon von sich aus alle vertretbaren rechtlichen Ge-
sichtspunkte in Betracht ziehen (vgl. BVerfGE 74, 1, 5; 86, 133, 145; BGH,
GRUR 2006, 152 Tz 13 - GALLUP; BGH, Beschl. v. 20.1.2000 - I ZB 50/97,
GRUR 2000, 894, 895 = WRP 2000, 1166 - Micro-PUR).
Die Widersprechende musste im vorliegenden Verfahren damit rechnen
und hat ausweislich ihres diesbezüglichen Vortrags auch tatsächlich damit ge-
rechnet, dass es für die Entscheidung maßgeblich auf die Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke ankommen würde, auf die auch die Beschlüsse des
Deutschen Patent- und Markenamts entscheidend abgestellt hatten. Daher ist
auch der Sachverhalt, der einem Beschluss des II. Zivilsenats des Bundesge-
richtshofs vom 18. September 2006 (II ZR 10/05, NJW-RR 2007, 412) zugrunde
lag, mit dem vorliegenden Fall nicht vergleichbar. Dort ging es um Hinweis-
pflichten bezüglich eines vom Berufungsgericht für maßgeblich gehaltenen
rechtlichen Gesichtspunkts, den das Landgericht ausdrücklich als für die Ent-
scheidung unerheblich bezeichnet und dem die Partei erkennbar ebenfalls kei-
ne Bedeutung beigemessen hatte.
Die Kennzeichnungskraft ist ein Rechtsbegriff, für dessen Beurteilung
nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemein-
schaften und des Bundesgerichtshofs alle relevanten Umstände heranzuziehen
sind, insbesondere auch der Marktanteil und die Verkehrsbekanntheit einer
Marke (etwa EuGH, Urt. v. 22.6.1999 - C-342/97, Slg. 1999, I-3819 = GRUR Int.
1999, 734 Tz 23 = WRP 1999, 806 - Lloyd Schuhfabrik; Urt. v. 18.6.2002
- C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 = WRP 2002, 924 - Philips;
BGHZ 156, 112, 125 - Kinder, m.w.N.). Von einer erhöhten Kennzeichnungs-
kraft kann das Bundespatentgericht dabei nur ausgehen, wenn dafür tatsächli-
che Umstände vorgetragen oder ausnahmsweise gerichtsbekannt sind (§ 73
Abs. 1 MarkenG; vgl. BPatG GRUR 1997, 840 - Lindora/Linola; BPatGE 44, 1,
4 - Korodin). Sachvortrag, der für die Feststellung erhöhter Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke fehlt, kann daher vorliegend nicht dadurch ersetzt
werden, dass der Markeninhaber der rechtlichen Wertung, es liege gesteigerte
Kennzeichnungskraft vor, nicht oder erst spät entgegentritt.
Die von der Widersprechenden angeführte Senatsentscheidung "Katzen-
streu", in der eine Gehörsverletzung angenommen wurde, betrifft keinen ver-
gleichbaren Sachverhalt. Dort wurde die Einrede der Nichtbenutzung, die an-
ders als die für erhöhte Kennzeichnungskraft erforderlichen Tatsachen der Dis-
positionsmaxime unterliegt, erstmals in der letzten mündlichen Verhandlung
geltend gemacht (BGH, Beschl. v. 3.7.2003 - I ZB 30/00, GRUR 2003, 903 =
WRP 2003, 1115 - Katzenstreu).
Im Streitfall entsprach es deshalb sorgfältiger Prozessführung, bereits
von Anfang an zu den für die Kennzeichnungskraft maßgeblichen tatsächlichen
Umständen vollständig vorzutragen. Anlass zu umfassendem Vortrag zur Kenn-
zeichnungskraft hatte die Widersprechende auch deshalb, weil das Bundespa-
tentgericht bereits entschieden hatte, dass Angaben zu Umsatzzahlen allein
regelmäßig keine ausreichend klaren Rückschlüsse auf eine erhöhte Kenn-
zeichnungskraft einer Widerspruchsmarke zuließen, da selbst umsatzstarke
Marken nahezu unbekannt, wie andererseits Marken trotz relativ geringer Um-
sätze sehr bekannt sein könnten (BPatGE 44, 1, 4 - Korodin).
c) Den von der Widersprechenden für eine erhöhte Kennzeichnungskraft
vorgetragenen Sachverhalt, der von der Markeninhaberin nicht substantiiert
bestritten wurde, hat das Bundespatentgericht umfassend berücksichtigt. Es hat
ihn jedoch nicht für ausreichend erachtet. Das Bundespatentgericht brauchte
die Widersprechende nicht darauf hinzuweisen, dass es beabsichtige, in dieser
Frage eine vom Deutschen Patent- und Markenamt abweichende Ansicht zu
vertreten (BGH GRUR 2006, 152 Tz 11 u. 13 - GALLUP). Erst recht war kein
Hinweis darauf geboten, dass das Gericht dazu neige, von der von einem
Oberlandesgericht in einer anderen Sache geäußerten Bewertung der Kenn-
zeichnungskraft abzuweichen.
Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs der Widersprechenden aufgrund
fehlender Gelegenheit zu ergänzendem Vortrag zur Kennzeichnungskraft
scheidet schon aufgrund dieser Erwägungen aus.
d) Eine Gehörsverletzung kommt darüber hinaus aber auch deshalb nicht
in Betracht, weil das Bundespatentgericht der Widersprechenden nach dem
Hinweis darauf, dass der Sachvortrag zur erhöhten Kennzeichnungskraft nicht
ausreichend sein könnte, ausdrücklich Gelegenheit zur Stellungnahme gewährt
hat. Die Vertreter der Widersprechenden haben daraufhin ausweislich des Ver-
handlungsprotokolls lediglich die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt.
Eine Schriftsatzfrist für ergänzenden Vortrag zur Kennzeichnungskraft haben
sie dagegen nicht beantragt (vgl. BGH, Beschl. v. 3.7.2003 - I ZB 36/00, GRUR
2003, 901, 902 = WRP 2003, 1233 - MAZ).
III. Die Rechtsbeschwerde ist daher mit der Kostenfolge des § 90 Abs. 2
MarkenG zurückzuweisen.
Bornkamm
Pokrant
Büscher
Bergmann
Kirchhoff
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 01.02.2006 - 28 W (pat) 8/05 -