BGH Urteil vom 24.09.2003 – X ZR 7/00
X. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
Verkündet am: 24. September 2003 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
blasenfreie Gummibahn I
ja Nachschlagewerk: BGHZ: ja BGHR: ja
PatG (1981) §§ 81 ff.
Im Patentnichtigkeitsverfahren bedarf es der Feststellung des Gegenstands eines angegriffenen Patentanspruchs nur in dem Umfang, wie dies zur Prüfung der Bestandsfähigkeit des Patents gegenüber dem geltend ge- machten Nichtigkeitsgrund erforderlich ist. Für diese Feststellung gelten die gleichen Grundsätze wie bei der Feststellung des Sinngehalts und bei der Auslegung des Patents im Verletzungsstreit. Dabei darf im Nichtigkeitsver- fahren nicht etwa deshalb eine einengende Auslegung der angegriffenen Patentansprüche zugrunde gelegt werden, weil mit dieser die Schutzfähig- keit eher bejaht werden könnte.
EPÜ Art. 138 Abs. 1; IntPatÜG Art. II § 6 Abs. 1; PatG (1981) § 21 Abs. 1
Eine "unangemessene Anspruchsbreite" füllt für sich gesehen einen der gesetzlichen Nichtigkeitsgründe grundsätzlich nicht aus.
Eine von einem bestimmten Zweck oder Ergebnis losgelöste, letztlich nach Belieben getroffene Auswahl eines engeren Bereichs aus einem größeren ist für sich grundsätzlich nicht geeignet, eine erfinderische Leistung zu be- gründen.
BGH, Urt. v. 24. September 2003 - X ZR 7/00 - Bundespatentgericht
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 3. Juni 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Prof.
Dr. Jestaedt, Scharen, Keukenschrijver und Asendorf
für Recht erkannt:
Auf die Berufung der Klägerin, die im übrigen zurückgewiesen wird,
wird das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentge-
richts vom 12. Oktober 1999 abgeändert:
Das europäische Patent 0 433 563 wird unter Abweisung der weiterge-
henden Klage mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß sein Patentan-
spruch 1 folgende Fassung erhält, auf die sich die Patentansprüche 2
und 3 zurückbeziehen:
"1. Verfahren zur Herstellung einer Gummibahn mit folgenden Verfah-
rensschritten:
- der noch ungehärteten Gummimasse wird vor der Vulkanisation
eine Fraktion vulkanisierten, zerkleinerten Materials mit unregel-
mäßiger Grundstruktur in räumlich gleichmäßiger Verteilung bei-
gemischt, die eine durch Siebanalyse ermittelbare Partikelgröße des Materials von 0,7 mm – 0,1 mm in einer Menge von 1 – 4
Gew.%, bezogen auf das Gesamtmischungsgewicht, aufweist,
- das so erhaltene Gemisch wird kalandriert
- und anschließend ausvulkanisiert,
- so daß die so hergestellte Gummibahn blasenfrei ist."
Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin drei Viertel und
die Beklagte ein Viertel.
Von Rechts wegen
Tatbestand
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 13. September 1990 unter
Inanspruchnahme der Priorität einer deutschen Patentanmeldung
vom
22. Dezember 1989 angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europäischen Patents 0 433 563 (Streitpatents), das ein
"Verfahren zur Herstellung einer blasenfreien, kalandrierten Gummibahn" betrifft
und drei Patentansprüche umfaßt, die in der Verfahrenssprache Deutsch wie folgt
lauten:
"1. Verfahren zur Herstellung einer blasenfreien, kalandrierten Gummi-
bahn, in dem man der noch ungehärteten Gummimasse, vor der
Vulkanisation, eine Fraktion vulkanisierten, zerkleinerten Materials
mit unregelmäßiger Grundstruktur in räumlich gleichmäßiger Ver-
teilung beimischt, wobei man eine durch Siebanalyse ermittelbare Partikelgröße des Materials von 0,7 mm – 0,1 mm wählt bei einer
Dosierung von 1 – 4 Gew.%, bezogen auf das Gesamtmischungs-
gewicht, und wobei man anschließend das Gemisch ausvulkani-
siert.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man zu-
sätzlich, unmittelbar vor der Vulkanisation, auf die Oberfläche der
Gesamtmischung vulkanisiertes, zerkleinertes Material mit einer
Korngröße von 20 – 80% der gewünschten Enddicke der Gummi- bahn gleichmäßig aufstreut in einer Menge zwischen 5 und 50 g/m2,
und daß man anschließend mittels einer glatten Walze bei einem
Druck von 3 – 15 bar das aufgestreute Material bis zum Oberflä-
chen-Niveau der Gummimasse eindrückt.
3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß man als
letzten Schritt vor der Vulkanisation die Oberfläche des Vulkanisa-
tes mit einer Prägestruktur versieht.“
Die Klägerin hat beantragt, das Streitpatent für nichtig zu erklären. Sie hat
geltend gemacht, daß dessen Gegenstand nicht patentfähig sei, weil er durch den
Stand der Technik, wie
ihn
insbesondere die US-Patentschrift 2.535.034
(Armstrong), die deutsche Patentschrift 36 23 795 (Rehau) und die Unterlagen der
nach dem Gesetz der Alliierten Hohen Kommission Nr. 8 vom 20. Oktober 1949
(AHK 8) übergeleiteten, unter dem Aktenzeichen M 3872 XII/39a geführten
deutschen Altpatentanmeldung vom 22. Juli 1941 (Michelin; Beschreibung vom
26.5.1952; Hinweis auf die Auslegung vom 30.10.1952) bildeten, vorweggenom-
men, jedenfalls aber für den Fachmann nahegelegt gewesen sei; sie hat sich
zudem auf weitere Literaturstellen gestützt. Die Beklagte ist der Klage entgegenge-
treten; das Bundespatentgericht hat sie abgewiesen.
Mit ihrer Berufung verfolgt die Klägerin ihr erstinstanzliches Klageziel weiter.
Sie macht weiter sinngemäß geltend, daß die Erfindung nicht so deutlich offenbart
sei, daß ein Fachmann sie ausführen könne. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel
entgegen. Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit folgendem, hinsichtlich
kleiner Versehen korrigiertem Patentanspruch 1, auf den sich die Patentansprüche
2 und 3 zurückbeziehen sollen:
"1. Verfahren zur Herstellung einer Gummibahn mit folgenden Verfah-
rensschritten:
- der noch ungehärteten Gummimasse wird vor der Vulkanisation
eine Fraktion vulkanisierten, zerkleinerten Materials mit unregel-
mäßiger Grundstruktur in räumlich gleichmäßiger Verteilung bei-
gemischt, die eine durch Siebanalyse ermittelbare Partikelgröße des Materials von 0,7 mm – 0,1 mm in einer Menge von 1 – 4
Gew.%, bezogen auf das Gesamtmischungsgewicht, aufweist,
- das so erhaltene Gemisch wird kalandriert
- und anschließend ausvulkanisiert,
- so daß die so hergestellte Gummibahn blasenfrei ist."
Die Klägerin sieht auch die hilfsweise verteidigte Fassung der Patentansprü-
che als nicht schutzfähig an.
Prof. Dr.-Ing. D. M. , hat im
Auftrag des Senats ein schriftliches Gutachten erstellt, das er in der mündlichen
Verhandlung erläutert und ergänzt hat.
Entscheidungsgründe
I.
Die zulässige Berufung führt zur Abänderung des angefochtenen
Urteils und zur Nichtigerklärung des Streitpatents im Umfang seines Patentan-
spruchs 1 und der Unteransprüche in Rückbeziehung auf diesen, während sie ohne
Erfolg bleibt, soweit die Beklagte das Streitpatent mit den Patentansprüchen nach
Hilfsantrag verteidigt. Insoweit kann – was zu Lasten der Klägerin geht – der Senat
nicht feststellen, daß der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfähig ist (Art. II
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG; Art. 138 Abs. 1 Buchst. a; Art. 52 ff. EPÜ). Die in
Rückbeziehung auf den nicht bestandsfähigen Patentanspruch 1 in der erteilten
Fassung nicht verteidigten Patentansprüche 2 und 3 des Streitpatents werden in
der Rückbeziehung auf den hilfsweise verteidigten Patentanspruch 1 von diesem
mitgetragen. Durchgreifende Bedenken gegen die Ausführbarkeit der unter Schutz
gestellten Gegenstände bestehen nicht (Art. II § 6 Nr. 2 IntPatÜG; Art. 138 Abs. 1
Buchst. b EPÜ); dies gilt sinngemäß auch für die hilfsweise verteidigten Patentan-
sprüche.
II. 1. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer blasenfrei-
en, kalandrierten Gummibahn. Ein auf eine solche Gummibahn gerichteter
Sachanspruch ist im Streitpatent nicht enthalten. Danach ist die Gummibahn als
solche zwar vom Schutz des Streitpatents als unmittelbares Verfahrenserzeugnis
erfaßt (§ 9 Nr. 3 PatG i.V.m. Art. 64 EPÜ), sie ist dagegen nicht Gegenstand des
Patents (vgl. Senat BGHZ 95, 295, 298 – borhaltige Stähle).
2.
Das Streitpatent bezeichnet es als üblich, zur Herstellung von Elasto-
mer-Bahnenwerkstoffen und von bahnenförmigen Dichtungsmaterialien
im
Kalandrierverfahren einen Rohling entsprechender Dicke herzustellen und diesen
sodann einem kontinuierlichen Vulkanisationsprozeß zu unterziehen. Dabei
entstehe jedoch kein blasenfreier Rohling, weil sich im Kalandrierverfahren
vorgebildete Blasen in der Rohlingsbahn im Fertigerzeugnis nachteilig bemerkbar
machten; insbesondere träten Ausschuß und Fehlerstellen auf, die bei Flachdich-
tungen die Funktionsfähigkeit gefährdeten.
3.
Durch das Streitpatent soll demgegenüber ein Verfahren zur Verfü-
gung gestellt werden, mit dem ohne sonstige Qualitätsverluste blasenfreie
kalandrierte Gummibahnen hergestellt werden können (vgl. Beschreibung S. 2 Z.
24 – 27).
4. a) Hierzu lehrt das Streitpatent ein Verfahren mit folgenden Merkmalen:
(1)
Der noch ungehärteten Gummimasse wird beigemischt
(1.1) eine Fraktion vulkanisierten Materials
(1.2)
in räumlich gleichmäßiger Verteilung
(1.3)
in einer Dosierung von 1 – 4 Gew.%, bezogen auf das Gesamt-
mischungsgewicht.
(2)
Das beigemischte vulkanisierte Material
ist zerkleinert,
(2.1) (2.1.1)weist eine Partikelgröße von 0,7 mm – 0,1 mm auf und
(2.2) hat eine unregelmäßige Grundstruktur.
(3)
Anschließend wird das Gemisch ausvulkanisiert.
b)
Die Beschreibung des Streitpatents gibt erläuternd an, systematische
Versuche hätten überraschenderweise ergeben, daß bei Einhaltung der in
Patentanspruch 1 angegebenen Grenzen ein Optimum an Blasenfreiheit in der
Elastomerbahn erreicht werde. Zerkleinertes Material mit unregelmäßiger
Raumstruktur sei mühelos zu erreichen, wenn man vulkanisierte Teile wie
Produktionsrückstände in einer Prallmühle vermahle.
c)
Die Angabe, daß die Beimischung vor der Vulkanisierung erfolgt,
enthält dabei keinen sachlichen Überschuß gegenüber der weiteren Angabe im
Patentanspruch, daß das Gemisch anschließend ausvulkanisiert wird.
d)
Das Kalandrieren stellt nach der Formulierung des Patentanspruchs 1
keinen eigenen Verfahrensschritt dar, es ist vielmehr lediglich als Eigenschaft oder
Zustand ("kalandriert") des angestrebten Produkts formuliert. In welcher Form
diesem die Eigenschaft des Kalandriertseins vermittelt wird, ergibt sich aus der
Formulierung des Patentanspruchs nicht. Die Eigenschaft, in bestimmter Weise
hergestellt zu sein, muß einem Verfahrenserzeugnis auch nicht notwendig
anzusehen sein. Aus der Sicht des Fachmanns erscheint sie daher nur als ein
Hinweis, mit dem nicht ein Herstellungsschritt, sondern ein Zustand des
Verfahrenserzeugnisses kurz und prägnant umschrieben wird.
Dies zeigt zugleich, daß bei einem Patentanspruch, der wie hier auf ein Her-
stellungsverfahren gerichtet ist, Angaben, die sich auf Eigenschaften des mit dem
Verfahren herzustellenden Erzeugnisses beziehen, aber selbst nicht als
Verfahrensschritt formuliert sind, jedenfalls nicht notwendig und nicht ohne weiteres
Einschränkungen des Gegenstands des Patentanspruchs dahin bedeuten, daß eine
aus der Eigenschaft abzuleitende weitere, im Patentanspruch aber nicht als
Verfahrensschritt genannte Maßnahme ihrerseits zum Gegenstand des Patentan-
spruchs gehört.
III.
Entgegen der Auffassung der Klägerin ist die Erfindung im Streitpatent
so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann, als den der Senat in
Übereinstimmung mit den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen einen
Hochschulingenieur der Fachrichtung Verfahrenstechnik mit Erfahrungen auf dem
Gebiet der Kautschukverarbeitung ansieht, sie ausführen kann.
1.
Die Klägerin hat ihre Auffassung im wesentlichen damit begründet,
daß Patentanspruch 1 nach seiner Formulierung jede beliebige Gummimasse und
damit auch solche erfasse, bei denen Blasenbildung nicht auftrete. Das steht der
Ausführbarkeit indessen schon deshalb nicht entgegen, weil auch bei derartigen
Ausgangsmaterialien die Verfahrensschritte, die Gegenstand des Patentanspruchs
sind, ausgeführt werden können; nur hierauf kann es aber nach der Formulierung
des Patentanspruchs ankommen, nicht dagegen auf eine Sinnhaftigkeit der
Anweisung bei allen denkbaren Ausführungsformen. Selbst wenn man dies anders
sehen wollte, entstände bei der Anwendung des Verfahrens auf Gummimassen, bei
denen Blasenbildung nicht auftritt,
im übrigen ebenfalls eine blasenfreie
Gummibahn.
2.
Die Klägerin macht weiter geltend, nur einer der in der Beschreibung
angegebenen Versuche führe mit den dort angegebenen Parametern zu einer
blasenfreien Bahn. Hierauf kommt es indessen schon deshalb nicht an, weil es für
die Bejahung der Ausführbarkeit ausreicht, wenn lediglich ein gangbarer Weg zum
Ausführen der Erfindung offenbart ist (vgl. Senat BGHZ 147, 306, 316 ff. – Taxol).
3.
Aus dem gleichen Grund geht auch das Argument der Klägerin fehl,
es wären Angaben über die Druckverhältnisse und die Temperatur bei der
Vulkanisation erforderlich gewesen, da Blasenbildung nur dann auftrete, wenn der
Vulkanisationsprozeß bei geringem Druck ausgeübt werde. Darüber hinaus hat der
gerichtliche Sachverständige insoweit bei seiner Anhörung zur Überzeugung des
Senats ausgeführt, daß das Auffinden dieser Parameter von einem Anwender des
patentgemäßen Verfahrens auch ohne nähere Hinweise in der Streitpatentschrift
erwartet werden konnte.
4.
Die schließlich von der Klägerin jedenfalls implizit vertretene Auffas-
sung, Patentanspruch 1 müsse eine vollständige Lehre zum technischen Handeln
aufweisen, ist, wie der Senat erst kürzlich ausgeführt hat, rechtlich nicht zutreffend.
Die Angaben, die der Fachmann zur Ausführung der Erfindung benötigt, müssen
nicht sämtlich im Patentanspruch enthalten sein; es genügt vielmehr, wenn sie sich
aus dem Inhalt der Patentschrift insgesamt ergeben (Sen.Urt. v. 1.10.2002 – X ZR
112/99, GRUR 2003, 235 – Kupplungsvorrichtung II). Bei den in den Patentan-
spruch aufgenommenen Maßnahmen ist bei der Prüfung der ausführbaren
Offenbarung deshalb nicht danach zu fragen, ob diese bei isolierter Betrachtung für
sich als "hinreichend" gewertet werden können.
5.
Daran, daß der Fachmann die in Patentanspruch 1 genannten Maß-
nahmen im Verfahrensgang vornehmen kann, bestehen auch nach dem in der
mündlichen Verhandlung überzeugend näher erläuterten Gutachten des
gerichtlichen Sachverständigen keine Zweifel.
6.
Die von der Klägerin weiter angesprochene Anspruchsbreite bildet
keinen Grund, das Streitpatent für nichtig zu erklären. Auch wenn die Patentan-
sprüche über einen der Erfindung angemessenen Umfang hinausgehen sollten, füllt
das für sich gesehen keinen der gesetzlichen Nichtigkeitsgründe aus (vgl. Busse,
PatG 5. Aufl. 1999 § 34 PatG Rdn. 88). Sofern sich aus der Rechtsprechung
insbesondere des House of Lords (GRUR Int. 1998, 412, 419 Biogen/Medeva;
sogenannte "Biogen insuffiency"; vgl. auch Gerechtshof Den Haag BIE 1999, 394,
397) etwas anderes ergeben sollte, könnte der Senat für eine solche Auffassung
keine Stütze in dem abschließenden Katalog der Nichtigkeitsgründe erkennen. In
diesem Zusammenhang kommt es zudem darauf, wieweit die Ausführungsbeispiele
zu blasenfreien Gummibahnen führen, schon deshalb nicht an, weil die Gummibah-
nen nicht Gegenstand des Patentanspruchs sind. Schließlich erscheint der Angriff
aber auch sachlich nicht als berechtigt, weil nach den von der Klägerin nicht
widerlegten Ausführungsbeispielen jedenfalls eines zu einer blasenfreien und
mehrere zu deutlich blasenärmeren Bahnen führen.
IV.
Der wie unter II. erläutert verstandene Patentanspruch 1 des Streit-
patents in seiner erteilten Fassung ist gegenüber dem Stand der Technik nicht
schutzfähig.
1. a) Der Prüfung der Schutzfähigkeit ist die in den Patentansprüchen unter
Schutz gestellten Lehre zu unterziehen. Dabei bedarf es der Feststellung des
Gegenstands der angegriffenen Patentansprüche nur in dem Umfang, wie dies zur
Prüfung der Bestandsfähigkeit des Patents gegenüber den geltend gemachten
Nichtigkeitsgründen erforderlich ist. Für diese Feststellung gelten die gleichen
Grundsätze wie bei der Feststellung des Sinngehalts und bei der Auslegung des
Patents im Verletzungsstreit (vgl. Sen.Urt. v. 7.11.2000, berichtigt am 9.1.2001 – X
ZR 145/98, GRUR 2001, 232 – Brieflocher).
b)
Grundlage für die Bestimmung der danach geschützten Lehre ist das
Verständnis der Patentansprüche durch den maßgeblichen Fachmann. Erscheinen
– auch unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen – Formulierungen
in den Patentansprüchen als mehrdeutig, ist gleichwohl zu ermitteln, welche
Vorstellungen der Fachmann mit ihnen verbindet. Dabei darf im Nichtigkeitsverfah-
ren nicht etwa deshalb eine einengende Auslegung der angegriffenen Patentan-
sprüche zugrunde gelegt werden, weil mit dieser die Schutzfähigkeit eher bejaht
werden könnte.
2.
Das Verfahren nach Patentanspruch 1 des Streitpatents in seiner
erteilten Fassung ist allerdings neu; keine der Entgegenhaltungen offenbart ein
Verfahren mit sämtlichen dort vorgesehenen Maßnahmen.
a)
Die auf das Jahr 1941 zurückgehende Patentanmeldung M 3872
XII/39a (Michelin) betrifft ein Verfahren zur Aufarbeitung von Altkautschuk, der aus
abgenutzten Erzeugnissen wie Reifen in großen Mengen anfällt. Nach dem dort
gemachten Vorschlag werden einer vulkanisationsfertig vorliegenden Kautschuk-
mischung polyedrisch gekörnte (vulkanisierte) Altkautschukteile einverleibt. Die
Angabe, "die Mengenanteile der Körner und des Frischgemisches sind beliebig",
stellt es dabei in das Belieben der Fachwelt, in welchen Mengen die Beimischung
erfolgt, und erfaßt somit auch die Mengenangabe des Streitpatents. Dabei kann
dahinstehen, ob dies in einer für die Prüfung auf Schutzfähigkeit gegenüber dem
Stand der Technik relevanten Weise geschieht, etwa als Offenbarung einer
Bereichsangabe in der Form <100% und >0% (vgl. Sen.Urt. v. 7.12.1999 – X ZR
40/95, GRUR 2000, 591, 593 f. – Inkrustierungsinhibitoren), wogegen Bedenken
geltend gemacht werden könnten, weil die Angabe, die Werte könnten beliebig
gewählt werden, sich einer konkreten Bereichsangabe gerade enthält. Angaben zur
Teilchengröße in der Entgegenhaltung fehlen ganz und sind, wie der gerichtliche
Sachverständige auf Befragen in der mündlichen Verhandlung angegeben hat,
dieser auch nicht zu entnehmen. Damit mag zwar der Gegenstand des Patentan-
spruchs 1 des Streitpatents unter die allgemeinere Lehre der Entgegenhaltung
fallen; ein Neuheitshindernis stellt dies schon deshalb nicht dar, weil das
Streitpatent eine zusätzliche Maßnahme vorsieht, die die Entgegenhaltung nicht
offenbart.
b)
Die auf eine Anmeldung aus dem Jahr 1946 zurückgehende US-
Patentschrift 2.535.034 (Armstrong) betrifft die Herstellung von Kautschukfolien und
–platten ("sheets"). Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die dabei auftretende Blasenbil-
dung zu verhindern, ohne auf das Material während des Aushärtens hohe Drücke
aufbringen zu müssen. Die Entgegenhaltung schlägt hierfür die Zugabe verschie-
dener Zusatzstoffe zum unvernetzten (d.h. noch nicht vulkanisierten) Kautschuk
sowie bestimmte Temperatur- und Druckführungen vor. Das Material kann
kalandriert werden und wird einer Aushärtung unterzogen. Ein Hinweis auf die
Beimischung vulkanisierten Materials findet sich nicht; das haben auch das
sachkundig besetzte Bundespatentgericht und der gerichtliche Sachverständige so
gesehen. Damit sind die Merkmalsgruppen (1) und (2) nicht vorweggenommen.
c)
Die deutsche Patentschrift 36 23 795 (Rehau) betrifft die Verwendung
einer Fraktion gehärteter Partikel aus elastomerem Material als Beimischung zu
Elastomeren vor deren Aushärtung. Dadurch sollen "definiert unruhige" Oberflächen
von Elastomerprodukten erzeugt werden. Hierunter fällt, wie der gerichtliche
Sachverständige in der mündlichen Verhandlung überzeugend angegeben hat, eine
etwa auftretende Blasenbildung nicht. Die einzusetzenden Materialien umfassen
auch die Gummimasse und die Fraktion vulkanisierten Materials nach Patentan-
spruch 1 des Streitpatents. Das beizumischende Material weist dabei in teilweiser
Übereinstimmung mit dem Streitpatent eine Partikelgröße von 0,1 mm bis 1 mm
auf. Das Ausgangsmaterial wird im Lauf des Herstellungsverfahrens einer Härtung
unterzogen (Beschreibung Sp. 3 Z. 55 f.); von diesem Begriff ist, wie der
gerichtliche Sachverständige in der mündlichen Verhandlung bestätigt hat, auch
das Ausvulkanisieren erfaßt. Damit nimmt diese Entgegenhaltung jedenfalls die
Merkmale (1), (1.1), (2), (2.1.1) und (3) vorweg. Die Anteile betragen jedoch
abweichend vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents 5 bis 60,
bevorzugt 20 bis 40, Teile von 100 Teilen und liegen daher außerhalb des in
Merkmal (1.3) des Patentanspruchs 1 des Streitpatents genannten Bereichs; daß
die Angabe hier anders als im Streitpatent nicht auf das Gewicht, sondern auf das
Volumen abstellt, spielt wegen des nahezu gleichen spezifischen Gewichts der
Materialien nach den überzeugenden Angaben des gerichtlichen Sachverständigen
im Ergebnis keine Rolle. Dies schließt es aus, Patentanspruch 1 des Streitpatents
als durch die Entgegenhaltung neuheitsschädlich getroffen anzusehen.
d)
Der sonst noch genannte Stand der Technik liegt weiter ab und kann
die Neuheit der in Patentanspruch 1 des Streitpatents unter Schutz gestellten Lehre
nicht in Frage stellen.
3.
Bei Anlegung der oben genannten Maßstäbe erfaßt Patentanspruch 1
selbst dann, wenn man alle in ihm enthaltenen Angaben als Lösungsmerkmale
verstehen wollte, Ausführungsformen, die durch den Stand der Technik jedenfalls
nahegelegt sind. Damit beruht er nicht auf erfinderischer Tätigkeit (Art. 54, 56 EPÜ).
a)
Der Formulierung in Patentanspruch 1 des Streitpatents läßt sich eine
exakte Eingrenzung des Begriffs "kalandriert" nicht entnehmen. Die Anhörung des
gerichtlichen Sachverständigen hat ergeben, daß dieser Begriff auch so verstanden
werden kann, daß er nicht nur das Kalandrieren als einzigen Arbeitsschritt zur
Ausbildung der Bahnform, sondern als weitere Alternative auch ein Extrudieren mit
anschließendem Glattwalzen umfaßt. Nach den überzeugenden Ausführungen des
gerichtlichen Sachverständigen wird das (reine) Kalandrierverfahren vor allem bei
der Herstellung breiterer Gummibahnen eingesetzt, während das Extrudierverfah-
ren mit anschließendem Glattwalzen (das der gerichtliche Sachverständige
zunächst ebenfalls, nach näherer Diskussion mit den Parteien und dem Gericht
aber im weiteren Verlauf seiner Anhörung nicht mehr, dem Kalandrieren zugeordnet
hat) bevorzugt bei der Erzeugung schmalerer Gummistreifen in Betracht kommt.
Daß die Ausführungsbeispiele des Streitpatents durchwegs ein Kalandrieren im
engeren Sinn, d.h. nicht das Extrudieren mit nachfolgendem Walzen, betreffen,
führt schon wegen ihres Beispielcharakters in den Augen des Fachmanns nicht zu
einer Festlegung auf ein engeres Verständnis. Dieses aus der Sicht des
Fachmanns unsichere Verständnis des "Kalandriertseins" (s. oben II.4.d) legte es
selbst unter Berücksichtigung des weiteren Umstands, daß die Gefahr der
Blasenbildung gerade bei einem Kalandrieren im engeren Sinn bestand, für ihn
jedenfalls nicht nahe, darin unter Außerachtlassen der für eine Verfahrensmaß-
nahme ungewöhnlichen sprachlichen Einkleidung einen konkreten Verfahrens-
schritt, insbesondere mehr als das Vorhandensein einer breit ausgewalzten,
dünnen Kautschukbahn zu sehen, wie sie auch mittels eines Extrudier- und
Walzverfahrens erzeugt werden kann.
b)
Patentanspruch 1 bezieht somit jedenfalls auch die nach den unwider-
sprochen gebliebenen und für den Senat überzeugenden Ausführungen des
gerichtlichen Sachverständigen am Prioritätstag des Streitpatents bereits bekannte
Kombination von Extrusion mit nachfolgendem Glattwalzen ein. Auch wenn dabei
die Beifügung von Körnchen zur Herstellung der Blasenfreiheit schon deshalb nicht
erforderlich ist, weil bei einem solchen Verfahren nach den überzeugenden
Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen eine Blasenbildung nicht auftritt,
kam diese Maßnahme aus der Sicht des Fachmanns aber etwa zur Herstellung von
unruhigen Oberflächen, wie dies die deutsche Patentschrift 36 23 795 beschreibt, in
Betracht. Daß die im Streitpatent unter Schutz gestellten Parameter von den in
dieser deutschen Patentschrift genannten abweichen, läßt vor dem Hintergrund,
daß es nach dem unter II. erläuterten Verständnis des Patentanspruchs 1 des
Streitpatents in seiner erteilten Fassung auf den Zweck der Beimischung nicht
ankommt, die Annahme einer erfinderischen Tätigkeit nicht zu. Eine von einem
bestimmten Zweck oder Ergebnis losgelöste, letztlich nach Belieben getroffene
Auswahl eines engeren Bereichs aus einem größeren ist für sich nämlich
grundsätzlich nicht geeignet, eine erfinderische Leistung zu begründen.
c)
Dabei kommt es notwendigerweise schon auf Grund der Beliebigkeit
der Maßnahme nicht darauf an, ob der Fachmann Anlaß hatte, diese vorzunehmen.
Der
insbesondere
in der Praxis des Europäischen Patentamts entwickelte
sogenannte "could-would-test" (vgl. u.a. Schulte, PatG, 6. Aufl. 2001, § 4 Rdn. 62;
Benkard, EPÜ, 2002, Art. 56 Rdn. 60; Kroher in Singer/Stauder, EPÜ, 2. Auflage 2000, Art. 56 Rdn. 58 ff.; White, C.I.P.A. Guide to the Patents Acts. 5th ed., 2001,
Rdn. 3.33, jeweils m.w.N.) mag vielfach für die Beurteilung der erfinderischen
Tätigkeit wertvolle Fingerzeige geben. Er kann aber in solchen Fällen nicht
weiterführen, in denen – wie hier – dem Fachmann eine beliebige Auswahl an
Möglichkeiten zur Verfügung stand; Kriterien für eine Vorzugswürdigkeit einer
bestimmten Alternative aber fehlen.
d)
Bei der gleichmäßigen Verteilung und der unregelmäßigen Grund-
struktur des beizufügenden Materials handelt es sich ersichtlich um Trivialitäten, die
sich mehr oder weniger zwangsläufig oder nach Belieben ergeben. Die schließlich
noch im Patentanspruch 1 des erteilten Patents aufgeführte Maßnahme des
anschließenden Ausvulkanisierens ist eine Selbstverständlichkeit.
V.
Der Senat kann demgegenüber nicht feststellen, daß das in Patentan-
spruch 1 des Streitpatents in seiner hilfsweise verteidigten Fassung unter Schutz
gestellte Verfahren gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig ist. Insoweit
sprechen vielmehr gewichtige Argumente für das Vorliegen einer erfinderischen
Leistung. Gegen seine urspüngliche Offenbarung bestehen keine Bedenken; auch
ist er durch das erteilte Patent gedeckt, die Patentinhaberin konnte sich daher auf
ihn zurückziehen.
1.
Diese Fassung unterscheidet sich von der des erteilten Patents da-
durch, daß sie deren weitere Angaben zu Merkmalen der anspruchsgemäßen
Problemlösung macht. Sie enthält den weiteren Verfahrensschritt des Kalandrierens
des Gemischs vor dem Ausvulkanisieren sowie eine Festlegung dahin, daß das
Verfahrenserzeugnis, die Gummibahn, infolge der Durchführung des Verfahrens
blasenfrei ist. Mit der Formulierung "so daß" im Zusammenhang mit der Beschrei-
bung des durch das patentgemäße Verfahren zu erhaltenden Erzeugnisses wird
zum Ausdruck gebracht, daß das Erzeugnis maßgeblich zumindest auch auf diesen
Maßnahmen beruhen muß, d.h., daß die weiteren Maßnahmen jedenfalls im Sinn
nicht hinwegzudenkender Bedingungen für die Blasenfreiheit (mit)ursächlich sein
müssen. Bestärkt wird dies dadurch, daß auch das Kalandrieren als Verfahrens-
schritt ausdrücklich in das geschützte Verfahren einbezogen wird. Da diese
Maßnahme –
in
ihrem engeren Verständnis – nach den überzeugenden
Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen bei seiner Anhörung
im
besonderen Maß die Gefahr von Gaseinschlüssen mit sich bringt, unterstreicht ihre
Einbeziehung die kausale Verknüpfung auch dieser vorgeschlagenen Maßnahme
mit den Eigenschaften des herzustellenden Erzeugnisses.
2.
Der Gegenstand des hilfsweise verteidigten Patentanspruchs 1 ist
neu, wie sich schon aus den Ausführungen zu Patentanspruch 1 des Streitpatents
in seiner verteidigten Fassung ergibt.
3.
Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sieht der Senat als
nächstkommenden Stand der Technik die deutsche Patentschrift 36 23 795 an, die
sich zwar ein anderes Ziel gesetzt hat als das Streitpatent, aber die meisten
merkmalsmäßigen Übereinstimmungen mit diesem aufweist. Für die Dosierungsan-
gabe in Merkmal (1.3) läßt sich ein Naheliegen nicht feststellen. Insbesondere war
aus der Sicht des Fachmanns ein Grund dafür, den in der Entgegenhaltung
genannten Mengenbereich zu unterschreiten, nicht zu erkennen. Die danach
bevorzugten Werte lagen am anderen Ende des offenbarten Bereichs. Für eine
Eignung der Zugabe zur Vermeidung einer Blasenbildung ist der Entgegenhaltung
für den hier interessierenden Wertebereich nichts zu entnehmen; sie ist dort
überhaupt nicht angesprochen. Auch dem Stand der Technik im übrigen sind
zielführende Hinweise nicht zu entnehmen. Für den Fachmann ergab sich damit
keinerlei Hinweis auf die für die Verhinderung einer Blasenbildung geeigneten
Maßnahmen. Da die Zugabe der vulkanisierten Teile nach der deutschen
Patentschrift 36 23 795 einem ganz anderen Zweck dient, hatte der Fachmann
keinen Anlaß, sich darüber Gedanken zu machen, ob er mit der – gegenüber dem
unteren Grenzwert allerdings relativ geringen – Modifikation der Dosierung
gegenüber dieser Entgegenhaltung eine Beeinflussung der Blasenbildung erreichen
konnte. Damit fehlte es zugleich an einer Anregung, die dort offenbarten Werte mit
der Zielrichtung der Blasenfreiheit zu ändern.
Die US-Patentschrift 2.535.034 geht zur Vermeidung der Blasenbildung
einen ganz anderen Weg und sieht schon eine Beimischung vulkanisierten
Materials nicht vor.
Der allgemeinen Angabe in der Michelin-Anmeldung, man könne – zur Wie-
derverwendung von Altkautschuk – Beimischungen
in beliebiger Menge
vornehmen, konnte der Fachmann, wenn er vor das Problem der Vermeidung der
Blasenbildung gestellt war, ebenfalls keine Anregung entnehmen, die Dosierung der
Beimischung gegenüber dem Rehau-Patent zu diesem Zweck auf bestimmte Werte
zu konzentrieren. Die Entgegenhaltung enthält hierzu keinen Hinweis.
Gesichtspunkte, die bei dem hilfsweise verteidigten Patentanspruch 1
gleichwohl eine Verneinung der erfinderischen Tätigkeit rechtfertigen könnten, sind
nicht hervorgetreten.
VI.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG i.V.m. § 91
ZPO.
Melullis
Jestaedt
Scharen
Keukenschrijver
Asendorf