BGH Urteil vom 11.11.2003 – X ZR 61/99
X. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
Verkündet am: 11. November 2003 Mayer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-
handlung vom 11. November 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis,
die Richter Prof. Dr. Jestaedt, Scharen, Keukenschrijver und Asendorf
für Recht erkannt:
Auf die Berufung der Beklagten, die im übrigen zurückgewiesen
wird, wird das durch Beschluß vom 1. März 1999 berichtigte Urteil
des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom
19. November 1998 im Kostenausspruch und dadurch abgeändert,
daß das europäische Patent 0 324 448 mit Wirkung für das Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt wird,
soweit Patentanspruch 1 und in Ansehung von Patentanspruch 1
die Patentansprüche 2 bis 4, 6 und 7, soweit diese auf Patentan-
spruch 1 rückbezogen sind, über folgende Fassung des Patentan-
spruchs 1 hinausgehen:
"1. Humanmedizinische Abschabungsvorrichtung zur Ausfüh- rung von Mikroabschabungen an menschlichem Gewebe, umfassend einen Griff (1) mit einem Einlaßkanal (5) und ei- nem Auslaßkanal (6), die mit einer Öffnung (4) in Verbin- dung stehen, welche im Griff (1) vorgesehen ist und auf die zu behandelnde Fläche gelegt werden soll, und Mittel für die dosierte Zufuhr von abtragenden Materialien (S) in einem pneumatischen Träger aus einem mit dem Einlaßkanal (5) verbundenen Versorgungsbehälter (17) zur Öffnung (4) des Griffes (1), dadurch gekennzeichnet, daß a) die Zuführmittel ausschließlich eine Vakuumquelle (15) umfassen, die mit dem Auslaßkanal (6) des Griffes (1) verbunden ist, um nach dichtem Verschließen der Öff-
nung (4) mit der zu behandelnden Fläche die abtragen- den Materialien (S) aus dem Versorgungsbehälter (17) zur Öffnung (4) im Griff zu befördern,
b) die Verbindung zwischen Versorgungsbehälter (17) und Einlaßkanal (5) des Griffes (1) derart ausgebildet ist, daß die Vakuumquelle (15) beim Verschließen der Öffnung (4) ein Ansaugen im Inneren des Versorgungsbehälters (17) erzeugt, und
c) der Versorgungsbehälter (17) einen in seinem Luft- durchtritt über eine Ventileinheit (20) regulierbaren Durchlaß (19) aufweist und ein der Vakuumquelle (15) zugeordneter Regulator (14) vorgesehen ist, über welche der Grad der auf der zu behandelnden Fläche erzeugten Mikroabschabungen verstellbar ist."
Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.
Von Rechts wegen
Tatbestand
Die auf Grund übereinstimmender Erklärungen der Parteien an die
Stelle der früheren Beklagten getretene jetzige Beklagte ist nach Umschrei-
bung im Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragene Inha-
berin des am 11. Januar 1989 unter Inanspruchnahme der Priorität einer italie-
nischen Patentanmeldung vom 11. Januar 1988 angemeldeten europäischen
Patents 0 324 448 (Streitpatents). Das Streitpatent betrifft "Apparatus for
making micro-abrasions on human tissue" (eine Vorrichtung zur Ausführung
von Mikroabschabungen an menschlichem Gewebe) und umfaßt in der Fas-
sung der neuen europäischen Patentschrift sieben Patentansprüche. Die im
Berufungsverfahren allein im Streit stehenden Patentansprüche 1 bis 4, 6 und
7 lauten in der Verfahrenssprache Englisch wie folgt:
"1. Apparatus for making micro-abrasions on human tissue in- cluding a handle (1) having an inlet passage (5) and an outlet passage (6) which communicate with an aperture (4) provided in the handle (1) and intended to be positioned on the surface to be treated, and means for the metered supply of reducing sub- stances (S) in a pneumatic carrier to the aperture of the handle (1), characterised in that the supply means comprise exclusively a vacuum source (15) connected to the outlet passage (6) of the handle (11) for drawing the reducing substances (S) from a supply container (17) connected to the inlet passage (5) towards the aperture (4) in the handle (1) as a result of the closure of the aperture (4) against the surface to be treated.
2. Apparatus according to Claim 1, characterised in that the aper- ture (4) of the handle (1) has a configuration which can be adapted substantially sealingly to the surface to be treated.
3. Apparatus according to Claim 2, characterised in that the aper- ture (4) is inclined at substantially 45° to the inlet passage (5) of the handle (1).
4. Apparatus according to Claim 1 or Claim 2, characterised in that said supply container (17) for the reducing substances (S) has in its base a plurality of air-intake apertures (25) with associated regulation valve means (20), and the outlet passage (6) of the handle (1) is connected to a collecting container (10) which has an outlet aperture (11) connected to a vacuum pump (15).
6. Apparatus according to Claim 3, characterised in that the supply container (17) is provided with electrical means (27) for heating the reducing substances.
7. Apparatus according to Claim 1, characterised in that the handle (1) is provided with an interchangeable head (2) which carries the aperture (4)."
In der deutschen Fassung der nach Durchführung eines europäischen
Einspruchsverfahrens herausgegebenen neuen europäischen Patentschrift
lauten diese Patentansprüche:
"1. Vorrichtung zur Ausfü[h]rung von Mikroabschabungen an menschlichem Gewebe umfassend einen Griff (1) mit einem Einlaßkanal (5) und einem Auslaßkanal (6), die mit einer Öff- nung (4) in Verbindung stehen, welche im Griff (1) vorgesehen ist und auf die zu behandelnde Fläche gelegt werden soll; und Mittel für die dosierte Zuführ von abtragenden Materialien (S) in einem pneumatischen Träger zur Öffnung (4) des Griffes (1), dadurch gekennzeichnet, daß die Zuführmittel ausschließlich eine Vakuumquelle (15) umfassen, die mit dem Auslaßkanal (6) des Griffes (1) verbunden ist, um, nach dichtem Verschließen der Öffnung (4) mit der zu behandelnden Fläche, die abtragen- den Materialien (S) aus einem mit dem Einlaßkanal (5) verbun- denen Versorgungsbehälter (17) zur Öffnung (4) im Griff zu be- fördern.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Öffnung (4) des Griffes (1) so angeordnet ist, daß sie im we- sentlichen dichtend der zu behandelnden Fläche angepaßt wer- den kann.
3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Öffnung (4) zum Einlaßkanal (5) des Griffes (1) eine Neigung von ca. 45° aufweist.
4. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Versorgungsbehälter (17) für die abtragenden Materia- lien (S) in seinem Boden mehrere Lufteinlaßöffnungen (25) mit zugehörigen Regelventilen (20) aufweist, und der Auslaßkanal (6) des Griffes (1) mit einem Sammelbehälter (10) verbunden ist, der eine mit einer Vakuumpumpe (15) verbundene Auslaß- öffnung (11) hat.
6. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Versorgungsbehälter (17) mit elektrischen Mitteln (27) zum Er- hitzen der abtragenden Materialien (S) versehen ist.
7. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Griff (1) mit einem austauschbaren Kopf (2) versehen ist, der die Öffnung (4) trägt."
Die Klägerinnen (hinsichtlich der Klägerin zu 2 ist das Rubrum auf Grund
übereinstimmender Erklärungen der Parteien gegenüber dem Urteil des Bun-
despatentgerichts geändert worden) haben geltend gemacht, daß das Streit-
patent gegenüber dem Stand der Technik, wie ihn insbesondere die US-
Patentschriften 1 752 664, 2 133 149 und 3 286 406, die italienische Patent-
schrift 1 184 922 und die französische Patentschrift 1 136 127 bildeten, nicht
patentfähig sei. Sie haben beantragt, das Streitpatent mit Wirkung für das Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.
Die Beklagte hat in erster Linie beantragt, die Klage abzuweisen.
Das Bundespatentgericht hat unter Abweisung der weitergehenden Kla-
ge das Streitpatent für die Bundesrepublik Deutschland im Umfang seiner Pa-
tentansprüche 1 - 4, 6 und 7 für nichtig erklärt.
Mit ihrer Berufung verteidigt die Beklagte in erster Linie das Streitpatent
in der Fassung der neuen europäischen Patentschrift. Sie beantragt, das Urteil
des Bundespatentgerichts aufzuheben und die Klage abzuweisen. Hilfsweise
verteidigt sie Patentanspruch 1 des Streitpatents nunmehr in folgender Fas-
sung, auf die sich die Patentansprüche 2 - 7 zurückbeziehen sollen:
"1. Humanmedizinische Abschabungsvorrichtung zur Ausführung von Mikroabschabungen an menschlichem Gewebe, umfas- send einen Griff (1) mit einem Einlaßkanal (5) und einem Auslaßkanal (6), die mit einer Öffnung (4) in Verbindung ste- hen, welche im Griff (1) vorgesehen ist und auf die zu behan- delnde Fläche gelegt werden soll; und Mittel für die dosierte Zufuhr von abtragenden Materialien (S) in einem pneumati- schen Träger aus einem mit dem Einlaßkanal (5) verbundenen Versorgungsbehälter (17) zur Öffnung (4) des Griffes (1), da- durch gekennzeichnet, daß a) die Zuführmittel ausschließlich eine Vakuumquelle (15) umfassen, die mit dem Auslaßkanal (6) des Griffes (1) ver- bunden ist, um nach dichtem Verschließen der Öffnung (4) mit der zu behandelnden Fläche die abtragenden Materia- lien (S) aus dem Versorgungsbehälter (17) zur Öffnung (4) im Griff zu befördern,
b) die Verbindung zwischen Versorgungsbehälter (17) und Einlaßkanal (5) des Griffes (1) derart ausgebildet ist, daß die Vakuumquelle (15) beim Verschließen der Öffnung (4) ein Ansaugen im Inneren des Versorgungsbehälters (17) erzeugt, und
c) der Versorgungsbehälter (17) einen in seinem Luftdurchtritt über eine Ventileinheit (20) regulierbaren Durchlaß (19) aufweist, womit der Grad der auf der zu behandelnden Fläche erzeugten Mikroabschabungen verstellbar ist."
Weiter hilfsweise (Hilfsantrag 2) soll das kennzeichnende Merkmal c wie
folgt lauten:
"c) der Versorgungsbehälter (17) einen in seinem Luftdurchtritt über eine Ventileinheit (20) regulierbaren Durchlaß (19) aufweist und ein der Vakuumquelle (15) zugeordneter Regulator (14) vorge- sehen ist, über welche der Grad der auf der zu behandelnden Fläche erzeugten Mikroabschabungen verstellbar ist."
Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen und hält auch die hilfsweise
verteidigten Fassungen des Streitpatents nicht für schutzfähig.
Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr.-Ing. U. B. , Institut für Kon-
struktion, Mikro- und Medizintechnik der T. U. B. , ein
schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläu-
tert und ergänzt hat. Die Beklagte hat ein in einem in Italien geführten, u.a. das
auf die Prioritätsanmeldung zum Streitpatent erteilte italienische Patent
1 218 945 betreffenden Parallelverfahren erstelltes Gutachten von Dipl.-Ing.
G. L. , Turin, nebst Ergänzung vorgelegt.
Entscheidungsgründe
Die zulässige Berufung hat teilweise Erfolg. Sie führt unter Abänderung
des angefochtenen Urteils zur Klageabweisung, soweit die Beklagte das Streit-
patent mit ihrem zweiten Hilfsantrag verteidigt. Die Rückbeziehung in den an-
gegriffenen, unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogenen
Unteransprüchen ist antragsgemäß dahin zu ändern, daß sie nunmehr den neu
gefaßten Patentanspruch 1 betrifft. Hinsichtlich des im Berufungsverfahren
nicht im Streit stehenden Patentanspruchs 5 war eine derartige Anpassung
dagegen nicht möglich, weil Änderungen nicht im Streit stehender Patentan-
sprüche im Nichtigkeitsverfahren auch im Weg der Selbstbeschränkung nicht in
Betracht kommen (vgl. Keukenschrijver, Das Patentnichtigkeits- und Nichtig-
keitsberufungsverfahren, 2003, Rdn. 133 m.N. in Fn. 346; a.A. Schulte PatG
6. Aufl. § 81 Rdn. 122).
I.
1. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zur Ausführung von
Mikroabschabungen, insbesondere für kosmetische oder therapeutische Be-
handlungen am menschlichen Gewebe, wie das Entfernen von Narben und
Stretchmarks.
Die Beschreibung des Streitpatents schildert eine derartige Vorrichtung
als aus der US-Patentschrift 1 752 664 bekannt, die einen Griff mit einem Ein-
laßkanal und einem Auslaßkanal aufweist, die mit einer Öffnung im Griff in
Verbindung stehen und die auf die zu behandelnde Fläche gelegt werden soll,
und die weiter Mittel für die dosierte Zufuhr von abtragenden Materialien zur
Grifföffnung in einem pneumatischen Träger aufweist (Beschreibung Sp. 1
Z. 7 - 15).
2.
Durch das Streitpatent soll, wie die Beschreibung des Streitpa-
tents angibt, eine einfach und billig herstellbare und effektiv arbeitende Ab-
schabevorrichtung zur Verfügung gestellt werden.
3.
Hierzu schlägt Patentanspruch 1 in der in erster Linie verteidigten
Fassung der neuen europäischen Patentschrift eine Vorrichtung zur Ausfüh-
rung von Mikroabschabungen an menschlichem Gewebe vor, die
(1)
einen Griff umfaßt
(1.1) mit einem Einlaßkanal und
(1.2) einem Auslaßkanal,
(2)
wobei die Kanäle mit einer Öffnung im Griff in Verbindung
stehen, die auf die zu behandelnde Fläche gelegt werden
soll;
(3)
sowie Mittel für die dosierte Zufuhr von abtragenden Mate-
rialien aufweist,
(3.1) wobei die Zufuhr in einem pneumatischen Träger zur Öff-
nung des Griffs erfolgt und
(3.2) die Zuführmittel ausschließlich aus einer Vakuumquelle be-
stehen ("umfassen"),
(3.2.1) die mit dem Auslaßkanal des Griffs verbunden ist,
(3.3) und die nach dichtem Verschließen der Öffnung mit der zu
behandelnden Fläche die abtragenden Materialien aus ei-
nem mit dem Einlaßkanal verbundenen Versorgungsbehälter
zur Öffnung im Griff zu befördert.
4.
Dabei handelt es sich bei der Angabe "zur Ausführung von Mikro-
abschabungen an menschlichem Gewebe" um eine Zweck- und Verwendungs-
angabe, die bei einem Sachpatent wie hier zunächst eine dem besseren Ver-
ständnis der Erfindung dienende Erläuterung darstellt sowie darüber hinaus die
Bedeutung einer mittelbaren Umschreibung der räumlich-körperlichen Ausge-
staltung der Vorrichtung in dem Sinn hat, daß die Vorrichtung für die angegebe-
ne Verwendung jedenfalls geeignet sein muß, woraus sich nähere Aufschlüsse
über die konkrete Ausgestaltung, insbesondere im Sinn einer Bioverträglichkeit
ergeben, wie der gerichtliche Sachverständige in der mündlichen Verhandlung
überzeugend angegeben hat.
5.
Die nachstehend verkleinert wiedergegebene Figur 1 des Streit-
patents zeigt eine Ausführungsform der patentgemäßen Vorrichtung:
Dabei bedeuten die Bezugszeichen 1 den schematisch dargestellten
Griff, 2 dessen austauschbaren Kopf, 3 dessen Frontwand, 4 die auf die zu
behandelnde Fläche aufzulegende Öffnung, 5 die Einlaßöffnung, 6 die Auslaß-
öffnung, 7 und 8 die zugehörigen Leitungen. Bezugszeichen 10 bezeichnet den
Rückgewinnungsbehälter, 9 dessen Einlaßverbinder, 11 einen Auslaßverbinder
mit zugeordneten Filterelementen 12, der mit der Einlaßleitung 13 verbunden
ist, die wiederum über den Unterdruckmesser und -regulator 14 mit der Vaku-
umpumpe 15 in Verbindung steht. Die Leitung 8 ist über den Basisanschluß 16
mit dem Versorgungsbehälter 17 verbunden, in den eine Menge abtragender
Materialien S eingefüllt ist. Die Einlaßleitung 18 steht mit dem Basisanschluß in
Verbindung und weist an ihrem unteren Ende eine Öffnung 28 auf. An der Be-
hälterbasis ist ein Durchlaß 19 angeordnet, der über das Ventilsystem 20, 21,
22, 23 mit der Atmosphäre in Verbindung steht und sich in den Verteiler 24 öff-
net, der wiederum über Löcher 25 mit Einlaß und Filtern 26 kommuniziert. In
den Behälter ist zudem ein Heizwiderstand 27 eingesetzt.
Bei Gebrauch wird der Kopf 2 nach Inbetriebnahme der Vakuumpumpe
15 auf die zu behandelnde Fläche gesetzt. Der Verschluß der Öffnung 4
schließt den Einlaßkreislauf und das an der Öffnung erzeugte Vakuum läßt die
zu behandelnde Fläche an den Rändern der Öffnung anhaften. Dabei werden
die im Behälter 17 befindlichen abtragenden Materialien S durch die Öffnung
28 gesogen und gelangen über die Leitung 7 zur Öffnung 4, wo sie die zu be-
handelnde Oberfläche abschabend überstreichen. Über den Auslaßverbinder 6
und die Leitung 8 gelangen sie sodann zu dem Behälter 10, wo sie mit den ab-
getragenen Partikeln gesammelt werden (Beschreibung Sp. 1 Z. 52 - Sp. 3
Z. 18).
II.
Es kann dahinstehen, ob der Gegenstand des Patentanspruchs 1
des Streitpatents in der Fassung, die dieses durch das europäische Ein-
spruchsverfahren erhalten hat, neu ist, weil er jedenfalls im Sinn der Art. 52
Abs. 1, 56 EPÜ für den Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt
war. Dies füllt den geltend gemachten Nichtigkeitsgrund des Art. II § 6 Abs. 1
Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a EPÜ aus.
1.
Für die Prüfung der Schutzfähigkeit gegenüber dem Stand der
Technik gelten dabei die gleichen Grundsätze wie bei der Feststellung des
Sinngehalts und bei der Auslegung des Patents im Verletzungsstreit (Sen.Urt.
v. 24.9.2003 - X ZR 7/00 - blasenfreie Gummibahn I, zur Veröffentlichung in
BGHZ vorgesehen; vgl. Sen.Urt. v. 7.11.2000, berichtigt durch Beschluß vom
9.1.2001 - X ZR 145/98, GRUR 2001, 232 - Brieflocher). Grundlage für die Be-
stimmung der danach geschützten Lehre ist das Verständnis der Patentan-
sprüche durch den maßgeblichen Fachmann. Erscheinen - auch unter Heran-
ziehung von Beschreibung und Zeichnungen - Formulierungen in den Patent-
ansprüchen als mehrdeutig, ist zu ermitteln, welche Vorstellungen der Fach-
mann mit ihnen verbindet. Im Nichtigkeitsverfahren darf nämlich nicht etwa
deshalb eine einengende Auslegung der angegriffenen Patentansprüche
zugrunde gelegt werden, weil mit dieser die Schutzfähigkeit eher bejaht werden
könnte (BGH - blasenfreie Gummibahn I). Dabei schränkt die bloße Angabe
"zur Ausführung von Mikroabschabungen an menschlichem Gewebe" den
Schutz nicht ein; auch bei der Prüfung der Rechtsbeständigkeit kann sie des-
halb eine positive Beurteilung für sich allein nicht tragen. Allerdings hat sie Be-
sonderheiten bei der Ausgestaltung der Vorrichtung zur Folge, die sie von an-
deren Abrasionsgeräten, etwa Sandstrahlgeräten nach der US-Patentschrift
3 286 406, unterscheiden. Weiter ist zu berücksichtigen, daß, wie der gerichtli-
che Sachverständige im Grundsatz übereinstimmend mit dem sachkundig be-
setzten Bundespatentgericht angegeben hat, der kosmetische und therapeuti-
sche Anwendungsbereich, auf den die Lehre des Streitpatents abzielt, Auswir-
kungen auf die Qualifikation des hier einschlägigen Fachmanns hat. Im we-
sentlichen in Übereinstimmung mit dem gerichtlichen Sachverständigen und mit
dem Bundespatentgericht sieht der Senat deshalb als maßgeblichen Fach-
mann einen Medizintechniker an, der auf der Grundlage eines Fachhochschul-
studiums des Maschinenbaus oder der Elektrotechnik vertiefte Kenntnisse auf
dem Gebiet der Medizinmechanik erworben hat, aber auch über Kenntnisse in
Konstruktionslehre, Biomaterialien, Strömungstechnik und pneumatischer För-
derung von Schüttgütern entweder selbst verfügt oder sich hierzu erforderli-
chenfalls den Rat von anderen Fachleuten einholt (vgl. hierzu Kroher in Sin-
ger/Stauder, EPÜ, 2. Aufl., Art. 56 Rdn. 135, Benkard, EPÜ, Art. 56 Rdn. 42;
Rdn. 154, je m.w.N.).
2. a) Aus der jedenfalls seit dem 28. Oktober 1987 und damit vor dem
Prioritätstag des Streitpatents öffentlich zugänglichen italienischen Patentschrift
1 184 922 (Ginebri) ist ein Gerät zum kontrollierten Auftrag von reduzierenden
Substanzen auf menschliches Gewebe zum Durchführen von Mikroabrasionen
bekannt. Die nachstehend verkleinert wiedergegebene Figur 2 zeigt eine
Schnittansicht eines Ausführungsbeispiels:
Das Gerät hat einen Griff 3 (Merkmal 1) mit einem Einlaßkanal 7 (Merk-
mal 1.1) und einem Auslaßkanal 8 (Merkmal 1.2). Die Kanäle stehen mit einer
Öffnung (Fenster 38) im Griff in Verbindung, die auf die zu behandelnde Fläche
gelegt werden soll (Beschreibung, deutsche Übersetzung S. 4 Z. 15 - 18;
Merkmal 2). Die Ventile 32, 33, 34 stellen Mittel für die dosierte Zufuhr von ab-
tragenden Materialien dar (Merkmal 3). Die Zufuhr erfolgt wie beim Streitpatent
in einem pneumatischen Träger (Druckluft vom Kompressor 24) zur Öffnung 38
des Griffs 3 (Merkmal 3.1). Mit dem Auslaß 8 des Griffs 3 ist eine Vakuum-
quelle (Saugpumpe 28) verbunden (vgl. Merkmale 3.2 und 3.3). Die reduzie-
renden Substanzen werden unmittelbar nach der Gewebebehandlung durch die
Saugpumpe 28 abgesaugt
(Beschreibung, deutsche Übersetzung, S. 5
Z. 14 - 18).
Damit unterscheidet sich die Vorrichtung nach Patentanspruch 1 des
Streitpatents von der vorbekannten, wie das Bundespatentgericht zutreffend
festgestellt hat, dadurch, daß als Antriebsmittel für den pneumatischen Träger,
d.h. im allgemeinen Luft, bei der bekannten Vorrichtung jedenfalls auch ein
Drucklufterzeuger neben der Vakuumquelle, beim Streitpatent aber nur die Va-
kuumquelle dient (Merkmal 3.2), sowie dadurch, daß die Förderung des abtra-
genden Materials beim Streitpatent ebenfalls ausschließlich durch die Vakuum-
quelle, bei der vorbekannten Vorrichtung aber jedenfalls auch durch die
Druckluft erfolgt (Merkmal 3.3). Dabei beschreiben beide Unterschiede lediglich
unterschiedliche Erscheinungsformen desselben technischen Sachverhalts,
nämlich das Weglassen der Druckluftquelle und die alleinige Förderung des
Trägermediums mittels Unterdrucks.
b)
Die ebenfalls die Behandlung der menschlichen Haut betreffende
französische Patentschrift 1 136 127 (Jordana) liegt demgegenüber weiter ab;
sie beschreibt lediglich eine Förderung von festen Partikeln auf die Haut mittels
Druckluft ("... consistant en la projection rapide sur la peau de particules solides
... en vue d’un traitement médical. L’appareil doit être alimenté en air sous
pression par un petit compresseur ... "). An verfahrensrelevanten Informationen
ist ihr lediglich noch zu entnehmen, daß die Druckluft im Behälter eine Strö-
mung erzeugt, die die Partikel mitreißt, wobei die Regelung des von der Druck-
erzeugungsvorrichtung ausgehenden Luftdrucks es gestattet, die Intensität des
Aufschüttelns der Partikel zu verändern ("L’air sous pression … crée un cou-
rant qui entraîne les particules. Le réglage de la pression à partir de l’appareil
producteur d’air comprimé permet de faire varier la force de percussion.").
3. a) Der Überschuß der Lehre des Streitpatents gegenüber diesen die
Behandlung des menschlichen Körpers betreffenden Entgegenhaltungen be-
steht mithin in der Umsetzung der Erkenntnis, daß auf ein Antriebsmittel, und
zwar auf die Druckluftförderung, verzichtet werden kann, wenn die Vakuum-
quelle so ausgelegt wird, daß sie die Förderleistung allein erbringen kann, d.h.,
daß eine Energiequelle, nämlich die Vakuumquelle, zum Betrieb der Vorrich-
tung ausreicht. Eine erfinderische Leistung kann hierin mit dem Bundespatent-
gericht nicht gesehen werden.
b)
Dem Fachmann kann grundsätzlich zugetraut werden, bekannte
Lösungen zu verbessern und aus dem Stand der Technik bekannte Anregun-
gen aufzugreifen (Bernhardt/Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl.,
bestrebt, raumsparend und kostengünstig durch Verwendung weniger Teile zu
bauen (Sen.Urt. v. 24.3.1994 - X ZR 86/91, bei Bausch, Nichtigkeitsrechtspre-
chung in Patentsachen, Bd. 1, 168, 173 - Einphasensynchronmotor; vgl.
Schulte § 4 PatG Rdn. 122, 123) und bekannte Vorrichtungen zu vereinfachen
(Sen.Urt. v. 5.3.1996 - X ZR 109/93, bei Bausch Bd. 1, 291, 296 - Sammelstati-
on).
c)
Dem Fachmann, der ohne weiteres erkannte, daß die Vorrichtung
nach der italienischen Patentschrift 1 184 922 mit ihren beiden Energiequellen
Kompressor 24 und Saugpumpe 28 einen erheblichen apparativen Aufwand
pflegte, mußte es sich aufdrängen, Überlegungen dahin anzustellen, ob und
wie dieser Aufwand verringert werden konnte. Dabei lag es zunächst auf der
Hand, Überlegungen dahin anzustellen, ob von den zwei bei der Vorrichtung
nach der italienischen Patentschrift vorgesehenen Energiequellen verzichtet
werden konnte. Dabei bestand für den Fachmann, wie die mündliche Ver-
handlung zur Überzeugung des Senats ergeben hat, jedenfalls keine ausge-
prägte Präferenz dahin, auf die Saugpumpe und nicht auf den Kompressor zu
verzichten. Der gerichtliche Sachverständige hat nach eingehender Erörterung
in der mündlichen Verhandlung vielmehr angenommen, beim Fachmann habe
eine gewisse Neigung bestanden, die Saugpumpe beizubehalten, weil sich
hieraus Vorteile beim Auffangen der Schleifpartikel ergeben konnten. Selbst
wenn man nicht soweit gehen wollte, war das Weglassen des Kompressors
damit eine Möglichkeit, die der Fachmann bei seinen Überlegungen, die be-
kannte Vorrichtungen zu vereinfachen, in Betracht zog (vgl. Sen.Urt. v.
18.2.1997 - X ZR 25/95, bei Bausch, Nichtigkeitsrechtsprechung in Patentsa-
chen Bd. 1, 445, 452 f. - Zerstäubervorrichtung).
d)
Der Fachmann hatte mithin Veranlassung, sich im Stand der
Technik nach vergleichbaren Lösungen umzusehen, die das Problem der
Schleifpartikelzufuhr und der Partikelabfuhr auf einfachere Weise und insbe-
sondere mit nur einer Energiequelle lösten. Deshalb lag es für ihn auch nahe,
sich auf Gebieten umzusehen oder auf diesen Gebieten kundige Fachleute zu
befragen, auf denen vergleichbare Lösungen zu erwarten waren, insbesondere
auf dem Gebiet des mechanischen Abschleifens mit festen Partikeln, etwa
beim Sandstrahlen.
Dabei mußte er u.a. auf die US-Patentschrift 3 286 406 (Ashword) sto-
ßen, die u.a. Vorrichtungen zum Abschleifen mit trockenen Partikeln betrifft.
Diese Veröffentlichung befaßt sich ausdrücklich mit der Frage, ob auf Druckluft
verzichtet werden könne, was den Vorteil geringerer Kosten habe, da teure
Druckluftkompressoren entbehrlich seien (Beschreibung Sp. 1 Z. 22 - 27). Kon-
kret beschreibt sie eine Ausführungsform, bei der eine Strahlkammer, eine mit
einem Ende der Strahlkammer verbundene Lufteinlaßleitung, Mittel zum Mitrei-
ßen des Schleifmittels in der Primärluft, Öffnungen in der Wand der Kammer,
die mit dem zu bearbeitenden Werkstück verschlossen werden, Mittel zum An-
legen von Unterdruck an die Kammer, um Primärluft und Schleifmittel in die
Kammer zu ziehen und Luft und Schleifmittel von der Kammer abzuziehen,
sowie Mittel zum Verhindern des Eintritts von Sekundärluft in die Kammer vor-
gesehen sind (Beschreibung Sp. 1 Z. 62 - Spalte 2 Z. 12; Übersetzung überge-
hender Absatz S. 2/3).
Der Fachmann konnte bereits hieraus erkennen, daß die in der US-
Patentschrift 3 286 406 beschriebene Vorrichtung den Betrieb der Abrasions-
vorrichtung ausschließlich mittels Unterdruckerzeugung ermöglichte und eine
zusätzliche Drucklufterzeugung überflüssig machte. Dabei mußte er allerdings,
worauf der gerichtliche Sachverständige besonders hingewiesen hat, auch er-
kennen, daß es nicht genügte, den Kompressor wegzulassen, sondern daß
eine verschlossene Strahlkammer erzeugt werden mußte, weil nur dadurch die
Mitnahme des Schleifmittels aus dem Behälter erreicht werden konnte. Auch
das lehrt indessen diese Entgegenhaltung. Wie der gerichtliche Sachverständi-
ge hierzu ausgeführt hat, wäre die Abdichtung der Strahlkammer auf der Kör-
peroberfläche mit definierter Zuführung von Sekundärluft aus der Atmosphäre
auf Grund der biomechanischen Eigenschaften der menschlichen Haut einfach
realisierbar gewesen.
Allerdings sah der Fachmann zugleich, daß er die ersichtlich nicht für
Anwendungen am menschlichen Körper vorgesehene Vorrichtung nach der
US-Patentschrift nicht ohne weiteres für den nach dem Streitpatent vorgesehe-
nen Zweck einsetzen konnte. Es lag auf der Hand, daß die Behandlung eines
empfindlichen Organs wie der menschlichen Haut nicht ohne weiteres auf Vor-
richtungen und Verfahrensweisen zurückgreifen konnte, wie sie bei der Bear-
beitung von Werkstücken aus toter Materie angezeigt sein mögen. Der gericht-
liche Sachverständige hat aber überzeugend ausgeführt, daß diese Anpassun-
gen den Fachmann nicht vor Schwierigkeiten stellten, die ein erfinderisches
Handeln erforderlich machten.
Daß die US-Patentschrift auch Ausführungsformen beschreibt, bei de-
nen eine im humanmedizinischen Einsatz ungeeignete Abscheidung und Wie-
derverwendung des gebrauchten Schleifmittels erfolgen sollte, wie die Beru-
fung geltend macht, stand dem nicht entgegen, wohl aber der Übernahme von
Abscheidung und Wiederverwendung. Mit ihrer Verweisung auf das Ausfüh-
rungsbeispiel, bei dem der Abscheider zwingend notwendig sei, verkennt die
Berufung zudem, daß sich der Offenbarungsgehalt der US-Patentschrift nicht
auf dieses Beispiel beschränkt. Daß ohne den Abscheider der Materialkreislauf
unterbrochen werde, ist schon deshalb nicht von entscheidender Bedeutung,
weil auch die Vorrichtung nach der italienischen Patentschrift ohne einen sol-
chen Abscheider und damit ohne Materialkreislauf arbeitet. Der Fachmann er-
kannte somit, daß er hierauf je nach vorgesehener Anwendung verzichten
konnte. Daraus folgte für ihn als weitere nahe liegende Erkenntnis, daß er die
erforderliche Zufuhr von Schleifpartikeln auf andere Weise als über einen Mate-
rialkreislauf bewerkstelligen mußte. Wie dies zu bewerkstelligen ist, überläßt
indessen auch Patentanspruch 1 des Streitpatents in seiner in erster Linie ver-
teidigten Fassung dem Belieben des Fachmanns.
In der Übernahme einer Ausführung, bei der allein mit Unterdruck geför-
dert wird, auf die aus der italienischen Patentschrift bekannte Vorrichtung kann
nach alledem eine erfinderische Leistung nicht gesehen werden. Das hat auch
der gerichtliche Sachverständige so gesehen, der insoweit von einer hand-
werklichen Leistung spricht.
Die gegenteilige Auffassung des im Verfahren vor dem Tribunale Turin
herangezogenen Sachverständigen L. beruht darauf, daß dieser davon aus-
gegangen ist, der Fachmann werde das US-Patent nicht heranziehen, weil die-
ses sich auf einen ganz anderen technischen Sektor beziehe (Gutachten S. 43
= Übersetzung S. 33 f., Ergänzungsgutachten Übersetzung S. 13). Sie ist da-
her auf der vorstehend dargestellten Grundlage nicht geeignet, die Schutzfä-
higkeit des Streitpatents zu stützen.
III. Die Unteransprüche 2 bis 4, 6 und 7 werden von der Beklagten, so-
weit sich Patentanspruch 1 nur in einer der hilfsweise verteidigten Fassungen
als rechtsbeständig erweist, ersichtlich nur in Rückbeziehung auf diese vertei-
digt. Die Patentansprüche 2, 3, 6 und 7 weisen zudem, wie bereits das Bun-
despatentgericht erkannt und der gerichtliche Sachverständige auch in der
mündlichen Verhandlung zur Überzeugung des Senats bestätigt hat, auch in
Verbindung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 des Streitpatents kei-
nen erfinderischen Gehalt auf. Patentanspruch 4 weist zusätzliche Merkmale
auf, die sich auch in der vom Senat als schutzfähig erachteten Fassung von
Patentanspruch 1 nach dem zweiten Hilfsantrag teilweise wiederfinden.
Nach Patentanspruch 2 soll die Öffnung des Griffs so angeordnet sein,
daß sie im wesentlichen dichtend der zu behandelnden Fläche angepaßt wer-
den kann. Diese Anpassung ist bereits aus der US-Patentschrift 3 286 406 be-
kannt und für das Funktionieren einer ausschließlich mit Unterdruck arbeiten-
den Vorrichtung auch notwendig. Auch die italienische Patentschrift legt, wie
der gerichtliche Sachverständige überzeugend ausgeführt hat, die Maßnahme
jedenfalls nahe.
Patentanspruch 3 bildet die Lehre des Patentanspruchs 2 weiter dahin
aus, daß die Neigung der Öffnung zum Einlaßkanal des Griffs etwa 45° beträgt.
Das ist, wie der gerichtliche Sachverständige in Übereinstimmung mit dem
Bundespatentgericht zur Überzeugung des Senats ausgeführt hat, eine rein
handwerkliche Maßnahme ohne erfinderischen Gehalt. Den Neigungswinkel,
der für die vorgesehene Anwendung geeignet ist, kann der Fachmann mit we-
nigen orientierenden Versuchen ermitteln.
Patentanspruch 6 sieht elektrische Mittel zum Erhitzen der abtragenden
Materialien im Vorratsbehälter vor. Mit dem Bundespatentgericht und dem ge-
richtlichen Sachverständigen sieht der Senat hierin eine Routinemaßnahme
des Fachmanns ohne erfinderischen Gehalt.
Einen austauschbaren Kopf vorzusehen, wie dies Patentanspruch 7
lehrt, offenbart bereits die italienische Patentschrift (Einsatzplättchen 37; Fi-
gur 4). Der gerichtliche Sachverständige hat hierin eine Selbstverständlichkeit
gesehen.
IV. 1. Patentanspruch 1 in seinen hilfsweise verteidigten Fassungen
unterscheidet sich von Patentanspruch 1 in der Fassung der neuen europäi-
schen Patentschrift zunächst dadurch, daß die Vorrichtung als "humanmedizi-
nische Abschabungsvorrichtung" bezeichnet ist. Dies bedeutet keine sachliche
Änderung gegenüber der Bezeichnung in der in erster Linie verteidigten Fas-
sung des Patentanspruchs 1 und kann insbesondere nicht dazu führen, etwa
die US-Patentschrift 3 286 406 bei der Prüfung der Patentfähigkeit außer Be-
tracht zu lassen. Im übrigen ergeben sich folgende zusätzliche Merkmale:
(3.4) Die Verbindung zwischen Versorgungsbehälter und Einlaß-
kanal ist derart ausgebildet, daß die Vakuumquelle beim
Verschließen der Öffnung ein Ansaugen im Inneren des
Versorgungsbehälters erzeugt,
(4)
(nach dem ersten Hilfsantrag:) der Versorgungsbehälter
weist einen in seinem Luftdurchtritt über eine Ventileinheit
regulierbaren Durchlaß auf, womit der Grad der auf der zu
behandelnden Fläche erzeugten Mikroabschabungen ver-
stellbar ist.
(4’)
(nach dem zweiten Hilfsantrag:) der Versorgungsbehälter
weist einen in seinem Luftdurchtritt über eine Ventileinheit
regulierbaren Durchlaß auf und es ist ein der Vakuumquelle
zugeordneter Regulator vorgesehen, über welche der Grad
der auf der zu behandelnden Fläche erzeugten Mikroab-
schabungen verstellbar ist.
Das erste dieser Merkmale (3.4) ergibt sich dabei, wie der gerichtliche
Sachverständige überzeugend ausgeführt hat, notwendig aus Merkmal (3.3)
und enthält damit als bloße Wirkungsangabe diesem gegenüber keinen Über-
schuß.
Merkmal (4) nach dem ersten Hilfsantrag ist jedenfalls durch die ur-
sprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen nicht gedeckt. Die Beklagte kann
sich deshalb auf eine derartig beschränkte Fassung des Patentanspruchs 1
nicht zurückziehen (vgl. BGHZ 21, 8, 12 - Spritzgußmaschine I). Nach ihr wä-
ren vom Patentschutz nämlich auch Fälle erfaßt, bei denen der Grad der auf
der zu behandelnden Fläche erzeugten Mikroabschabungen allein durch den in
seinem Luftdurchtritt über eine Ventileinheit regulierbaren Durchlaß verstellbar
ist. Derartiges ist aber in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht offen-
bart. Dort heißt es zwar (Beschreibung S. 2):
"According to one preferred embodiment of the invention, the inlet
passage of the handle is connected to a supply container fort he
reducing substances which has in its base a plurality of air-intake
apertures with associated regulator valve means, …" (nach der
Übersetzung: "Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung hat der Versorgungsbehälter für die abtragenden Materiali-
en in seinem Boden mehrere Lufteinlaßöffnungen mit zugehörigen
Regelventilen …").
Die weiteren Offenbarungsstellen machen jedoch klar, daß eine Reglung
nur mittels dieser Öffnungen nicht beschrieben wird. So heißt es in der ur-
sprünglichen Beschreibung S. 3:
"A passage 19 is situated in the base of the container 17 and com-
municates with the atmosphere through a valve system, generally
indicated 20, including a pair of one-way valves 21, 22 supplied by
a solenoid valve 23. The passage 19 opens into an annular mani-
fold 24 formed in the base of the container 17 and communicating
with the interior thereof through a ring of axial holes 24 with associ-
ated intake and shaking filters.” (Übersetzung: "An der Basis des
Behälters 17 ist ein Durchlaß angeordnet, welcher über ein Ventil-
system, im allgemeinen mit 20 bezeichnet, welches ein Paar über
ein Solenoid-Ventil 23 versorgte Eingangsventile 21, 22 beinhaltet,
mit der Atmosphäre kommuniziert. Der Durchlaß 19 öffnet sich in
einen ringförmigen, in der Basis des Behälters 17 ausgebildeten
Verteiler 24, welcher mit dem Inneren des Behälters 17 über einen
Ring axialer Löcher 25 mit zugeordnetem Einlaß und aufschütteln-
den Filtern 26 kommuniziert.").
Weiter (Beschreibung S. 4/5):
"The degree of micro-abrasion caused on the surface under treat-
ment is adjustable by the operation of both the regulator 14 associ-
ated with the vacuum pump 15 and the solenoid valve unit 20,
whereby the flow of atmospheric air sucked into the container 17 is
regulated automatically ...” (Übersetzung: "Der Grad der Mikroab-
schabung auf der zu behandelnden Fläche ist durch Betätigung des
der Vakuumpumpe zugeordneten Regulators 14 und der Solenoid-
Ventileinheit 20 einstellbar, wobei der Strom der in den Behälter 17
eingesogenen atmosphärischen Luft automatisch geregelt wird...".).
Hieraus ergibt sich, daß die Regulierung nur in der Weise beschrieben
ist, daß sie sowohl durch den Regulator 14 und die Ventileinheit 20 erfolgt. Der
gerichtliche Sachverständige hat in der mündlichen Verhandlung überzeugend
bestätigt, daß der Fachmann die Offenbarung der Reglung durch beide Rege-
lungsmittel nur kumulativ versteht. Dies wird durch die ursprüngliche Beschrei-
bung S. 5 bestätigt, wonach der Regulator 14 den Strom der eingesogenen Luft
beeinflußt, während das Ventil 20 einen Unterdruck im Behälter 17 erzeugt.
Merkmal (4) in der Fassung des zweiten Hilfsantrags trägt den Offenba-
rungsbedenken Rechnung. Gesichtspunkte, aus denen sich ergeben könnte,
daß die ihr entsprechende Anspruchsfassung nicht durch die ursprüngliche
Offenbarung oder das erteilte Patent gedeckt sein könnte, haben sich nicht er-
geben. Insbesondere mußte sich die Beklagte nicht auf die zumindest teilweise
engere Fassung des Patentanspruchs 4 beschränken (vgl. Sen.Urt. v.
18.5.1999 - X ZR 113/96, bei Bausch aaO. Bd. 3, 180, 194 f. - Ventilbetäti-
gungsvorrichtung).
2. a) Patentanspruch 1 nach dem zweiten Hilfsantrag ist neu. Dies ist
auch von den Klägerinnen nicht in Zweifel gezogen worden.
b)
Der Senat kann nicht feststellen, daß Patentanspruch 1 in dieser
Fassung durch den Stand der Technik nahegelegt ist. Das geht zu Lasten der
Klägerin (vgl. nur Sen.Urt. v. 10.11.1998 - X ZR 137/94, Mitt. 1999, 362, 364
- Herzklappenprothese).
Die Maßnahme, zur Verstellbarkeit, d.h. Regulierbarkeit der Abschabun-
gen sowohl einen der Vakuumquelle zugeordneten Regulator als auch einen
regulierbaren Durchlaß des Versorgungsbehälters heranzuziehen, ist in dem
dem Senat bekannt gewordenen Stand der Technik nicht beschrieben. Die Be-
fragung des gerichtlichen Sachverständigen dazu, ob es sich um eine aus dem
Fachwissen und Fachkönnen naheliegende Maßnahme handelt, hat nicht zu
einem eindeutigen Ergebnis zu Lasten der beklagten Patentinhaberin geführt.
Der gerichtliche Sachverständige hat die Maßnahme zunächst - in einer eher
spontanen Reaktion als nicht nahe liegende bezeichnet. Auch bei ins einzelne
gehender Diskussion ist er zunächst bei dieser Auffassung geblieben; insbe-
sondere hat er angegeben, eine feinfühlige Regulierung sei auch früher schon
möglich gewesen; bei der zweiten Maßnahme (Regulierung des Lufteinlasses
in den Vorratsbehälter) gehe es aber um die Dosierung der Zumischung. Rei-
che die Partikelmenge nicht aus, werde der Fachmann zunächst über die ande-
re Regulierungsmöglichkeit Abhilfe schaffen wollen. Erst auf gezielte Befragung
nach der Notwendigkeit eines Luftzutritts auf Grund der Absaugung hat der
gerichtliche Sachverständige zunächst seine Auffassung in Frage gestellt und
er ist nach längeren Überlegungen auf Grund der Annahme, daß der Fach-
mann die Bedeutung der Verwirbelung der Schleifpartikel in einem Vakuumsy-
stem erkenne, zu dem Ergebnis gekommen, dieser werde zwei Regelsysteme
vorsehen.
Dieses Ergebnis erfordert indessen, wie die Befragung des hochqualifi-
zierten Sachverständigen eindrucksvoll belegt hat, schon für diesen einen er-
heblichen gedanklichen Aufwand. Umso mehr kann der Senat nicht ausschlie-
ßen, daß dieser Aufwand für den deutlich geringer qualifizierten Fachmann be-
reits den Bereich des Erfinderischen berührte.
3.
An den demnach schutzfähigen Patentanspruch 1 nach dem
zweiten Hilfsantrag können sich die Patentansprüche 2 - 4, 6 und 7 mit ent-
sprechend geänderter Rückbeziehung anschließen.
V.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 121 Abs. 2 PatG in Verbin-
nismöglichkeiten die Obsiegens- und Unterliegensanteile auf Kläger- und Be-
klagtenseite als ungefähr gleich bewertet.
Melullis
Jestaedt
Scharen
Keukenschrijver
Asendorf