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BGH Urteil vom 21.10.2003 – X ZR 220/99
X. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
in der Patentnichtigkeitssache
Verkündet am: 21. Oktober 2003 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-
handlung vom 21. Oktober 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis,
die Richter Prof. Dr. Jestaedt und Scharen, die Richterin Mühlens und den
Richter Dr. Meier-Beck
für Recht erkannt:
Auf die Berufung der Beklagten, die im übrigen zurückgewiesen
wird, wird das am 15. September 1999 verkündete Urteil des
4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts dadurch
abgeändert, daß das europäische Patent 0 398 452 für das Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt
wird, soweit Patentanspruch 1 und in Ansehung von Anspruch 1
die Ansprüche 2 und 4 - soweit diese auf Anspruch 1 oder 2 rück-
bezogen sind - sowie Anspruch 5 - soweit dieser auf Anspruch 4 in
Verbindung mit Anspruch 1 oder 2 rückbezogen ist - über folgende
Fassung des Anspruchs 1 hinausgehen:
1. Tintenversorgungstank (2) für einen Matrix-Nadeldruckerkopf,
dem an distalen Nadelenden Tinte zugeführt wird, wobei der
Tintentank (2) mit einer Tintenversorgungsöffnung (41) verse-
hen ist und ein offenporiges und formstabiles Tintenabsorbie-
rungsmittel (60"; 61, 62) enthält, von welchem Tinte zur Tinten-
versorgungsöffnung (41) gelangen kann, gekennzeichnet durch
ein Luftloch (42), welches mit einer das Tintenabsorbierungs-
mittel (60"; 61, 62) umgebenden Luftschicht kommuniziert, wo-
bei das Tintenabsorbierungsmittel (60"; 61, 62) Poren aufweist,
welche zunehmend in der Größe in einer Richtung auf die Tin-
tenversorgungsöffnung (41) zu verringern sind und eine Tinten-
bahn bilden, wobei die Kapillaranziehung in der Tintenbahn
größer ist als in der das Tintenabsorbierungsmittel (60"; 61, 62)
umgebenden Luftschicht.
Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 9. Oktober 1984 unter
Inanspruchnahme der Priorität der Voranmeldungen JP 102 841, JP 102 842
und JP 102 843 vom 22. Mai 1984 angemeldeten und u.a. mit Wirkung für die
Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 398 452 (Streit-
patents), das vom Deutschen Patentamt unter der Nummer 34 86 333 geführt
wird. Es umfaßt fünf Patentansprüche. Verfahrenssprache ist Englisch. Es be-
trifft einen "Ink supply tank for a wire dot matrix printer head". In der deutschen
Übersetzung hat Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut:
"Tintenversorgungstank (2) für einen Matrix-Nadeldruckerkopf,
dem an distalen Nadelenden Tinte zugeführt wird, wobei der
Tintentank (2) mit einer Tintenversorgungsöffnung (41) versehen
ist und Tintenabsorbierungsmittel (60’’, 61, 62) enthält, von wel-
chen Tinte zur Tintenversorgungsöffnung (41) gelangen kann,
g e k e n n z e i c h n e t durch ein Luftloch (42), welches mit Luft
in mindestens einem Raum (50b) zwischen den Tintenabsorbie-
rungsmitteln (60’’, 61, 62) und einer Wandung (5) des Tintenver-
sorgungstanks (2) kommuniziert, wobei die Tintenabsorbie-
rungsmittel (60’’, 61, 62) Poren aufweisen, welche zunehmend in
der Größe in einer Richtung auf die Tintenversorgungsöffnung
(41) zu verringert sind."
Wegen der unmittelbar und mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezoge-
nen Patentansprüche 2 bis 5 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.
Die Klägerin hat beantragt, das Streitpatent teilweise mit Wirkung für das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären, nämlich
im Umfang der Ansprüche 1, 2 und 4 - soweit diese auf die Patentansprüche 1
oder 2 rückbezogen sind - sowie des Anspruchs 5 - soweit dieser auf An-
spruch 4 in Verbindung mit Anspruch 1 oder 2 rückbezogen ist. Sie hat geltend
gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei insoweit nicht patentfähig, weil
er durch den Stand der Technik vorweggenommen, jedenfalls aber für den
Fachmann nahegelegt gewesen sei. Die Beklagte ist der Klage entgegengetre-
ten. Das Bundespatentgericht hat der Klage stattgegeben.
Mit ihrer Berufung will die Beklagte weiterhin die Klageabweisung errei-
chen, hilfsweise die - teilweise - Aufrechterhaltung des Streitpatents. In der
Fassung ihrer Hilfsanträge soll Patentanspruch 1 des Streitpatents wie folgt
lauten:
Hilfsantrag 1:
"1. Tintenversorgungstank (2) für einen Matrix-Nadeldruckerkopf,
dem an distalen Nadelenden Tinte zugeführt wird, wobei der
Tintentank (2) mit einer Tintenversorgungsöffnung (41) verse-
hen ist und ein offenporiges und formstabiles Tintenabsorbie-
rungsmittel (60’’; 61, 62) enthält, von welchem Tinte zur Tin-
tenversorgungsöffnung (41) gelangen kann,
gekennzeichnet durch ein Luftloch (42), welches mit Luft in
mindestens einem Raum (z.B. 50b) zwischen dem Tintenab-
sorbierungsmittel (60’’; 61, 62) und einer Wandung (5) des
Tintenversorgungstanks (2) kommuniziert, wobei das Tinten-
absorbierungsmittel (60’’; 61, 62) Poren aufweist, welche zu-
nehmend in der Größe in einer Richtung auf die Tintenversor-
gungsöffnung (41) zu verringert sind und eine Tintenbahn bil-
den, wobei die Kapillaranziehung in der Tintenbahn größer ist
als in dem mindestens einen Raum (z.B. 50b) in dem Tinten-
tank."
Hilfsantrag 2:
"1. Tintenversorgungstank (2) für einen Matrix-Nadeldruckerkopf,
dem an distalen Nadelenden Tinte zugeführt wird, wobei der
Tintentank (2) mit einer Tintenversorgungsöffnung (41) verse-
hen ist und ein offenporiges und formstabiles Tintenabsorbie-
rungsmittel (60’’; 61, 62) enthält, von welchem Tinte zur Tin-
tenversorgungsöffnung (41) gelangen kann,
gekennzeichnet durch ein Luftloch (42), welches mit Luft in
mindestens einem Raum (z.B. 50b) zwischen dem Tintenab-
sorbierungsmittel (60’’; 61, 62) und einer Wandung (5) des
Tintenversorgungstanks (2) kommuniziert, wobei das Tinten-
absorbierungsmittel (60’’; 61, 62) Poren aufweist, welche zu-
nehmend in der Größe in einer Richtung auf die Tintenversor-
gungsöffnung (41) zu verringert sind und eine Tintenbahn bil-
den, wobei die Kapillaranziehung in der Tintenbahn größer ist
als in dem mindestens einen Raum (z.B. 50b) in dem Tinten-
tank, welcher Raum (50b) an die innere Wandoberfläche (50a)
eines Tankdeckels (50) angrenzt, von der nur mindestens ein
vorstehender Bereich (51) das Tintenabsorbierungsmittel (60’’;
61) berührt, so daß der übrige Bereich der inneren Wandober-
fläche (50a) von dem Tintenabsorbierungsmittel (60’’; 61)
beabstandet ist, und wobei die Tintenversorgungsöffnung (41)
im Boden des Tintenversorgungstanks (2) angeordnet ist."
Hilfsantrag 3:
"1. Tintenversorgungstank (2) für einen Matrix-Nadeldruckerkopf,
dem an distalen Nadelenden Tinte zugeführt wird, wobei der
Tintentank (2) mit einer Tintenversorgungsöffnung (41) verse-
hen ist und ein offenporiges und formstabiles Tintenabsorbie-
rungsmittel (60’’; 61, 62) enthält, von welchem Tinte zur Tin-
tenversorgungsöffnung (41) gelangen kann,
gekennzeichnet durch ein Luftloch (42), welches mit einer das
Tintenabsorbierungsmittel (60’’; 61, 62) umgebenden Luft-
schicht kommuniziert, wobei das Tintenabsorbierungsmittel
(60’’; 61, 62) Poren aufweist, welche zunehmend in der Größe
in einer Richtung auf die Tintenversorgungsöffnung (41) zu
verringern (richtig: verringert) sind und eine Tintenbahn bilden,
wobei die Kapillaranziehung in der Tintenbahn größer ist als in
der das Tintenabsorbierungsmittel (60’’; 61, 62) umgebenden
Luftschicht."
Die Klägerin verteidigt das erstinstanzliche Urteil; zu Hilfsantrag 3 hat die
Klägerin erklärt, daß sie diesen nicht angreife.
Prof.
Dr.-Ing.
C. H. ,
hat
im
Auftrag des Senats ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündli-
chen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.
Entscheidungsgründe:
Die Berufung hat zum Teil, nämlich insoweit Erfolg, als die Beklagte das
Streitpatent in der Fassung des Hilfsantrages 3 verteidigt, im übrigen ist die Be-
rufung nicht begründet.
I. Das Streitpatent betrifft einen Tintenversorgungstank für einen Matrix-
Nadeldruckerkopf. Bei derartigen Druckern wird die zu verdruckende Tinte in
einem speziellen im Betriebszustand an den Druckkopf fest gekoppelten Tinten-
tank bereitgehalten, so daß der Tintentank an den schnellen Bewegungen des
Druckkopfes teilnimmt, der mit ständig wechselnder Richtung über das Papier
fährt. Das begründet nach den Ausführungen in der Beschreibung des Streit-
patents die Gefahr, daß Tinte in dem Tank aufschäumt und durch Öffnungen
austritt, wie sie u.a. zum Druckausgleich für die entnommene Tinte vorgesehen
sein können. Zugleich kann bei Änderungen in der Umgebung, beispielsweise
des Luftdrucks oder der Temperatur, die unterschiedliche Ausdehnung von
Tankgehäuse und Tintenflüssigkeit zum Austreten von Tinte durch solche Öff-
nungen führen.
Die Streitpatentschrift befaßt sich eingangs mit bekannten Tintenversor-
gungssystemen. Bei dem aus der US-Patentschrift 4 194 846 bekannten Sy-
stem weise der Tintenführungsmechanismus Nadeln auf, die ein Porenelement
berührten, das Tinte aus einem Tank absorbieren könne. Das Porenelement
enthalte kleine in einem bestimmten Größenbereich variierende Löcher, was
dazu führe, daß je nach dem Absorptionsvermögen der Porenelemente den
distalen Nadelenden sowohl zu große als auch unzureichende Tintenmengen
zugeführt werden könnten. Auch könne es leicht vorkommen, daß sich das Po-
renelement aufgrund des Zusammenwirkens mit den Seiten der Nadeln verfor-
me. In beiden Fällen sei eine unregelmäßige Farbdichte die Folge.
Bei dem aus der europäischen veröffentlichten Anmeldung 97 009 be-
kannten Tintenversorgungsmechanismus komme eine Pumpe zum Einsatz, die
die Tinte aus einem Tank den distalen Nadelenden zuführe. Dies sei jedoch
kompliziert und kostspielig.
Der Matrix-Nadeldruckerkopf aus der deutschen Offenlegungsschrift
25 46 835 weise einen Tintentank, ein Nadelführungsmittel mit einem Tinten-
aufnahmebereich und eine Drucknadel auf, deren distaler Endbereich sich in
einer Öffnung in dem Nadelführungsmittel befinde, wobei eine kapillare Tinten-
bahn des Nadelführungsmittels sowohl mit dessen Bereich zum Aufnehmen der
Tinte aus dem Tank als auch mit einem distalen Endbereich der Drucknadel
kommuniziere, um dieser Tinte zuzuführen. Diese Konstruktion führe jedoch
sehr leicht zu Variationen oder Unterbrechungen des Tintenflusses. Auch könne
sich Luft, die durch Kapillarkraft in die Tinte gelange und vor der distalen End-
oberfläche des Nadelführungsmittels nicht entweichen könne, unter dem vor-
handenen niedrigen Druck ausdehnen und den Tintenfluß stören. Es fehle auch
an Vorkehrungen zur Vermeidung einer zu großen Tintenmenge an der distalen
Endoberfläche des Nadelführungsmittels.
Bei dem in der europäischen veröffentlichten Anmeldung 0 042 293 of-
fenbarten Bauweise für einen Matrix-Nadeldruckerkopf sei nachteilig, daß keine
Vorkehrung für eine Vergrößerung der Kapillaranziehungskraft in Richtung von
dem Tintenversorgungsmittel hin zur distalen Endoberfläche angegeben werde,
was dazu führe, daß in dem Tintenversorgungsmittel eventuell Tinte ver-
schwendet werde, besonders wenn darin Luft eingeschlossen sei.
Das Streitpatent setzt es sich vor diesem Hintergrund zum Ziel, Verbes-
serungen der bekannten Tintenversorgungstanks zu erzielen und bezeichnet es
als Aufgabe der Erfindung, zum Zuführen einer konstanten und angemessenen
Menge Tinte an das distale Ende einer Nadel einen Tintenversorgungstank vor-
zuschlagen, der verglichen mit den bisherigen Bauweisen in geringerem Maße
dem Einfluß von Veränderungen in der Umgebung, wie z.B. Temperatur-
schwankungen, ausgesetzt ist (deutsche Übersetzung S. 3 Z. 24-30).
Wie sich aus der Beschreibung weiter ergibt, sollen die Verbesserungen
sich vor allem beziehen auf den unerwünschten Austritt von Tinte aus dem
Tintenversorgungssystem sowohl an der Tintenversorgungsöffnung infolge von
Luftblasen oder -schichten, die im Tintentank eingeschlossen sind, als auch an
der Druckausgleichsöffnung (Streitpatentschrift deutsche Übersetzung S. 6
Z. 1 f.) und auf eine gezielte konstante ununterbrochene Leitung der im Tinten-
tank bevorrateten Tinte in Richtung der distalen Tintenaustrittsöffnungen
(Streitpatentschrift deutsche Übersetzung S. 15 Z. 16 f., 18 Z. 20 f.).
Patentanspruch 1 des Streitpatents geht dabei von einem Tintentank
aus, der in bekannter Weise über eine Tintenversorgungsöffnung verfügt und
der ein Tintenabsorbierungsmittel enthält, von dem aus Tinte aufgrund von Ka-
pillarwirkung zur Tintenversorgungsöffnung gelangt. Dieser Tintenversor-
gungstank soll ein Luftloch enthalten, dieses Luftloch soll in direkter luftgefüllter
Verbindung stehen mit mindestens einem Raum (50b) zwischen dem Tintenab-
sorbierungsmittel und einer Wandung des Tintenversorgungstanks. Das Absor-
bierungsmittel soll Poren aufweisen, die in ihrer Größe zunehmend in einer
Richtung auf die Tintenversorgungsöffnung hin verringert sind.
Vorgeschlagen wird damit ein Tintenversorgungstank für einen Matrix-
Nadeldruckerkopf, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:
1. Der Tintenversorgungstank ist mit einer Tintenversorgungsöffnung
versehen.
2. Der Tintenversorgungstank enthält Tintenabsorbierungsmittel, von
welchen Tinte zur Tintenversorgungsöffnung gelangen kann.
3.1 Der Tintenversorgungstank weist ein Luftloch auf.
3.2 Das Luftloch kommuniziert mit Luft in mindestens einem Raum (50b)
zwischen den Tintenabsorbierungsmitteln und einer Wandung des
Tintenversorgungstanks.
4. Die Tintenabsorbierungsmittel weisen Poren auf, welche in der Grö-
ße zunehmend in einer Richtung auf die Tintenversorgungsöffnung
zu verringert sind.
Wie Figur 1 verdeutlicht, wird bei dem vorgeschlagenen Tintenversor-
gungstank die eingefüllte Tinte von dem Tintenabsorbierungsmittel aufgesogen.
Das ist, wie der gerichtliche Sachverständige auf Befragen ausdrücklich und zur
Überzeugung des Senats bestätigt hat, dahin zu verstehen, daß die Tinte voll-
ständig aufgenommen wird und keine freie Tinte verbleibt. Zwar wird dies nicht
ausdrücklich angesprochen, ergibt sich für den Fachmann jedoch aus dem Ziel
der Erfindung, den Austritt von Tinte aus der Luftöffnung zu vermeiden, und den
Angaben zur Dimensionierung insbesondere der Poren in dem Absorbierungs-
mittel. Insoweit enthält Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung zwar keine
ausdrücklichen Größenangaben; diese entnimmt der Fachmann jedoch den
Hinweisen zur jeweiligen Funktion der Bestandteile. Danach soll das Absorbie-
rungsmittel zum einen so bemessen sein, daß mindestens ein Raum (50b) ver-
bleibt, in dem sich Luft befindet und der mit dem Luftloch kommunizieren kann
(deutsche Übersetzung S. 16 Z. 9 f.), d.h. insbesondere mit diesem mit der
Möglichkeit des Gasaustausches in Verbindung steht. Zum anderen gibt die
Beschreibung an, daß die Kapillarwirkung in der Tintenbahn größer ist als in der
das Tintenabsorbierungsmittel umgebenden Luftschicht. Bei derartigen Grö-
ßenverhältnissen saugt, wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, der
Absorptionskörper die Tinte aus dem Luftraum bis zur Grenze seines Fas-
sungsvermögens auf; zugleich werden damit die Mittel angegeben, mit denen
freie, das Ziel der patentgemäßen Lehre gefährdende Tinte in dem umgeben-
den Luftraum vermieden wird.
Die Probleme, die entstehen, wenn Luftreste, die im Tintenabsorbie-
rungsmittel vorhanden sind und durch unvollständige Füllung eingeschlossen
wurden, sich aufgrund von Temperaturänderungen ausdehnen, schildert die
Patentschrift bei Erläuterung der Figur 7 dahingehend, daß dann Tinte aus dem
Luftloch austreten kann (deutsche Übersetzung S. 6 1. Abs.). Bei der im Patent
beschriebenen Bauweise werden die mit Tinte imprägnierten Absorbierungs-
mittel von Rippen an den Innenseiten des Tintentanks gehalten. Die mit Tinte
imprägnierten Elemente sind daher von einer Luftschicht umgeben, welche
durch ein Luftloch mit der Umgebungsluft in Verbindung steht. Wenn sich hier
nur Luft und keine freie Tinte befindet, wird, wie ohne weiteres einleuchtet, so
ein Ausfließen von Tinte infolge von Temperaturschwankungen und Verände-
rungen des Atmosphärendrucks vermieden. Unten liegt das Absorptionsmittel
auf der unteren Innenseite des Tanks auf; damit wird eine direkte Verbindung
zwischen dem Tintenvorrat und der Abgabe mit einer durchgehenden und nicht
zu unterbrechenden Tintenbahn geschaffen, mit deren Hilfe den den Druck be-
wirkenden Nadeln konstant Tinte zugeführt werden kann (deutsche Überset-
zung S. 16 Z. 20 f.). Die Verringerung der Porengröße in Richtung auf die Tin-
tenversorgungsöffnung hat dabei zur Folge, daß die Kapillarwirkung und damit
zugleich der auf die Flüssigkeit in dem Absorbierungsmittel ausgeübte Sog an-
steigt mit der Folge, daß zum einen hier stets Flüssigkeit zur Verfügung steht
und zum anderen eine zumindest nahezu vollständige Leerung des Tanks beim
Gebrauch erreicht werden kann.
II. Der von der Klägerin gegen Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung
geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit nach Art. II
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a EPÜ i.V. mit Art. 54 Abs. 1
und 2, Art. 56 EPÜ liegt vor. Es kann dahinstehen, ob ein Tintentank nach Pa-
tentanspruch 1 in der erteilten Fassung neu ist, jedenfalls beruht der Gegen-
stand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung nicht
auf erfinderischer Tätigkeit; er ergab sich für den Fachmann in naheliegender
Weise aus dem Stand der Technik.
1. Als maßgeblicher Fachmann ist, wie der gerichtliche Sachverständige
zur Überzeugung des Senats ausgeführt hat, ein Diplom-Ingenieur mit Fach-
hochschulabschluß und mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Konstrukti-
on von Tintenpatronen für Nadeldrucker, Tintenstrahldrucker und ähnliche Ge-
räte anzusehen. Der gerichtliche Sachverständige hat sowohl in seinem schrift-
lichen Gutachten als auch in der mündlichen Verhandlung angegeben, daß
auch hervorragende Techniker auf dem hier einschlägigen Fachgebiet tätig sei-
en und mit der Entwicklung von Neuerungen befaßt seien. Er hat dies jedoch
nicht als den durchschnittlichen Ausbildungsstand bezeichnet, sondern ange-
geben, daß dies auch vorkomme. Dies ändert nichts daran, daß durchschnittlich
solche Personen als maßgeblicher Fachmann anzusehen sind, die über eine
höhere Qualifikation, nämlich einen Fachhochschulabschluß, verfügen.
2. Wie der gerichtliche Sachverständige weiter überzeugend ausgeführt
hat, kommt das Schreibelement mit Piezoantrieb für Registrier- und Aufzeich-
nungsgeräte, das in der deutschen Offenlegungsschrift 32 007 074 beschrieben
wird, dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in der erteilten
Fassung am nächsten.
Das Schreibelement besteht aus einem Gehäuseteil, das mit einer Kap-
pe nach oben abgeschlossen ist. In dieser befindet sich eine Lufteintrittsöff-
nung. Am anderen Ende läuft das Gehäuse in eine Austrittsdüse aus. Im Ge-
häuse befindet sich ein geordnetes Bündel von Stäben oder Röhren, das ein
Kapillarsystem bildet. Diese enden in Richtung zur Austrittsdüse an einer Dros-
selplatte. Innerhalb der Austrittsdüse befindet sich ein Piezoelement. Im Bereich
vor der Austrittsdüse sind die Kapillaren des Kapillarsystems verengt, was z.B.
durch einen Ring bewirkt wird.
Damit weist das Schreibelement der Entgegenhaltung alle Merkmale des
Streitpatents auf, nämlich ein Gehäuse, eine Austrittsdüse, eine Lufteintrittsöff-
nung und ein Kapillarsystem mit in Richtung zum Tintenaustritt zunehmend sich
verringernder Porenweite, die bei der Entgegenhaltung allerdings dadurch be-
wirkt wird, daß das Kapillarsystem durch einen Ring eingeschnürt ist. Nicht
ausdrücklich erwähnt wird in der Entgegenhaltung ein Luft gefüllter Raum zwi-
schen einer inneren Wandung und dem Kapillarsystem, der in durchgehend Luft
gefüllter Verbindung zum Luftloch steht. Der gerichtliche Sachverständige hat
jedoch überzeugend ausgeführt, daß es für den Fachmann eine Selbstver-
ständlichkeit ist, einen derartigen Raum vorzusehen. Hergeleitet hat der Sach-
verständige dies daraus, daß dem Fachmann die strömungstechnischen Bedin-
gungen innerhalb des Tintentanks geläufig sind, wonach nach dem Befüllen des
Tanks, das nach dem übereinstimmenden und einleuchtenden Vorbringen bei-
der Parteien stets nach Fertigstellung des Tanks im übrigen, insbesondere des-
sen Verschließen, erfolgt, ein Luftspalt zwischen der Oberkante der Tintenbe-
füllung und der Innenfläche des Deckels verbleiben müsse. In seinem schriftli-
chen Gutachten ist der gerichtliche Sachverständige dabei allerdings von der
Vorstellung ausgegangen, daß die entsprechenden Tintentanks für Druckein-
richtungen vor ihrer endgültigen Herstellung, insbesondere dem endgültigen
Verschließen befüllt würden, und hat damit einen Sachverhalt zugrunde gelegt,
dem beide Parteien widersprochen haben. Bei seiner Befragung im Termin hat
er jedoch weiter bestätigt, daß die gleichen Überlegungen auch für einen Tank
gelten, der nachträglich befüllt wird. Auch in diesem Fall hätte der Verzicht auf
einen entsprechenden Luftraum oberhalb des Körpers, der die Tinte aufnehmen
soll, ähnlich wie bei dem in seinem Gutachten geschilderten Fall technische
Probleme beim Befüllen zur Folge, die der Fachmann kenne und denen er sich
nicht aussetzen werde, zumal ihm mit dem Vorsehen eines Luftraums eine
einfache Lösung zur Verfügung stehe. Zu besorgen seien ein Austritt der Tinte
aus dem Luftloch beim Befüllen, ein Eintrocknen der Tinte in dem Luftloch, das
dieses verschließen und damit ein Nachströmen von Luft bei der Entnahme von
Tinte zur Vermeidung eines Unterdrucks im Tank verhindern könne, und ein
Aufsaugen von Tinte infolge einer Kapillarwirkung des Luftlochs, das wiederum
zum Austritt von Tinte in die Umgebung führen könne. Aus diesem Grunde
werde er daher auch in diesem Fall ein Luftpolster vorsehen, um diese und
weitere mögliche Probleme zu vermeiden. Außerdem mache eine Befüllung bis
an die Unterkante der Lufteintrittsöffnung einen Tintentank temperaturempfind-
lich, weil mit Ausdehnungsunterschieden zwischen Tinte und Tintentank zu
rechnen sei. Dies alles sei für den Fachmann selbstverständlich und gelte ins-
besondere auch für die Entgegenhaltung.
Der Sachverständige hat sich in seiner Einschätzung auch dadurch be-
stätigt gesehen, daß in Figur 1 der Entgegenhaltung ein deutlicher Abstand
zwischen dem Kapillarsystem und der Kappe zu erkennen sei. Dies zeige sich
ferner auch daran, daß in der Beschreibung der Entgegenhaltung der Hinweis
enthalten sei, daß die einzelnen Kapillaren des Kapillarsystems für die Schreib-
flüssigkeit eine konstante Steighöhe ergäben, die größer sei als die maximale
Füllhöhe (deutsche Übersetzung S. 6 1. Satz). Das aber bedeute, daß ein auf
den Kopf gestelltes Schreibelement, wenn die Luftaustrittsöffnung nach unten
weise, ebenfalls keine Tinte aus der Lufteintrittsöffnung treten lassen werde.
Damit die Kapillarhöhe des Kapillarsystems aber bestimmend bleibe, dürfe das
Kapillarsystem nicht die Kappe berühren, weil in dem Kontaktbereich der Ver-
bund Kapillare, Kappe und Flüssigkeit eine eigene merkliche Kapillarhöhe ent-
stehen ließe.
Der gerichtliche Sachverständige ist auf nachdrückliches Befragen dabei
geblieben, daß der Fachmann diese Zusammenhänge nicht nur kennt, sondern
es für ihn selbstverständlich ist, diese bei der Konstruktion eines Tintentanks in
allen denkbaren Versionen zu beachten und das Füllvolumen eines Tintentanks
in jedem Fall größer auszulegen, als dies dem Raumbedarf der größtmöglichen
Füllmenge entspricht. Er hat es zugleich als für den Durchschnittsfachmann
selbstverständlich bezeichnet, Größe und Aufnahmefähigkeit des Absorbie-
rungsmittels so zu dimensionieren, daß die Tinte vollständig aufgenommen wird
und keine freie Tinte verbleibt, die in dem Luftraum hin- und herschwappen
könnte. Aus diesem Grunde werde der Fachmann darauf verzichten, den Tank
bis zur Grenze des Fassungsvermögens des Absorbierungsmittels zu befüllen,
sondern aus den gleichen Gründen, die ihn zum Vorsehen des Luftraums ver-
anlaßten, auch insoweit einen Sicherheitsabstand einhalten. Der Senat hat kei-
ne Anhaltspunkte dafür gefunden, daß diese eindeutige Aussage des gerichtli-
chen Sachverständigen von Fehlern oder Irrtümern beeinflußt sein könnte und
hat sie deshalb seiner Entscheidung zugrunde gelegt.
3. Auf dieser Grundlage mag dahinstehen, ob durch die Entgegenhaltung
der Gegenstand von Patentanspruch 1 des Streitpatents bereits vorwegge-
nommen ist. Jedenfalls konnte der Fachmann ihn danach auffinden, ohne daß
es erfinderischer Tätigkeit bedurft hätte.
a) Dabei spielt es keine Rolle, daß es sich bei dem Gegenstand der Ent-
gegenhaltung um ein Schreibelement mit Piezoantrieb für Registrier- und Auf-
zeichnungsgeräte handelt. Wie der gerichtliche Sachverständige auf Nachfrage
bestätigt hat, ist ein solches Gerät mit dem hier in Rede stehenden Drucker
vergleichbar; der Fachmann bezieht es daher in den maßgeblichen Stand der
Technik ein.
b) Ebenso ist es nach der überzeugenden Darlegung des Sachverstän-
digen nicht entscheidend, daß die Entgegenhaltung in erster Linie ein aus Stä-
ben oder Röhren gebildetes Kapillarsystem erwähnt. Die Beschreibung be-
zeichnet es ausdrücklich als auch im Rahmen der Erfindung liegend, anstelle
des Ausführungsbeispiels, bei dem ein aus geordneten Bündeln bestehendes
Kapillarsystem zum Einsatz komme, ein Kapillarsystem vorzusehen, das aus
einem faserigen Material besteht, beispielsweise aus Glaswolle, wobei die Ver-
engung vor der Austrittsöffnung durch die konstruktive Gestaltung des Gehäu-
ses bewirkt werde (deutsche Übersetzung S. 7 Z. 26 f.). Der gerichtliche Sach-
verständige hat dazu ausgeführt, zwar erkenne der Fachmann, daß ein Material
wie Glaswolle weniger formstabil sei als das aus Röhren gebildete Kapillarsy-
stem. Ihm sei aber aus der Entgegenhaltung bekannt, daß das Material nicht
nur ein Schwingen freier Flüssigkeit im Gehäuse verhindern solle, sondern daß
es auf eine gewisse Dichte zur Erzeugung der Kapillarwirkung ankomme. Da
Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung lediglich angibt, daß das Tintenab-
sorbierungsmittel Poren aufweist, die zunehmend in der Größe in einer Rich-
tung auf die Tintenversorgungsöffnung verringert sind, folgt daraus nicht, wie
dieser Effekt bewirkt werden soll. Ausgeschlossen ist insbesondere auch nicht,
die gewünschte Wirkung durch Einzwängen des Tintenabsorbierungsmittels zu
erzeugen.
Andere Beispiele, wie eine Erhöhung der Kapillarwirkung zu erzielen war,
konnte der Fachmann aber der französischen Patentschrift 2 229 320 und der
US-Patentschrift 3 491 685 entnehmen. Erstere beschreibt ein kontinuierlich
arbeitendes Tintenwerk mit einem Behälter, der in zwei getrennte Zellen unter-
teilt ist, welche in unterschiedlicher Dichte mit einem porösen Material gefüllt
sind. Zwischen den Zellen befindet sich eine für die Schreibflüssigkeit durchläs-
sige Wandung. Die US-Patentschrift betrifft eine rotierbare Tintenspeicher- und
Zumeßkartusche, die mit einem ersten Schaummaterial mit großen Poren, das
einen Tintenspeicher bildet und mit einem zweiten Schaummaterial mit kleine-
ren Poren, das in Berührung mit dem ersten Schaum angeordnet und einem
Abschnitt des äußeren der Kartusche ausgesetzt ist, um Tinte bereitzustellen.
Der Schaum dient dabei als Tintenspeicher, die Kartusche ist vollständig mit
dem Schaummaterial ausgefüllt. Diese Entgegenhaltungen gaben dem Fach-
mann, ohne daß er dazu erfinderisch tätig werden mußte, Mittel an die Hand,
bei dem eingesetzten Tintenabsorbierungsmittel durch eine Verringerung der
Größe der Poren eine Erhöhung der Kapillarwirkung zu erreichen.
III.1. Beruht danach der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der er-
teilten Fassung nicht auf erfinderischer Tätigkeit, so gilt dies ebenso für den
Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der mit dem Hilfsantrag 1 verteidigten
Fassung.
Diese unterscheidet sich von der erteilten Fassung zum einen dadurch,
daß das Tintenabsorbierungsmittel als offenporig und formstabil bezeichnet
wird, und zum anderen dadurch, daß zur Dimensionierung des Luftraums (50b)
an Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung angefügt werden soll, daß die Ka-
pillaranziehung in der Tintenbahn größer sein soll als in dem mindestens einen
Raum (z.B. 50b) in dem Tintentank.
2. Diese zusätzlichen Angaben sind in der Ursprungsoffenbarung ent-
halten (S. 16, Z. 21,22).
3. Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in dieser Fassung be-
ruht jedoch nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Die Angabe, daß das Absorbie-
rungsmittel offenporig (zum Gegensatz zu geschlossenporig) sein soll, ist eine
Selbstverständlichkeit, wenn dieses die Tintenflüssigkeit aufnehmen soll. Die
Angabe, daß das Absorbierungsmittel formstabil sein soll, ergibt sich zwangs-
läufig, wenn das Absorbierungsmittel die Flüssigkeit vollständig aufnehmen und
keine freie Flüssigkeit im Tank zulassen soll. Auch die Kapillarwirkung setzt je-
denfalls eine hinreichende Formstabilität voraus. Die Angaben zur Dimensionie-
rung des Luftraums reichen für die Annahme einer erfinderischen Tätigkeit nicht
aus. Legt man zugrunde, daß es dem Fachmann darum ging, diesen Luftraum
aus den oben genannten Gründen vorzusehen, so beruhte dies u.a. auf der ihm
selbstverständlichen Erkenntnis, daß die Kapillaranziehung in der Tintenbahn
größer sein mußte als in dem Luftraum, weil andernfalls die beabsichtigte Wir-
kung des Luftraums, einen Tintenaustritt aus dem Luftloch zu vermeiden, nicht
zu erreichen war.
IV. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsan-
trages 2 übernimmt die Fassung des Hilfsantrages 1 und fügt hinzu, wie der
mindestens eine Raum (50b) ausgestaltet sein soll, daß er nämlich an die inne-
re Wandoberfläche eines Tankdeckels angrenzen soll, von der nur mindestens
ein vorstehender Bereich das Tintenabsorbierungsmittel berühre, so daß der
übrige Bereich der inneren Wandoberfläche von dem Tintenabsorbierungsmittel
beabstandet sei und wobei die Tintenversorgungsöffnung im Boden des Tinten-
versorgungstanks angeordnet sei. Damit beschreibt der Patentanspruch 1 in
dieser Fassung als Abstandshalter eine Rippe an der inneren Wandoberfläche.
Auch dies ist zwar in den Ursprungsunterlagen, dort in Patentanspruch 2, ent-
halten, jedoch beruht diese Ausgestaltung nicht auf erfinderischer Tätigkeit.
Denn der Fachmann konnte, wie der gerichtliche Sachverständige zur Über-
zeugung des Senats ausgeführt hat, ohne weiteres als naheliegend erkennen,
daß, um den Abstand zwischen dem Absorbierungsmittel und dem Tankdeckel
zu wahren, der Einsatz eines Abstandshalters sinnvoll war. Diesen in Form ei-
ner Rippe zu gestalten, war eine von mehreren ohne weiteres in Betracht zu
ziehenden konstruktiven Möglichkeiten.
V. Die Fassung des Patentanspruchs 1 im Hilfsantrag 3 unterscheidet
sich von den übrigen Fassungen dadurch, daß das Luftloch mit einer das Tin-
tenabsorbierungsmittel umgebenden Luftschicht korrespondieren soll. Die Be-
klagte hat sich darauf berufen, dies sei dadurch offenbart, daß in der Ur-
sprungsanmeldung (S. 16, Z. 33 ff.) wie in der Beschreibung des Streitpatents
(deutsche Übersetzung S. 16 Z. 19 f.) ausgeführt sei, die mit Tinte imprägnier-
ten Elemente seien von einer Luftschicht umgeben, die durch ein Luftloch mit
der Umgebungsluft in Verbindung stehe.
Allerdings steht diese Aussage in der Beschreibung des Streitpatents im
Zusammenhang mit der Ausführungsform, bei der die mit Tinte imprägnierten
Elemente von Rippen gehalten werden. Die Einfügung eines weiteren Merkmals
aus der Beschreibung in dem Patentanspruch ist dann nicht zulässig, wenn es
dort zwar erwähnt, in seiner Bedeutung für die im Anspruch umschriebene Er-
findung jedoch nicht zu erkennen ist. Dienen dagegen in der Beschreibung ei-
nes Ausführungsbeispiels genannte Merkmale der näheren Ausgestaltung der
unter Schutz gestellten Erfindung, die für sich aber auch zusammen mit den
durch die Erfindung erreichten Erfolg fördern, dann hat es der Patentinhaber in
der Hand, ob er sein Patent durch die Aufnahme einzelner oder sämtlicher die-
ser Merkmale beschränkt (Sen.Beschl. v. 23.1.1990 - X ZB 9/89, GRUR 1990,
432, 433 - Spleißkammer). Danach steht vorliegend der Einfügung dieses
Merkmals nicht schon entgegen, daß es im Zusammenhang mit der Beschrei-
bung einer Ausführungsform steht, bei der Rippen als Hilfsmittel eingesetzt
werden, um zu erreichen, daß das Tintenabsorbierungsmittel von einer Luft-
schicht umgeben wird. Als zur Erfindung gehörend wird damit jedenfalls eine
Ausführungsform bezeichnet, bei der das Tintenabsorbierungsmittel insgesamt
von einer Luftschicht umgeben wird.
Die Klägerin hat ausdrücklich erklärt, daß Patentanspruch 1 des Streit-
patents in dieser Fassung nicht von ihr angegriffen werde. In dieser Form hat
Patentanspruch 1 des Streitpatents danach Bestand.
Die Formulierung des Hilfsantrags 3 enthält dabei einen offenbaren
Schreibefehler, der auch in die verkündete Urteilsformel eingegangen ist. Rich-
tig sind beide dahin zu lesen, daß das Tintenabsorbierungsmittel Poren auf-
weist, welche zunehmend in der Größe in einer Richtung auf die Tintenversor-
gungsöffnung zu verringert (nicht: verringern) sind.
VI. Mit Patentanspruch 1 in dieser Fassung bleiben die übrigen mittelbar
und unmittelbar hierauf bezogenen Patentansprüche bestehen.
VII. Die Kosten des Berufungsverfahrens sind der Beklagten insgesamt
auferlegt worden, da die Beklagte erst in der mündlichen Verhandlung über ihre
Berufung mit ihrem Hilfsantrag 3 das Streitpatent in der Fassung verteidigt hat,
in der es Bestand hat. Die Klägerin hat den so gefaßten Patentanspruch 1 nicht
angegriffen. Es entspricht daher der Billigkeit, der Beklagten die gesamten Ko-
sten des Berufungsverfahrens aufzuerlegen. Diese Kostenentscheidung beruht
auf § 121 Abs. 2 PatG i.V. mit § 97 ZPO.
Melullis
Jestaedt
Scharen
Mühlens
Meier-Beck