BGH Urteil vom 15.11.2005 – X ZR 17/02

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 17/02

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: BGHZ

ja : nein

Verkündet am: 15. November 2005 Groß Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Koksofentür

PatG (1981) §§ 81, 14, 21 Abs. 1 Nr. 4, 38

a) Das nach Erlöschen des Streitpatents erforderliche besondere eigene Rechtsschutzbedürfnis des Nichtigkeitsklägers an der Nichtigerklärung des Streitpatents ist nach rechtskräftiger Verurteilung des Nichtigkeitsklägers in einem Verletzungsrechtsstreit jedenfalls dann zu bejahen, wenn der Nichtig- keitskläger für den Fall der Nichtigerklärung des Streitpatents eine Restituti- onsklage in Betracht zieht.

b) Bezugszeichen im Patentanspruch schränken den Schutz nicht auf ein Aus-

führungsbeispiel ein.

c) Mit der Gestaltungsfreiheit des Anmelders im Patenterteilungsverfahren ist es unvereinbar, nur eine Einschränkung als zulässig anzusehen, bei der alle der Erfindung förderlichen Merkmale eines Ausführungsbeispiels in den Pa- tentanspruch aufgenommen werden.

BGH, Urt. v. 15. November 2005 - X ZR 17/02 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 15. November 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die

Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 3. Senats

(Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 8. November

2001 abgeändert:

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen

Die Beklagte war Inhaberin des am 23. Juni 1979 unter Inanspruchnah-

me der Priorität einer Patentanmeldung in den Vereinigten Staaten von Amerika

angemeldeten deutschen Patents 29 25 730 (Streitpatents), das eine "Koks-

ofentür" betrifft, drei Patentansprüche umfasste und inzwischen nach Ablauf der

Schutzdauer erloschen ist. Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"1. Koksofentür mit einem der Türleibung der Ofenkammer zuge-

kehrten, vom Türrahmen kragarmartig vorspringenden Dich-

tungselement, dessen zur Dichtungsfläche abgewinkelte äußere

Kante als Dichtungsschneide ausgebildet ist[,] und mit einer bei

Verriegelung der Tür über einen Spannrahmen belastenden

Spannvorrichtung, dadurch gekennzeichnet, daß der Spann-

rahmen aus einer am Türrahmen befestigten und von diesem

kragarmartig vorspringenden Federmembran (20) besteht, die

über ihre zur Dichtfläche hin abgewinkelte Außenkante (44) mit

dem Dichtungselement (30) auf dessen in der Dichtungsschnei-

de endenden, ebenfalls zur Dichtfläche hin abgewinkelten Ab-

schnitt (52) verbunden ist."

Wegen der auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2

und 3 wird auf die Patentschrift verwiesen.

Die Klägerin ist von der Beklagten wegen Patentverletzung gerichtlich in

Anspruch genommen und durch rechtskräftig gewordenes Grundurteil des

Landgerichts Düsseldorf auf eine Schadensersatzklage hin verurteilt worden.

Sie hat mit ihrer Nichtigkeitsklage geltend gemacht, dass der Gegenstand des

Streitpatents über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten

Fassung hinausgehe. Gegenstand des Streitpatents sei eine Dichtung für eine

Koksofentür, die aus zwei Teilen bestehe, nämlich einem um die Tür herumfüh-

renden kragenartig vorspringenden Dichtungselement und einer Vorrichtung zur

Erzeugung einer elastischen Kraft. Dabei sei aus der ursprünglich offenbarten

Dichtungsvorrichtung mit einem schneidkantenartigen Dichtungselement und

einer Stützvorrichtung eine Dichtvorrichtung geworden, die lediglich noch das

schneidkantenartige Dichtungselement sowie eine kragarmartig vorspringende

Federmembran vorsehe, womit das Stützglied völlig entfallen sei.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Hierge-

gen richtet sich die Berufung der beklagten Patentinhaberin, die beantragt, un-

ter Aufhebung des angefochtenen Urteils die Klage abzuweisen. Die Klägerin

tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Prof.

W.

hat im Auftrag des Se-

nats ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung

erläutert und ergänzt hat.

Die zulässige Berufung führt unter Abänderung des angefochtenen Ur-

teils des Bundespatentgerichts zur Abweisung der Klage.

I. Allerdings ist die Nichtigkeitsklage im vorliegenden Fall auch nach Er-

löschen des Streitpatents infolge Ablaufs der Höchstschutzdauer weiterhin zu-

lässig. In diesem Fall ist zwar ein besonderes, eigenes Rechtsschutzbedürfnis

des Klägers an der Nichtigerklärung des abgelaufenen Patents erforderlich (st.

Rspr.; zuletzt Sen.Urt. v. 22.02.2005

- X ZR 148/00, Umdruck S. 6;

Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 2. Aufl. 2005, Rdn. 120,

je

m.w.N.). Dieses kann aber bei einer rechtskräftigen Verurteilung des Nichtig-

keitsklägers im Verletzungsstreit vorliegen, weil eine Nichtigerklärung des an-

gegriffenen Patents der im Verletzungsprozess unterlegenen Partei die Mög-

lichkeit eröffnen würde, im Wege der Restitutionsklage gegen ihre Verurteilung

vorzugehen (vgl. BPatGE 33, 240 = GRUR 1993, 732; Keukenschrijver, aaO;

Schulte, PatG, 7. Aufl. 2005, Rdn. 46 zu § 81; Mes, PatG GebrMG, 2. Aufl.

2005, Rdn. 42 zu § 81 PatG). Nachdem die Nichtigkeitsklägerin in der mündli-

chen Verhandlung erklärt hat, dass sie für den Fall der Nichtigerklärung die

Durchführung eines Restitutionsverfahrens in Betracht ziehe, ist ein Rechts-

schutzbedürfnis für die Nichtigkeitsklage ohne weiteres zu bejahen.

II. Der Senat vermag aber der Auffassung des Bundespatentgerichts

nicht beizutreten, der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund greife durch, dass

der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich

eingereichten Fassung hinausgehe (§ 22 Abs. 1 PatG i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 4

PatG; "unzulässige Erweiterung", sachlich übereinstimmend mit § 13 Abs. 1

Nr. 4 PatG 1978; Art. XI § 3 Abs. 5 IntPatÜG; vgl. zur Anwendbarkeit der §§ 21,

22 PatG 1981 BGHZ 110, 123, 125 - Spleißkammer).

1. Das Streitpatent schützt in seinem Patentanspruch 1 eine Koksofentür

mit einem vorspringenden Dichtungselement und mit einer bei Verriegelung der

Tür über einen Spannrahmen belastenden Spannvorrichtung, wobei der Spann-

rahmen aus einer Federmembran (20) besteht, in besonderer Ausgestaltung.

Diese Abdichtung kommt im Wesentlichen allein mit mechanischen Mitteln aus.

Damit soll eine Abdichtung geschaffen werden, die in ihrer Zuverlässigkeit und

Einsatzfähigkeit mindestens das Ergebnis anderer, z.B. aus der deutschen Aus-

legeschrift 1 156 762 vorbekannter Einrichtungen erreicht (vgl. die Angaben zur

"Aufgabe" in der Beschreibung des Streitpatents Sp. 3 Z. 46-52). In der deut-

schen Auslegeschrift 1 156 762 ist eine mit einer Sperrgasdichtung ausgestatte-

te Koksofentür beschrieben, bei der ein Dichtungselement mit seiner äußeren,

als Schneide ausgebildeten Kante gegen eine Dichtungsfläche der Türleibung

mittels einer von Druckzylindern gebildeten Spannvorrichtung gedrückt wird.

Diese Druckzylinder drücken dabei starre Schienen gegen die als Zackenkante

ausgebildete Schneidkante.

2. Das Streitpatent stellt in seinem Patentanspruch 1 eine Koksofentür

unter Schutz, bei der

(1)

das Dichtungselement

(1.1)

der Türleibung der Ofenkammer zugekehrt ist,

(1.2)

vom Türrahmen kragarmartig vorspringt und

(1.3)

seine zur Dichtungsfläche abgewinkelte äußere Kante als

Dichtungsschneide ausgebildet ist,

(2)

mit einer Spannvorrichtung,

(2.1)

die bei Verriegelung der Tür die Dichtungsschneide belastet

(2.2)

über einen Spannrahmen, wobei

(3)

der Spannrahmen aus einer Federmembran besteht, die

(3.1)

am Türrahmen befestigt ist,

(3.2)

vom Türrahmen kragarmartig vorspringt und

(3.3)

eine zur Dichtfläche abgewinkelte Außenkante aufweist,

wobei

(4)

diese Außenkante verbunden ist

(4.1) mit dem Dichtungselement,

(4.2)

auf dessen in der Dichtungsschneide endenden Abschnitt,

(4.2.1) der ebenfalls zur Dichtfläche hin abgewinkelt ist.

3. Dabei hat die mündliche Verhandlung ergeben, dass die Formulierung

in Patentanspruch 1, der Spannrahmen "bestehe" aus einer Federmembran,

nicht in dem Sinn zu verstehen ist, dass die Federmembran notwendig das ein-

zige Element des Spannrahmens sein solle. Das Wort "besteht" ist hier jeden-

falls auch in dem Sinn verwendet, dass der Spannrahmen neben der Feder-

membran noch weitere Elemente aufweisen kann, wie dies etwa die ein Ausfüh-

rungsbeispiel wiedergebende Figur 10 der Zeichnungen des Streitpatents zeigt,

insbesondere die dort dargestellten Abschnitte 44 und 46. Im Übrigen schrän-

ken die Bezugszeichen im Patentanspruch den Schutz nicht auf ein Ausfüh-

rungsbeispiel ein (vgl. EPA - techn. Beschwerdekammer - T 237/84 ABl. EPA

1987, 309; Ullmann in Benkard, PatG, 9. Aufl. 1993, Rdn. 14 zu § 14 PatG;

Busse, PatG, 6. Aufl. 2003, Rdn. 53 zu § 14; Schulte, aaO Rdn. 142 zu § 34; so

schon zum früheren Recht BGH, Urt. v. 30.10.1962 - I ZR 46/61, GRUR 1963,

563, 564 - Aufhängevorrichtung). Die Nennung von Bezugszeichen im Patent-

anspruch 1 des Streitpatents führt daher nicht zu einer Beschränkung des Ge-

genstands des Patents auf Ausgestaltungen, die den Darstellungen entspre-

chen, in denen diese Bezugszeichen verwendet werden.

4. Eine erfindungsgemäße Ausgestaltung wird in den jeweils verkleinert

wiedergegebenen Figuren 1 (Darstellung einer Vorderansicht der Tür auf der

Stoßrichtungsseite), 7 (Schnitt bei 7-7 in Fig. 1), 8 (Schnitt entlang 8-8 in Fig. 7)

und 10 (Schnitt entlang 10-10 in Fig. 8) des Streitpatents gezeigt:

Fig. 1

Hier bezeichnen die Bezugszeichen 14 die Koksofenwand mit den Tür-

leibungen 12 und der mit Feuerfeststeinen ausgekleideten Koksofentür. Der

Türkörper weist die Grundplatte 32, das Hauptrahmenschweißstück 34, die Sei-

tenplatten 36 und 38 und die Bodenplatte 40 auf. Das Stützglied 42 ist im Aus-

führungsbeispiel in die drei Abschnitte 48, 50, 52 aufgeteilt. Die Spannvorrich-

tung übt Druck auf die Schneide 52 aus, die gegen die Leibung 12 gedrückt

wird.

Die Federmembran ist mit dem Befestigungsabschnitt 46 am Türrahmen

befestigt. Der weitere Abschnitt 44 ist in Richtung Leibung abgewinkelt und an

seinem Ende mit der Dichtungskante 52 verbunden.

III. Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass sich der in Patent-

anspruch 1 des Streitpatents geschützte Gegenstand nicht den Anmeldeunter-

lagen entnehmen lasse, und dass Patentanspruch 1 des Streitpatents damit

unzulässig erweitert sei. Der geschützte Gegenstand unterscheide sich von

dem ursprünglich offenbarten durch die Merkmale der Merkmalsgruppen 3

und 4. Denn die Dichtungsvorrichtung 18 für die Koksofentür 10 bestehe nach

der ursprünglichen Offenbarung aus einem dichtenden Schneideelement

(schneidkantenartiges Dichtungselement oder Schneidkantenelement) 30 und

einer Stütz- oder Trägervorrichtung (Stützglied, Dichtungskantenträgerele-

ment) 42. Dabei beständen das Schneideelement 30 aus den Teilabschnit-

ten 48, 50 und 52 und die Stütz- oder Trägervorrichtung 42 aus den Abschnit-

ten 44 und 46, wie sich aus der ursprünglichen Beschreibung Seiten 7/8, dem

ursprünglichen Schutzanspruch 1, aus der Beschreibung Seite 8 Abs. 3, Sei-

te 11 Abs. 2 bis Seite 12 und der Figur 10 der Zeichnungen ergebe. Die Funkti-

on, die das Stützelement 42 haben solle, werde im Schutzanspruch 1 der An-

meldung damit beschrieben, dass auf das schneidkantenartige Dichtungsele-

ment 30 eine gleichmäßige Vorspannung ausgeübt werden solle. Das für die

Stützvorrichtung zu verwendende Material sei nicht beschrieben. Die aus elasti-

schem, federndem Material hergestellte Membran 20, die einen Teil der Stütz-

vorrichtung 42 überdecke, könne zusätzlich zur Erhöhung der Vorspannung

verwendet werden, wie sich aus den Schutzansprüchen 2 und 5 der Anmelde-

unterlagen sowie aus Seite 8 Abs. 3 und Seite 17 Abs. 2 der ursprünglichen

Beschreibung ergebe. Eine solche Dichtungsvorrichtung sei auch in Figur 10

dargestellt. Aus den Hervorhebungen der physikalischen Eigenschaften der

Membran, die nach den Schutzansprüchen 4 und 5 sowie der Beschreibung

Seite 17 2. Absatz der ursprünglichen Unterlagen eine Blattfeder oder Membran

sein solle, die nach Seite 8 Abs. 3 der ursprünglichen Unterlagen aus elasti-

schem, federndem Material hergestellt sei und unmittelbar einen Teil der Stütz-

vorrichtung überdecke, leite der Fachmann, ein Fachhochschulingenieur des

Maschinenbaus, ab, dass das Stützelement 42 andere physikalische Werkstoff-

eigenschaften aufweise als die fakultative, zusätzlich einsetzbare Membran.

Der Fachmann werde deshalb auf eine relativ starre Konstruktion der aus dem

Schneidelement 30 und der fest mit diesem verbundenen Stützvorrichtung 42

bestehenden, durch eine zusätzliche Federmembran zu verstärkenden Dicht-

vorrrichtung 18 schließen. Nach Patentanspruch 1 des erteilten Patents entfalle

demgegenüber die ursprünglich zwingend notwendige, relativ starre Stütz- und

Trägervorrichtung 42 mit den Abschnitten 44 und 46. Die ursprüngliche Stütz-

vorrichtung 42 werde - was aus den ursprünglichen Unterlagen wegen der dort

verwendeten unterschiedlichen Begriffe "Stützvorrichtung" und "Membran" nicht

herleitbar sei - durch die Federmembran aus einem elastischen, federnden Ma-

terial ersetzt.

IV. Diese Beurteilung erweist sich im Ergebnis als unzutreffend.

1. Nach der Rechtsprechung des Senats ist durch die Anmeldung offen-

bart, was sich aus der Sicht des Fachmanns des betreffenden Gebiets der

Technik ohne weiteres aus dem Gesamtinhalt der Unterlagen am Anmeldetag

erschließt. Zur Feststellung, ob der Nichtigkeitsgrund der "unzulässigen Erwei-

terung" vorliegt, ist der Gegenstand des erteilten Patents mit dem Inhalt der ur-

sprünglichen Unterlagen zu vergleichen. Gegenstand des Patents ist dabei die

durch die Patentansprüche definierte Lehre (vgl. Sen.Urt. v. 21.09.1993

- X ZR 50/91, Mitt. 1996, 204, 206 - Spielfahrbahn). Der Inhalt der Patentan-

meldung ist hingegen der Gesamtheit der Unterlagen zu entnehmen, ohne dass

dabei den in der Anmeldung bezeichneten Patentansprüchen eine gleich her-

vorragende Bedeutung zukommt. Nicht maßgeblich ist demgegenüber, wie die

Beklagte ihr Schutzbegehren später interpretiert hat, worauf die Klägerin nun-

mehr schriftsätzlich abgestellt hat. Entscheidend ist, ob die ursprüngliche Of-

fenbarung aus der Sicht eines Fachmanns erkennen ließ, der von den ur-

sprünglichen Unterlagen abweichende Lösungsvorschlag des Patents solle von

vornherein vom Schutzbegehren umfasst werden (vgl. zuletzt Sen.Urt. v.

05.07.2005 - X ZR 30/02 - Einkaufswagen II, Umdruck S. 7 f., zur Veröffentli-

chung vorgesehen, m.w.N.), d.h. als zur Erfindung gehörend ("gehörig") offen-

bart sein (vgl. Kraßer, Patentrecht, 5. Aufl. 2004, S. 562 f.).

2. Die in Patentanspruch 1 des Streitpatents geschützte Lehre ist durch

die ursprünglichen Unterlagen der Patentanmeldung ausreichend als zur Erfin-

dung gehörend offenbart. Auch die Merkmalsgruppen 3 und 4 seines Patentan-

spruchs 1 stellen nämlich allenfalls Konkretisierungen und Einschränkungen

dieser allgemeinen Lehre im Sinn des in den ursprünglichen Unterlagen be-

schriebenen und zeichnerisch dargestellten Ausführungsbeispiels und nicht

zugleich auch eine Erstreckung auf einen nicht als zur Erfindung gehörend of-

fenbarten Gegenstand dar.

a) Eine allgemeine Beschreibung dessen, was durch die Erfindung ge-

leistet werden soll, findet sich zunächst auf Seite 7/8 der Anmeldungsunterla-

gen. Danach weist die Koksofentür einen Hauptrahmen und eine Dichtungsvor-

richtung auf, die auf dem Hauptrahmen angeordnet ist und einen dichten,

gleichmäßigen und nicht festhaftenden Sitz zwischen dem Hauptrahmen und

der zugehörigen Ofentürleibung gewährleistet. Die Dichtungsvorrichtung enthält

dabei ein dichtendes Schneidelement, das auf dem Hauptrahmen so angeord-

net ist, dass es sich entlang der zugehörigen Türleibung erstreckt, und ferner

eine Stütz- oder Trägervorrichtung, die am Hauptrahmen der Tür angeordnet ist

und eine gleichmäßige Vorspannung entlang der gesamten Ausdehnung des

dichtenden Kantenelements ausübt. Die Trägeranordnung (d.h. die Trägervor-

richtung) weist dabei ein Dichtungskantenträgerelement auf, das am Hauptrah-

men befestigt ist und von diesem vorspringt und mit dem dichtenden Schneid-

element in der Nähe seines freien Endes verbunden ist. Das dichtende

Schneidelement ist so angeordnet, dass es mit der zugehörigen Türleibung un-

ter einem Winkel in Verbindung tritt, den die Anmeldeunterlagen mit beispiels-

weise etwa 25° beziffern. Bei Verriegelung der Tür am Ofen wird die Dichtungs-

kante gegen die Türleibung gedrückt, um die gewünschte Dichtung zu erzielen.

b) Innerhalb dieser allgemeinen Lehre hält sich der Gegenstand des Pa-

tentanspruchs 1 des erteilten Patents.

aa) Die vom Bundespatentgericht als nicht offenbart angesehene Elasti-

zität der Federmembran (20) ist in der ursprünglichen Beschreibung Seite 7 f.

nicht angesprochen. Daher stellt sie zunächst eine Einschränkung gegenüber

der ursprünglich offenbarten Lehre dar. Die zusätzlich in den Patentanspruch 1

aufgenommenen Merkmale der Merkmalsgruppen 3 und 4 sind jedoch in den

ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart. Dies folgt ins-

besondere aus der ursprünglich eingereichten Figur 10 und der Beschreibung,

namentlich Seite 11. Diese Figur zeigt die Federmembran (nach der ursprüngli-

chen Beschreibung Seiten 11, 13, 16, 17 "Membran"; Seiten 17, 19, 20 "Feder",

"Blattfeder") (20), die über den Abschnitt 46 und das Abstandsstück 26 am Tür-

rahmen 16 (mit der Grundplatte 32; vgl. ursprüngliche Unterlagen S. 11) befes-

tigt ist. Dass die Federmembran zusammen mit den weiteren Abschnitten 44

und 46 kragarmartig vom Türrahmen vorspringt und eine zur Dichtfläche abge-

winkelte Außenfläche aufweist, ist unmittelbar der Figur 10 jedenfalls dann zu

entnehmen, wenn man die Membran 20 und die Abschnitte 44 und 46 als Ein-

heit ansieht, was sich aus der Figur 10 allerdings nicht unmittelbar ergibt. Für

einen Fachmann, einen Diplomingenieur des Maschinenbaus, folgt die Möglich-

keit, diese Teile als Einheit auszubilden, nach den überzeugenden Ausführun-

gen des gerichtlichen Sachverständigen jedoch aus der ursprünglichen Offen-

barung, wo es heißt, dass das Schneidelement so auf dem Hauptrahmen ange-

ordnet ist, dass eine gleichmäßige Vorspannung entlang der gesamten Aus-

dehnung des dichtenden Kantenelements ausgeübt wird (S. 7 3. Abs.). Dar-

über, dass sich die Merkmale der Merkmalsgruppe 4 unmittelbar der Figur 10

entnehmen lassen, besteht kein Streit; der Senat ist hiervon auch überzeugt.

Darauf, ob sich Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung auch im Übri-

gen an das in den Figuren dargestellte Ausführungsbeispiel und an dessen Be-

schreibung auf Seite 10 ff. der Anmeldeunterlagen hält, kommt es für die Beur-

teilung der Erweiterung nicht an. Denn der Patentinhaber ist nicht gehalten,

sämtliche Merkmale eines Ausführungsbeispiels in den Patentanspruch aufzu-

nehmen, um eine zulässige Beschränkung herbeizuführen (Sen.Urt. v.

21.10.2003 - X ZR 220/99, Umdruck S. 21, unter Hinweis auf Sen.Beschl. v.

23.01.1990 - X ZB 9/89, BGHZ 110, 123, 126= GRUR 1990, 432, 433

- Spleißkammer). Hierzu bestand vorliegend schon deshalb kein Anlass, weil

die Offenbarung auf Seite 7 f. der ursprünglichen Unterlagen einen allgemeine-

ren Gegenstand betraf. Mit der Gestaltungsfreiheit des Anmelders im Patenter-

teilungsverfahren wäre es unvereinbar, nur eine Einschränkung als zulässig

anzusehen, bei der alle der Erfindung förderlichen Merkmale eines Ausfüh-

rungsbeispiels in den Patentanspruch aufgenommen werden (vgl. Senat

- Spleißkammer aaO).

bb) Eine Einschränkung des Inhalts, dass die ursprünglichen Unterlagen

das Dichtelement als starres Element offenbarten, wie sie das Bundespatentge-

richt in den Mittelpunkt seiner Erörterungen gestellt hat, ist der ursprünglichen

Offenbarung auf Seite 7 f. nicht zu entnehmen. Die Frage, ob das Ausführungs-

beispiel ein starres Element betrifft, beschränkt den Offenbarungsgehalt der

weiter gefassten ursprünglichen Unterlagen nicht. Wie der gerichtliche Sach-

verständige in seinem schriftlichen Gutachten ausgeführt und bei seiner Anhö-

rung nachdrücklich bestätigt hat, geht eine Differenzierung zwischen einem aus

den Teilen mit den Bezugszeichen 46, 44 und 48 gebildeten festen Rahmen

und einem federelastischen Element an der technischen Wirklichkeit vorbei. Mit

Blick auf den Zweck der Vorrichtung müsse sich auch der Rahmen auf Grund

der aufgewendeten Kräfte verformen, um eine hinreichende Abdichtung zu ge-

währleisten und bei Wegnahme der Kräfte in seinen Ausgangszustand zurück-

kehren; der Sachverständige hat dies überzeugend als einen Vorgang der Elas-

tizität im Gegensatz zu einer zu dauerhaften Veränderungen führenden Verfor-

mung bezeichnet.

Diesen erkennbar von Sachkunde getragenen Folgerungen des gerichtli-

chen Sachverständigen tritt der Senat bei. Auch sie entziehen der allein die An-

nahme der Erweiterung tragenden Feststellung des Bundespatentgerichts die

Grundlage, dass die Dichtungsvorrichtung 18 nach den ursprünglich eingereich-

ten Unterlagen eine relativ starre Konstruktion darstelle, während nach Patent-

anspruch 1 des erteilten Streitpatents die Dichtungsvorrichtung nicht mehr starr

sei.

cc) Die Frage, ob auch eine Ausführungsform, bei der die Federmemb-

ran (20) mit dem Abschnitt 46 in einem einzigen Teil zusammenfällt, eine Be-

nutzung des Streitpatents darstellt, betrifft allein die Prüfung der Patentverlet-

zung und ist im Nichtigkeitsverfahren nicht zu erörtern.

V. Weitere Gesichtspunkte, aus denen sich ergeben könnte, dass der

Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents über den Inhalt der ur-

sprünglich eingereichten Unterlagen hinausgehe, sind in der Berufungsverhand-

lung nicht mehr geltend gemacht worden und haben sich auch sonst nicht er-

geben.

Sie folgen insbesondere nicht aus dem klägerischen Vortrag, dass der

Begriff "Spannrahmen" in den ursprünglichen Unterlagen nicht enthalten sei.

Die Aufnahme eines nicht ursprungsoffenbarten Begriffs stellt nämlich - anders

als die Aufnahme eines nicht ursprünglich offenbarten technischen Merkmals -

dann keine unzulässige Änderung dar, wenn die entsprechende technische

Lehre selbst offenbart war.

VI. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, § 91 ZPO.

Melullis

Scharen

Keukenschrijver

Asendorf

Kirchhoff

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 08.11.2001 - 3 Ni 39/00 -