BGH Beschluss vom 20.11.2003 – I ZB 15/98

BUNDESGERICHTSHOF

I ZB 15/98

Verkündet am: 20. November 2003 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung Nr. 395 52 135.1

Nachschlagewerk: BGHZ: BGHR: ja

ja nein

Gabelstapler II

MarkenG § 3 Abs. 1 und Abs. 2, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2, § 32 Abs. 2, § 33 Abs. 1, § 36 Abs. 1 Nr. 1

a) Um den Anforderungen an eine Wiedergabe der Marke i.S. von § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu genügen, muß die angemeldete Marke so klar und ein- deutig dargestellt sein, daß nachträgliche Änderungen zweifelsfrei ausge- schlossen sind.

b) Durch § 3 Abs. 2 MarkenG soll im öffentlichen Interesse ausgeschlossen werden, daß technische Lösungen oder Eigenschaften einer Ware monopoli- siert und daher Mitbewerber aufgrund der Markeneintragung daran gehindert werden können, ihre Waren mit diesen technischen Lösungen oder Eigen- schaften zu versehen.

c) Auch wenn die Beurteilung des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft) bei dreidimensionalen Marken, die die Form der Ware darstellen, schwieriger sein kann als bei her- kömmlichen Markenformen, folgt daraus kein erweitertes Schutzhindernis nach dieser Vorschrift.

BGH, Beschl. v. 20. November 2003 - I ZB 15/98 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 20. November 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof.

Dr. Ullmann und die Richter Prof. Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und

Dr. Schaffert

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des

28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts

vom 17. Dezember 1997 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung

an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000

festgesetzt.

I. Mit ihrer am 21. Dezember 1995 eingereichten Anmeldung begehrt die

Anmelderin die Eintragung einer dreidimensionalen Marke für die Waren "mo-

torgetriebene Flurförderzeuge und sonstige fahrbare Arbeitsmaschinen mit Fah-

rerkabine, insbesondere Gabelstapler" entsprechend der nachfolgenden Abbil-

dung:

Die Markenstelle des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung wegen

fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

Die Beschwerde der Anmelderin ist erfolglos geblieben.

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihren

Eintragungsantrag weiter.

Durch Beschluß vom 23. November 2000 hat der Senat dem Gerichtshof

der Europäischen Gemeinschaften nach Art. 234 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 EG

folgende Fragen zur Auslegung von Art. 3 Abs. 1 lit. b, c und e MarkenRL zur

Vorabentscheidung vorgelegt (GRUR 2001, 334 = WRP 2001, 261 - Gabel-

stapler):

"1.

Ist bei der Feststellung der Unterscheidungskraft i.S. von Art. 3 Abs. 1

lit. b der genannten Richtlinie bei dreidimensionalen Marken, die die

Form der Ware darstellen, ein strengerer Maßstab an die Unterschei-

dungskraft anzulegen als bei anderen Markenformen?

2. Besitzt Art. 3 Abs. 1 lit. c neben Art. 3 Abs. 1 lit. e der Richtlinie für

dreidimensionale Marken, die die Form der Ware darstellen, eine ei-

genständige Bedeutung? Ist bejahendenfalls bei der Prüfung von

Art. 3 Abs. 1 lit. c - andernfalls bei lit. e - das Interesse des Verkehrs

an der Freihaltung der Produktform dergestalt zu berücksichtigen,

daß eine Eintragung jedenfalls grundsätzlich ausgeschlossen ist und

in der Regel nur bei Marken in Betracht kommt, die die Vorausset-

zungen des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 der Richtlinie erfüllen?"

Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hat hierüber durch

Urteil vom 8. April 2003 - verb. Rs. C-53/01 bis C-55/01 - wie folgt entschieden

(Slg. 2003, I-3161 = GRUR 2003, 514 = WRP 2003, 627 - Linde, Winward u.

Rado):

"1. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft i.S. von Artikel 3 Abs. 1

Buchstabe b der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom

21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-

gliedstaaten über die Marken ist bei dreidimensionalen Marken, die

aus der Form der Ware bestehen, kein strengerer Maßstab anzule-

gen als bei anderen Markenformen.

2. Neben Artikel 3 Abs. 1 Buchst. e der Ersten Richtlinie 89/104 besitzt

Artikel 3 Abs. 1 Buchstabe c dieser Richtlinie auch für dreidimensio-

nale Marken, die aus der Form der Ware bestehen, eine Bedeutung.

Bei der Prüfung des Eintragungshindernisses nach Artikel 3 Abs. 1

Buchst. c der Ersten Richtlinie 89/104 ist in jedem Einzelfall das die-

ser Vorschrift zugrundeliegende Allgemeininteresse daran zu berück-

sichtigen, daß dreidimensionale, aus der Form der Ware bestehende

Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die

im Sinne dieser Bestimmung zur Bezeichnung der Merkmale einer

Ware oder einer Dienstleistung dienen können, von allen frei verwen-

det und vorbehaltlich des Artikels 3 Abs. 3 dieser Richtlinie nicht ein-

getragen werden können."

II. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg.

1. Die Bedenken des Bundespatentgerichts gegen eine wirksame An-

meldung der dreidimensionalen Marke greifen nicht durch. Die angemeldete

Marke erfüllt die Anforderungen des § 36 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG. Danach muß

die Anmeldung, um den Erfordernissen für die Zuerkennung eines Anmeldeta-

ges nach § 33 Abs. 1 MarkenG zu genügen, unter anderem die Wiedergabe der

Marke gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG enthalten. In der Anmeldung muß die

Marke eindeutig bestimmt sein. Nach Begründung eines Anmeldetages kann

die Marke nicht mehr verändert werden (vgl. BGH, Beschl. v. 26.10.2000

- I ZB 3/98, GRUR 2001, 239, 240 = WRP 2001, 31 - Zahnpastastrang; Fezer,

Markenrecht, 3. Aufl., § 39 Rdn. 10; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz,

7. Aufl., § 32 Rdn. 20). Deshalb muß die Marke so klar und eindeutig dargestellt

sein, daß nachträgliche Änderungen zweifelsfrei ausgeschlossen werden kön-

nen.

Diesen Erfordernissen genügt die vorliegende Markenanmeldung. Sie

zeigt die graphische Darstellung eines im einzelnen wiedergegebenen Gabel-

staplers aus verschiedenen Blickwinkeln und enthält die Angabe, daß die Marke

als dreidimensionale Marke in das Register eingetragen werden soll. Das ent-

spricht den durch die Markenverordnung näher ausgestalteten weiteren Anmel-

deerfordernissen (§ 32 Abs. 3, § 65 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i.V. mit § 6 Nr. 3, § 9

Abs. 1 Sätze 1 und 2, Abs. 3 MarkenV). Zweifel an der Bestimmtheit der Wie-

dergabe der Marke nach § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG können hierdurch nicht

begründet werden.

2. Die Markenfähigkeit i.S. von § 3 Abs. 1 MarkenG kann der angemel-

deten Marke, die aus der Form der Ware besteht, nicht abgesprochen werden.

Nach der Bestimmung des § 3 Abs. 1 MarkenG können Marken alle Zei-

chen sein, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens

von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dazu gehört auch die

Form einer Ware. Die Markenfähigkeit eines Zeichens ist nach § 3 Abs. 1

MarkenG abstrakt, d.h. ohne Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienst-

leistungen allein danach zu prüfen, ob das Zeichen als solches geeignet ist,

Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen eines ande-

ren Unternehmens zu unterscheiden

(vgl. EuGH, Urt. v. 18.6.2002

- Rs. C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804, 806 Tz. 37 = WRP 2002,

924 - Philips/Remington; BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 2/97, GRUR 2000,

321, 322 = WRP 2000, 298 - Radio von hier; Beschl. v. 21.9.2000 - I ZB 35/98,

GRUR 2001, 240, 241 = WRP 2001, 157 - SWISS ARMY).

Zudem darf ein Zeichen, um markenfähig i.S. von § 3 Abs. 1 MarkenG zu

sein, kein funktionell notwendiger Bestandteil der Ware sein. Sie muß über die

technisch bedingte Grundform hinausreichende Elemente aufweisen, die zwar

nicht physisch, aber doch gedanklich von der Ware abstrahierbar sind und die

Identifizierungsfunktion der Marke erfüllen können (vgl. BGHZ 140, 193, 197

- Farbmarke gelb/schwarz; BGH, Beschl. v. 13.4.2000 - I ZB 6/98, GRUR 2001,

56, 57 = WRP 2000, 1290 - Likörflasche; Fezer aaO § 3 Rdn. 211 f.; Erdmann,

HABM-ABl. 2001, Sonderheft, 22, 38; a.A. Ströbele/Hacker aaO § 3 Rdn. 18).

Da die Selbständigkeit der Marke in diesem Sinne ausschließlich ein gedankli-

ches Erfordernis ist, ist eine willkürliche Ergänzung der Form der Ware nicht

notwendig, um die Markenfunktion zu erfüllen (vgl. EuGH GRUR 2002, 804,

807 Tz. 50 - Philips/Remington zu Art. 2 MarkenRL).

Im vorliegenden Fall sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, die es recht-

fertigen, die abstrakte Unterscheidungseignung der angemeldeten Formmarke

nach § 3 Abs. 1 MarkenG zu verneinen (zur Markenfähigkeit dreidimensionaler

Formmarken vgl. auch: BGH, Beschl. v. 14.12.2000 - I ZB 25/98, GRUR 2001,

418, 419 - Montre; Beschl. v. 14.12.2000 - I ZB 26/98, GRUR 2001, 416, 417

= WRP 2001, 403 - OMEGA - in der Veröffentlichung in GRUR mit der falschen

Abbildung der Marke aus der nachstehenden Entscheidung "SWATCH";

Beschl. v. 14.12.2000 - I ZB 27/98, GRUR 2001, 413, 414 = WRP 2001, 405

- SWATCH - in der Veröffentlichung in GRUR mit der falschen Abbildung der

Marke aus der vorstehenden Entscheidung "OMEGA"). Dies folgt schon aus

den nachstehend angeführten Merkmalen, aus denen sich eine von der

Grundform eines Gabelstaplers abweichende Gestaltung ergibt

(vgl.

Abschn. II. 3.).

3. Der Ausschlußgrund nach § 3 Abs. 2 MarkenG greift bei der in Rede

stehenden Marke ebenfalls nicht durch.

Diesem Schutzhindernis unterfallen Zeichen, die ausschließlich aus einer

Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, die zur Erreichung

einer technischen Wirkung erforderlich ist oder die der Ware einen wesentlichen

Wert verleiht. Die Vorschrift des § 3 Abs. 2 MarkenG setzt Art. 3 Abs. 1 lit. e

MarkenRL um. Dieser schließt es im öffentlichen Interesse aus, daß der Inha-

ber des Markenrechts technische Lösungen oder Eigenschaften einer Ware für

sich monopolisieren und dadurch Mitbewerber aufgrund seiner Markeneintra-

gung daran hindern kann, ihre Waren mit diesen technischen Lösungen oder

Eigenschaften zu versehen. Darauf ist allerdings der Anwendungsbereich des

§ 3 Abs. 2 MarkenG beschränkt. Ein etwaiges Freihaltebedürfnis i.S. von § 8

Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (Art. 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL) ist auch bei Marken, die

die Form der Ware darstellen, im Rahmen dieser Vorschrift und nicht durch eine

weite Auslegung des § 3 Abs. 2 MarkenG (Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL) zu be-

rücksichtigen. Denn § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kommt auch bei der vorliegen-

den Markenform eine selbständige Bedeutung neben § 3 Abs. 2 MarkenG zu

(vgl. zu Art. 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL: EuGH GRUR 2003, 514, 518 Tz. 67 und

Nr. 2 der Urteilsformel - Linde, Winward u. Rado).

Das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 MarkenG erfaßt daher Formmarken,

deren wesentliche Merkmale durch die Art der Ware selbst bedingt sind, einer

technischen Funktion entsprechen oder wertbedingt sind (vgl. EuGH GRUR

2002, 804, 809 Tz. 78-80 - Philips/Remington; GRUR 2003, 514, 518 Tz. 72

- Linde, Winward u. Rado). Davon kann bei der angemeldeten Marke nicht aus-

gegangen werden. Diese verfügt über eine Reihe von Gestaltungsmerkmalen,

die weder durch die Art der Ware noch technisch oder wertbedingt sind. Dies

sind der ein abgerundetes Fünfeck darstellende Fahrerkabinenrahmen, die

durchweg abgerundeten Kantenlinien und das rundlich ausgeprägte Heck. Die-

se Merkmale dienen weder der Ermöglichung einer technischen Wirkung noch

der Erzielung bestimmter Eigenschaften. Mitbewerber werden daher bei der

Gestaltung ihrer Produkte auch nicht bei der Wahl technischer Lösungen oder

Eigenschaften, mit denen sie ihre Produkte versehen wollen, behindert.

4. Das Bundespatentgericht hat die angemeldete Marke für nicht (kon-

kret) unterscheidungskräftig i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gehalten. Dieser

Beurteilung kann nicht beigetreten werden.

a) Unterscheidungskraft i.S. der genannten Bestimmung ist die einer

Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-

mittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unter-

nehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Denn

Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten

Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Bei der Beurteilung der Unter-

scheidungskraft ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen,

d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das

Schutzhindernis zu überwinden.

Diese Grundsätze finden auch bei der Beurteilung der Unterscheidungs-

kraft dreidimensionaler Marken Anwendung, die aus der Form der Ware beste-

hen. Bei ihnen ist kein strengerer Maßstab anzulegen als bei herkömmlichen

Markenformen. Wie bei jeder anderen Markenform ist auch bei der dreidimen-

sionalen, die Ware selbst darstellenden Markenform allein maßgebend, daß der

Verkehr in dem angemeldeten Zeichen für die in Rede stehenden Waren oder

Dienstleistungen einen Herkunftshinweis sieht (vgl. EuGH GRUR 2003, 514,

517 Tz. 41 f., 46 - Linde, Winward u. Rado; BGH, Beschl. v. 23.11.2000

- I ZB 18/98, GRUR

Int. 2001, 462, 463 f. = WRP 2001, 265 - Stab-

taschenlampen; GRUR 2001, 413, 414 - SWATCH; GRUR 2001, 416, 417

- OMEGA).

aa) Für Bildmarken, die sich in der bloßen Abbildung der Ware selbst er-

schöpfen, für die der Schutz in Anspruch genommen wird, geht der Bundesge-

richtshof auch bei der Anlegung des gebotenen großzügigen Prüfungsmaß-

stabs davon aus, daß ihnen im allgemeinen die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

erforderliche (konkrete) Unterscheidungskraft fehlen wird. Soweit die zeichneri-

schen Elemente einer angemeldeten Marke lediglich die typischen Merkmale

der in Rede stehenden Ware darstellen und keine über die technische Gestal-

tung der Ware hinausgehenden Elemente aufweisen, wird einem Zeichen im

allgemeinen wegen seines bloß beschreibenden Inhalts die konkrete Eignung

fehlen, mit ihm gekennzeichnete Waren von denjenigen anderer Herkunft zu

unterscheiden. Anders liegt der Fall, wenn sich die Bildmarke nicht in der Dar-

stellung von Merkmalen erschöpft, die für die Art der Ware typisch oder zur Er-

reichung einer technischen Wirkung erforderlich sind, sondern darüber hinaus-

gehende charakteristische Merkmale aufweist, in denen der Verkehr einen Hin-

weis auf die betriebliche Herkunft sieht (vgl. BGH GRUR 2001, 239 f.

- Zahnpastastrang).

bb) Diese bei Bildmarken entwickelten Grundsätze sind in der Regel

auch auf dreidimensionale Marken übertragbar, die in der Form der Ware be-

stehen. Zwar kann die Beurteilung, ob die Marke keine Unterscheidungskraft

hat, bei dreidimensionalen Marken, die die Form der Ware darstellen, schwieri-

ger sein als bei herkömmlichen Markenformen (vgl. EuGH GRUR 2003, 514,

517 Tz. 48, 49 - Linde, Winward u. Rado), weil der Verkehr in dem Bereich der

Waren, für die der Schutz beansprucht wird, sich (noch) nicht an die Herkunfts-

kennzeichnung von Produktgestaltungen gewöhnt hat. Daraus darf indessen

nicht für Formmarken ein erweitertes Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar-

kenG abgeleitet werden. Bei der Feststellung der Unterscheidungseignung des

angemeldeten Zeichens ist auch auf die besonderen Verhältnisse auf dem

maßgeblichen Warengebiet abzustellen. Denn der Vergleich der tatsächlich

vorhandenen Gestaltungsformen läßt einen Schluß darauf zu, ob der Verkehr

der Marke einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft beilegt (vgl. BGH GRUR

2001, 418, 419 - Montre; GRUR 2001, 413, 416 - SWATCH; GRUR 2001, 416,

417 - OMEGA).

b) Den Anforderungen an die Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2

Nr. 1 MarkenG genügt die angemeldete Marke.

Mit Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Annahme des

Bundespatentgerichts, der Verkehr sei an die Formgebung der Ware seit lan-

gem gewöhnt und messe ihr keine kennzeichnende Funktion bei. Entgegen der

Ansicht des Bundespatentgerichts bedarf es zur Feststellung einer Unterschei-

dungseignung der Marke weder eines phantasievollen Überschusses noch

kommt es darauf an, daß der Verkehr an die bei der Markenanmeldung einge-

reichte Art von Zeichnungen - die Anmeldung ist für eine Marke, die die Wa-

renform darstellt (Gabelstapler), erfolgt, so daß die Zeichnungen nicht zur Be-

urteilung anstehen - gewöhnt ist. Ausreichend ist vielmehr, daß die angemel-

dete Marke über die typischen Merkmale und die technisch notwendige Ge-

staltung eines Gabelstaplers hinaus charakteristische Elemente aufweist, in

denen der Verkehr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sieht.

Der Gabelstapler zeichnet sich durch einen abgerundet ausgebildeten

Fahrzeugkörper, durch kurvenlinienförmig begrenzte Radläufe und eine als

Fünfeck ausgebildete Fahrerkabine aus. Diese Merkmale stellen auf dem maß-

geblichen Warengebiet, dem Nutzfahrzeugsektor, eine charakteristische Form-

gebung dar, die sich in dieser Art bei anderen Gabelstaplern nicht findet. Dies

vermag der Senat auf der Grundlage der zu den Akten gereichten Abbildungen

von Gabelstaplern der Hersteller bzw. Marken S. , J. , M. ,

Mi. und T. selbst zu beurteilen.

III. Danach war die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sa-

che zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentge-

richt zurückzuverweisen, das nunmehr der Frage etwaiger sonstiger Eintra-

gungshindernisse nachzugehen haben wird. Dabei wird es bei der Beurteilung

des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (Art. 3 Abs. 1 lit. d Mar-

kenRL) zu berücksichtigen haben, daß dieser Bestimmung neben § 3 Abs. 2

MarkenG (Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL) für dreidimensionale Marken, die aus

der Form der Ware bestehen, eine selbständige Bedeutung zukommt und die

Prüfung, wie bei anderen Markenformen auch, in jedem Einzelfall anhand der

für das jeweilige Schutzhindernis maßgeblichen Anforderungen vorzunehmen

ist (vgl. EuGH GRUR 2003, 514, 518 Tz. 74, 76 f. - Linde, Winward u. Rado). In

die Beurteilung einzubeziehen ist das Interesse der Allgemeinheit an einer Frei-

haltung der Formenvielfalt (vgl. EuGH GRUR 2003, 514, 518 Tz. 73-75 u. 77

- Linde, Winward u. Rado; Ullmann, in: 100 Jahre Markenverband - Marken im

Wettbewerb, NJW-Sonderheft 2003, S. 83, 85). Liegt die als Marke bean-

spruchte Form der Ware innerhalb einer auf dem Warengebiet üblichen For-

menvielfalt und sind die Möglichkeiten, die Produktgestaltung im Interesse einer

Individualisierung zu variieren, beschränkt, kann dies dafür sprechen, daß die

als Marke beanspruchte Form im Interesse der Allgemeinheit freizuhalten ist. In

einem solchen Fall kann das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

begründet sein.

Ullmann

Herr Prof. Starck ist im Ruhestand. Ullmann

Bornkamm

Büscher

Schaffert