BGH Urteil vom 16.12.2003 – X ZR 206/98

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 206/98

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: BGHZ: BGHR: ja

ja nein

Verkündet am: 16. Dezember 2003 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Fahrzeugleitsystem

EPÜ Art. 83, Art. 138 Abs. 2; IntPatÜG Art. II § 6 Abs. 2; PatG § 84; GVG § 184

a) Anders als für die Bejahung der Ausführbarkeit einer Erfindung genügt es für die Zulässigkeit einer Beschränkung auf eine bestimmte Ausführungsform nicht, daß der Fachmann erst dann zu dieser die Ausführung der Erfindung gestattenden Ausgestaltung kommt, wenn er sich nähere und weiterführende Gedanken über die Ausführbarkeit macht und dabei durch die Beschreibung nicht vermittelte Informationen mit seinem Fachkönnen aus seinem Fachwis- sen ergänzt, auch wenn dies erfinderische Überlegungen nicht erfordert.

b) Die Bestimmung des § 184 GVG über die Gerichtssprache steht der be- schränkten Verteidigung eines europäischen Patents in der maßgeblichen Verfahrenssprache (hier: Englisch) im deutschen Patentnichtigkeitsverfahren nicht entgegen.

BGH, Urt. v. 16. Dezember 2003 - X ZR 206/98 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 14. Oktober 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis,

den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Meier-

Beck und Asendorf

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitsse-

nats) des Bundespatentgerichts vom 2. Juli 1998 wird auf Ko-

sten des Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Der Beklagte war eingetragener Inhaber des am 5. Januar 1979 unter

Inanspruchnahme der ("inneren") Priorität einer europäischen Patentanmeldung

vom 4. Dezember 1978 angemeldeten europäischen Patents 0 011 880 (Streit-

patents), das während des Nichtigkeitsverfahrens abgelaufen ist. Das Streitpa-

tent betrifft "a vehicle guidance system" (ein Fahrzeugleitsystem) und umfaßt in

der Fassung der nach Abschluß des europäischen Einspruchsverfahrens (Be-

schwerdeentscheidung T 251/84 vom 30.10.1987, nicht im Druck veröffentlicht)

herausgegebenen neuen europäischen Patentschrift zwei Patentansprüche, die

in der Verfahrenssprache Englisch wie folgt lauten:

"1. Vehicle guidance system comprising - (a) memory means for storing groups of binary data, in which each group includes a coded distance, instruction and direction signal, (b) means (SUR) for addressing the memory means, (c) a register (CMR) for storing one of said groups of binary data selected by said addressing means, (d) means for generating a signal representing a distance trav- elled, (e) comparator means (UDC) responsive to the coded distance signal in the register (CMR) and to the signal representing dis- tance travelled for generating a signal representing the difference between the coded distance and the distance travelled, (f) means responsive to the signal from the comparator means for switching through the instruction and direction signal in the register (CMR) to an instruction and direction unit (IAD), (g) means (SPT) for generating a signal representing a change of course of the vehicle, and (h) control means (SCU) responsive to signals from the instruction and direction unit (IAD), the register (CMR) and the signal repre- senting the change of course of the vehicle for checking whether the driver correctly followed the instruction and direction, and for triggering the addressing means (SUR) to select the next group of data if the driver has followed the instruction and direction cor- rectly, characterised in that the control means (SCU) is so arranged that if the driver does not follow the instruction and direction signal cor- rectly, the system instructs the driver to make a U-turn to bring the vehicle back to the point where the error occurred and then issues the correct instruction.

2. A vehicle guidance system according to Claim 1 in which means are provided for producing one pulse for each meter of the dis- tance travelled."

Als deutsche Fassung dieser Patentansprüche enthält die neue europäi-

sche Patentschrift folgenden Text:

"1. Fahrzeugleitsystem bestehend aus: a) Speichermöglichkeiten für binäre Datengruppen. Jede Gruppe enthält eine kodierte Strecke, ein Anweisungs- und ein Richtungs- zeichen. b) Möglichkeiten (SUR) zur Eingabe des Speichers. c) ein Register (CMR) zur Speicherung eine der obengenannten binären Datengruppen gewählt über die erwähnten Eingabemög- lichkeiten, d) Möglichkeiten zur Erzeugung eines Signals zur Wiedergabe des zurückgelegten Weges. e) Ein Vergleicher (UDC) reagierend auf die kodierte abzufahren- de Strecke im Register (CMR) und auf das Signal des zurückge- legten Weges. Der Vergleicher erzeugt ein Signal, das die Abwei- chung zwischen der eingegebenen Strecke und dem zurückge- legten Weg anzeigt. f) Die Angabesignale des Vergleichers geben Anweisungen mittels Anweisungs- und Richtungssignale aus dem Register (CMR) an eine Anweisungs- und Richtungseinheit (IAD). g) Möglichkeiten (SPT) um ein Signal zu erzeugen, das eine Kurs- änderung des Fahrzeugs anzeigt und h) Steuerbefehle reagierend auf Signale der Anweisungs- und Richtungseinheit (IAD), des Registers (CMR) das Signal, das die Kursänderung des Wagens darstellt zur Prüfung ob der Fahrer den Anweisungen und der Strecke richtig folgt, und für das Lö- schen der Adressen um die folgenden binären Datengruppen zu wählen, wenn der Fahrer die Anweisung und Richtung richtig aus- geführt hat. Kennzeichnend ist das die Steuerglieder (SCU) so geordnet sind, dass bei nicht genau folgen des Anweisungs- und Richtungssi- gnals das System den Fahrer auffordert umzudrehen und das Fahrzeug zurückzubringen zu dem Punkt wo der Fehler gemacht wurde und dann wieder die richtigen Anweisungen erteilt.

2. Ein Fahrzeugleitsystem gemäss Forderung I mit Vorrichtungen um einen Puls für jeden zurückgelegten Meter Weg zu erzeugen."

Die Klägerin, der gegenüber der Beklagte nach Ablauf der Schutzdauer

des Streitpatents u.a. hat erklären lassen, er halte sie wegen Verletzung des

Streitpatents für schadensersatzpflichtig, hat geltend gemacht, der Gegenstand

des Streitpatents gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmel-

dung hinaus, die Erfindung sei im Streitpatent nicht so deutlich und vollständig

offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen könne, und der Gegenstand des

Streitpatents sei gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig. Hierzu

hat sich die Klägerin im wesentlichen auf die britische Patentschrift 1 414 490,

die US-Patentschriften 3 505 749 und 3 845 289 sowie eine Veröffentlichung

von French und Lang in IEEE Transactions On Vehicular Technology aus Mai

1973 gestützt. Der Beklagte ist dem entgegengetreten.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent wegen mangelnder Aus-

führbarkeit für nichtig erklärt. Seine Entscheidung ist bei Bausch, Nichtigkeits-

rechtsprechung in Patentsachen, Bd. II, S. 406 veröffentlicht.

Mit der Berufung verteidigt der Beklagte das Streitpatent in erster Linie in

der Fassung der neuen europäischen Patentschrift. Er beantragt, das Urteil des

Bundespatentgerichts aufzuheben und die Klage abzuweisen. Hilfsweise ver-

teidigt er das Streitpatent in der Weise, daß am Ende des Patentanspruchs 1

angefügt werden soll: "before the vehicle again reaches the point where the er-

ror occured" (Hilfsantrag 1), weiter hilfsweise (Hilfsantrag 2) in der Weise, daß

die Merkmale (a) – (c) des Patentanspruchs 1 wie folgt lauten sollen:

"(a) a punch card for storing groups of binary data, in which each group includes a coded distance, instruction and direction signal, (b) a step up relay (SUR) for addressing the punch card, (c) a register (CMR) for storing one of said groups of binary data selected by the step up relay,"

Höchst hilfsweise verteidigt er das Patent mit einer Fassung des Patent-

anspruchs 1, die beide vorgenannten Änderungen aufweist (Hilfsantrag 3).

Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. Sie hält die hilfsweise ver-

teidigten Fassungen schon deshalb für unzulässig, weil die Regelungen über

die Gerichtssprache nicht eingehalten seien.

Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr.-Ing. W. M. , Leiter

des

Instituts

A. Bauwesen

der

Universität

...

, ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung

erläutert und ergänzt hat.

A.

Die Berufung ist zulässig. Dem steht nicht entgegen, daß das

Streitpatent während des Berufungsverfahren abgelaufen ist. Der Beklagte be-

rühmt sich, aus dem Streitpatent gegen die Klägerin Schadensersatzansprüche

herleiten zu können. Damit kann die Klägerin ein Rechtsschutzbedürfnis an der

Nichtigerklärung weiterhin in Anspruch nehmen.

B.

Das Rechtsmittel bleibt im Ergebnis ohne Erfolg.

I.

1. Das Streitpatent betrifft ein System (Fahrzeugleitsystem), das

Richtungsanweisungen erteilt, wodurch es einem Fahrzeugführer ermöglicht

werden soll, sein Fahrzeug zu einem gewünschten Bestimmungsort zu steuern,

auch wenn er die Fahrstrecke noch nicht kennt.

Die Beschreibung des Streitpatents schildert als aus der britischen Pa-

tentschrift 1 297 644 bekannt eine mechanische Streckenfortschrittsanzeigevor-

richtung, bei der ständig eine Position entlang einer vorherbestimmten Strecke

angezeigt wird und Anweisungen erteilt werden, welches Verhalten bei Errei-

chen einer bestimmten Position erforderlich sei. Dazu werde bei der Strecken-

fortschrittsanzeigevorrichtung mit einem am Armaturenbrett zu befestigenden

Gehäuse über ein Vorschubrad auf einer Führungsbahn ein Bahnmaterial be-

wegt. Zugleich würden Angaben über die Position entlang der Fahrstrecke an-

gezeigt, während bestimmte Kalibrierungen Anweisungen erteilten, wie weiter

zu fahren sei. Der Vorschub erfolge mittels eines Untersetzungsgetriebes mit

einem Hauptantriebsgetriebe, das wiederum als Geschwindigkeitsmeßan-

triebseinheit ausgebildet sei. Hieran bemängelt das Streitpatent, daß ein Fehler

des Fahrers diesen in die gleiche Lage versetze, wie wenn ein Leitsystem nicht

vorhanden wäre (Beschreibung Sp. 1 Z. 30 - 58).

Als aus der britischen Patentschrift 1 414 490 bekannt bezeichnet die

Beschreibung des Streitpatents Navigationshilfen für Landfahrzeuge, bei denen

codierte Entfernungssignale und verbale Anweisungen zum Befolgen einer

ausgewählten Strecke auf Band aufgenommen sind und die Anweisungen unter

Überwachung der zurückgelegten Entfernung durch Vergleich der bekannten

Entfernungsdaten mit Signalen der zurückgelegten Entfernung durch eine ent-

sprechende Einrichtung hörbar ausgegeben werden. Dieses System weise

Mittel zum Aufzeichnen und Wiedergeben von Datensignalen auf, die einer zu-

rückzulegenden Entfernung und Ausmaß und Richtung einer Richtungsände-

rung entsprächen, weiter einen Kompaß und Mittel zur Erzeugung von Rich-

tungsänderungssignalen sowie Mittel zum Vergleichen dieser Signale mit den

aufgezeichneten Richtungsänderungssignalen, auf die aufgezeichneten be-

kannten Entfernungssignale ansprechende Mittel zur Auslösung der Richtungs-

vergleichsmittel und von einem Entfernungsmeßgerät gesteuerte Mittel, die den

korrekten Richtungsfortschritt an den ausgewählten Punkten bestätigten oder

bei einem inkorrekten Vorgang ein Alarmsignal erzeugten (Beschreibung Sp. 2

Z. 8 - 45). Falls ein Abbiegen nicht korrekt erfolgt sei, werde die mangelnde

Übereinstimmung der Signale registriert und es werde ein Alarmsignal ausge-

geben; die weitere Ausgabe hörbarer Anweisungen werde unterdrückt, bis eine

manuelle Rücksetzsteuerung betätigt werde. Der Fahrer könne die inkorrekte

Strecke zurückverfolgen und die Rücksetzsteuerung betätigen. Auch dieses

System weise den Nachteil auf, daß ein Fehler des Fahrers diesen in die glei-

che Lage versetze wie einen Fahrer ohne Leitsystem (Beschreibung Sp. 3

Z. 9 - 41).

2.

Durch das Streitpatent soll demgegenüber, wie sich dem Gesamt-

zusammenhang der Beschreibung entnehmen läßt, ein Fahrzeugleitsystem zur

Verfügung gestellt werden, das den Fahrer möglichst sicher zum gewählten Ziel

führt.

3.

Als Lösung schlägt Patentanspruch 1 ein Leitsystem mit ("compri-

sing", d.h. umfassend, und nicht wie in der deutschen Fassung des Patentan-

spruchs in der Patentschrift "bestehend aus") den in den Merkmalen des Pa-

tentanspruchs unter (a) bis (h) genannten Komponenten vor, die das Bundes-

patentgericht ohne sachliche Abweichung in die Merkmale 1 - 8 gegliedert hat,

wobei

(i) die Steuermittel (SCU; h) so ausgestaltet sind, daß der Fahrer eine

Aufforderung zum Wenden und zur Rückkehr an den Ort, an dem der Fehler

geschah, erhält, wenn das Anweisungs- und Richtungssignal nicht richtig be-

folgt wurde, und

(j) dem Fahrer dann die richtige Anweisung erteilt wird.

4.

Dabei erschließen sich die einzelnen Schritte des Systems (einer

durch logische Verknüpfungen einzelner Meß-, Verarbeitungs-, Schalt- und

Ausgabeelemente gekennzeichneten komplexen Vorrichtung) teilweise näher

durch den Rückgriff auf den in der Beschreibung näher abgehandelten Stand

der Technik, insbesondere die britische Patentschrift 1 414 490.

Jedoch enthält die Beschreibung des Streitpatents keinen ausdrücklichen

Hinweis darauf, wie das Merkmal (j) zu verstehen ist, daß nach dem Umkehren

durch das System die "richtige" Anweisung erteilt wird. Die Beschwerdekammer

des Europäischen Patentamts hat in der Beschwerdeentscheidung T 251/84

hierzu ausgeführt (Entscheidungsgründe unter 7.3.5), allein auf Grund des

Wortlauts der Anspruchsformulierung beständen Zweifel, ob diese Anweisung

gleich nach der Wendeanweisung, nach Durchführung des Wendemanövers

oder erst bei Ankunft des Fahrzeugs an die Stelle der Wegabweichung erteilt

werde. Nach dem Gesamtzusammenhang könne die Formulierung jedoch nur

dahin verstanden werden, daß eine Anweisung, die den Fahrer wieder auf den

rechten Weg bringe, notwendig nach dem Wendemanöver, aber vor Erreichen

der Stelle der Abweichung erfolgen müsse. Das sachkundig besetzte Bundes-

patentgericht ist dem mit der zusätzlichen Überlegung beigetreten, die Ausgabe

der regulären Anweisung (erst) nach oder bei Wiedererreichen der Stelle der

Abweichung sei derjenige Stand der Technik, dessen Nachteile durch das

Streitpatent gerade überwunden werden sollten. Auch der Beklagte hat die Leh-

re des Streitpatents in der Berufungsbegründung in dieser Weise interpretiert.

Schon zu dem Wortlaut des Patentanspruchs steht dies in einem gewissen Wi-

derspruch; danach kommt als "richtige" Anweisung jegliche Anweisung in Be-

tracht, die den Fahrer nach dem Wenden wieder auf den richtigen Weg bringt,

mithin also auch die Anweisung, das Fahrzeug wieder in eine Position zu brin-

gen, die es eingenommen hat, bevor der Fehler geschehen ist, und die nicht

befolgte Anweisung dann nochmals zu erteilen. Der Beschreibung des Streit-

patents ist, soweit sich diese mit dem Geschehen nach dem Fehler befaßt,

nichts Näheres zu entnehmen; dort heißt es nur (in der deutschen Überset-

zung): "Falls dagegen die Anweisung nicht richtig befolgt worden ist, so erfaßt

das System diesen Fehler und erteilt die Anweisung zum Wenden, um das

Fahrzeug zurückzubringen zu dem Punkt, an dem der Fehler ursprünglich ge-

schah. Es erteilt dann die richtige Anweisung". Diese Formulierung könnte al-

lenfalls darauf hindeuten, daß die "richtige" Anweisung erst nach dem Wieder-

erreichen der Fehlerstelle erteilt wird; sie bietet dagegen keinen Hinweis darauf,

daß vom Patentanspruch ausschließlich der Fall erfaßt sein soll, die "richtige"

Anweisung werde bereits vor oder spätestens bei Erreichen der Fehlerstelle

erteilt. Die gegenteilige, nur ganz pauschal begründete Auffassung der Be-

schwerdekammer des Europäischen Patentamts findet in der Beschreibung des

Streitpatents keine hinreichende Stütze. Daß, worauf der Beklagte in der münd-

lichen Verhandlung nochmals hingewiesen hat, nach der Beschreibung des

Streitpatents die Anweisungen von der Anweisungs- und Richtungseinheit (IAD)

analysiert und anschließend von der Systemsteuereinheit darauf überprüft wer-

den, ob die Anweisung befolgt worden ist, besagt entgegen der Auffassung des

Beklagten nicht, daß schon bei dem Analyseschritt eine Erfassung des Fahr-

fehlers oder gar dessen Zuordnung zu einem bestimmten Fehlertyp erfolgen

müßte; die Fehlerfeststellung erfolgt nach der Beschreibung des Streitpatents

nämlich erst in der Systemsteuereinheit (SCU) (Beschreibung Sp. 4 Z. 12 - 20).

Danach enthält der Hinweis auf die Analyse in der Anweisungs- und Richtungs-

einheit jedenfalls keinen eindeutigen Aussagegehalt dahin, daß durch die Ana-

lyse Informationen ermittelt werden, die es ermöglichen, bereits die vor Errei-

chen der Fehlerstelle "richtige" Anweisung darzustellen. Die zusätzliche Über-

legung des Bundespatentgerichts, daß die Ausgabe der richtigen Anweisung

nach oder bei Wiederreichen der Fehlerstelle derjenige Stand der Technik wä-

re, dessen Nachteile durch das Streitpatent überwunden werden sollen, ist

demgegenüber nicht überzeugend. Das Bundespatentgericht scheint nämlich

einen Erfahrungssatz unterstellen zu wollen, daß ein Patent jedenfalls im

Zweifel einen Überschuß gegenüber einem in der Beschreibung abgehandelten

Stand der Technik tatsächlich aufweise, für den der Senat aber keine Grundla-

ge sieht. Auch der gerichtliche Sachverständige hat in der mündlichen Ver-

handlung auf wiederholtes und eingehendes Befragen angegeben, daß der

Fachmann das Merkmal jedenfalls nicht nur in der einschränkenden Weise ver-

stehen werde, daß die "richtige" Anweisung im Sinn des Patentanspruchs nur

die Anweisung sei, die vor dem nochmaligen Erreichen der Fehlerstelle die

richtige ist, sondern daß auch die Wiederholung der nicht befolgten Anweisung

unter das Merkmal des Patentanspruchs fällt. Dieser Beurteilung tritt der Senat

schon deshalb bei, weil es für die Annahme eines engeren Verständnisses des

Fachmanns an jeglicher tragfähigen sachlichen Rechtfertigung fehlt. Ob dabei

auch der Auffassung des gerichtlichen Sachverständigen beizutreten ist, daß es

sich bei dem maßgeblichen Fachmann um einen Universitätsabsolventen und

nicht - wie vom Bundespatentgericht angenommen - um einen erfahrenen

Fachhochschulabsolventen der Elektrotechnik, des Maschinenbaus, der Infor-

matik oder benachbarter Disziplinen handelt, kann dabei dahingestellt bleiben,

weil sich diese Frage auf das Verständnis des Fachmanns nicht auswirkt.

Keinerlei Hinweis enthält das Streitpatent ferner darauf, ob zur Erteilung

der "richtigen" Anweisung auch der "Up and down counter" (UDC) (in der Über-

setzung der Patentansprüche in der Patentschrift "Vergleicher", in der Überset-

zung der Beschreibung "Rauf- und Runter-Zähler") verwendet werden soll. Die-

ses Mittel ist in der Beschreibung nämlich lediglich unter dem Gesichtspunkt der

Ermittlung der zurückgelegten Strecke im Verhältnis zu der zurückzulegenden,

d.h. der vorgegebenen, genannt (Beschreibung Sp. 3 Z. 63 bis Sp. 4 Z. 7); ein

Hinweis auf eine Bedeutung dieses Mittels beim Verlassen der vorgesehenen

Strecke ist weder in der Beschreibung noch in den Patentansprüchen enthalten.

Allerdings erscheinen Lösungen, bei denen dies geschieht, denkbar, und sie

könnten ebenfalls unter das Patent fallen.

Schließlich ist die Lehre nach Patentanspruch 1 des Streitpatents nicht

auf solche Fälle beschränkt, bei denen die "richtige" Anweisung ohne einen zu-

sätzlichen menschlichen Eingriff, etwa ein Wiederingangsetzen des zuvor an-

gehaltenen Systems, erteilt wird. Zwar bezeichnet die Beschreibung des Streit-

patents eine Vorrichtung als bekannt, bei der eine Wiederbetätigung vorge-

nommen werden muß, auch insoweit finden sich in der Beschreibung aber kei-

ne hinreichenden Anhaltspunkte, die diese unter den Wortlaut des Patentan-

spruchs fallende Möglichkeit als nicht erfaßt anzusehen gestatten könnten. Daß

zur nächsten Anweisung weitergegangen wird, ist nämlich nur für den Fall be-

schrieben, daß festgestellt wird, die Anweisung sei korrekt befolgt worden (Be-

schreibung Sp. 4 Z. 15 - 20); in der in der Beschreibung unmittelbar anschlie-

ßenden Passage, die den Fall betrifft, daß die Anweisung nicht korrekt ausge-

führt wurde, findet sich ein derartiger Hinweis dagegen nicht. Dies schließt es

aus, eine derartige Beschränkung in den Patentanspruch hineinzulesen.

II.

Allerdings vermag der Senat der Beurteilung des Bundespatentge-

richts nicht beizutreten, daß das Streitpatent die Erfindung nicht so deutlich und

vollständig offenbare, daß ein Fachmann sie ausführen kann (Art. II § 6 Abs. 1

Nr. 2 IntPatÜG; Art. 138 Abs. 1 Nr. 2 EPÜ). Auch dies entspricht der Auffassung

des gerichtlichen Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung.

1. Merkmal (j), gemäß dem das System dem Fahrer nach dem Wende-

vorgang die "richtige" Anweisung erteilt, enthält für den Fachmann eine jeden-

falls unter günstigen äußeren Bedingungen, insbesondere in einem einfachen

Straßennetz mit rechtwinkligen Kreuzungen und ohne Abbiege- und Wendever-

bote, ohne erfinderischen Aufwand nachvollziehbare Lehre. Deren Verwirkli-

chung setzt dann, wenn das Fahrzeug zunächst an die Stelle vor dem Begehen

des Fahrfehlers zurückgebracht wird, lediglich voraus, die nicht befolgte Anwei-

sung nochmals anzuzeigen. Wie dies geschehen kann, zeigt zum Beispiel die

britische Patentschrift 1 414 490. Aber auch die vom Wortlaut des Patentan-

spruchs weiter umfaßte Lehre, daß nach dem Umkehren, aber vor dem Wie-

dererreichen der Fehlerstelle die nicht mit der nicht befolgten Anweisung über-

einstimmende, sondern zu dieser komplementäre "richtige" Anweisung erteilt

und nicht die ursprüngliche, aber nicht befolgte Anweisung wiederholt wird, ist

nach Auffassung des Senats deshalb ausführbar, weil der Fachmann die im

Streitpatent nicht genannten weiteren Maßnahmen auf Grund seines Fachkön-

nens und Fachwissens auffinden und ausführen kann. Schon mit einfachen

Überlegungen kann, wie der gerichtliche Sachverständige in der mündlichen

Verhandlung auf Fragen des Senats überzeugend bestätigt hat, der Fachmann

nämlich erkennen, daß sich die Fehler in einem einfachen Straßensystem typi-

sieren lassen und jedem Fehler eine bestimmte richtige Anweisung bei Wieder-

annäherung an die Fehlerstelle zugeordnet werden kann. So ist etwa in dem

Fall, daß eine Anweisung zum Rechtsabbiegen nicht beachtet und statt dessen

geradeaus weitergefahren wurde, nach dem Wenden bei Erreichen der ver-

säumten Abbiegestelle mit einem Linksabbiegevorgang fortzufahren. Hierfür

genügt es zwar nicht, gespeicherte Streckendaten abzuarbeiten, sondern das

System muß, wie das Bundespatentgericht im Ansatz zutreffend ausgeführt hat,

als "intelligentes" System ausgestaltet sein und aus den systemgemäß erfaßten

Daten die "richtige", den gespeicherten binären Datengruppen nicht zu entneh-

mende Anweisung selbst errechnen können. Wie dies zu geschehen hatte,

konnte der Fachmann auch ohne nähere Angaben in der Patentschrift erken-

nen. Voraussetzung war nämlich lediglich, nicht nur die Tatsache der Abwei-

chung der eingeschlagenen Fahrtrichtung von der vorgegebenen festzustellen,

sondern zusätzlich zu analysieren, welcher Art die Abweichung war (im vorste-

henden Fall also anstatt rechts entweder geradeaus oder links oder gewendet),

worauf die Beschreibung des Streitpatents in Sp. 2 Z. 10 - 12 unmittelbar hin-

weist und was mit den aus dem Stand der Technik bekannten Richtungsdetek-

toren ohne weiteres möglich war, und dem auf diese Weise klassifizierten Feh-

ler die konkrete komplementäre "richtige" Anweisung zuzuordnen (im Bei-

spielsfall entweder links oder geradeaus oder rechts). Eine derartige Auswer-

tung und einen derartigen Vergleich in das System zu implementieren und das

Ergebnis anzuzeigen, konnte dem Fachmann auch zum Prioritätszeitpunkt kei-

ne Schwierigkeiten bereiten.

2. Allerdings können - wie sich auch aus dem Gutachten des gerichtli-

chen Sachverständigen ergibt - Zweifel daran bestehen, daß die Erfindung, wie

sie im Streitpatent beschrieben ist, marktreif war, so z.B. deshalb, weil, wie der

gerichtliche Sachverständige eingehend dargelegt hat und wovon auch der Se-

nat überzeugt ist, mit ihr nur Standardsituationen in einem einfachen Straßen-

netz bewältigt werden können. Das steht der Ausführbarkeit jedoch nicht entge-

gen (vgl. zur insoweit nicht abweichenden Rechtslage im Gebrauchsmuster-

recht Sen.Beschl. vom 28.4.1999 - X ZB 12/98, GRUR 1999, 920 - Flächen-

schleifmaschine, vgl. weiter Benkard, EPÜ, Art. 83 Rdn. 49).

III.

Es kann dahinstehen, ob der Gegenstand des Patentanspruchs 1

des Streitpatents durch die ursprüngliche Offenbarung in den Anmeldeunterla-

gen gedeckt ist. Wollte man die Auslegung des Bundespatentgerichts zugrunde

legen, die sich maßgeblich auf die Überlegung stützt, daß sich das Streitpatent

vom Stand der Technik abheben wolle, beständen diesbezüglich allerdings

schon deshalb Bedenken, weil ein konkreter Stand der Technik in den ur-

sprünglichen Unterlagen noch nicht angegeben war und die Beschreibung in-

soweit erst nach dem Anmeldezeitpunkt ergänzt worden ist.

IV.

Es kann dahinstehen, ob der Gegenstand des Patentanspruchs 1

des Streitpatents neu ist. Er beruht jedenfalls gegenüber dem nächstkommen-

den Stand der Technik, als den der Senat in Übereinstimmung mit der Techni-

schen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts die britische Patent-

schrift 1 414 490 ansieht, von der auch das Streitpatent ausgeht, nicht auf er-

finderischer Tätigkeit.

Die Abweichungen des Streitpatents gegenüber dieser Veröffentlichung

beschränken sich - abgesehen von der für die Beurteilung der erfinderischen

Tätigkeit nicht bedeutsamen Frage, welche Mittel jeweils konkret beschrieben

sind - auf die Merkmale (i) und (j). Dabei besteht der Unterschied hinsichtlich

des Merkmals (i) lediglich darin, daß nach der britischen Patentschrift 1 414 490

allgemein ein Warnsignal erzeugt wird (s. z.B. Patentanspruch 1: "giving an er-

ror warning"; Patentanspruch 2: "where in the error warning includes an inhibit

signal which stops further functioning"), während nach dem Streitpatent eine

Anweisung zum Umkehren erteilt wird. Das ist nichts anderes als ein Warnsi-

gnal, jedoch verknüpft mit einem konkreteren Bedeutungsinhalt. Ein technischer

Beitrag zur Lehre des Patents wird mit der Zuweisung eines besonderen Be-

deutungsinhalts zu einem Warnsignal nicht geleistet; deshalb kann dieser (zu-

dem hier sich ohne weiteres aufdrängende und - auch ohne druckschriftlichen

Nachweis - naheliegende Bedeutungsinhalt, anstatt eines bloßen Alarms die

entsprechende Anweisung zum Umkehren zu erteilen) zur Stützung der erfinde-

rischen Tätigkeit nicht herangezogen werden (vgl. zur Problematik Sedlmair

Mitt. 2002, 448, 450; Anders GRUR 2001, 555, 560; Melullis, Festschrift für Willi

Erdmann, 2002, 401, 418 f.; Keukenschrijver, Festschrift für Reimar König,

2003, 255 ff., 263 f.). Es kommt hinzu, daß auch die US-Patentschrift 3 505 749

das Alarmsignal mit einem Bedeutungsinhalt ("off-course-indicator" 46) ver-

knüpft; auch das belegt, daß ein Alarmsignal letztlich mit einem beliebigen Aus-

sagegehalt verbunden werden kann.

Merkmal (j) besagt, daß dem Fahrer nach Rückkehr an den Ort, an dem

der Fehler geschah, die richtige Anweisung erteilt wird.

Soweit dieses Merkmal die Möglichkeit umfaßt, daß das Fahrzeug zu-

nächst an eine Stelle zurückgebracht wird, die vor der Fehlerstelle, d.h. der

Stelle, an der die vorgesehene Anweisung nicht ausgeführt wurde, ist dies

- auch in Zusammenschau mit den übrigen Merkmalen - durch die britische

Patentschrift 1 414 490 zumindest nahegelegt, denn dort ist ausgeführt, daß der

Fahrer, der erkennt, daß er den Richtungswechsel an der vorherbestimmten

Stelle versäumt hat, nun die inkorrekte Strecke zurückverfolgen kann, bis er

den vorgesehenen Abbiegevorgang durchführen kann, und dann über eine

Wiederbetätigung die Datenaufzeichnungen reaktivieren kann, worauf die Ein-

richtung ihren Betrieb wieder aufnimmt (Beschreibung S. 2 Z. 47 - 55: "If the

driver recognises that he has missed the turn at the preselected point, he may

now retrace his incorrect route until he can make the appropriate turn and ope-

rate the reset-control to re-activate the recording of the verbal instructions and

associated data signal, whereupon the equipment resumes its regular functi-

on"). Dies läßt allenfalls offen, ob vorgesehen ist, auch die nicht befolgte An-

weisung zu wiederholen oder erst mit der nächsten Anweisung einzusetzen.

Der Fachmann sieht aber ohne weiteres, daß es eine deutliche Beeinträchti-

gung des Systems darstellt, wenn die nicht befolgte Anweisung nicht wiederholt

wird, und wird deshalb die Möglichkeit ins Auge fassen, auch diese Anweisung,

die noch befolgt werden muß, zu wiederholen, d.h. die Aufzeichnung vor den

Fehler zurückzusetzen. Das hat auch der gerichtliche Sachverständige in der

mündlichen Verhandlung bestätigt. Damit ist jedenfalls eine von Patentanspruch

1 des Streitpatents erfaßte Lehre für den Fachmann naheliegend gewesen; dies

führt dazu, das das Streitpatent mit Patentanspruch 1 in der Fassung der neuen

europäischen Patentschrift keinen Bestand haben kann.

Soweit das Merkmal die Möglichkeit umfaßt, daß die "richtige" Anwei-

sung nicht die Wiederholung der versäumten, sondern die sich aus dem Ver-

säumen ergebende (komplementäre) Anweisung ist, wobei ersichtlich nur das

Verhalten nach dem Umkehren gemeint sein kann, weil das Umkehrsignal be-

reits in Merkmal (i) enthalten ist (also z.B. bei Rechtsabbiegen anstelle von

Linksabbiegen die Anweisung, nach dem Umkehren an der Fehlerstelle gera-

deaus zu fahren), ist es dem Fachmann ein Leichtes zu erkennen, daß jedem

definierten Fahrfehler eine ebenso definierte "richtige" Anweisung zuzuordnen

ist. Ebenfalls ohne weiteres erkennbar ist, daß die Zuordnung von Fahrfehlern

und "richtigen" Anweisungen tabellarisch erfaßt werden kann und daß es ledig-

lich der Analyse des Fahrfehlers bedarf, um diesem die richtige Anweisung zu-

zuordnen. Eine derartige Fehleranalyse sieht z.B. die vorveröffentlichte, ein be-

sonderes Leitsystem bei der Zeitungszustellung betreffende US-Patentschrift

3 845 289 vor (Beschreibung Übersetzung S. 29 ff., 61 f., 74). Dem hoch quali-

fizierten Fachmann konnte zum Anmeldezeitpunkt des Streitpatents zugetraut

werden, dieses Problem routinemäßig zu lösen. Die Mittel zur Umsetzung einer

solchen Anweisung sind nicht Gegenstand der in der Patentschrift offenbarten

Lehre, sondern bleiben dem Fachmann überlassen.

Die vom Streitpatent insoweit vorausgesetzte, im Stand der Technik so

nicht angesprochene Darstellung der danach ermittelten "richtigen" Anweisung

bereitete

ihm keinen besonderen Aufwand.

Insoweit bot

ihm die US-

Patentschrift 3 845 289 Anregungen, weil dort die Einzelheiten des Fehlers

ausgedruckt und dem Fahrer mitgeteilt werden können (Beschreibung deutsche

Übersetzung S. 61 f. = Patentschrift Sp. 26 Z. 53 ff.; S. 74 f. = Patentschrift

Sp. 31 Z. 60 ff.). Demnach wird der nächste Ort angegeben, an dem der Fehler

beseitigt werden kann ("giving the next location at which a recovery can be ma-

de", Sp. 26 Z. 57/58). Ein weiterer Hinweis findet sich dort, wenn (Sp. 32

Z. 32 - 34 = Übersetzung S. 75 Z. 18 - 21) ausgeführt wird: "... the driver may,

after aligning his vehicle with the location which has been printed ..."; demnach

dient die ausgedruckte Ortsangabe hier als Richtungsanweisung, ohne aller-

dings notwendigerweise selbst eine solche darzustellen.

V.

Patentanspruch 2 des Streitpatents fügt der Lehre des Patentan-

spruchs 1 nach den insoweit überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen

Sachverständigen den Einsatz eines Pulsgebers für die zurückgelegte Strecke

hinzu, der z.B. in Form eines Radumdrehungszählers (Odometers) zum Stand

der Technik gehörte (vgl. wiederum die US-Patentschrift 3 845 289). Eine erfin-

derische Leistung kann hierin auch in Kombination mit den Merkmalen des Pa-

tentanspruchs 1 nicht gesehen werden.

VI.

1. Der Berücksichtigung der hilfsweise verteidigten Fassungen des

Patentanspruchs 1 des Streitpatents steht entgegen der Auffassung der Kläge-

rin nicht entgegen, daß diese Einfügungen enthalten, die nicht in deutscher

Sprache, sondern in der Verfahrenssprache Englisch erfolgt sind. Wie der Se-

nat bereits vor längerer Zeit entschieden hat, ist es zwar möglich, ein europäi-

sches Patent im Nichtigkeitsverfahren vor deutschen Gerichten auch dann

durch eine in deutscher Sprache gehaltene einschränkende Neufassung der

Patentansprüche beschränkt zu verteidigen, wenn Deutsch nicht die Verfah-

renssprache des Erteilungsverfahrens war (BGHZ 118, 121 - Linsenschleif-

maschine). Der Patentinhaber ist jedoch nicht gehindert, die beschränkte Ver-

teidigung durch eine eingeschränkte Neufassung des in der maßgeblichen

Verfahrenssprache erteilten Patentanspruchs vorzunehmen

(Sen.Urt. v.

8.6.1993 - X ZR 121/90, Schulte-Kartei 81-85 Nr. 151 - Schließvorrichtung/

locking device). Dem ist das Schrifttum einhellig gefolgt (Rogge in Benkard,

PatG 9. Aufl. § 22 Rdn. 58a; ders. in Benkard, EPÜ, Art. 138 Rdn. 30, und in

GRUR 1993, 284, 287; Schulte PatG 6. Aufl. § 81 Rdn. 127 f.; Schennen in

Singer/Stauder EPÜ 2. Aufl., Art. 138 Rdn. 19; Keukenschrijver in Busse, PatG,

5. Aufl., Art. II § 6 IntPatÜG Rdn. 6; ders. GRUR 2001, 571, 575 und in Das

Patentnichtigkeits- und Nichtigkeitsberufungsverfahren, 2003, Rdn. 164). Dabei

ergibt sich die Verbindlichkeit der Fassung des europäischen Patents in der

Verfahrenssprache auch für die nationalen Folgeverfahren aus Art. 70 Abs. 1

EPÜ (vgl. Rogge in Benkard EPÜ Art. 70 Rdn. 7). Die Bestimmung über die

Gerichtssprache in § 184 GVG steht dem nicht entgegen, denn diese gilt nur,

soweit sie nicht durch spezielle andere Regelungen durchbrochen wird, wie

dies hier der Fall ist (vgl. Manfred Wolf in MünchKomm/ZPO 2. Aufl., § 184

GVG Rdn. 7; vgl. weiter zu der vergleichbaren Regelung der Amtssprache in

§ 126 PatG, Sen.Beschl. v. 19.11.2002 - X ZB 23/01, GRUR 2003, 226, 227

- Läägeünnerloage, zur Veröffentlichung in BGHZ 153, 1 vorgesehen).

2.

Das nach Hilfsantrag 1 angefügte Merkmal

(k) wonach die Anweisung erteilt wird, bevor das Fahrzeug die Stelle, an der der Fehler unterlief, wieder erreicht,

ist in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbart. Dem steht es nicht entge-

gen, daß, wie oben ausgeführt, der Fachmann in der Lage ist, eine solche

Ausführungsform auf Grund der Offenbarung in den ursprünglichen Unterlagen

ohne erfinderisches Zutun zu entwickeln. Zwar ist der Offenbarungsbegriff

grundsätzlich ein einheitlicher (vgl. Busse, PatG, 6. Aufl., § 3 Rdn. 92; zur frühe-

ren Rechtslage BGHZ 80, 323, 328 - Etikettiermaschine; zum Verhältnis Neu-

heitsprüfung - Identitätsprüfung zuletzt Sen.Urt. v. 14.10.2003 - X ZR 4/00

- elektrische Funktionseinheit, Umdruck S. 16, zur Veröffentlichung vorgese-

hen). Allerdings darf die unterschiedliche Funktion der Offenbarung etwa im

Kontext der Neuheitsprüfung, der Ausführbarkeitsprüfung, der Identitätsprüfung

oder der Prüfung der Beschränkungsmöglichkeit nicht außer acht gelassen

werden. Zwar hat der Senat - noch zu § 26 Abs. 4 PatG 1968 - als zur Be-

schränkung ausreichend eine solche Offenbarung verstanden, die eine Benut-

zung durch andere Sachverständige als möglich erscheinen läßt (BGHZ 111,

21, 26 - Crackkatalysator I). Er hat weiter - ebenfalls noch zur früheren Rechts-

lage - dahin erkannt, daß die Feststellung genüge, nach dem Gesamtinhalt der

Beschreibung solle zumindest auch eine bestimmte Ausgestaltung der Erfin-

dung geschützt sein (BGH, Beschl. v. 6.10.1994 - X ZB 4/92, GRUR 1995, 113

- Datenträger). Daran fehlt es hier jedoch. Es kann nämlich - anders als für die

Bejahung der Ausführbarkeit (vgl. hierzu BGH, Beschl. v. 20.11.2001

- X ZB 3/00, Mitt. 2002, 176 - Gegensprechanlage) - für die Zulässigkeit einer

Beschränkung auf eine bestimmte Ausführungsform nicht genügen, daß der

Fachmann nicht durch die bloße Lektüre der Patentschrift, sondern erst dann zu

dieser die Ausführung der Erfindung gestattenden Ausgestaltung kommt, wenn

er sich nähere und weiterführende Gedanken über die Ausführbarkeit der Erfin-

dung macht und dabei durch die Beschreibung nicht vermittelte Informationen

mit seinem Fachkönnen aus seinem Fachwissen ergänzt, auch wenn dies er-

finderische Überlegungen nicht erfordert. Die die Beschränkung ermöglichende

Offenbarung muß vielmehr auch nach geltendem Recht ihre Stütze in einer

dem Gesamtinhalt der maßgeblichen Unterlagen entnehmbaren bestimmten

Ausgestaltung finden. Einen Hinweis darauf, die "richtige" Anweisung bereits

vor Erreichen der Fehlerstelle nach dem Umkehren zu erteilen, geben die ur-

sprünglichen Unterlagen indessen ebensowenig wie das erteilte Patent; es fehlt

vielmehr an jeglichem Hinweis auf diese Maßnahme. Damit kann sich der Be-

klagte auf einen solchermaßen eingeschränkt formulierten Gegenstand nicht

zurückziehen.

3.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 führt bestimmte allgemeine

Begriffe (Speichermöglichkeiten bzw. -mittel; Möglichkeiten bzw. Mittel; Einga-

bemöglichkeiten bzw. -mittel), deren Ursprungsoffenbarung zweifelhaft ist, auf

konkretere Begriffe, wie sie in den ursprünglichen Unterlagen genannt sind

(punch card - Lochkarte, step up relay - Schrittschaltrelais) zurück. Damit ver-

sucht der Beklagte, Bedenken hinsichtlich der ursprünglichen Offenbarung

Rechnung zu tragen, auf die es indessen wegen der mangelnden Patentfähig-

keit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 nicht ankommt. Daß sich aus der

Rückführung auf die konkreteren Angaben eine andere Beurteilung der

Schutzfähigkeit ergeben könnte, ist weder erkennbar noch geltend gemacht.

4.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 kann jedenfalls aus den zu

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 genannten Gründen, die hier gleicherma-

ßen zutreffen, nicht zum Erfolg führen.

C.

Die Kostenentscheidung

folgt aus dem nach Art. 29 des

2. PatGÄndG für den vorliegenden Fall noch maßgeblichen § 110 Abs. 3 PatG

in der vor Inkrafttreten des 2.PatGÄndG geltenden Fassung in Verbindung mit

§ 97 ZPO.

Melullis

Keukenschrijver

Mühlens

Meier-Beck

Asendorf