BGH Urteil vom 05.07.2005 – X ZR 14/03

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 14/03

in dem Rechtsstreit

BGHR: BGHZ: Nachschlagewerk: ja

ja nein

PatG § 9 Satz 2 Nr. 2

Verkündet am: 5. Juli 2005 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Abgasreinigungsvorrichtung

In der sinnfälligen Herrichtung einer Vorrichtung zur Ausübung eines patentge- schützten Verfahrens liegt noch keine Anwendung des Verfahrens.

GWB § 17 Abs. 1

a) Die Verpflichtung des Patentlizenznehmers, für die Veräußerung einer selbst nicht geschützten Vorrichtung, die für die Ausübung des erfindungsgemäßen Verfahrens ausgelegt ist, auch dann eine Lizenzgebühr zu zahlen, wenn die Vorrichtung im patentfreien Ausland eingesetzt werden soll, stellt eine über den Inhalt des Schutzrechts hinausgehende Beschränkung des Lizenzneh- mers dar.

b) Eine solche Verpflichtung kann grundsätzlich auch in einem Vergleich nicht

wirksam übernommen werden.

BGH, Urteil vom 5. Juli 2005 - X ZR 14/03 - OLG Karlsruhe LG Mannheim

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 19. Mai 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter

Scharen, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und

Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des

Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 18. Dezember 2002 aufgeho-

ben.

Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil der 7. Zivilkammer des

Landgerichts Mannheim vom 15. Februar 2002 abgeändert. Es wird

festgestellt, daß die Beklagte gegenüber der Klägerin keinen An-

spruch auf Zahlung von Lizenzgebühren aufgrund des vergleichs-

weise abgeschlossenen Lizenzvertrages vom 16. März 2000 hat,

soweit die Klägerin die im Vergleich bezeichneten Vorrichtungen in

Länder liefert, in denen das europäische Patent 347 753 keinen

Schutz genießt.

Die Kosten des Rechtsstreits werden der Beklagten auferlegt.

Von Rechts wegen

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für Deutschland, Frankreich,

Großbritannien, Österreich, die Niederlande, die Schweiz und Liechtenstein

erteilten europäischen Patents 347 753, das auf einer Anmeldung vom 15. Juni

1989 beruht, drei Verfahrensansprüche umfaßt und dessen Anspruch 1, dem

die beiden weiteren Ansprüche untergeordnet sind, wie folgt lautet:

"Verfahren zur Reinigung von mit Schadstoffen angereicherten Ab- gasen aus CVD-Prozessen in Anlagen zur chemischen Bearbeitung von Halbleitersubstraten für die Herstellung mikroelektronischer Bauelemente mittels Niederdruckprozessen, wobei die zu reinigen- den Abgase nach Verlassen einer Vakuumpumpeneinheit in einem separaten, mit einer lufttechnischen Anlage verbundenen aus Brenn- und Waschkammer bestehenden Reaktionsraum einer Nachbehandlung unterzogen werden, gekennzeichnet dadurch, daß die Abgase unter Sauerstoffüberschuß in der Brennkammer verbrannt, nachfolgend aus einem durch einen über der Brenn- kammer und davon beabstandet angeordneten Spritzschutzkegel gebildeten Ringspalt aus der Brennkammer herausgeführt und im separaten Reaktionsraum mit einem Sorptionsmittel intensiv in Kon- takt gebracht werden, welches aus einer zentrisch über dem Spritz- schutzkegel und davon beabstandet angeordneten Düsenanord- nung kegelförmig gegen die Gasströmungsrichtung gesprüht wird, und gereinigt über die lufttechnische Anlage abgeleitet werden."

Die Klägerin stellte Vorrichtungen zur Reinigung von Abgasen her. Mit

der Begründung, diese Vorrichtungen seien zur Anwendung des erfindungsge-

mäßen Verfahrens geeignet und bestimmt, wurde sie von der Beklagten vor

dem Landgericht München I wegen mittelbarer Verletzung des Patents auf Un-

terlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht in

Anspruch genommen. Mit Urteil vom 2. September 1999 verurteilte das Land-

gericht München I die Klägerin u.a.,

"es zu unterlassen, im Geltungsbereich des deutschen Teils des europäischen Patents 347 753 Vorrichtungen herzustellen, an zur Benutzung der Erfindung nicht Berechtigte anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen, die dazu bestimmt und geeignet sind, ein Verfahren ... auszuüben, wobei ... [folgt Wiedergabe des Patentan- spruchs 1]".

Im Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht München schlossen

die Parteien in der mündlichen Verhandlung vom 16. März 2000 einen Ver-

gleich, der u.a. folgendes bestimmte:

I.

II.

Die [Beklagte] erteilt der [Klägerin] am europäischen Patent 347 753 eine einfache Lizenz in allen benannten Vertrags- staaten. Diese Lizenz kann nur aus wichtigem Grund gekün- digt werden.

Die [Klägerin] zahlt an die [Beklagte] für Vorrichtungen ge- mäß Ziffer I.1. des Urteils des LG München 1 vom 02.09.1999 (Az. 7 0 18501/96) eine Lizenz von 2,5 % (zzgl. einer etwa anfallenden MwSt) vom Nettoverkaufspreis.

...

Die lizenzpflichtigen Vorrichtungen sind mit einer fortlaufen- den Seriennummer zu versehen.

Die Klägerin begehrt die Feststellung,

daß die Beklagte keinen Anspruch auf Zahlung von Lizenzgebühren aufgrund des vergleichsweise abgeschlossenen Lizenzvertrages vom 16.03.2000 in Verbindung mit dem europäischen Patent 347 753 habe, wenn und soweit sie - die Klägerin - die entsprechenden Vorrichtungen in Länder liefere, für die das Patent keinen Schutz genießt.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin ist

ohne Erfolg geblieben.

Mit der vom Senat zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin den Kla-

geantrag weiter. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Die zulässige Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Beru-

fungsurteils und auf die Berufung der Klägerin zur Abänderung des erstinstanz-

lichen Urteils und zur antragsgemäßen Feststellung.

A.

Die Feststellungsklage ist zulässig.

Das Berufungsgericht hat offengelassen, ob der Klägerin im Sinne des

§ 256 Abs. 1 ZPO ein rechtliches Interesse an der begehrten Feststellung zur

Seite steht, daß die Beklagte für bestimmte Auslandslieferungen keine Lizenz-

gebühren beanspruchen kann. Diese Frage ist zu bejahen.

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist die Klage auf die Feststellung

eines Rechtsverhältnisses und nicht lediglich auf die Klärung rechtlicher Vorfra-

gen gerichtet. Denn die Klägerin will nicht abstrakt den Vergleich verbindlich

ausgelegt haben, sondern begehrt die Feststellung, daß der Beklagten ein be-

stimmter Anspruch nicht zusteht. Daß es nicht um einen konkreten Zahlungs-

anspruch geht, weil die Klägerin entsprechende Lieferungen bislang nicht aus-

geführt hat, ist unerheblich.

Das Rechtsverhältnis, das festgestellt werden soll, muß zwar gegenwär-

tig sein, weshalb künftige Rechtsverhältnisse in der Regel nicht zum Gegen-

stand einer Feststellungsklage gemacht werden können (BGHZ 120, 239, 253;

Musielak/Foerste, ZPO, 4. Aufl., § 256 Rdn. 4 m.w.N.; Zöller/Greger, ZPO,

25. Aufl., § 256 Rdn. 3a). Ein betagtes oder bedingtes Rechtsverhältnis ist je-

doch feststellungsfähig (BGHZ 28, 225, 234), und erst recht erlaubt § 256 ZPO

die Klärung angeblich schon bestehender Rechtsbeziehungen, wenn die daraus

in Betracht kommenden Ansprüche noch von einer Bedingung abhängig sind

(BGHZ 4, 133, 135; BGH, Urt. v. 10.10.1991 - IX ZR 38/91, NJW 1992, 436,

437). Es genügt daher, daß mit dem Vergleich die Grundlagen für den streitigen

Lizenzgebührenanspruch gelegt sind, und es ist unschädlich, daß dieser An-

spruch in bestimmter Höhe erst dann entsteht, wenn die Klägerin entsprechen-

de Lieferungen ausführt.

Das rechtliche Interesse an der begehrten Feststellung ist ohne weiteres

gegeben, da sich die Beklagte eines entsprechenden Anspruchs berühmt, da-

her dem Recht eine gegenwärtige Gefahr der Unsicherheit droht und das er-

strebte Urteil geeignet ist, diese Gefahr zu beseitigen.

B.

Die Klage ist auch begründet. Die Beklagte kann für die Lieferung

von Vorrichtungen, die zur Ausübung des geschützten Verfahrens geeignet

sind, in das patentfreie Ausland keine Lizenzgebühren beanspruchen.

I.

Das Berufungsgericht hat den Vergleich dahin ausgelegt, daß die

Beklagte Lizenzgebühren auch für die Lieferung von Abgasreinigungsvorrich-

tungen in Länder verlangen könne, in denen das Verfahren nach dem europäi-

schen Patent nicht zugunsten der Beklagten geschützt sei. Der Wortlaut des

Vertrages spreche nicht entscheidend dafür, daß die Klägerin für Vorrichtungen,

die im Inland hergestellt, aber in das patentfreie Ausland ausgeführt werden,

keine Lizenzgebühren zu zahlen habe. Der Vergleich verweise zur näheren Be-

schreibung der vertragsgegenständlichen Vorrichtungen auf Nr. I.1 des Urteils

des Landgerichts München I. Der betreffenden Formulierung könne nicht ent-

nommen werden, eine Lizenz sei nur dann zu zahlen, wenn kumulativ erstens

Vorrichtungen hergestellt, zweitens diese an zur Benutzung der Erfindung

Nichtberechtigte angeboten oder in Verkehr gebracht und drittens diese zur

Anwendung des patentgemäßen Verfahrens geeignet und bestimmt seien. Die

Aufzählung der verschiedenen Verletzungsformen mit Herstellen, Anbieten und

Inverkehrbringen im Urteil des Landgerichts München I erfolge vielmehr nach

der Üblichkeit in Patentverletzungssachen und nach dem unbefangenen Wort-

laut alternativ. Auf die Frage, ob die Beklagte im Vorprozeß nur eine mittelbare

Patentverletzung geltend gemacht habe, komme es nicht an. Denn das Landge-

richt München I habe der Klägerin auch die Herstellung der zur Ausführung des

patentgemäßen Verfahrens geeigneten Vorrichtungen verboten. Den Streit, ob

das Urteil in diesem Punkt richtig oder falsch gewesen sei, hätten die Parteien

gerade durch den Vergleich beigelegt.

Das hält revisionsrechtlicher Nachprüfung nicht stand. Die Auslegung

des Vergleichs durch das Berufungsgericht ist von Rechtsfehlern beeinflußt.

Den Ausgangspunkt der Auslegung hat, wie das Berufungsgericht an

sich zutreffend sieht, der Wortlaut der getroffenen Vereinbarung zu bilden. Das

Berufungsgericht orientiert sich jedoch vornehmlich nicht am Wortlaut des Ver-

gleichs, sondern am Wortlaut der Urteilsformel des Landgerichts München I. Es

beachtet infolgedessen auch den Zusammenhang zwischen den Regelungen

zu Nr. I und II des Vergleichs nicht hinreichend.

Das Urteil des Landgerichts München I spricht ein für den "Geltungsbe-

reich des deutschen Teils" des (späteren) Lizenzpatents geltendes Unterlas-

sungsgebot aus. In Nr. I des Vergleichs wird der Klägerin hingegen eine einfa-

che Lizenz an dem Patent für alle benannten Vertragsstaaten erteilt. Es wird

damit für diese Vertragsstaaten jeweils die Anwendung des erfindungsgemäßen

Verfahrens lizenziert. Da es nicht - oder jedenfalls nicht in erster Linie - darum

ging, der Klägerin selbst die Anwendung des geschützten Verfahrens zu erlau-

ben, sollte die Klägerin damit in die Lage versetzt werden, mit der Veräußerung

von ihr hergestellter Vorrichtungen deren Abnehmern in allen benannten Ver-

tragstaaten die Anwendung des geschützten Verfahrens zu gestatten. Nr. II des

Vergleichs regelt demgegenüber nicht den Lizenzgegenstand, sondern die Li-

zenzgebühr und knüpft diese an den Nettoverkaufspreis von "Vorrichtungen

gemäß Ziffer I.1 des Urteils ...", d.h. an Vorrichtungen, die wie es im Urteil heißt,

dazu geeignet und bestimmt sind, das im Patentanspruch 1 bezeichnete Ver-

fahren auszuüben. Von den im Urteilstenor des Landgerichts München I ge-

nannten Tathandlungen ("im Geltungsbereich des deutschen Teils des europäi-

schen Patents 347 753 [solche] Vorrichtungen herzustellen, an zur Benutzung

der Erfindung nicht Berechtigte anzubieten und/oder in den Verkehr zu brin-

gen") ist im Vergleich nicht die Rede. Sie passen auch nicht zum Vergleichsin-

halt, schon deshalb, weil die Lizenzgebühr nicht an die Herstellung und nicht an

ein Anbieten, sondern an die Nettoverkaufspreise anknüpft, vor allem aber, weil

der Vergleich ohnehin nicht auf den deutschen Teil des Patents beschränkt ist.

Er erfaßt daher ohne weiteres Vorrichtungen, die die Klägerin beispielsweise in

Österreich herstellt oder herstellen läßt und dort zur Nutzung in Österreich oder

einem anderen der benannten Vertragsstaaten in den Verkehr bringt, denn da-

mit macht die Klägerin von der erteilten Lizenz Gebrauch.

Für eine Differenzierung zwischen im Inland und im Ausland (hergestell-

ten und) in den Verkehr gebrachten Vorrichtungen gibt der Vergleich somit

nichts her. Andererseits liegt es fern und hat auch das Berufungsgericht nicht

angenommen, daß Vorrichtungen auch dann lizenzgebührenpflichtig sein sol-

len, wenn jeder Bezug zu der erteilten Lizenz fehlt, weil sie außerhalb des Gel-

tungsbereichs des Lizenzpatents, beispielsweise in Tschechien, hergestellt, in

den Verkehr gebracht und dort auch eingesetzt werden. Ist mithin ein (im Ver-

trag nicht ausdrücklich genannter) Bezug zum Geltungsbereich des Lizenzpa-

tentes erforderlich, liegt es - was das Berufungsgericht nicht berücksichtigt hat -

näher, ihn in der Anwendung des geschützten Verfahrens im Geltungsbereich

des Lizenzpatentes zu finden, als den Bezugspunkt in dem Ort des Inverkehr-

bringens der Vorrichtung zu sehen. Denn dieser Bezugspunkt erfaßte einerseits

Lieferungen, die einer Lizenzierung nicht bedürfen (Lieferung von Deutschland

nach Tschechien), und ließe andererseits Lieferungen unberücksichtigt, mit de-

nen von der erteilten Lizenz Gebrauch gemacht wird (Inverkehrbringen in

Tschechien zur Benutzung in Deutschland). Im Zweifel wird jedoch bei einer

Patentlizenz die vereinbarte Lizenzgebühr für alle diejenigen, aber auch nur

diejenigen Handlungen versprochen, die sich als Patentverletzung darstellten,

wenn sie nicht durch die Lizenz gestattet wären (vgl. RG, Urt. v. 19.7.1935

- I 40/35, GRUR 1936, 121, 123).

Dem steht auch nicht die Erwägung des Berufungsgerichts entgegen, die

Parteien hätten Streit darüber vermeiden wollen, ob die Abnehmer der Klägerin

bei Gebrauch der Vorrichtung tatsächlich das geschützte Verfahren anwende-

ten. Denn das haben die Parteien dadurch erreicht, daß sie, wie bereits das

Landgericht, auf dessen Entscheidungsgründe das Berufungsgericht Bezug

nimmt, rechtsfehlerfrei angenommen hat, die generelle Eignung der Vorrichtun-

gen genügen lassen wollten (obwohl dies im Wortlaut des Vergleichs nur unzu-

länglich Ausdruck findet, der durch die Bezugnahme auf das Urteil des Landge-

richts München I nicht nur die Eignung, sondern auch die Bestimmung der Vor-

richtung zur Ausübung des Verfahrens verlangt). Das rechtfertigt aber noch

nicht die Annahme, die Parteien hätten damit auch Lieferfälle erfassen wollen,

in denen es mangels Patentschutzes für das Verfahren weder auf die Bestim-

mung noch auch nur auf die Eignung zu seiner Anwendung ankommt.

II.

Das Berufungsurteil kann hiernach keinen Bestand haben. Einer

Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht bedarf es jedoch nicht,

da der Rechtsstreit zur Endentscheidung reif ist. Selbst wenn die Parteien ver-

einbart hätten, auch für das patentfreie Ausland bestimmte Vorrichtungen soll-

ten lizenzgebührenpflichtig sein, stünden der Beklagten solche Lizenzgebühren

nicht zu, da der Vertrag in diesem Fall - jedenfalls insoweit - nach § 134 BGB

i.V.m. § 17 GWB nichtig wäre. Die gegenteilige Auffassung des Berufungsge-

richts greift die Revision mit Erfolg an.

1.

Das Berufungsgericht hat dahinstehen lassen, ob die Beklagte von

der Klägerin aufgrund ihres Patentrechts verlangen könne, die Herstellung von

Vorrichtungen (schlechthin) zu unterlassen, die dazu geeignet und bestimmt

seien, das erfindungsgemäße Verfahren auszuüben. Auch wenn dies nicht der

Fall sein sollte, verstoße der Vergleich nicht gegen § 17 Abs. 1 Satz 1 GWB. Mit

Rücksicht auf den Zweck eines Vergleichs seien über die Verbietungsrechte

aus dem Schutzrecht hinausgehende Unterlassungsverpflichtungen als kartell-

rechtlich unbedenklich anzusehen, wenn objektive Zweifel an der Rechtslage

bestünden. Das sei hier der Fall, da das Landgericht München I die Klägerin

sogar zur Unterlassung der Herstellung verurteilt habe, so daß auch aus objek-

tiver Sicht erhebliche Zweifel an den der Patentinhaberin zustehenden Rechten

bestanden hätten.

2.

Nach § 17 Abs. 1 GWB sind Verträge über die Lizenzierung von

Patenten verboten, soweit sie dem Lizenznehmer Beschränkungen im Ge-

schäftsverkehr auferlegen, die über den Inhalt der Schutzrechte hinausgehen.

In der Auslegung des Berufungsgerichts enthält der Vergleich eine derartige

Verpflichtung; sie unterfällt dem Verbot des § 17 GWB ungeachtet des Umstan-

des, daß sie Bestandteil eines gerichtlichen Vergleichs ist.

a)

Die vom Berufungsgericht offengelassene Frage, ob der Vergleich

in der Auslegung, die ihm das Berufungsgericht gegeben hat, über den Inhalt

des lizenzierten Schutzrechts hinausgeht, ist zu bejahen.

Die Verpflichtung des Lizenznehmers zur Zahlung einer Lizenzgebühr

stellt eine Beschränkung im Geschäftsverkehr dar (Sen.Urt. v. 3.6.2003

- X ZR 215/01, GRUR 2003, 896 f. - Chirurgische Instrumente - m.w.N.). Wird

eine solche Lizenzgebühr für Handlungen versprochen, die nicht kraft Gesetzes

dem Patentinhaber vorbehalten sind, geht die Beschränkung über den Inhalt

des Schutzrechts hinaus. So verhält es sich hier.

Das Klagepatent des Vorprozesses betrifft ein Arbeitsverfahren, nämlich

ein Verfahren zur Reinigung von Abgasen. Es kann demgemäß im Inland nur

durch die in § 9 Satz 2 Nr. 2 PatG bezeichneten Handlungen (unmittelbar) ver-

letzt werden, d.h. insbesondere durch die Anwendung des erfindungsgemäßen

Verfahrens. Die Lieferung der von der Klägerin hergestellten nicht patentge-

schützten Vorrichtung kann als solche nur nach § 10 PatG verboten sein, näm-

lich als Lieferung eines sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezie-

henden Mittels an einen zur Benutzung des erfindungsgemäßen Verfahrens

nicht berechtigten Dritten zur Benutzung dieses Verfahrens im Inland. Die Vor-

schrift erfaßt jedoch nur die Lieferung und das Anbieten, nicht die Herstellung

der Vorrichtung, da Dritte andernfalls daran gehindert würden, solche Mittel zur

Benutzung außerhalb des Geltungsbereiches des Patentgesetzes zu liefern,

was dem Zweck des § 10 PatG widerspräche, lediglich nach § 9 PatG verbote-

nen Handlungen im Vorfeld entgegenzuwirken (vgl. das für BGHZ 159, 76 vor-

gesehene Sen.Urt. v. 4.5.2004 - X ZR 48/03, GRUR 2004, 758 - Flügelrad-

zähler - m.w.N.). Ob im Einzelfall bereits die Herstellung einer zur Anwendung

des erfindungsgemäßen Verfahrens geeigneten Vorrichtung als Teilnahme an

einer verbotenen Anwendung des Verfahrens gewertet werden kann, wie die

Beklagte im Vorprozeß gemeint hat, erscheint fraglich, kann jedoch dahinste-

hen, da dies jedenfalls eine entsprechende Haupttat, d.h. eine Benutzung des

Verfahrens im Inland, voraussetzt und deshalb weder ein allgemeines Herstel-

lungsverbot noch ein allgemeines Lieferverbot rechtfertigen kann.

Ein solches Verbot kann auch nicht mit der - von der Beklagten erstmals

im (jetzigen) Berufungsverfahren vorgetragenen - Erwägung gerechtfertigt wer-

den, in der Herstellung der Vorrichtung sei bereits eine Benutzung des Verfah-

rens zu sehen, da die Vorrichtung sinnfällig dafür hergerichtet sei, für die Ab-

gasreinigung im Sinne des Anspruchs 1 des Klagepatents des Vorprozesses

verwendet zu werden. Die Beklagte will sich hierbei auf die Rechtsprechung

des Senats stützen, nach der bereits in der sinnfälligen Herrichtung einer Sache

zu deren zugunsten des Patentinhabers geschützter Verwendung der Beginn

der Verwendung selbst gesehen werden kann (BGHZ 88, 209, 212 - Hydropyri-

din; Sen.Urt. v. 21.11.1989 - X ZR 29/88, GRUR 1990, 505, 506 f. - Geschlitzte

Abdeckfolie). Auf ein reines Arbeitsverfahren, wie es hier in Rede steht, läßt

sich diese Rechtsprechung indes nicht übertragen.

Zwar ist die Herrichtungsformel in der von der Beklagten zitierten Ent-

scheidung "Bierklärmittel" (Sen.Urt. v. 31.1.1984 - X ZR 7/82, GRUR 1984, 425)

in einem obiter dictum auf einen nicht unmittelbar als Verwendungsanspruch

formulierten Verfahrensanspruch angewandt worden. Dabei hat es sich jedoch

um einen Anspruch gehandelt, bei dem sich die Verfahrensanweisungen sach-

lich in der Lehre erschöpften, ein bestimmtes Kieselgel zur Erhöhung der Ei-

weißstabilität von Bier zu verwenden, und damit der Sache nach um einen Ver-

wendungsanspruch. Der Gegenstand eines Verwendungspatents wird charak-

terisiert durch einen Stoff oder eine sonstige, grundsätzlich dem Sachschutz

zugängliche Sache in einer bestimmten Verwendung. Nur deshalb kann in der

sinnfälligen Herrichtung der Sache nicht etwa nur eine der späteren Verwen-

dung gleich zu behandelnde Handlung, sondern der Beginn der im Patentan-

spruch ausdrücklich als Schutzgegenstand genannten Verwendung selbst ge-

sehen werden (vgl. BGHZ 116, 122, 128 - Heliumeinspeisung). Demgegenüber

verbietet es sich, in einer zur Anwendung eines bestimmten Verfahrens geeig-

neten Maschine oder sonstigen Vorrichtung das Verfahren selbst zu sehen.

b)

Nach der Rechtsprechung des Kartellsenats des Bundesgerichts-

hofs ist ein Vergleich mit objektiv wettbewerbsbeschränkendem Inhalt dann zu-

lässig, wenn ein ernsthafter, objektiv begründeter Anlaß zu der Annahme be-

steht, der begünstigte Vertragspartner habe einen Anspruch auf Unterlassung

der durch den Vergleich untersagten Handlung, so daß bei Durchführung eines

Rechtsstreits ernstlich mit dem Ergebnis zu rechnen wäre, daß dem Wettbe-

werber das umstrittene Vorgehen untersagt werde. Nur solche wettbewerbsbe-

schränkenden Abreden sind von der Nichtigkeitsfolge freigestellt, die sich in-

nerhalb der Grenzen dessen halten, was auch bei objektiver Beurteilung ernst-

lich zweifelhaft sein kann (BGHZ 65, 147, 151 f. - Thermalquelle; vgl. auch

BGH, Urt. v. 21.4.1983 - I ZR 201/80, GRUR 1983, 602, 603 - Vertragsstrafen-

rückzahlung).

Die vergleichsweise getroffene Regelung wäre daher nur dann gerecht-

fertigt, wenn ein ernsthafter, objektiv begründeter Anlaß zu der Annahme be-

standen hätte, die Klägerin verletze das Klagepatent des Vorprozesses auch

dann, wenn sie zur Ausübung des erfindungsgemäßen Verfahrens geeignete

Vorrichtungen in das patentfreie Ausland liefere, so daß die Parteien nicht über

die Schutzwirkung des Patents hinausgingen, wenn die Klägerin eine Lizenzge-

bühr auch für den Verkauf der betreffenden von ihr hergestellten Vorrichtungen

in das patentfreie Ausland verspreche. Derartiges hat das Berufungsgericht je-

doch - zu Recht - nicht angenommen, sondern sich ganz allgemein mit "Zwei-

feln an der Rechtslage" begnügt, die es aus dem Urteil des Landgerichts Mün-

chen I hergeleitet hat. Dabei hat es jedoch nicht beachtet, daß das Landgericht

München I ersichtlich Auslandslieferungen gar nicht in den Blick genommen

hat. Warum es ein Herstellungsverbot ausgesprochen hat, ist dem Urteil nicht

zu entnehmen, das zwar auch § 10 PatG nicht ausdrücklich erwähnt, aber ver-

schiedentlich von mittelbarer Verletzung und Mitteln zur Benutzung der Erfin-

dung spricht. Möglicherweise hat das Landgericht München I bei der Übernah-

me des entsprechend formulierten Klageantrags schlicht übersehen, daß dieser

nicht in Übereinstimmung mit § 10 PatG formuliert war. Erst in zweiter Instanz

des Vorprozesses ist zur Rechtfertigung dieses Antrags vorgetragen worden,

Herstellung und Lieferung der für die Benutzung des Klagepatents bestimmten

Abgasreinigungsanlage begründeten "eine patentrechtliche Verantwortung der

[damaligen] Beklagten nicht nur aufgrund des § 10 PatG, sondern auch nach

§ 9 PatG als Mittäter der vom Abnehmer durch Benutzung des im Klagepatent

geschützten Verfahrens begangenen Patentverletzung". Das gibt nicht einmal

für die subjektive Vorstellung auch nur der Beklagten etwas her, der Klägerin

könnte die Herstellung der Maschinen ohne Rücksicht auf deren Lieferung in

ein "patentfreies" Land untersagt sein, in dem § 9 PatG keine Geltung bean-

spruchen kann. Um so weniger kann davon die Rede sein, es sei bei objektiver

Beurteilung ernstlich zweifelhaft gewesen, ob die Beklagte der Klägerin Herstel-

lung und Lieferung ihrer Vorrichtungen in das patentfreie Ausland untersagen

könne.

3.

Entgegen der von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung

vertretenen Auffassung stünde der Nichtigkeitsfolge auch Gemeinschaftsrecht

nicht entgegen. Dabei kann dahinstehen, ob der Vertrag der Parteien, wozu das

Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen hat, dem Gemeinschaftsrecht

unterliegt, weil er geeignet ist, den Handel zwischen den Mitgliedstaaten oder

den Wettbewerb innerhalb des gemeinsamen Marktes im Sinne des Art. 81 EG

spürbar zu beeinträchtigen. Denn das könnte die Anwendung des § 17 GWB

nur dann ausschließen, wenn der Vertrag nach Gemeinschaftsrecht freigestellt

wäre (vgl. EuGH, Urt. v. 13.2.1969 - Rs. 14/68, GRUR Int. 1969, 264, 268

- Walt Wilhelm; Urt. v. 10.7.1980 - Rs. 253/78 u. 1-3/79, GRUR Int. 1980, 744,

745 - Guerlain; Urt. v. 21.5.1987 - Rs. 249/85, GRUR 1987, 585, 587 - Albako

Margarinefabrik Maria von der Linde/Bundesanstalt für landwirtschaftliche

Marktordnung); das ist nicht der Fall.

a)

Die Frage, ob ein Vertrag der Parteien mit dem vom Berufungsge-

richt angenommenen Inhalt nach der Verordnung (EG) Nr. 772/2004 der Kom-

mission vom 27. April 2004 über die Anwendung von Art. 81 Abs. 3 EG-Vertrag

auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen freigestellt wäre, stellt

sich nicht. War nämlich der Vertrag zum Zeitpunkt seines Abschlusses ganz

oder teilweise nichtig, so hätte er nach § 141 BGB allenfalls durch eine Bestäti-

gung nach Änderung der Rechtslage Wirksamkeit erlangen können, denn die

Wirksamkeit eines Vertrages richtet sich grundsätzlich nach den zum Zeitpunkt

des Vertragsabschlusses geltenden Vorschriften (BGH, Urt. v. 11.12.2001

- KZR 13/00, GRUR 2002, 647 - Sabet/Massa). Eine solche Bestätigung ist je-

doch nicht festgestellt und kommt offensichtlich auch nicht in Betracht, da sie

mit dem Klagebegehren im Widerspruch stünde.

b)

Aus der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Verord-

nung (EG) Nr. 240/1996 der Kommission vom 31. Januar 1996 zur Anwendung

von Art. 85 Abs. 3 des Vertrages auf Gruppen von Technologietransfer-Verein-

barungen (im folgenden: TechnologietransferV 1996) ergibt sich keine Freistel-

lung. Bei Patentlizenzvereinbarungen wurden nämlich nach Art. 1 Abs. 2 Satz 1

TechnologietransferV 1996 die in Art. 1 Abs. 1 genannten Verpflichtungen nur

soweit und solange freigestellt, wie das Lizenzerzeugnis im Gebiet des Lizenz-

nehmers patentgeschützt war. Die Voraussetzungen für eine Freistellung nach

Art. 1 liegen hiernach nicht vor, wenn im Lizenzgebiet kein Patentschutz (mehr)

besteht (Langen/Bunte/Jestaedt, Kommentar zum deutschen und europäischen

Kartellrecht, 9. Aufl., Art. 81 EG Fallgruppen Rdn. 251; Ullrich in Immenga/

Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, GRUR Abschn. C Rdn. 41; s. auch EuGH,

Urt. v. 25.2.1986 - Rs. 193/83, GRUR Int. 1986, 635, 640 - Windsurfing Interna-

tional/Kommission). Eine Erstreckung von Verpflichtungen auf patentfreie Er-

zeugnisse schließt somit die Gruppenfreistellung für diese Verpflichtungen aus.

Melullis

Scharen

Mühlens

Meier-Beck

Kirchhoff