BGH Beschluss vom 14.03.2006 – X ZB 5/04

X. Zivilsenat

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 5/04

BESCHLUSS

vom

14. März 2006

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 197 81 850.1-53

Nachschlagewerk: : BGHZ : BGHR

ja ja ja

PatG §§ 34, 48

Mikroprozessor

a) Es ist zulässig, über die Patentanmeldung in der Fassung des Hauptantrags zu entscheiden und die Entscheidung über die Patentanmeldung in der Fas- sung des Hilfsantrags zurückzustellen.

b) Übereinstimmungen im Schutzbereich von Patentansprüchen berühren das Rechtsschutzbedürfnis jedenfalls solange nicht, wie der Erteilungsantrag nicht auf eine mehrfache Patentierung ein und desselben Gegenstands ge- richtet wird.

BGH, Beschl. v. 14. März 2006 - X ZB 5/04 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 14. März 2006 durch

den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver,

Asendorf und Dr. Kirchhoff

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des

17. Senats des Bundespatentgerichts vom 16. Oktober 2003 auf-

gehoben.

Die Sache wird zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung,

auch über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das

Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Beschwerdewert: 50.000,-- €

Gründe:

I. Die vorliegende Patentanmeldung wurde am 26. Juni 1997 beim Deut-

schen Patent- und Markenamt als PCT-Anmeldung mit dem Bestimmungsland

Deutschland unter der Bezeichnung "Prozessor und Verfahren zum spekulati-

ven Ausführen von Befehlen aus mehreren von einem Verzweigungsbefehl an-

gezeigten Befehlströmen" angemeldet. Es wurde die Priorität einer Voranmel-

dung in den Vereinigten Staaten von Amerika vom 28. Juni 1996 in Anspruch

genommen.

Die Anmeldung betrifft nach den mit der Eingabe vom 20. Januar 2000

eingereichten, geänderten Unterlagen einen Mikroprozessor zum Verarbeiten

von Befehlen, die einen eine Bedingung enthaltenden Verzweigungsbefehl um-

fassen, sowie ein Verfahren zum Bearbeiten eines solche Befehle aufweisen-

den Programms und ein Computersystem mit einem solchen Mikroprozessor.

Patentanspruch 1 lautet:

"Mikroprozessor zum Verarbeiten von Befehlen, die einen eine

aufzulösende Bedingung enthaltenden Verzweigungsbefehl, einen

ersten Codeabschnitt, der verarbeitet werden soll, sofern die Be-

dingung als erfüllt aufgelöst, und einen zweiten Codeabschnitt,

der verarbeitet werden soll, sofern wenn die Bedingung als nicht

erfüllt aufgelöst wird, umfassen, wobei der Mikroprozessor auf-

weist:

eine Heranholeinheit zum Heranholen von Befehlen aus einem

Speicher;

eine mit der Heranholeinheit gekoppelte Verzweigungsvorhersa-

gelogik, die die Auflösung der Bedingung vorhersagt und feststellt,

ob eine richtige Vorhersage der Auflösung der Bedingung un-

wahrscheinlich ist; und

eine von der Verzweigungsvorhersagelogik abhängige Stromma-

nagementlogik, die die spekulative Ausführung von Befehlen aus

sowohl dem ersten als auch dem zweiten Codeabschnitt vor der

Auflösung der Bedingung anweist, sofern festgestellt worden ist,

dass eine richtige Vorhersage der Auflösung der Bedingung un-

wahrscheinlich ist,

wobei dann, wenn die Verzweigungsvorhersagelogik feststellt,

dass die richtige Vorhersage der Auflösung der Bedingung nicht

unwahrscheinlich ist, die Strommanagementlogik die spekulative

Verarbeitung des ersten Codeabschnitts anweist, sofern die Vor-

hersagelogik vorhersagt, dass die Bedingung als erfüllt aufgelöst

wird, und die Verarbeitung des zweiten Codeabschnitts anweist,

sofern die Vorhersagelogik vorhersagt, dass die Bedingung als

nicht erfüllt aufgelöst wird."

Die Patentansprüche 2 bis 9 betreffen nähere Ausgestaltungen des Mi-

kroprozessors nach Patentanspruch 1. Die Patentansprüche 10 bis 18 betreffen

ein Verfahren zum Verarbeiten von Befehlen. Patentanspruch 19 lautet:

"Computersystem, aufweisend: einen Speicher, der Befehle in ei-

nem Programmablauf speichert, wobei der Programmablauf einen

Verzweigungsbefehl mit einer aufzulösenden Bedingung, einen

ersten Codeabschnitt, der verarbeitet werden soll, wenn die Be-

dingung als erfüllt aufgelöst wird, und einen zweiten Codeab-

schnitt, der verarbeitet werden soll, wenn die Bedingung als nicht

erfüllt aufgelöst wird, enthält; einen mit dem Speicher gekoppelten

Bus, der Informationen austauscht, und einen Mikroprozessor

nach einem der Ansprüche 1 bis 9."

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Anmeldung wegen fehlen-

den Rechtsschutzbedürfnisses zurückgewiesen, weil die Patentansprüche 1

und 19 nicht Lösungen eines übergeordneten Problems beträfen, sondern es

sich um die Lösung ein und desselben Problems durch ein und dieselben

Merkmale zuzüglich des vom Fachmann mitgelesenen Mittels eines Bus hand-

le.

Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt und

beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die Erteilung

des Patents zu beschließen im Umfang der mit Eingabe vom

20. Januar 2000 geänderten Patentunterlagen,

hilfsweise

auf der Grundlage der mit dieser Eingabe eingereichten Patentan-

sprüche 1 bis 18 und der geänderten Beschreibungseinleitung, bei

der auf Seite 3 in den Zeilen 30 bis 31 die Worte "bzw. ein Compu-

tersystem mit den Merkmalen des Anspruchs 19" gestrichen sind.

Die Anmelderin hat geltend gemacht, sie habe ein Rechtsschutzbe-

dürfnis an einem Patentbegehren, das die beiden Patentansprüche 1 und 19

umfasse.

Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts hat, ohne einen

Antrag zu stellen, geltend gemacht, der Patentanspruch 19 dürfe als Nebenan-

spruch mangels Rechtsschutzbedürfnisses nicht zugelassen werden. Denn die-

ser Anspruch weise gegenüber dem Patentanspruch 1 aus der Sicht des

Fachmanns keine neuen Aspekte auf, die über Selbstverständliches hinausgin-

gen. Ein Nebenanspruch müsse eine unabhängige Lösung zu demselben Prob-

lem enthalten. Dies sei hier nicht der Fall. Dabei komme es nicht auf die Formu-

lierung an, hier die Rückbeziehung am Anspruchsende, um zu erkennen, ob ein

Neben- oder ein Unteranspruch vorliege.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin durch Teil-

beschluss (veröffentlicht in BPatGE 47, 224 und GRUR 2004, 320 ff.) im Haupt-

antrag zurückgewiesen und die Entscheidung über die Patenterteilung nach

dem Hilfsantrag zurückgestellt. Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde

beantragt die Anmelderin, den Teilbeschluss des Bundespatentgerichts aufzu-

heben und die Sache zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung an das

Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

II. Die kraft Zulassung statthafte und im Übrigen zulässige Rechtsbe-

schwerde führt zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.

1. Das Bundespatentgericht hat mit dem angegriffenen Beschluss in zu-

lässiger Weise zunächst über die Patentanmeldung in der Fassung des Haupt-

antrags entschieden und die Entscheidung über die Patentanmeldung in der

Fassung des Hilfsantrags zurückgestellt. Soweit die Auffassung vertreten wird,

dies sei unzulässig (Busse/Schwendy, PatG, 6. Aufl., § 48 PatG Rdn. 21), kann

dem nicht beigetreten werden. Gesichtspunkte der Prozessökonomie mögen

dafür sprechen, ein solches Verfahren nicht zu wählen (Schulte, PatG, 7. Aufl.,

§ 48 PatG Rdn. 13), führen aber nicht dazu, dass eine solche Entscheidung

unzulässig wäre.

2. Dem Antrag der Anmelderin, ein Patent in der mit dem Hauptantrag

zur Entscheidung gestellten Fassung zu erteilen, kann entgegen der Auffas-

sung des Bundespatentgerichts das Rechtsschutzbedürfnis nicht abgesprochen

werden.

a) Das Bundespatentgericht hat den Antrag auf Erteilung des Patents mit

den Patentansprüchen 1 und 19 mangels Rechtsschutzbedürfnisses für unzu-

lässig gehalten und im wesentlichen ausgeführt, auch für das Patenterteilungs-

verfahren gelte das Erfordernis des Rechtsschutzbedürfnisses, dessen Fehlen

vom Deutschen Patent- und Markenamt positiv festgestellt werden müsse, wo-

bei strenge Anforderungen zu stellen seien. Das Rechtsschutzbedürfnis fehle,

wenn an der Patenterteilung in dem angestrebten Umfang im Einzelfall aus be-

sonderen Gründen keinerlei Interesse des Anmelders bestehe, insbesondere,

wenn dessen Verlangen missbräuchlich erscheine. Jegliches schutzwürdiges

Anmelderinteresse an einem weiteren Patentanspruch werde in der Rechtspre-

chung verneint, wenn dieser Anspruch nichts enthalte, was über den sachlichen

Gehalt des ersten Patentanspruchs hinausgehe und dem Anmelder einen zu-

sätzlichen Schutz verleihen oder ihm eine sichere Auffangposition bei einem

späteren Wegfall des ersten Patentanspruchs sichern oder aus sonstigen

Gründen ein Rechtsschutzbedürfnis für die Gewährung eines solchen zusätzli-

chen Patentanspruchs begründen könne. Dabei mache es für die Rechtspre-

chung keinen Unterschied, ob die in Frage stehenden Patentansprüche katego-

rieübergreifend seien oder derselben Patentkategorie angehörten. Diese Nega-

tivkriterien hat das Bundespatentgericht im Streitfall für vorliegend erachtet.

Da es sich bei den Patentansprüchen 1 und 19 um zwei Sachansprüche

handle, von denen keiner eine (unmittelbare) Rückbeziehung auf den anderen

enthalte, sei davon auszugehen, dass die Anmelderin Nebenansprüche habe

aufstellen wollen. Voraussetzung für Nebenansprüche auch in derselben Pa-

tentkategorie sei - wie auch vom Präsidenten des Deutschen Patent- und Mar-

kenamts betont - eine unabhängige, selbstständige Erfindung, d.h. eine eigene,

unabhängige Lösung eines übergeordneten Problems. Dies sei bei den vorlie-

genden Patentansprüchen 1 und 19 nicht der Fall. Beide wiesen denselben

sachlichen Gehalt auf, in dem die Erfindung zum Ausdruck kommen solle,

nämlich die Verzweigungsvorhersagelogik. Die sonstigen Merkmale der bei-

den Patentansprüche könnten deren sachlichem Gehalt nicht zugeordnet

werden. Durch sie werde nur die Umgebung umrissen, in der diese Logik

arbeiten solle, der Mikroprozessor und das Computersystem. Beide seien

Angaben, die für den Fachmann auf der Hand lägen, so dass Patentan-

spruch 19 auch nicht als Unteranspruch zum Patentanspruch 1 erteilt werden

könne.

b) Hiergegen wendet sich die Rechtsbeschwerde mit Erfolg.

Das Bundespatentgericht ist im Ausgangspunkt zutreffend davon ausge-

gangen, dass für eine Patentanmeldung ein Rechtsschutzbedürfnis erforderlich

ist. Dieser Ausgangspunkt entspricht der Rechtsprechung des Senats (BGHZ

54, 181, 184 - Fungizid; 68, 156, 159 - Benzolsulfonylharnstoff; BGHZ 73, 183,

186 f. - Farbbildröhre; Sen.Beschl. v. 16.09.1997 - X ZB 21/94, GRUR 1998,

130 - Handhabungsgerät).

Der Anmelder muss das für die Patentanmeldung erforderliche Rechts-

schutzbedürfnis nicht darlegen. Dieses folgt vielmehr regelmäßig bereits aus

der Anmeldung selbst, mit der ein anderweitig nicht zu erreichender Schutz des

Anmelders für die angemeldete Erfindung herbeigeführt werden soll (Benkard/

Melullis, EPÜ, Art. 52 EPÜ Rdn. 7). Denn das Gesetz gewährt dem Erfinder

oder seinem Rechtsnachfolger den öffentlich-rechtlichen Anspruch auf Erteilung

des Patents für die Erfindung in dem gesetzlich geregelten Patenterteilungsver-

fahren, so dass dieser die Erteilung des Patents grundsätzlich in der Ausgestal-

tung verlangen kann, die der gegebenen neuen technischen Lehre entspricht

(BGHZ 54, 181, 184 f. - Fungizid; BGHZ 73, 183 - Farbbildröhre; Bus-

se/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 34 PatG Rdn. 89). Lässt sich die Erfindung

in mehrere Kategorien einordnen, hat der Anmelder das Recht, unter den in

Betracht kommenden Anspruchsformen jede Kategorie zu wählen, die er

wünscht (BGHZ 95, 295, 297 - borhaltige Stähle). Dabei berühren inhaltliche

Übereinstimmungen

im Schutzbereich der Ansprüche untereinander das

Rechtsschutzbedürfnis grundsätzlich nicht. Patente auf ein Produkt sowie auf

ein Verfahren zu seiner Herstellung betreffen unterschiedliche Gegenstände

und sind daher grundsätzlich nebeneinander zu gewähren, zumal jeder der bei-

den Ansprüche im Verlauf der weiteren Entwicklung im Einspruchs- und Nich-

tigkeitsverfahren ein unterschiedliches Schicksal nehmen kann

(Ben-

kard/Melullis, aaO, Art. 52 EPÜ Rdn. 9). Nichts anderes gilt für einen auf ein

Erzeugnis gerichteten Sachanspruch und einen mit diesem kumulierten Ver-

wendungsanspruch (BGHZ 54, 181, 185).

Die Beanspruchung eines Patents mit mehreren Patentansprüchen ein

und derselben oder mehrerer Patentkategorien kann daher allenfalls dann als

unzulässig angesehen werden, wenn an der Patenterteilung in dem angestreb-

ten Umfang im Einzelfall aus besonderen Gründen keinerlei Interesse des An-

melders erkennbar ist und der Anmelder mit einem der kumulierten Patentan-

sprüche keinen weitergehenden Schutz erreichen kann als den, den er mit der

Gewährung der anderen Patentansprüche bereits erhält (Benkard/Melullis, aaO,

Art. 52 EPÜ Rdn. 10). Dafür fehlen im Streitfall die Anhaltspunkte. Patentan-

spruch 1 ist darauf gerichtet, den beanspruchten Mikroprozessor als solchen

unter Schutz zu stellen. Patentanspruch 19 ist auf ein Computersystem gerich-

tet, das den beanspruchten Mikroprozessor enthält. Der Umstand, dass die be-

anspruchte Erfindung mit den als Sachansprüche formulierten Patentansprü-

chen 1 und 19 mehrere Ausprägungen innerhalb ein und derselben Patentkate-

gorie findet, steht als solcher dem Bestehen eines Rechtsschutzbedürfnisses

nicht entgegen (BGHZ 73, 183, 186 f. - Farbbildröhre). Soweit das Bundespa-

tentgericht darauf abgestellt hat, dass der Schutz aus dem als Sachanspruch

formulierten Patentanspruch 1 auch die Verwendung des Mikroprozessors in

einem Computersystem erfasst, lässt sich daraus nicht herleiten, dass ein

Computersystem, das einen Mikroprozessor nach Patentanspruch 1 enthält,

keine Ausprägung der Erfindung sei, an deren Schutz keinerlei Interesse des

Anmelders festgestellt werden könne. Zwar bestehen Übereinstimmungen im

Schutzbereich der Ansprüche untereinander; solche Übereinstimmungen berüh-

ren aber das Rechtsschutzbedürfnis nicht (BGHZ 73, 183, 187; vgl. auch

Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 34 PatG Rdn. 89), solange der Ertei-

lungsantrag nicht auf eine mehrfache Patentierung ein und desselben Gegen-

stands gerichtet wird (Benkard/Melullis, aaO, Art. 52 EPÜ Rdn. 10). Davon,

dass das Patentbegehren nach den Patentansprüchen 1 und 19 auf eine mehr-

fache Patentierung ein und desselben Gegenstandes gerichtet sei, ist auch das

Bundespatentgericht nicht ausgegangen.

Anhaltspunkte dafür, dass in dem Antrag auf Erteilung eines Patents mit

den Patentansprüchen 1 und 19 ein Missbrauch liegen könnte, hat das Bun-

despatentgericht nicht festgestellt. Soweit sachliche Überschneidungen im

Schutzbereich der Patenansprüche 1 und 19 in Betracht kommen, sind diese

über den Grundsatz der Erschöpfung des Patentrechts zu lösen. Aus dem Se-

natsbeschluss vom 16. September 1997 (X ZB 21/94, GRUR 1998, 130 - Hand-

habungsgerät) ist nichts Gegenteiliges herzuleiten, denn er betraf einen nicht

verallgemeinerungsfähigen Fall, in dem der Senat an die Feststellung des In-

halts eines neben einem Vorrichtungsanspruch geltend gemachten Verfahrens-

anspruchs gebunden war (vgl. Benkard/Melullis, aaO, Art. 52 EPÜ Rdn. 11).

Melullis

Scharen

Keukenschrijver

Asendorf

Kirchhoff

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 16.10.2003 - 17 W(pat) 1/01 -