BGH Urteil vom 22.12.2009 – X ZR 28/06

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 28/06

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: BGHZ: BGHR:

ja nein ja

Verkündet am: 22. Dezember 2009 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Hubgliedertor II

PatG §§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 4

Eine Passage in der Beschreibung, die nicht Inhalt der ursprünglichen Unterla- gen gewesen ist, kann nur dann den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erwei- terung begründen, wenn deren Berücksichtigung bei der Auslegung des Pa- tentanspruchs des erteilten Patents zu einem veränderten Verständnis der dar- in verwendeten Begriffe oder des geschützten Gegenstands führt.

BGH, Urteil vom 22. Dezember 2009 - X ZR 28/06 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 22. Dezember 2009 durch den Vorsitzenden Richter Scharen

und die Richter Asendorf, Gröning, Dr. Berger und Dr. Grabinski

für Recht erkannt:

Die von der Nebenintervenientin unterstützte Berufung der Beklag-

ten gegen das am 29. September 2005 verkündete Urteil des

2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird zu-

rückgewiesen.

Auf die Berufung der Klägerin zu 3 wird das am 29. September

2005 verkündete Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bun-

despatentgerichts abgeändert:

Das deutsche Patent 39 43 782 wird mit Wirkung für das Hoheits-

gebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt, soweit es

über folgende Fassung seiner Patentansprüche hinausgeht:

a) Patentanspruch 1

Hubgliedertor mit einer Mehrzahl tafelförmiger Torelemente, die

mittels Gelenken, Scharnieren oder dergleichen um horizontal ver-

laufende Schwenkachsen miteinander verbunden sind, wobei das

Tor mit Hilfe von Führungszapfen oder -rollen in seitlichen Füh-

rungsbahnen gleitet, die das Tor aus einer vertikalen Geschlossen-

stellung über einen Bogen in eine horizontale Offenstellung führen,

wobei an dem oberen Rand (5) jedes Torelements (1) ein Vor-

sprung (7) vorgesehen ist, der eine bis zu einer Spitze (9) anstei-

gende Vorderflanke (10) und eine von der Spitze bis zur Hinterflä-

che (11) des Elementes abfallende Hinterflanke (12) aufweist, wo-

bei an dem unteren Rand (6) des Torelements eine in der Ge-

schlossenstellung dem Vorsprung des benachbarten Torelements

aufnehmende Vertiefung (13) vorgesehen ist, und wobei beim Ver-

schwenken der Torelemente (1, 1') im Bogenbereich der Füh-

rungsbahn (4) bloß ein Öffnungsabstand (d) auftritt, der das Ein-

klemmen eines Fingers ausschließt, dadurch gekennzeichnet, dass

der Vorsprung (7) zahnartig und bezüglich der Tormittenebene im

Wesentlichen symmetrisch ausgebildet ist, dass die Vertiefung (13)

an den Vorsprung (7) angepasst ist und dass das Gelenk des

Scharniers (14) vollständig in der hinteren Ausnehmung (20) auf-

genommen ist, wodurch die Schwenkachse (a) dem Vorsprung (7)

bzw. der Vertiefung (13) angenähert ist und vor die Hinterflächen

der Elemente (1, 1') zu liegen kommt.

b) An Patentanspruch 1 schließen sich die erteilten Patentansprü-

che 2 bis 6 mit unmittelbarem oder mittelbarem Rückbezug an.

Im Übrigen wird die Berufung der Klägerin zu 3 zurückgewiesen.

Die Klägerin zu 3 und die Beklagte haben die Gerichtskosten, die

außergerichtlichen Kosten der Klägerin zu 3 und die außergerichtli-

chen Kosten der Beklagten jeweils zur Hälfte zu tragen.

Der Beklagten werden die außergerichtlichen Kosten der Klägerin-

nen zu 1 und 2 auferlegt.

Die Klägerin zu 3 und die Nebenintervenientin haben die durch die

Nebenintervention verursachten Kosten jeweils zur Hälfte zu tra-

gen.

Von Rechts wegen

Die Beklagte war bis zum 7. November 2006 eingetragene Inhaberin des

deutschen Patents 39 43 782 (Streitpatents), das ein "Hubgliedertor" betrifft.

Seitdem ist die H. KG B. , die dem Berufungsverfahren auf Sei-

ten der Beklagten als Nebenintervenientin beigetreten ist, als neue Inhaberin

des Streitpatents eingetragen.

Das Streitpatent ging am 17. Februar 1989 durch Teilung aus der

Stammanmeldung 39 04 918.3 (Streitpatentanmeldung) hervor und nimmt die

österreichische Prioritätsanmeldung 391/88 vom 18. Februar 1988 in Anspruch.

Das Patent 39 04 918 ist Gegenstand eines vor dem Senat unter dem Akten-

zeichen X ZR 27/06 geführten Nichtigkeitsberufungsverfahrens. Das Streitpa-

tent erlosch am 17. Februar 2009 infolge Ablaufs der Schutzdauer.

In der erteilten Fassung umfasst das Streitpatent sechs Patentansprü-

che. Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"Hubgliedertor, mit einer Mehrzahl tafelförmiger Torelemente, die mittels Gelenken, Scharnieren oder dergleichen um horizontal ver- laufende Schwenkachsen miteinander verbunden sind, wobei das Tor mit Hilfe von Führungszapfen oder -rollen in seitlichen Füh- rungsbahnen gleitet, die das Tor aus einer vertikalen Geschlossen- stellung über einen Bogen in eine horizontale Offenstellung führen, wobei an dem oberen Rand (5) jedes Torelements (1) ein Vor- sprung (7) vorgesehen ist, der eine bis zu einer Spitze (9) anstei- gende Vorderflanke (10) und eine von der Spitze abfallende Hinter- flanke (12) aufweist, wobei an dem unteren Rand (6) des Torele- ments eine in der Geschlossenstellung dem Vorsprung des be- nachbarten Torelements aufnehmende Vertiefung (13) vorgesehen ist, und wobei dem Verschwenken der Torelemente (1, 1') im Bo- genbereich der Führungsbahn (4) zumindest über einen Teil des Schwenkwinkels bloß ein Öffnungsabstand (d) auftritt, der das Ein- klemmen eines Fingers ausschließt, dadurch gekennzeichnet, dass der Vorsprung (7) zahnartig ausgebildet ist, dass die Vertiefung (13) an den Vorsprung (7) angepasst ist und dass das Gelenk des Scharniers (14) vollständig in der hinteren Ausnehmung (20) auf- genommen ist, wodurch die Schwenkachse (a) dem Vorsprung (7) bzw. der Vertiefung (13) angenähert ist und vor die Hinterflächen der Elemente (1, 1') zu liegen kommt."

Die Klägerinnen bzw. ihre Rechtsvorgänger haben das Streitpatent mit

einer Nichtigkeitsklage angegriffen und geltend gemacht, dass der Gegenstand

von Patentanspruch 1 über den Inhalt der beim Patentamt ursprünglich einge-

reichten Anmeldung hinausgehe. Sie haben zudem vorgebracht, dass das

Streitpatent gegenüber dem Stand der Technik, wie ihn unter anderem die

US-Patentschriften 2 372 792 (Anlage K 7) und 3 891 021 (Anlage K 3) bilde-

ten, nicht patentfähig sei, und beantragt, das Streitpatent in vollem Umfang für

nichtig zu erklären. Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent durch Urteil vom 29. Sep-

tember 2005 dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass es die aus dem Tenor

des hiesigen Urteils ersichtliche Fassung erhielt, allerdings mit dem Unter-

schied, dass in Patentanspruch 1 hinter dem Wort "Führungsbahn (4)" zusätz-

lich noch die Worte "zumindest über einen Teil des Schwenkbereichs" einge-

fügt worden sind.

Gegen diese Entscheidung wenden sich die Klägerin zu 3 und die Be-

klagte, die von der Nebenintervenientin unterstützt wird, mit ihren jeweiligen

Berufungen.

Die Beklagte und die Nebenintervenientin beantragen, das Urteil des

Bundespatentgerichts abzuändern und die Nichtigkeitsklage abzuweisen.

Hilfsweise beantragen die Beklagte und die Nebenintervenientin, das Streitpa-

tent in der erteilten Fassung mit der Maßgabe aufrechtzuerhalten, dass in Pa-

tentanspruch 1 - auch mit Wirkung für die unmittelbar oder mittelbar darauf zu-

rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 6 - das Teilmerkmal "zumindest über

einen Teil des Schwenkwinkels" gestrichen wird (Hilfsantrag 1), zusätzlich das

Teilmerkmal "bis zur Hinterfläche (11) des Elementes" zwischen die Worte "und

eine von der Spitze" und "abfallende Hinterflanke (12)" eingefügt wird (Hilfsan-

trag 2) und weiter zusätzlich das Teilmerkmal "und bezüglich der Tormitten-

ebene im Wesentlichen symmetrisch ausgebildet" zwischen die Worte "dass

der Vorsprung (7) zahnartig" und "ist" eingefügt wird (Hilfsantrag 3).

Die Klägerin zu 3 beantragt, das Urteil des Bundespatentgerichts abzu-

ändern und das Streitpatent in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr.-Ing. F. , Fachhochschule

R. , Leiter des Studiengangs Produktionstechnik, ein schriftliches Gut-

achten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt

hat.

Die zulässige Berufung der Beklagten, die von der Nebenintervenientin

unterstützt worden ist, hat keinen Erfolg. Die zulässige Berufung der Klägerin

zu 3 bleibt ganz überwiegend erfolglos. Das Bundespatentgericht hat das

Streitpatent im Wesentlichen zu Recht teilweise für nichtig erklärt.

I. 1. Das Streitpatent betrifft ein Hubgliedertor. Bei diesen werden die

Torelemente im Umlenkbereich vom horizontalen zum vertikalen Verlauf ge-

genseitig verschwenkt, so dass sich deren obere bzw. untere Ränder zunächst

voneinander entfernen und dann wieder zusammenkommen. Hierbei besteht

die Gefahr, dass Finger eines Benutzers eingeklemmt werden und es zu Ver-

letzungen kommt.

Nach den Angaben des Streitpatents waren zwar, etwa aus der österrei-

chischen Patentschrift 382 423, Möglichkeiten bekannt, derartige Verletzungen

zu vermeiden. Diese umzusetzen war jedoch verhältnismäßig kostspielig in der

Herstellung oder aus optischen Gründen unerwünscht. Der deutschen Offenle-

gungsschrift 21 06 063 und der österreichischen Patentschrift 369 129 konnte

entnommen werden, die einander zugewandten Ränder von Torelementen ab-

zustufen, um im Bereich der Schließstelle eine bessere Wärmedämmung zu

erreichen. Dabei war jedoch kein Fingerschutz vorgesehen.

Weitere Ausgestaltungen, die aus den US-Patentschriften 3 198 242 und

3 941 180 bekannt waren, waren nach den Erläuterungen des Streitpatents

verschleißanfällig, aufwändig bei der Montage oder insbesondere bei großen

Verschwenkwinkeln unzureichend hinsichtlich des Fingerklemmschutzes.

2. Durch das Streitpatent soll ein einfach montierbares Hubgliedertor ge-

schaffen werden, bei dem eine gute und zuverlässige Abdichtung zwischen den

einzelnen Elementen gegeben ist und Fingerverletzungen im Umlenkbereich

der Torelemente auch bei größeren Verschwenkwinkeln vermieden werden.

3. Hierzu lehrt Patentanspruch 1 des Streitpatents in der erteilten Fas-

sung ein Hubgliedertor, dessen Merkmale wie folgt unterteilt werden können:

(1) Hubgliedertor mit einer Mehrzahl tafelförmiger Torelemente (1), die mittels Gelenken, Scharnieren oder dergleichen um horizontal verlaufende Schwenkachsen miteinander verbun- den sind;

(2) das Tor gleitet mit Hilfe von Führungszapfen oder -rollen, in seitlichen Führungsbahnen, die das Tor aus einer vertikalen Geschlossenstellung über einen Bogen in eine horizontale Of- fenstellung führen;

(3) an dem oberen Rand (5) jedes Torelementes (1) ist ein Vor- sprung (7) vorgesehen, der eine bis zur Spitze (9) ansteigende Vorderflanke (10) und eine von der Spitze (9) abfallende Hin- terflanke (12) aufweist;

(4) an dem unteren Rand (6) des Torelementes ist eine in der Geschlossenstellung den Vorsprung des benachbarten Tor- elementes aufnehmende Vertiefung (13) vorgesehen;

(5) beim Verschwenken der Torelemente (1, 1') im Bogenbereich der Führungsbahn (4) tritt zumindest über einen Teil des Ver- schwenkwinkels bloß ein Öffnungsabstand (d) auf, der das Einklemmen eines Fingers ausschließt;

(6) der Vorsprung (7) ist zahnartig ausgebildet;

(7) die Vertiefung (13) ist an den Vorsprung (7) angepasst;

(8) das Gelenk des Scharniers (14) ist vollständig in der hinteren Ausnehmung (20) aufgenommen, wodurch die Schwenkachse (a) dem Vorsprung (7) bzw. der Vertiefung (13) angenähert ist und vor die Hinterflächen (11) der Torelemente (1, 1') zu lie- gen kommt.

4. Die nachfolgend wiedergegebene Figur 1 der Zeichnungen des Streit-

patents zeigt in schematischer Seitenansicht ein Hubgliedertor, das eine Mehr-

zahl von tafelförmigen Torelementen (1) aufweist, die mittels Gelenken (2) um

horizontal verlaufende Schwenkachsen miteinander verbunden sind. Das Tor

gleitet dabei mit Hilfe von Führungszapfen oder -rollen (3), in seitlichen Füh-

rungsbahnen (4), die das Tor aus einer vertikalen Geschlossenstellung in eine

horizontale Offenstellung führen (Merkmale 1 und 2).

In den nachfolgend eingerückten Figuren 2 und 3 der Zeichnungen des

Streitpatents ist beispielhaft ein zahnartig ausgebildetes Torelement (1) abge-

bildet, bei dem an dem oberen Rand (5) ein Vorsprung (7) vorgesehen ist, der

eine bis zu einer Spitze (9) ansteigende Vorderflanke und eine von der Spitze

(9) abfallende Hinterflanke aufweist, und bei dem an dem unteren Rand (6) ei-

ne den Vorsprung des benachbarten Torelementes (1) aufnehmende und an

diesen angepasste Vertiefung (13) vorgesehen sind (Merkmale 3, 4, 6 und 7).

Die patentgemäße Ausgestaltung der oberen bzw. unteren Ränder der

Torelemente ermöglicht es, die Schwenkachse (a) so anzuordnen, dass beim

Verschwenken der Torelemente im Bogenbereich der Führungsbahn (4) zumin-

dest über einen Teil des Schwenkwinkels bloß ein Öffnungsabstand (d) auftritt,

der das Einklemmen eines Fingers ausschließt (Merkmal 5, vgl. auch Streitpa-

tentschrift, Sp. 2, Z. 27 ff.).

Wie in den Figuren 2 und 3 außerdem beispielhaft veranschaulicht wird,

ist das Gelenk des Scharniers (14) vollständig in der hinteren Ausnehmung (20)

aufgenommen, wodurch die Schwenkachse (a) dem Vorsprung (7) bzw. der

Vertiefung (13) angenähert ist und vor die Hinterflächen (11) der Torelemente

zu liegen kommt (Merkmal 8). Dabei sind aus Sicht des Fachmanns, bei dem

es sich um einen Ingenieur des Maschinenbaus mit Fachhochschulabschluss

und mehrjährigen Erfahrungen auf dem Gebiet der Konstruktion von Hubglie-

dertoren handelt, im Zusammenhang mit der Lehre des Streitpatents unter dem

Gelenk des Scharniers die Bauteile zu verstehen, die unmittelbar die Wirkach-

se (= Schwenkachse) bilden. Im Falle der in den Figuren 2 und 3 gezeigten

Ausführungsform sind dies beispielsweise der Bolzen und die Rolle, welche

unmittelbar die Gelenkigkeit des Scharniers bewirken und vollständig in einer

hinteren Ausnehmung aufgenommen sind, so dass sie vor den Hinterflächen

der Elemente liegen. Hingegen sind die Scharnierlappen, die hinter den Hinter-

flächen der Elemente angeordnet sind, zwar als Teil des Scharniers anzuse-

hen, gehören aber nicht mehr zu dessen Gelenk.

Mit dem Begriff des Vorsprungs ist, wie der gerichtliche Sachverständige

im Termin erläutert hat, dessen Spitze bzw. mit dem Begriff der Vertiefung de-

ren tiefste Stelle gemeint. Das ergibt sich aus Sicht des Fachmanns bereits

ohne weiteres aus der zahnartigen bezüglich der Tormittenebene im Wesentli-

chen symmetrischen Ausgestaltung des Vorsprungs mit einer bis zur Spitze

ansteigenden Vorder- und einer von der Spitze abfallenden Hinterflanke bzw.

einer den derart ausgestalteten Vorsprung aufnehmenden Vertiefung (vgl.

Merkmale 3, 4 und 6) und dem erfindungsgemäßen Bestreben, im Bogenbe-

reich der Führungsbahnen einen geringen Öffnungsabstand zwischen benach-

barten Torelementen zu erreichen, damit die Finger der Benutzer darin nicht

eingeklemmt werden können (vgl. Merkmal 5). In diesem Verständnis wird der

Fachmann bestärkt, wenn es in der Beschreibung weiterhin erläuternd heißt,

dass dadurch, dass die Schwenkachse benachbarter Torelemente innerhalb

der hinteren Ausnehmung gelegen ist, also der Zahnspitze angenähert wurde,

diese Torelemente vergleichsweise stark abgewinkelt werden können, ohne

dass sich hinter dem Zahn ein größerer Spalt öffnet, der zu Fingerverletzungen

führen könnte (Streitpatentschrift, Sp. 2, Z. 34 ff.).

5. In der Fassung des ersten Hilfsantrags der Beklagten hat Merkmal 5

abweichend von der erteilten Fassung folgenden Wortlaut:

(5) Beim Verschwenken der Torelemente (1, 1') im Bogenbereich der Führungsbahn (4) tritt bloß ein Öffnungsabstand (d) auf, der das Einklemmen eines Fingers ausschließt.

Der Öffnungsabstand (d) muss also in der Fassung des ersten Hilfsan-

trags beim Verschwenken der Torelemente nicht nur (wie noch in der eingetra-

genen Fassung von Patentanspruch 1) "zumindest über einen Teil", sondern im

gesamten Bogenbereich der Führungsbahn (4) einen Öffnungsabstand (d)

aufweisen, der das Einklemmen eines Fingers ausschließt.

6. Der zweite Hilfsantrag der Beklagten übernimmt Patentanspruch 1 in

der Fassung des ersten Hilfsantrags, wobei zusätzlich Merkmal 3 in Abände-

rung der eingetragenen Fassung wie folgt lautet:

(3) An dem oberen Rand (5) jedes Torelementes (1) ist ein Vor- sprung (7) vorgesehen, der eine bis zur Spitze (9) ansteigende Vorderflanke (10) und eine von der Spitze (9) bis zur Hinterflä- che (11) des Elementes abfallende Hinterflanke (12) aufweist.

Nach der Lehre von Patentanspruch 1 in der Fassung des zweiten Hilfs-

antrags ist dem Fachmann die Ausgestaltung der von der Spitze abfallenden

Hinterflanke nicht mehr freigestellt, sondern diese muss bis zur Hinterfläche

abfallen, so wie dies bei der in den Figuren 2 und 3 exemplarisch gezeigten

Ausführungsform der Fall ist, bei welcher die Hinterflanke von der Spitze aus

betrachtet zunächst in einem steileren und dann in einem flacheren Winkel bis

zur Hinterfläche abfällt. Ein Abfallen der Hinterflanke von der Spitze bis zur Hin-

terfläche des Elementes kann hingegen aus Sicht des Fachmanns nicht mehr

angenommen werden, wenn beispielsweise die Hinterflanke auf einer in etwa

horizontalen Stufe endet, an die sich die vertikale Hinterseite des Torelementes

anschließt. Denn eine solche in etwa horizontale Stufe stellt sich, wie auch der

gerichtliche Sachverständige im Termin bestätigt hat, im Rahmen der Lehre

des Streitpatents weder als abfallende Flanke des nach Merkmal 6 "zahnarti-

gen" Vorsprungs noch als Hinterfläche des Torelements dar.

7. Der dritte Hilfsantrag der Beklagten baut auf Patentanspruch 1 in der

Fassung des zweiten Hilfsantrags auf, wobei zusätzlich Merkmal 6 in Abwei-

chung der erteilten Fassung folgenden Inhalt hat:

(6) Der Vorsprung (7) ist zahnartig und bezüglich der Tormitten-

ebene im Wesentlichen symmetrisch ausgebildet.

Danach ist die Ausgestaltung des zahnartigen Vorsprunges nicht mehr

beliebig, sondern dieser muss bezüglich der Tormittenebene im Wesentlichen

symmetrisch ausgebildet sein, was eine streng symmetrische Ausbildung ein-

schließt. Das in den oben wiedergegebenen Figuren 2 und 3 des Streitpatents

beispielhaft gezeigte Torelement setzt sich aus zwei identischen Blechschalen

zusammen (Streitpatentschrift, Sp. 3, Z. 47 ff., Unteranspruch 5) und verfügt

infolgedessen über einen streng symmetrisch ausgebildeten zahnartigen Vor-

sprung. Eine solche Ausgestaltung weist den Vorteil einer vereinfachten Her-

stellung auf (Streitpatentschrift, aaO). Der Fachmann erkennt, dass es bei einer

lediglich "im Wesentlichen" symmetrischen Ausgestaltung des Vorsprungs nicht

notwendigerweise auf den mit identisch geformten Blechschalen verbundenen

Vorteil einer vereinfachten Herstellung ankommt, sondern bei dieser auch klei-

nere Abweichungen möglich sind, wie sie etwa notwendig werden können,

wenn vorrangig ein verbessertes äußeres Erscheinungsbild des Hubtores auf

der Vorderseite erreicht werden soll.

II. 1. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents in der erteilten

Fassung sowie in der Fassung des ersten und des zweiten Hilfsantrags der

Beklagten geht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus (§§ 81,

22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG).

a) Zur Feststellung einer unzulässigen Erweiterung ist der Gegenstand

des erteilten Patents (bzw. des Patents in der verteidigten Fassung) mit dem

Inhalt der ursprünglichen Unterlagen zu vergleichen. Gegenstand des Patents

ist die durch die Patentansprüche bestimmte Lehre, wobei Beschreibung und

Zeichnungen mit heranzuziehen sind. Der Inhalt der Patentanmeldung ist hin-

gegen der Gesamtheit der Unterlagen zu entnehmen, ohne dass den Patent-

ansprüchen dabei eine gleich hervorgehobene Bedeutung zukommt. Entschei-

dend ist, ob die ursprüngliche Offenbarung für den Fachmann erkennen ließ,

dass der geänderte Lösungsvorschlag von vornherein von dem Schutzbegeh-

ren mit umfasst werden sollte (Sen.Urt. v. 21.9.1993 - X ZR 50/91, Mitt. 1996,

204, 206 - Unzulässige Erweiterung).

Der Gegenstand der Anmeldung kann daher im Erteilungsverfahren bei

der Formulierung des Anspruchs anders gefasst werden. Eine solche Änderung

darf aber nicht zu einer Erweiterung des Gegenstandes der Anmeldung führen

(BGHZ 110, 123, 125 f. - Spleißkammer). Der Patentanspruch darf nicht auf

einen Gegenstand gerichtet werden, den die ursprüngliche Offenbarung aus

Sicht des Fachmanns nicht zur Erfindung gehörend erkennen ließ (Sen.Urt. v.

5.7.2005 - X ZR 30/02, GRUR 2005, 1023, 1024 - Einkaufswagen II; v.

23.10.2007 - X ZR 104/06 Tz. 14). Das ist jedoch bei Patentanspruch 1 in den

genannten Fassungen der Fall.

b) Dem Fachmann wird in den Anmeldungsunterlagen an keiner Stelle

offenbart, dass Gegenstand der Erfindung auch ein Hubgliedertor sein soll, bei

dem der zahnartige Vorsprung, der an dem oberen (unteren) Rand eines jeden

Torelementes vorgesehen ist, nicht "bezüglich der Tormittenebene im Wesent-

lichen symmetrisch" ausgebildet sein kann, so wie dies in Patentanspruch 1

(Merkmal 6) des Streitpatents in der eingetragenen Fassung und in der Fas-

sung des ersten und des zweiten Hilfsantrags der Beklagten vorgesehen ist.

In der allgemeinen Beschreibung der Anmeldung wird dem Fachmann

ausgehend von Angaben zum Stand der Technik mitgeteilt, dass es ein Ziel der

Erfindung ist, ein Hubgliedertor zu schaffen, bei dem eine gute Abdichtung zwi-

schen den Elementen gegeben ist und Fingerverletzungen im Umlenkbereich

der Torelemente vermieden werden können (Streitpatentanmeldung, Sp. 1,

Z. 41 ff.). Dieses Ziel soll sich nach den weiteren Erläuterungen der allgemei-

nen Beschreibung mit einem Hubgliedertor der im Stand der Technik bekann-

ten Art (entspricht einem Hubgliedertor nach Maßgabe der Merkmale 1 und 2

des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung) erreichen lassen, "bei wel-

chem erfindungsgemäß an dem oberen (unteren) Rand jedes Torelementes ein

bezüglich der Tormittenebene im Wesentlichen symmetrischer zahnartiger Vor-

sprung vorgesehen ist" sowie weitere Merkmale vorhanden sind (Streitpatent-

anmeldung, Sp. 1, Z. 46 ff.).

Der Fachmann wird in der Anmeldung sodann dahin belehrt, dass es die

erfindungsgemäße Ausgestaltung der oberen bzw. unteren Ränder der Torele-

mente ermöglicht, die Schwenkachse so zu legen, dass sich auch im Bogenbe-

reich der Führungsbahnen bloß ein geringer Öffnungsabstand zwischen be-

nachbarten Torelementen, beispielsweise 4 mm, ergibt, wodurch Finger nicht

versehentlich in den Öffnungsbereich gelangen können. Neben weiteren sich

unzweifelhaft nicht auf die "im Wesentlichen symmetrische" Ausgestaltung des

zahnartigen Vorsprungs beziehenden Vorteilsangaben wird dem Fachmann

zudem erläutert, dass die symmetrische Ausbildung zu einer Produktionsver-

einfachung besonders bei der Herstellung jedes Elementes aus zwei Blech-

schalen führt, da diese dann völlig gleich ausgebildet werden können (Streitpa-

tentanmeldung, Sp. 1, Z. 60 ff.).

Die in der Anmeldung in den Figuren 4 bis 6 wie folgt gezeigten

und in der Beschreibung erläuterten Ausführungsbeispiele weisen einen sym-

metrischen zahnartigen Vorsprung auf. Ergänzend heißt es zu dem in Figur 4

gezeigten Ausführungsbeispiel in der Beschreibung, dass die Blechschalen

(16, 17) völlig identisch ausgebildet sein können, was zu einer Vereinfachung

der Herstellung führt (Streitpatentanmeldung, Sp. 3, Z. 24 ff.). Dem steht auch,

wie der gerichtliche Sachverständige in seinem Gutachten ausgeführt und bei

seiner Anhörung bestätigt hat, nicht entgegen, dass bei der Darstellung in Figur

4 die beiden das Torelement bildenden Blechschalen in den Überlappungsbe-

reichen des zahnartigen Vorsprungs am oberen Rand bzw. der entsprechen-

den Vertiefung am unteren Rand geringe Symmetrieabweichungen aufweisen.

Denn dem Fachmann wird in der Beschreibung gerade im Hinblick auf das in

Figur 4 gezeigte Ausführungsbeispiel erläutert, dass die Blechschalen (16, 17)

zur Vereinfachung der Herstellung völlig identisch ausgebildet sein können

(Streitpatentanmeldung, Sp. 3, Z. 24 ff.). Zudem ist diesem aufgrund seines

Fachwissens geläufig, dass die Elementschalen hinreichend flexibel sind, um

im montierten Zustand des Elements einen praktisch symmetrischen Formzu-

stand anzunehmen.

Bei der in den Figuren 2 und 3 der Anmeldung wie folgt gezeigten Aus-

gestaltung

ist an der Vorderseite eine Ausnehmung (15) im Bereich der benachbarten

Elemente (1, 1') vorgesehen, um - wie in der Beschreibung erläutert wird

(Streitpatentanmeldung, Sp. 3, Z. 12 ff.) - das Erscheinungsbild des geschlos-

senen Tores zu verbessern. Die Ausnehmung wird einerseits durch die abge-

schrägte vorderseitige Kante des oberen Elementes und andererseits durch die

im unteren Bereich abgeflachte vorderseitige Flanke des zahnartigen Vor-

sprungs des unteren Elementes gebildet. Da nur die vorderseitige, nicht aber

auch die rückseitige Flanke in ihrem unteren Bereich abgeflacht ist, ist der

zahnartige Vorsprung nicht völlig symmetrisch ausgebildet. Der Fachmann wird

in dieser Ausgestaltung jedoch ein Beispiel für einen im Wesentlichen symmet-

rischen zahnartigen Vorsprung erkennen.

Kein einziges der in den ursprünglichen Unterlagen offenbarten Ausfüh-

rungsbeispiele zeigt jedoch ein Hubgliedertor, dessen Torelemente nicht zu-

mindest einen im Wesentlichen symmetrisch ausgestalteten zahnartigen Vor-

sprung aufweisen.

In Patentanspruch 1 der Anmeldung ist dann ebenfalls vorgesehen, dass

an dem oberen (unteren) Rand jedes Torelements ein bezüglich der Tormitten-

ebene im Wesentlichen symmetrischer zahnartiger Vorsprung ausgebildet sein

soll. Die weiteren Patentansprüche 2 bis 7 der Anmeldung nehmen mittelbar

oder unmittelbar Bezug auf Patentanspruch 1 und beinhalten damit als auf die-

sen bezogene Unteransprüche gleichermaßen das Merkmal, dass an dem obe-

ren (unteren) Rand jedes Torelements ein bezüglich der Tormittenebene im

Wesentlichen symmetrischer zahnartiger Vorsprung ausgebildet sein soll. In

Patentanspruch 6 wird darüber hinaus gefordert, dass jedes Element (1, 1') aus

zwei identisch ausgebildeten Blechschalen (16, 17) besteht, was eine bezüglich

der Tormittenebene exakt symmetrische Ausgestaltung des zahnartigen Vor-

sprungs impliziert.

c) (1) Die Beklagte und die Nebenintervenientin meinen demgegenüber,

der Fachmann werde erkennen, dass die im Wesentlichen bezüglich der Tor-

mittenebene symmetrische Ausbildung des zahnartigen Vorsprungs allein dazu

diene, Produktionsvereinfachungen zu ermöglichen, weil die Blechschalen

dann völlig gleich ausgebildet werden können, während durch eine solche Aus-

bildung nichts zur Lösung der weiteren der Erfindung zugrundeliegenden Pro-

bleme - insbesondere dem Problem des Fingerklemmschutzes - beigetragen

werde. Es sei daher nicht notwendig, dieses Teilmerkmal im Hauptanspruch zu

belassen. Vielmehr betreffe selbiges einen selbständigen, unabhängigen Erfin-

dungskomplex, der ohne weiteres vom Hauptanspruch abgetrennt werden kön-

ne.

Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Die Beklagte und die

Nebenintervenientin übersehen, dass nach den Angaben der Beschreibung

erst die streng symmetrische Ausbildung des zahnartigen Vorsprungs zu einer

Produktionsvereinfachung, insbesondere bei der Herstellung jedes Elementes

aus zwei Blechschalen führt, weil diese dann "völlig gleich" ausgebildet werden

können (Streitpatentanmeldung, Sp. 2, Z. 9 ff.; vgl. auch Patentanspruch 6), so

wie dies in der Anmeldung im Hinblick auf das in Figur 4 gezeigte Ausfüh-

rungsbeispiel erläutert wird (vgl. Streitpatentanmeldung, Sp. 3, Z. 24 ff.). Ist der

zahnartige Vorsprung jedoch zur Tormittenebene nicht streng symmetrisch,

sondern lediglich "im Wesentlichen" symmetrisch ausgebildet, so wie dies in

den Figuren 2 und 3 gezeigt und in der Beschreibung der Anmeldung erläutert

wird, bedarf es unterschiedlicher Arbeitsvorgänge um die beiden Schalen für

ein Torelement herzustellen. Für den Fachmann ergab sich daraus, dass nach

dem Offenbarungsgehalt der Anmeldung mit dem Merkmal des bezüglich der

Tormittenebene im Wesentlichen symmetrischen zahnartigen Vorsprungs er-

findungsgemäß nicht ausschließlich Produktionsvereinfachungen erreicht wer-

den sollen und es sich infolgedessen dabei auch nicht um einen selbständigen,

unabhängigen Erfindungskomplex handelt, der ohne weiteres vom Hauptan-

spruch abgetrennt werden kann.

(2) Die Beklagte und die Nebenintervenientin sind des Weiteren der An-

sicht, dass der Fachmann bei einer Analyse der Anmeldung habe erkennen

können, dass die Symmetrie kein notwendiges Merkmal sei, wenn Fingerver-

letzungen vermieden werden sollen. Zudem habe der Fachmann feststellen

können, dass der maximale Verschwenkwinkel bis zu dem Öffnungsabstand,

der das Einklemmen eines Fingers ausschließt, bei allen in den Ursprungsun-

terlagen angedeuteten Ausführungsformen der Erfindung besonders groß wird,

wenn der Vorsprung gerade nicht symmetrisch ist. Zu einer solchen kritischen

Analyse des Inhalts der Ursprungsunterlagen sei der Fachmann dadurch ver-

anlasst worden, dass diese neben einer formelhaften Wiedergabe des ur-

sprünglich vorgelegten Anspruchs keine Erläuterungen zum erfinderischen Bei-

trag der symmetrischen Ausgestaltung des zahnartigen Vorsprungs enthielten.

Auch mit diesem Vorbringen vermögen die Beklagte und die Nebeninter-

venientin nicht durchzudringen. Zwar hat der gerichtliche Sachverständige in

seinem Gutachten bestätigt, dass der maximal zulässige Verschwenkwinkel

(das heißt der Winkel, bei dem der Öffnungsabstand (d) zwischen der Vorder-

flanke der Vertiefung bzw. der vorderen Unterkante der Vertiefung des einen

Torelementes und der oberen Kante des zahnartigen Vorsprungs des anderen

Torelementes nur so groß ist, dass das Einklemmen eines Fingers ausge-

schlossen ist [beispielsweise maximal 4 mm ist, vgl. Streitpatentanmeldung,

Sp. 1, Z. 60 ff.]) bei einer nicht-symmetrischen Ausgestaltung des zahnartigen

Vorsprungs im Vergleich mit einem symmetrischen Vorsprung verkleinert oder

vergrößert werden kann (Gutachten, S. 20 ff., 24, 27). Dies hat der gerichtliche

Sachverständige in seinem Gutachten dadurch veranschaulicht, dass er bei-

spielhaft ein Torelement mit einem bezüglich der Tormittenebene symmetri-

schen zahnartigen Vorsprung, bei dem der Winkel der geraden Flanken auf

beiden Seiten 60° beträgt, mit Torelementen verglichen hat, bei denen die vor-

derseitige Flanke des Vorsprungs um 5° bzw. 10° geneigt wurde, und Torele-

menten gegenüber gestellt hat, bei denen die hinterseitige Flanke des Vor-

sprungs um 5° bzw. 10° geneigt wurde. Wie sich aus der nachfolgend wieder-

gegebenen zeichnerischen Darstellung ergibt, verkürzt sich im Vergleich mit

der symmetrischen Ausgestaltung des zahnartigen Vorsprungs der Ver-

schwenkwinkel bei den Beispielen, bei denen die Vorderflanke geneigt wurde,

und vergrößert sich bei den Beispielen, bei denen die Hinterflanke geneigt wur-

de (Gutachten, S. 20):

Vor diesem Hintergrund erschloss es sich dem Fachmann, wie sich aus

den weiteren Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen ergibt, dass

die bezüglich der Tormittenebene symmetrische bzw. im Wesentlichen sym-

metrische Gestaltung des zahnartigen Vorsprungs kein notwendiges Merkmal

ist, um Fingerverletzungen zu vermeiden.

Die Beklagte und die Nebenintervenientin übersehen jedoch, dass der

Fachmann diese Erkenntnisse nicht dem Offenbarungsgehalt der ursprüngli-

chen Unterlagen entnehmen konnte, sondern sich selbige ihm nach Kenntnis-

nahme der Anmeldung erst aufgrund eigener von seinem Fachwissen getrage-

ner Überlegungen erschlossen haben. Denn in den Anmeldungsunterlagen fin-

det sich weder ein ausdrücklicher Hinweis darauf, dass auch Torelemente mit

einem bezüglich der Tormittenebene nicht im Wesentlichen symmetrischen

zahnartigen Vorsprung zur Erfindung gehören sollen, noch handelte es sich

dabei um eine Selbstverständlichkeit, die aus Sicht des Fachmanns ohne wei-

teres "mitgelesen" worden ist. Vielmehr hat auch der gerichtliche Sachverstän-

dige im Termin bestätigt, dass der Fachmann die Ausführungen in der Anmel-

dung zunächst als solche hinnahm und erst durch auf die Anmeldung aufbau-

ende eigenständige Erwägungen zu dem Schluss gelangen konnte, dass die

erfindungsgemäß angestrebten Ziele auch mit einer nicht im Wesentlichen

symmetrischen Ausgestaltung des zahnartigen Vorsprungs erreicht werden

können, zumal der Fachmann im Bereich der Produktionstechnik allgemein

dazu neigt, symmetrische nicht-symmetrischen Formgestaltungen vorzuziehen.

Hinzu kommt, dass es nach den weiteren Ausführungen des gerichtli-

chen Sachverständigen aus Sicht des Fachmanns jedenfalls bei geraden Flan-

ken durchaus sinnvoll war, den Verschwenkwinkel nicht zu groß werden zu las-

sen, weil dann ein ungünstiger größerer Abstand zwischen der Vorderflanke

des Vorsprungs des einen Torelementes und der korrespondierenden Flanke

der Vertiefung des anderen Torelementes entsteht (vgl. jeweils den Abstand (k)

bei den oben wiedergegebenen, aus dem Gutachten des gerichtlichen Sach-

verständigen stammenden beispielhaften Darstellungen der symmetrischen

und der zur Hinterseite geneigten zahnartigen Vorsprünge). Daher stellte die

symmetrische Gestaltung des zahnartigen Vorsprungs auch aus allgemein

fachlicher Sicht einen guten Kompromiss dar, um einerseits den maximalen

Kantenabstand nicht zu groß werden zu lassen und dabei gleichzeitig einen

ausreichend großen maximalen Verschwenkwinkel zu ermöglichen (Gutachten,

S. 24, 27).

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des 3. Hilfs-

antrags der Beklagten und Nebenintervenientin geht nicht in unzulässiger Wei-

se über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus (§§ 81, 22 Abs. 1, 21

Abs. 1 Nr. 4 PatG).

a) Die Klägerin zu 3 meint, der Fachmann habe den ursprünglich einge-

reichten Unterlagen nicht entnehmen können, dass das Gelenk des Scharniers

"vollständig" in der hinteren Ausnehmung aufgenommen sei (Merkmal 8). Für

den Fachmann sei nicht erkennbar gewesen, dass dieses Teilmerkmal zur Er-

zielung der angestrebten Wirkung von Vorteil sei. Eine weitere unzulässige Er-

weiterung sei darin zu sehen, dass Merkmal 8 während des Erteilungsverfah-

rens dahin geändert worden sei, dass "die Schwenkachse (a) dem Vorsprung

(7) bzw. der Vertiefung (13) angenähert" sei. Die ursprünglichen Unterlagen

enthielten keine Offenbarung hinsichtlich des Abstandes der Schwenkachse zu

dem Vorsprung. Die beanspruchte Annäherung der Schwenkachse an den

Vorsprung ergebe sich auch nicht zwangsläufig aus dem Versatz der Schwenk-

achse vor die Hinterfläche der Elemente. Vielmehr könne ein solcher Versatz

auch zu einer Vergrößerung des Abstandes zur Spitze des Vorsprungs führen.

Die Argumente der Klägerin zu 3 greifen nicht durch. In der Beschrei-

bung der ursprünglichen Anmeldung wird dem Fachmann im Hinblick auf die in

Figur 5 (die identisch mit der oben wiedergegebenen Figur 2 des Streitpatents

ist) gezeigte Ausführung erläutert, dass diese nicht nur an der Vorderseite eine

Ausnehmung 15 aufweist, sondern auch an der Hinterseite eine Ausnehmung

20 vorgesehen ist (Streitpatentanmeldung, Sp. 3, Z. 40 ff.). Sodann heißt es,

dass "diese hintere Ausnehmung 20 ..., wie ersichtlich, das Gelenk eines

Scharniers 14 aufnehmen [kann], wodurch die Schwenkachse a vor die Hinter-

fläche 11 der Elemente 1, 1' zu liegen kommt" (Streitpatentanmeldung, Sp. 3,

Z. 42 ff.). Zutreffend ist, dass an dieser Stelle nicht ausdrücklich offenbart wird,

dass das Scharniergelenk vollständig von der hinteren Ausnehmung aufge-

nommen wird. Dies ergibt sich jedoch für den Fachmann, wie der gerichtliche

Sachverständige im Termin erläutert hat, ohne weiteres aus dem Bezug zur

Figur 5 der Anmeldung, welche ein vollständig von der hinteren Ausnehmung

20 aufgenommenes Scharniergelenk zeigt. Denn zum Offenbarungsgehalt ge-

hört auch, was der Fachmann aus den Zeichnungen als zu der angemeldeten

Erfindung gehörend entnehmen kann (Sen.Urt v. 21.4.2009 - X ZR 153/04,

GRUR 2009, 933 - Druckmaschinen-Temperierungssystem II).

Dem steht auch nicht entgegen, dass es sich bei der Figur 5 wie auch

bei den anderen Zeichnungen der Anmeldungsunterlagen um eine schemati-

sche Darstellung handelt (vgl. Streitpatentanmeldung, Sp. 2, Z. 19 ff.). Denn,

wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend ausgeführt hat (Gutachten,

S. 34), erkennt der Fachmann aufgrund seines Wissens und seiner Erfahrun-

gen, dass in Abhängigkeit von den verschiedenen Faktoren der konkreten Aus-

gestaltung (z.B. die Breite des Torblattes, die Höhe des Vorsprungs, der erfor-

derliche Verschwenkwinkel der Torelemente, die Größe des Gelenks, etc.) die

in Figur 5 der Anmeldung gezeigte vollständige Aufnahme der Schwenkachse

durch die hintere Ausnehmung eine mögliche Lösung für die Anordnung der

Schwenkachse ist.

Zutreffend weist die Klägerin zu 3 darauf hin, dass die Anmeldungsun-

terlagen keine Angaben zum Abstand zwischen der Schwenkachse (a) und

dem Vorsprung infolge der vollständigen Anordnung des Scharniergelenks in

der hinteren Ausnehmung enthalten. Zudem ist ihr darin zuzustimmen, dass die

Verlegung der Schwenkachse (a) vor die rückseitige Kante (11) der Torelemen-

te - bei rein theoretischer Betrachtungsweise - nicht zwangsläufig eine Annähe-

rung der Schwenkachse (a) an den Vorsprung (7) zur Folge hat. Wie jedoch

der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat (Gutachten, S. 34), erschloss es

sich dem Fachmann aufgrund seiner Fachkenntnisse, dass ein Versatz, der die

Schwenkachse vom Vorsprung entfernt, die Gefahr des Fingereinklemmens

erhöht, weil sich dadurch der maximale Kantenabstand vergrößert und der ma-

ximal zulässige Verschwenkwinkel verkleinert, weshalb dieser eine solche Lö-

sung nicht in Betracht zog. Daher war es für ihn - bei Beachtung der mit der

Erfindung angestrebten Ziele - sehr wohl zwangsläufig, dass mit der vollständi-

gen Aufnahme des Scharniergelenks in der hinteren Ausnehmung (20) eine

Annäherung der Schwenkachse (a) an den Vorsprung (7) einhergeht und zu

gehen hat.

b) Die Klägerin zu 3 vertritt zudem die Ansicht, dass der Gegenstand

des Streitpatents dadurch unzulässig erweitert worden sei, dass in dessen Be-

schreibung folgender weiterer Absatz aufgenommen worden sei: "Dadurch,

dass die Schwenkachse benachbarter Torelemente innerhalb der hinteren

Ausnehmung gelegen ist, also der Zahnspitze angenähert wurde, können be-

nachbarte Torelemente vergleichsweise stark abgewinkelt werden, ohne dass

sich hinter dem Zahn ein größerer Spalt, der zu Verletzungen führen könnte,

öffnet" (Streitpatent, Sp. 2, Z. 34 ff.).

Wie bereits ausgeführt, ist zur Feststellung einer unzulässigen Erweite-

rung der Gegenstand des Patents mit dem Inhalt der ursprünglichen Unterla-

gen zu vergleichen. Dabei wird der Gegenstand des Patents durch die Patent-

ansprüche bestimmt, wobei Beschreibung und Zeichnungen zur Auslegung der

Ansprüche mit heranzuziehen sind (§ 14 PatG). Eine Passage in der Beschrei-

bung oder eine Zeichnung, die nicht Inhalt der ursprünglichen Unterlagen ge-

wesen ist, kann demnach nur dann den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen

Erweiterung begründen, wenn deren Berücksichtigung bei der Auslegung des

Patentanspruchs des erteilten Patents zu einem veränderten Verständnis der

darin verwendeten Begriffe oder des geschützten Gegenstands führt (ähnlich

zur Schutzbereichserweiterung nach § 22 Abs. 1 Alt. 2 PatG: Benkard/Rogge,

PatG, 10. Aufl., § 22 PatG Rdn. 21 a.E.).

Das ist bei der von der Klägerin zu 3 beanstandeten Einfügung nicht der

Fall. Diese Stelle, die nicht in den ursprünglichen Unterlagen enthalten war,

bezieht sich auf das Merkmal 8 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents, wo-

nach durch die vollständige Aufnahme des Scharniergelenks (14) in der hinte-

ren Ausnehmung (20) die Schwenkachse (a) dem Vorsprung (7) bzw. der Ver-

tiefung (13) angenähert ist und vor die Hinterflächen (11) der Torelemente (1,

1') zu liegen kommt. Insoweit ist ihr zu entnehmen, dass durch die mit der Ver-

legung der Schwenkachse in die hintere Ausnehmung einhergehende Annähe-

rung der Schwenkachse an die Zahnspitze (des Vorsprungs) benachbarte Tor-

elemente vergleichsweise stark abgewinkelt werden können, ohne dass sich

hinter dem Zahn ein größerer Spalt öffnet, der zu Verletzungen führen könnte

(vgl. Streitpatentschrift, Sp. 2, Z. 34 ff.).

Die beanstandete Angabe führt nicht deshalb zu einer unzulässigen Er-

weiterung, weil hierin ausdrücklich auf die Zahnspitze des Vorsprungs als Be-

zugspunkt für die Annäherung der Schwenkachse Bezug genommen wird,

während in Merkmal 8 lediglich die Annäherung der Schwenkachse an den

Vorsprung bzw. die Vertiefung erwähnt wird. Denn wie bereits dargelegt, wird

Merkmal 8 bereits im Rahmen der Lehre aus Patentanspruch 1 des Streitpa-

tents vom Fachmann dahin verstanden, dass sich die Schwenkachse der

Zahnspitze des Vorsprungs annähert, so dass aus der nach § 14 Satz 2 PatG

gebotenen Heranziehung des eingefügten Absatzes kein anderes, eine unzu-

lässige Erweiterung begründendes Verständnis des in Patentanspruch 1 unter

Schutz gestellten Gegenstandes folgen kann.

Wie der gerichtliche Sachverständige zudem bestätigt hat (Gutachten,

S. 35 i.V.m. S. 29 ff.), ermöglicht es eine Annäherung der Lage der Schwenk-

achse an die Zahnspitze tatsächlich, den Verschwenkwinkel bei einem vorge-

gebenen Öffnungsabstand zu vergrößern. Ein erweiterndes Verständnis des

Merkmals 8 bzw. der Lehre aus Patentanspruch 1 in der Fassung des 3. Hilfs-

antrags ergibt sich auch daraus nicht.

c) Die Klägerin zu 3 meint schließlich, dass in der Hinzufügung der Figur

3 in das Streitpatent sowie in der Umformulierung des Beschreibungsteils in

Spalte 3, Zeilen 25 - 35 des Streitpatents eine unzulässige Erweiterung zu se-

hen sei.

Auch insoweit kann ihr nicht beigetreten werden. Zutreffend ist, dass die

Figur 3 des Streitpatents als solche nicht zu den Figuren der ursprünglichen

Unterlagen gehört. Die Anmeldung enthält vielmehr die Figur 5, welche iden-

tisch mit der oben wiedergegebenen Figur 2 des Streitpatents ist, sowie dar-

über hinaus unter anderem die Figuren 2 und 3, welche nachfolgend wiederge-

geben werden:

Die Figur 3 des Streitpatents entspricht also insoweit der Figur 3 der

Anmeldung, als diese ein Torelement, welches in einer vorhergehenden Figur

in geschlossenem Zustand gezeigt wird, in verschwenkter Position darstellt.

Figur 3 des Streitpatents weicht insoweit von Figur 3 der Anmeldung ab, als

nicht eine Figur 2 der Anmeldung entsprechende Figur in verschwenkter Positi-

on gezeigt wird, sondern eine Figur 2 des Streitpatents (die wiederum mit Figur

5 der Anmeldung identisch ist) entsprechende Figur in verschwenkter Position.

Mit dieser Abweichung sind Detailunterschiede in der Darstellung verbunden,

wie etwa eine stärker geneigte Anordnung des oberen Torelementes bzw. ein

größerer Verschwenkwinkel bei Figur 3 des Streitpatents (ca. 50°) im Vergleich

mit Figur 3 der Anmeldung (ca. 45°). Diese Unterschiede gehen jedoch nicht

über das hinaus, was für den Fachmann bereits in der ursprünglichen Anmel-

dung in den Figuren 2, 3 und 5 sowie in der Beschreibung (Streitpatentanmel-

dung, Sp. 3, Z. 42 ff.) zu erkennen war, weil sie Folge des einfachen Ver-

schwenkens des oberen Torabschnitts aus Figur 5 der ursprünglichen Anmel-

dung sind, wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend ausgeführt hat

(Gutachten, S. 36). Erst recht ergibt sich daraus kein erweiterndes Verständnis

der Lehre aus Patentanspruch 1 in der Fassung des 3. Hilfsantrags der Beklag-

ten.

Gleiches gilt auch für die von der Klägerin zu 3 beanstandete Umformu-

lierung. Zutreffend ist, dass sich diese Stelle in den ursprünglichen Unterlagen

auf Figur 3 der Anmeldung bezogen hat, während diese nunmehr die mit dieser

nicht identische Figur 3 des Streitpatents betrifft. Diesbezüglich wird im We-

sentlichen erläutert, dass bei einem Verschwenken der Elemente im Bogenbe-

reich der Führungsschienen 4 nur ein geringer Öffnungsabstand (d) entsteht,

der verhindert, dass Finger zwischen die Ränder benachbarter Elemente ge-

langen und verletzt werden können, wobei dieser Effekt durch die ansteigende

Flanke 10 unterstützt wird (vgl. einerseits: Streitpatentanmeldung, Sp. 2, Z. 68

ff. und andererseits: Streitpatent, Sp. 3, Z. 25 ff.). Diese Erläuterungen treffen

gleichermaßen für die Figur 3 der Anmeldung wie für die (veränderte) Figur 3

des Streitpatents zu. Ein erweitertes Verständnis des Gegenstandes aus Pa-

tentanspruch 1 in der Fassung des 3. Hilfsantrages erwächst daraus nicht.

III. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des 3. Hilfs-

antrages der Beklagten erweitert nicht unzulässig den Schutzbereich des

Streitpatents (§§ 81, 22 Abs. 1 Alt. 2 PatG).

Die Klägerin zu 3 meint, eine unzulässige Schutzbereichserweiterung

liege vor, weil das in Patentanspruch 1 in der Fassung des 3. Hilfsantrags in

Merkmal 6 aufgenommene Teilmerkmal, dass der zahnartige Vorsprung bezüg-

lich der Tormittenebene im Wesentlichen symmetrisch ausgebildet ist, im erteil-

ten Patent weder in der Beschreibung noch in den Figuren offenbart sei.

In dieser Bewertung kann ihr im Ergebnis nicht zugestimmt werden.

Der Patentinhaber kann sein Patent im Nichtigkeitsverfahren beschrän-

ken. Er darf aber weder dessen Schutzbereich erweitern, noch an die Stelle der

ihm erteilten patentgeschützten Erfindung eine andere setzen. Die Einfügung

eines weiteren Merkmals aus der Beschreibung in den Patentanspruch ist nicht

zulässig, wenn es dort zwar erwähnt, in seiner Bedeutung für die im Anspruch

definierte Erfindung jedoch nicht erkennbar ist. Mit anderen Worten muss die-

ses Merkmal in der Beschreibung als zu der im Patentanspruch unter Schutz

gestellten Erfindung gehörig zu erkennen sein. Andernfalls würde sich der Pa-

tentanspruch dann nicht mehr auf die ursprünglich beanspruchte Erfindung be-

ziehen, sondern auf ein davon wesensverschiedenes "Aliud", was vor allem mit

dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit nicht mehr vereinbar wäre (BGHZ

110, 123, 126 - Spleißkammer; vgl. auch Sen.Beschl. v. 30.10.1990

- X ZB 18/88, GRUR 1991, 307, 308 - Bodenwalze; jeweils m.w.N.).

In dem hier zu entscheidenden Fall wird der Schutzbereich durch die Er-

gänzung des Merkmals 6, dass der Vorsprung nicht nur "zahnartig", sondern

darüber hinaus auch "bezüglich der Tormittenebene im Wesentlichen symmet-

risch" ausgebildet sein soll, nicht erweitert, weil dadurch die Verwirklichung der

in Patentanspruch 1 geschützten Lehre an eine zusätzliche Bedingung ge-

knüpft wird.

Durch die Einfügung des Teilmerkmals wird aber auch an die Stelle der

patentgeschützten Erfindung kein "Aliud" gesetzt. Zutreffend weist die Klägerin

zu 3 darauf hin, dass weder der Beschreibung des Streitpatents in der erteilten

Fassung noch dessen Zeichnungen unmittelbar eine Ausgestaltung entnom-

men werden kann, bei welcher der zahnartige Vorsprung der Torelemente be-

züglich der Tormittenebene symmetrisch mit unwesentlichen Abweichungen

ausgebildet ist. Allerdings wird in der Beschreibung im Hinblick auf das in den

Figuren 2 und 3 des Streitpatents gezeigte erfindungsgemäße Ausführungsbei-

spiel erwähnt und ist Gegenstand von Unteranspruch 5, dass die Blechschalen,

aus denen die Torelemente hergestellt sein können, "völlig identisch" ausgebil-

det sein können, was zu einer Vereinfachung der Herstellung führt (Streitpa-

tent, Sp. 3, Z. 47 ff.; Sp. 5, Z. 10 ff.). Dies impliziert aus Sicht des Fachmanns

- im Sinne einer vorteilhaften Ausführung nach dem erteilten Patent - die be-

züglich der Tormittenebene exakt symmetrische Ausbildung des zahnartigen

Vorsprungs der Torelemente. Entsprechend weist auch das in den Figuren 2

und 3 des Streitpatents in geschlossenem und verschwenktem Zustand bei-

spielhaft gezeigte Torelement einen bezüglich der Tormittenebene exakt sym-

metrisch ausgebildeten Vorsprung auf. Entnimmt der Fachmann also einerseits

Patentanspruch 1, dass die Ausgestaltung des zahnartigen Vorsprungs der

Torelemente in das freie Belieben des Anwenders gestellt wird, und wird er an-

dererseits durch einen Unteranspruch, die Beschreibung und die Zeichnungen

dahin belehrt, dass die bezüglich der Tormittenebene exakt symmetrische Aus-

gestaltung des zahnartigen Vorsprungs vorteilhaft sein kann, so erschließt es

sich ihm auch als zur Erfindung gehörend und stellt es kein "Aliud" dar, den

Vorsprung bezüglich der Tormittenebene "lediglich" im Wesentlichen symmet-

risch auszubilden.

IV. 1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in der

Fassung des 3. Hilfsantrags der Beklagten ist neu (§§ 81, 22 Abs. 1, 21 Abs. 1

Nr. 1, 1 Abs. 1, 3 PatG).

a) Die Lehre aus Patentanspruch 1 des Streitpatents in der Fassung des

3. Hilfsantrags wird nicht durch die US-Patentschrift 2 372 792 (Anlage K 7)

aus dem Jahr 1945 offenbart, weil der Fachmann dieser die Merkmale 2 und 8

nicht entnehmen kann. Die Entgegenhaltung zeigt in den nachfolgend verklei-

nert wiedergegebenen Figuren 25 und 26 den Verbindungsbereich von Hub-

gliedertoren (Sektionaltoren) wie sie als Überkopf-Konstruktion für Garagen

oder andere vergleichbare Gebäude verwendet werden können.

Für den Fachmann folgt aus der Erwähnung der Überkopf-Konstruktion

für Garagen oder andere vergleichbare Gebäude auch implizit, dass das Tor

mit Hilfe von Führungszapfen oder -rollen, in seitlichen Führungsbahnen, die

das Tor aus einer vertikalen Geschlossenstellung über einen Bogen in eine

horizontale Offenstellung führen. Die einzelnen aus Holz bestehenden Torele-

mente (89, 90) sind jeweils mit einem Scharnier (91) auf der Innenseite anein-

ander befestigt. An den Stirnseiten der Elemente sind Metallprofile angeschla-

gen, über die zwischen den angrenzenden Paneelen im Anschluss an konvex

oder konkav ausgebildete Oberflächenbereiche eine Nut-Feder-Verbindung

ausgebildet ist. Entsprechend ist an dem oberen Rand jedes Torelements (90)

ein zahnartiger Vorsprung (95) vorgesehen und weist der untere Rand jedes

Torelements (89) eine dem Vorsprung des benachbarten Torelements ange-

passte Vertiefung (93) auf (vgl. Anlage K 7, S. 6, l. Sp., Z. 29 ff.). Der zahnarti-

ge Vorsprung ist jedoch in etwa bogenförmig und damit nicht im Wesentlichen

symmetrisch ausgebildet (Merkmal 6). Beim Verschwenken der Torelemente

(89, 90) im Bogenbereich der Führungsbahn ist der Öffnungsspalt, wie aus Fi-

gur 26 und der Beschreibung (Anlage K 7, S. 6, l. Sp., Z. 38 ff.) hervorgeht, so

gering, dass ein Einklemmen des Fingers ausgeschlossen ist. Der zahnartige

Vorsprung (95) verfügt auch über eine bis zur Zahnspitze ansteigende Vorder-

flanke (95a) und eine von der Spitze abfallende Hinterflanke. Letztere fällt je-

doch nicht bis zur vertikalen Hinterfläche des Torelementes ab, sondern endet

auf einer horizontalen Fläche, welche durch den stirnseitigen Abschluss des

Torelementes bzw. des an dieses angeschlagenen Metallprofils gebildet wird

(Merkmal 3). Das Gelenk des Scharniers (91) ist auf der Hinterfläche der Tor-

elemente angeordnet und wird somit nicht vollständig von einer hinteren Aus-

nehmung aufgenommen (Merkmal 8). Zudem offenbart die Entgegenhaltung

nicht, wie das Hubgliedertorblatt in der Torkonstruktion geführt ist (Merkmal 2).

b) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 geht auch nicht aus der US-

Patentschrift 3 891 021 (Anlage K 3) hervor. Dieser Veröffentlichung konnte der

Fachmann ein Hubgliedertor mit den Merkmalen 1 und 2 entnehmen, wie sich

ohne weiteres aus den nachfolgend gezeigten Figuren 1 bis 4 ergibt:

Am oberen Rand weisen die Torelemente (panel sections 24, 26, 28) ei-

nen lippenartig geformten Abschnitt (lip portion 36) auf, während sie am unte-

ren Rand über einen schulterartig geformten Abschnitt (shoulder portion 42)

verfügen. Wie aus Figur 3 der Entgegenhaltung ersichtlich, haben der lippenar-

tig und der schulterartig geformte Abschnitt (lip portion 36, shoulder portion 42)

einen gleich dimensionierten bogenförmigen Querschnitt und greifen in zu-

sammengesetztem Zustand derart ineinander, dass der schulterartig geformte

Abschnitt (shoulder portion 42) auf dem lippenartig geformten Abschnitt (lip por-

tion 36) gleiten kann (vgl. Anlage K 3, Sp. 6, Z. 24 ff.). Der lippenartige Ab-

schnitt (lip portion 36) des Torelementes (panel section 26) ist zwar ein Vor-

sprung, aber nicht "zahnartig" und erst recht nicht "bezüglich der Tormittenebe-

ne im Wesentlichen symmetrisch" ausgebildet (Merkmal 6). Der schulterartige

Abschnitt (shoulder portion 42) des Torelementes (panel section 24) ist keine

dem Vorsprung des benachbarten Torelementes angepasste Vertiefung

(Merkmal 7), weil diese, wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, of-

fensichtlich nicht zur gegenseitigen Abstützung des jeweils benachbarten Tor-

elements geeignet sind (Gutachten S. 31). Darüber hinaus sind zwar der Bol-

zen und die Zylinder des Scharniergelenks (hinge pin 74, barrel portions 72,

74) von der Ausnehmung (recess 40) aufgenommen (vgl. auch Anlage K 3,

Sp. 3, Z. 35 ff.; Patentanspruch 1 c, Sp. 8, Z. 55 f.; Figur 2), nicht aber die Kan-

ten des Scharniers sowie dessen rückwärtige Flächen, die auf den Rückfronten

der Torelemente (panel section 24, 26) angeordnet sind, so dass das Gelenk

des Scharniers im Ergebnis nur teilweise in der hinteren Ausnehmung aufge-

nommen ist. Zudem führt die teilweise Aufnahme des Gelenks in die hintere

Aussparung (recess 40) aufgrund der in den Figuren 2 und 5 gezeigten zentri-

schen Anordnung des bogenförmigen Vorsprungs (lip portion 36) und der Bau-

teile des Scharniers (hinge pin 74, barrel portions 72, 74) zu keiner Annäherung

an den Vorsprung. Eine solche Annäherung wird nach den Ausführungen des

gerichtlichen Sachverständigen (Gutachten S. 44) erst durch eine Verringerung

des Radius des Vorsprungs bewirkt.

2. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des 3. Hilfs-

antrags wird auch nicht durch den aufgezeigten Stand der Technik nahegelegt

(§§ 81, 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 1, 1 Abs. 1 PatG)

Ausgehend von der in den Figuren 25 und 26 der US-Patentschrift

2 372 792 gezeigten und in deren Beschreibung erläuterten Ausgestaltung er-

gab es sich für den Fachmann nicht, den zahnartigen Vorsprung (95) nach

Maßgabe der Lehre aus Patentanspruch 1 des Streitpatents in der Fassung

des 3. Hilfsantrags umzugestalten. Der Fachmann sah sich bereits deshalb

nicht dazu veranlasst, die Hinterflanke des zahnartigen Vorsprungs (95) von

der Zahnspitze bis zur Hinterfläche des Elementes abfallen zu lassen (Merk-

mal 3) bzw. den zahnartigen Vorsprung (95) bezüglich der Tormittenebene im

Wesentlichen symmetrisch auszubilden (Merkmal 6), weil die in der Entgegen-

haltung offenbarte Lösung es bereits aufgrund der in etwa bogenförmigen Aus-

gestaltung des zahnartigen Vorsprungs (95) und der diesem entsprechenden

Ausnehmung (93) vorteilhaft ermöglicht, dass beim Verschwenken der Torele-

mente (89, 90) im Bogenbereich der Führungsbahn bloß ein Öffnungsabstand

(d) auftritt, der das Einklemmen eines Fingers ausschließt (vgl. Anlage K 7, S.

6, l. Sp., Z. 45 ff.). Der gerichtliche Sachverständige hat dies durch seine An-

gabe in der mündlichen Verhandlung bestätigt, dass im Hinblick auf den Fin-

gerschutz wie auf die zuverlässige Abdichtung aus fachlicher Sicht keinerlei

Defizite der aus dem US-Patent bekannten Stirnseitengestaltung zu erkennen

waren.

Dem steht auch nicht entgegen, dass dem Fachmann in dem 1983 be-

kannt gemachten deutschen Gebrauchsmuster 83 01 609 (Anlage K 11) im

Hinblick auf benachbarte Rollladenelemente mitgeteilt wird, dass die Ausgestal-

tung der oberen Stirnseite der Elemente mit von der Spitze beidseits bis zur

Vorder- bzw. Hinterfläche abfallenden Flächen verhindert, dass Wasser, das

zwischen die Flächen gelangt ist, durch die Neigung der Flächen wieder ablau-

fen kann. Denn zum Einen verhindert bereits der an der Vorderseite angeord-

nete zahnartige Vorsprung (95) des in den Figuren 25 und 26 der US-Patent-

schrift gezeigten Elementes, dass beim gegenseitigen Verschwenken der Ele-

mente überhaupt Wasser den Bereich hinter dem zahnartigen Vorsprung errei-

chen kann. Aber selbst wenn es der Fachmann gleichwohl noch, den Gedan-

ken aus dem deutschen Gebrauchsmuster aufgreifend, für erforderlich gehalten

haben sollte, die hintere Flanke des zahnartigen Vorsprungs (95) in Abände-

rung der Offenbarung aus der US-Patentschrift bis zur Hinterfläche des Ele-

mentes abfallend auszugestalten, hätte er immer noch keine Veranlassung ge-

habt, den zahnartigen Vorsprung bezüglich der Tormittenebene im Wesentli-

chen symmetrisch auszugestalten.

Vor diesem Hintergrund bedarf es keiner abschließenden Feststellungen

dazu, ob es für den Fachmann nahegelegen hat, wenigstens das Gelenk des

Scharniers (91) des in den Figuren 25 und 26 der US-Patentschrift gezeigten

Elementes so anzuordnen, dass es vollständig in einer hinteren Ausnehmung

aufgenommen ist (Merkmal 8).

V. Der Klägerin zu 3 kann auch nicht in dem - erstmals in der mündli-

chen Verhandlung vorgebrachten - Argument zugestimmt werden, dass der

Beklagten ein Rechtsschutzinteresse an der Aufrechterhaltung des Streitpa-

tents in der Fassung des 3. Hilfsantrags unter dem Gesichtspunkt der Doppel-

patentierung fehle, wenn das Patent 39 04 918, dem die Stammanmeldung

zugrunde liegt, aus der das vorliegende Streitpatent durch Teilung hervorge-

gangen ist, in dem zu dem hiesigen Verfahren parallelen Berufungsnichtig-

keitsverfahren X ZR 27/06 in der Fassung des Urteils des Bundespatentge-

richts vom 28. September 2005 vom Senat aufrechterhalten wird.

Zwar hat der Senat am Tag der Verkündung des hiesigen Urteils in dem

parallelen Berufungsnichtigkeitsverfahren X ZR 27/06 die Berufung gegen das

Urteil des Bundespatentgerichts vom 28. September 2005 zurückgewiesen und

damit das Patent in dieser Fassung aufrechterhalten. Die Klägerin zu 3 über-

sieht in ihrer Argumentation jedoch, dass von einer Doppelpatentierung schon

deshalb nicht die Rede sein kann, weil sich einerseits Patentanspruch 1 des

Patents 39 04 918 in der Fassung des Urteils des Bundespatentgerichts vom

28. September 2005 und Patentanspruch 1 des hiesigen Streitpatents in der

Fassung des 3. Hilfsantrags der Beklagten darin unterscheiden, dass in erstge-

nanntem gefordert wird, dass der am oberen Rand jedes Torelementes befind-

liche zahnartige Vorsprung eine von der Vorderfläche des Torelementes aus-

gehende, bis zur Zahnspitze ansteigende (abfallende) Vorderflanke aufweist,

während in letztgenanntem lediglich vorgesehen ist, dass die Vorderflanke bis

zur Spitze ansteigt. Nach der Lehre aus Patentanspruch 1 des hiesigen Streit-

patents ist es also dem Fachmann freigestellt, die Vorderflanke des zahnarti-

gen Vorsprungs nicht von der Vorderfläche des Torelementes ausgehen zu

lassen, sondern etwa von einer horizontalen Randfläche am oberen Rand des

Torelementes.

Andererseits lehrt allein Patentanspruch 1 des hiesigen Streitpatents,

das Gelenk des Scharniers vollständig in der hinteren Ausnehmung aufzuneh-

men, wodurch die Schwenkachse dem Vorsprung bzw. der Vertiefung angenä-

hert ist und vor der Hinterfläche der Torelemente zu liegen kommt. Der Lehre

aus Patentanspruch 1 des Patentes 39 04 918 in der Fassung des Urteils des

Bundespatentgerichts vom 28. September 2005 steht es also nicht entgegen,

das Gelenk des Scharniers nicht vollständig in die hintere Ausnehmung aufzu-

nehmen, so wie dies beispielsweise in den oben wiedergegebenen Figuren 2, 3

und 6 der Streitpatentanmeldung gezeigt ist, welche identisch mit den Figuren

2, 3 und 6 des Patents 39 04 918 sind.

Es ist mithin weder eine Identität des Gegenstandes von Patentanspruch

1 des Patentes 39 04 918 mit dem des Streitpatentes festzustellen, noch ist

dies umgekehrt der Fall. Der Tatbestand der Doppelpatentierung ist nicht ge-

geben. Vor diesem Hintergrund kann es mangels Entscheidungsrelevanz da-

hingestellt bleiben, ob der Kläger im Nichtigkeitsverfahren bei eingeschränkter

Verteidigung des Streitpatents durch den Beklagten überhaupt zulässigerweise

geltend machen kann, dass dem Beklagten das Rechtsschutzinteresse an der

eingeschränkten Aufrechterhaltung des Patents unter dem Gesichtspunkt der

Doppelpatentierung fehlt (vgl. zum fehlenden Rechtsschutzinteresse an einer

mehrfachen identischen Patentierung im Erteilungsverfahren: Sen.Beschl. v.

14.3.2006 - X ZB 5/04, GRUR 2006, 748, 750 - Mikroprozessor; Benkard/

Melullis, PatG, 10. Aufl., § 1 PatG, Rdn. 74i).

VI. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG i.V.m. §§ 97,

91, 92, 101 ZPO.

Scharen

Richter am Bundesgerichtshof Asendorf ist in Ruhestand ge- treten und kann deshalb nicht unterschreiben.

Scharen

Gröning

Berger

Grabinski

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 29.09.2005 - 2 Ni 9/04