BGH Urteil vom 03.05.2006 – X ZR 45/05

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 45/05

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: BGHZ BGHR

ja : nein ja :

PatG § 9 Satz 2 Nr. 1

Verkündet am: 3. Mai 2006 Weschenfelder Justizhauptsekretärin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Laufkranz

Zu dem dem Erwerber einer patentgeschützten Vorrichtung gestatteten be- stimmungsgemäßen Gebrauch gehört grundsätzlich auch der Austausch eines Teils, welches während der gewöhnlichen Lebensdauer der Vorrichtung aus Verschleiß- oder anderen Gründen regelmäßig erneuert zu werden pflegt, so- fern nicht die technischen Wirkungen der Erfindung gerade in dem ausge- tauschten Teil in Erscheinung treten, insbesondere sich auf dessen Funktionali- tät oder Lebensdauer auswirken (Fortführung von BGHZ 159, 76 - Flügelrad- zähler).

BGH, Urt. v. 3. Mai 2006 - X ZR 45/05 - OLG Dresden

LG Leipzig

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 7. März 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den

Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-

Beck und Asendorf

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 14. Zivilsenats des Oberlandes-

gerichts Dresden vom 22. März 2005 wird auf Kosten der Klägerin

zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Die Klägerin ist Inhaberin des am 21. November 1991 unter Inanspruch-

nahme der Priorität einer schwedischen Voranmeldung vom 5. Dezember 1990

angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten

europäischen Patents 489 455 (Klagepatents). Die Patentansprüche 1 und 3

haben folgenden Wortlaut:

"1. A rail vehicle wheel, comprising a wheel centre (1), a flanged

tyre (2) and a rubber filling (3) in a generally U-shaped, annular

compartment between the wheel centre, the tyre (2) and a

pressure ring (4) which ring is mounted to a side of the wheel

centre (1) for holding the rubber filling (3) in position, c h a r -

a c t e r i z e d in that the rubber filling consists of a rubber ring

(3) having an annular, axial body (3'), which does not com-

pletely fill the space afforded to it in the compartment, and, in-

tegrally with the axial body (3'), at each side thereof a thinner

flange (3''), which forms an obtuse angle, preferably of 60°, with

the wheel axis, and in that the rubber ring (3) is slightly

prestressed when mounted.

3. A wheel according to claim 1 or 2, c h a r a c t e r i z e d in that

surfaces of the wheel centre (1), tyre (2) and/or pressure ring

(4) intended to cooperate with the rubber ring flanges (3'') are

provided with annular grooves."

Die deutsche Übersetzung in der Patentschrift lautet:

"1. Schienenfahrzeugrad mit einem Radmittelteil (1), einem mit

Flansch versehenen Laufkranz (2) und einer Gummifüllung (3)

in einem im allgemeinen U-förmigen, ringförmigen Zwischen-

raum zwischen dem Radmittelteil, dem Laufkranz (2) und einem

Druckring (4), der an einer Seite des Radmittelteils (1) zum Hal-

ten der Gummifüllung (3) in ihrer Stellung angebracht ist, d a -

d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Gummifüllung aus

einem Gummiring (3) mit einem ringförmigen, axialen Körper

(3') der den ihm zur Verfügung stehenden Raum in dem Zwi-

schenraum nicht vollständig ausfüllt, und auf jeder Seite davon

aus einem dünneren Flansch (3'') besteht, der integral mit dem

axialen Körper (3') verbunden ist und einen stumpfen Winkel

von vorzugsweise 60° mit der Radachse bildet, und dass der

Gummiring (3) bei der Montage leicht vorgespannt wird.

3. Rad nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e k e n n -

z e i c h n e t , dass die Oberflächen des Radmittelteils (1), des

Laufkranzes (2) und/oder des Druckrings (4), die mit den Flan-

schen (3'') des Gummiringes zusammenwirken, mit Ringnuten

versehen sind."

Die M. Verkehrsbetriebe GmbH (M. ) bezog seit 1994 acht-

achsige Niederflur-Gelenktriebwagen, für die die Klägerin an den Lieferanten

der M. die bei den Drehgestellen verwendeten Laufradsätze geliefert hatte.

Als in den Jahren 1998/99 infolge Verschleißes der Laufkränze deren Aus-

tausch notwendig wurde, schrieb M. die Laufkränze öffentlich aus und erteilte

der Beklagten auf deren Angebot den Zuschlag. Die Beklagte stellte die Lauf-

kränze nach Zeichnungen, die die Klägerin M. zu Wartungszwecken überlas-

sen hatte, her und lieferte sie an M. .

Die Klägerin sieht in dieser Lieferung eine mittelbare Verletzung des Kla-

gepatents und nimmt die Beklagte auf Unterlassung, Rechnungslegung, Ver-

nichtung und Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadensersatz in Anspruch.

Das Landgericht hat antragsgemäß erkannt; das Berufungsgericht hat

die Klage abgewiesen.

Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Kläge-

rin ihren Antrag auf Zurückweisung der Berufung weiter.

Die zulässige Revision bleibt ohne Erfolg. Das Berufungsgericht hat die

Klage zu Recht abgewiesen.

1.

Das Klagepatent bezieht sich auf ein Schienenfahrzeugrad mit ei-

nem Radmittelteil, einem mit Flansch versehenen Laufkranz und einer Gummi-

füllung, die zwischen dem Radmittelteil, dem Laufkranz und einem Druckring

angeordnet ist.

Die Klagepatentschrift erläutert, dass bei herkömmlichen Rädern dieser

Art (sogenannten V-Rädern) ein oder zwei Gummiringe, die ein weit offenes V

bildeten, zwischen Radmittelteil und Laufkranz angeordnet seien. Die Gummi-

ringe seien in erster Linie im Betrieb einem Druck ausgesetzt, und die Elastizität

des Rades (in radialer Richtung) sei relativ gering. Hingegen sei die Elastizität

in axialer Richtung, in der der Gummi einer Scherung ausgesetzt sei, nachtei-

ligerweise erheblich.

Als Aufgabe der Erfindung wird angegeben, ein V-Rad mit einer einfa-

chen und verhältnismäßig billigen Gestaltung bereitzustellen, das eine größere

Elastizität in radialer Richtung und eine bessere Steifigkeit in axialer Richtung

aufweist und schwere Lasten aufnehmen kann.

Das so umschriebene Problem soll erfindungsgemäß durch ein Schie-

nenfahrzeugrad mit folgenden Merkmalen gelöst werden:

1.

einem Radmittelteil (1),

2.

einem mit Flansch versehenen Laufkranz (2),

3.

einer Gummifüllung (3) und

4.

einem Druckring (4).

5.

Die Gummifüllung ist in einem im Allgemeinen U-förmigen,

ringförmigen Zwischenraum zischen dem Radmittelteil, dem

Laufkranz und dem Druckring vorgesehen.

6.

Der Druckring ist an einer Seite des Radmittelteils zum Hal-

ten der Gummifüllung in ihrer Stellung angebracht.

7.

Die Gummifüllung besteht aus einem Gummiring (3), der

7.1

einen ringförmigen axialen Körper (3'), der den ihm zur

Verfügung stehenden Raum in dem Zwischenraum

(Merkmal 5) nicht vollständig ausfüllt, und

7.2

auf jeder Seite des ringförmigen Körpers einen dünne-

ren Flansch (3'') aufweist, der

7.2.1 integral mit dem ringförmigen Körper verbunden

ist und

7.2.2 einen ("stumpfen") Winkel von vorzugsweise

60° mit der Radachse bildet,

7.3

bei der Montage leicht vorgespannt wird.

Nach Patentanspruch 3 können ferner

8.

die Oberflächen des Radmittelteils, des Laufkranzes

und/oder des Druckrings, die mit den Flanschen des Gummi-

rings (Merkmal 7.2) zusammenwirken, mit Ringnuten verse-

hen sein.

Die nachfolgenden Figuren 1 bis 3 der Klagepatentschrift zeigen ein Aus-

führungsbeispiel:

Wie die Klagepatentschrift erläutert, sind die Gummiringflansche bei Be-

trieb des Schienenfahrzeugrades einer Kombination aus Scherung (zu einem

höheren Grad) und Druck (zu einem geringeren Grad) ausgesetzt und geben

dem Rad in radialer Richtung eine ausreichende Elastizität und in axialer Rich-

tung eine befriedigende Steifigkeit. Der ringförmige axiale Körper wird bei höhe-

ren Lasten aktiviert und verleiht dem Rad eine progressive Federcharakteristik

(Sp. 2 Z. 16-23; Sp. 4 Z. 50 - Sp. 5 Z. 4). Die - fakultativen - Ringnuten (Merk-

mal 8) wirken unerwünschten gegenseitigen Bewegungen zwischen Gummi und

Metall entgegen (Sp. 2 Z. 41-47).

2.

Die von der Beklagten gelieferten Laufkränze für die nach den un-

angegriffenen und rechtsfehlerfreien Feststellungen des Landgerichts, auf die

das Berufungsgericht Bezug nimmt, patentgemäßen Schienenfahrzeugräder

beziehen sich auf ein wesentliches Element der Erfindung. Denn sie sind selbst

Bestandteil des erfindungsgemäßen Gegenstands (Merkmal 2) und wirken zu-

dem mit den übrigen Bestandteilen des Rades, namentlich dem Gummiring, bei

der Verwirklichung des Erfindungsgedankens funktional zusammen (vgl. BGHZ

159, 76, 85 f. - Flügelradzähler), denn Scher- und Druckkräfte müssen von

Radmittelteil und Druckring über den Gummiring auf die Anlageflächen des

Laufkranzes übertragen werden.

3.

Ohne Rechtsfehler hat das Berufungsgericht jedoch angenom-

men, dass die Beklagte die Laufkränze nicht an zur Benutzung nicht berechtigte

Personen geliefert hat, weil M. berechtigt war, bei den von ihr rechtmäßig

erworbenen Schienenfahrzeugrädern die verschlissenen Laufkränze auszutau-

schen. Entgegen der Meinung der Revision lag hierin keine Neuherstellung des

erfindungsgemäßen Schienenfahrzeugrades, sondern lediglich eine im Rahmen

des bestimmungsgemäßen Gebrauchs statthafte Reparatur des geschützten

Rades.

a)

Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch eines patentgeschützten

Erzeugnisses gehört auch die Erhaltung und Wiederherstellung der Gebrauchs-

tauglichkeit, wenn die Funktions- oder Leistungsfähigkeit des konkreten Er-

zeugnisses ganz oder teilweise durch Verschleiß, Beschädigung oder aus an-

deren Gründen beeinträchtigt oder aufgehoben ist. Von der Wiederherstellung

einer aufgehobenen oder beeinträchtigten Gebrauchstauglichkeit eines mit Zu-

stimmung des Patentinhabers in den Verkehr gelangten Erzeugnisses kann in-

dessen dann nicht mehr gesprochen werden, wenn die getroffenen Maßnah-

men darauf hinauslaufen, tatsächlich das patentgemäße Erzeugnis erneut her-

zustellen. Für die Abgrenzung zwischen (zulässiger) zum bestimmungsgemä-

ßen Gebrauch zu rechnender Reparatur und (unzulässiger) Neuherstellung ist

dabei maßgeblich, ob die getroffenen Maßnahmen noch die Identität des be-

reits in den Verkehr gebrachten konkreten patentgeschützten Erzeugnisses

wahren oder der Schaffung eines neuen erfindungsgemäßen Erzeugnisses

gleichkommen. Zur Beurteilung dieser Frage bedarf es einer die Eigenart des

patentgeschützten Erzeugnisses berücksichtigenden Abwägung der schutzwür-

digen Interessen des Patentinhabers an der wirtschaftlichen Verwertung der

Erfindung einerseits und des Abnehmers am ungehinderten Gebrauch des in

den Verkehr gebrachten konkreten erfindungsgemäßen Erzeugnisses anderer-

seits, die grundsätzlich Aufgabe des Tatrichters ist (BGHZ 159, 76, 90 f. - Flü-

gelradzähler - m.w.N.). Daran hält der Senat trotz der an der verlangten Abwä-

gung geübten Kritik (Ann, VPP-Rundbrief 2004, 117, 122 f.) fest, denn die Ab-

grenzung zwischen identitätswahrender Reparatur und Neuherstellung kann

sachgerecht nicht ohne Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften, Wir-

kungen und Vorteile der Erfindung erfolgen, die aus patentrechtlicher Sicht ei-

nerseits die Identität des Erzeugnisses prägen und andererseits Anhaltspunkte

dafür liefern, inwieweit bei diesem Erzeugnis die einander widerstreitenden Inte-

ressen der Beteiligten zu einem angemessenen Ausgleich des Schutzes bedür-

fen.

Bei der Abwägung kann zum einen Bedeutung gewinnen, ob es sich bei

den betreffenden Teilen um solche handelt, mit deren Austausch während der

Lebensdauer der Vorrichtung üblicherweise zu rechnen ist. Zum anderen

kommt es aber auch darauf an, inwieweit sich gerade in den ausgetauschten

Teilen die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln. Demgemäß

liegt in dem Austausch eines Verschleißteils, das während der zu erwartenden

Lebensdauer einer Maschine - gegebenenfalls mehrfach - ersetzt zu werden

pflegt, regelmäßig keine Neuherstellung. Verkörpert gerade dieser Teil wesent-

liche Elemente des Erfindungsgedankens, kann es jedoch anders liegen. Denn

wenn gerade durch den Austausch dieses Teils der technische oder wirtschaft-

liche Vorteil der Erfindung erneut verwirklicht wird, kann nicht gesagt werden,

dass der Patentinhaber bereits durch das erstmalige Inverkehrbringen der Ge-

samtvorrichtung den ihm zustehenden Nutzen aus der Erfindung gezogen hätte

(BGHZ 159, 76, 92 - Flügelradzähler - m.w.N.).

b)

Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass der Austausch der

Laufkränze wegen Verschleißes regelmäßig notwendig werde. In den Laufkrän-

zen finde, so hat das Berufungsgericht ausgeführt, die erfinderische Leistung

jedoch nicht ihren spezifischen Niederschlag. Kennzeichnend für die Erfindung

sei die Ausgestaltung des Gummirings, durch die der technische Vorteil eines in

radialer Richtung elastischen und in axialer Richtung steifen Schienenfahrzeug-

rads erzielt werde. Hierauf beruhe auch der wirtschaftliche Wert der Erfindung,

für den die Klägerin durch den Erstverkauf des Schienenfahrzeugrads und

durch den Verkauf der regelmäßig zu erneuernden Gummiringe angemessen

belohnt werde.

c)

Das hält im Ergebnis den Angriffen der Revision stand.

Zwar beanstandet sie zu Recht die Wendung des Berufungsurteils, aus

der Form der Gummifüllung könne "nicht auf die Form des Zwischenraums ge-

schlossen" werden. Denn die Form des Gummirings, der erfindungsgemäß den

Zwischenraum nur teilweise ausfüllen soll, findet ihr notwendiges Gegenstück in

der Gestalt dieses Zwischenraums, die wiederum u.a. durch den Laufkranz de-

finiert wird.

Das bestätigt aber nur das funktionale Zusammenwirken zwischen Lauf-

kranz und Gummiring, das zwar notwendige Voraussetzung für eine mittelbare

Patentverletzung, aber nicht hinreichende Bedingung für die Qualifizierung des

Austauschs des Verschleißteils Laufkranz als Neuherstellung des Rades ist. Es

ist - ohne dass die Revision insoweit eine Verfahrensrüge erhoben hätte - nichts

dafür festgestellt, dass gerade in dem ausgetauschten Laufkranz die techni-

schen Wirkungen der Erfindung in Erscheinung träten, so dass davon gespro-

chen werden könnte, durch den Austausch dieses Verschleißteils werde der

technische oder wirtschaftliche Vorteil der Erfindung erneut verwirklicht.

Im Fall "Flügelradzähler", auf den die Revision sich bezieht, wurden nach

den der revisionsrechtlichen Beurteilung zugrunde zu legenden tatrichterlichen

Feststellungen gerade an und in der - schon aus eichrechtlichen Gründen - re-

gelmäßig auszutauschenden Messkapsel die Vorteile der erfindungsgemäßen

Lösung verwirklicht, indem eine gleichmäßige und wirbelfreie Beaufschlagung

des Messbechers (d.h. des darin gelagerten Flügelrades) erzielt und die Gefahr

eines Aneinanderfestbackens von Messkapsel und Gehäuse verringert und

zugleich die am Stand der Technik bemängelte erhöhte Lagerbelastung für das

Flügelrad vermieden wurde (BGHZ 159, 76, 93 - Flügelradzähler). Vergleichba-

re Auswirkungen auf Funktion oder Lebensdauer des Laufkranzes hat das Be-

rufungsgericht nicht festgestellt. Die Revision zeigt auch sonst keine tatsächli-

chen Feststellungen auf oder rügt entsprechenden Sachvortrag der Klägerin als

übergangen, den das Berufungsgericht aus Rechtsgründen bei seiner Abwä-

gung zu berücksichtigen gehabt hätte und aus dem sich ergeben könnte, dass

der Laufkranz derart durch die Erfindung beeinflusst wird, dass es sich rechtfer-

tigt, einen Austausch des Laufkranzes, der an sich während der Lebensdauer

des Fahrzeugrades regelmäßig notwendig wird, gleichwohl als Neuherstellung

des Fahrzeugrades zu qualifizieren. Der von der Revision in der mündlichen

Verhandlung hervorgehobene Umstand, dass die Formgebung des Laufkranzes

der Form des Gummirings und der gewünschten Gestalt und Größe des ring-

förmigen Zwischenraums angepasst werden muss, ist für sich genommen un-

ergiebig, da sich hieraus nur ergibt, dass der Laufkranz eine erfindungsgemäße

Ausgestaltung des Gummirings und des Zwischenraums, in dem dieser gela-

gert ist, ermöglichen muss. Auch der Hinweis auf die Beschreibung des Klage-

patents, in der es heißt, durch die Geometrie des Gummirings, der einen ziem-

lich breiten ringförmigen Körper 3' aufweise, habe der Laufkranz eine große

Querschnittsfläche innerhalb der Flansche 3'', so dass er - sogar nach kräftigem

Verschleiß - eine große Festigkeit und Steifigkeit mit erhöhter Sicherheit und

eine vorteilhafte Druckverteilung in dem Gummi zum Ergebnis habe (Sp. 4

Z. 1-8), hilft der Revision nicht weiter. Zum einen sind damit teilweise wiederum

Eigenschaften des Gummirings angesprochen. Zum anderen handelt es sich

um die Beschreibung des Ausführungsbeispiels mit einem "rather wide annular

body 3' ", den Patentanspruch 1 nicht vorschreibt. Tatrichterliche Feststellungen

dazu, ob und gegebenenfalls inwieweit die erfindungsgemäße Ausgestaltung

des Rades und insbesondere des Gummirings und seines ringförmigen axialen

Körpers 3' als solche mit Rücksicht auf eine notwendigerweise korrespondie-

rende Gestaltung des Laufkranzes tatsächlichen Einfluss auf dessen Festigkeit

hat, sind - von der Revision unbeanstandet - nicht getroffen.

Bei dieser Sachlage ist es aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden,

wenn das Berufungsgericht dem Interesse des Benutzers des patentgemäßen

Schienenfahrzeugrads am Austausch des Verschleißteiles Laufkranz Vorrang

vor dem Interesse der Klägerin eingeräumt hat, sich diesen Austausch vorzu-

behalten.

d)

Auch die - vom Berufungsgericht nicht erörterte - Patentan-

spruch 3 entsprechende Ausgestaltung des Laufkranzes ändert daran nichts.

Denn auch von dem Vorteil der Ringnuten ist weder festgestellt noch von der

Revision als in den Tatsacheninstanzen dargetan aufgewiesen, dass er gerade

am Laufkranz in Erscheinung trete. Nach der Beschreibung sollen die Ringnu-

ten, die in mit den Flanschen des Gummirings zusammenwirkenden Oberflä-

chen des Radmittelteils, des Laufkranzes und/oder des Druckrings vorgesehen

werden können, durch eine Vergrößerung der Kontaktflächen eine zusätzliche

Sicherheit gegen unerwünschte Relativbewegungen zwischen Gummi und Me-

tall (Gleiten und Kriechen) auch in radialer Richtung bilden (Sp. 2 Z. 41-47;

Sp. 3 Z. 33-42). Dem lässt sich nur entnehmen, dass es darum geht, die Positi-

on des Gummirings - und damit die Wirkungen, die dieser im Zusammenhang

der erfindungsgemäßen Lehre erzielen soll - zusätzlich zu sichern. Das Klage-

patent erlaubt es deshalb auch, die Ringnuten wahlweise im Laufkranz, im

Radmittelteil oder im Druckring vorzusehen. Bei dieser Sachlage ist es un-

schädlich, dass das Berufungsgericht eine gesonderte Interessenabwägung für

den Austausch des Laufkranzes bei einem Schienenfahrzeugrad nach An-

spruch 3 des Klagepatents nicht vorgenommen hat.

Melullis

Keukenschrijver

Mühlens

Meier-Beck

Asendorf

Vorinstanzen:

LG Leipzig, Entscheidung vom 06.08.2004 - 5 O 5896/02 -

OLG Dresden, Entscheidung vom 22.03.2005 - 14 U 1704/04 -