BGH Urteil vom 27.02.2007 – X ZR 38/06

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 38/06

Verkündet am: 27. Februar 2007 Potsch Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja ja BGHZ: ja BGHR:

Pipettensystem

PatG § 10 Abs. 1, § 9 Satz 2 Nr. 1

a) Ein Merkmal des Patentanspruchs kann im Sinne des § 10 PatG als nicht- wesentliches Element der Erfindung anzusehen sein, wenn es zu dem Leis- tungsergebnis der Erfindung, d.h. zu der erfindungsgemäßen Lösung des dem Patent zugrunde liegenden technischen Problems, nichts beiträgt.

b) Für die Abgrenzung zwischen bestimmungsgemäßen Gebrauch und Neu- herstellung eines erfindungsgemäßen Erzeugnisses ist maßgeblich, ob die getroffenen Maßnahmen unter Berücksichtigung der spezifischen Ei- genschaften, Wirkungen und Vorteile der Erfindung noch die Identität des bereits in den Verkehr gebrachten konkreten patentgeschützten Erzeugnis- ses wahren oder der Schaffung eines neuen erfindungsgemäßen Erzeug- nisses gleichkommen.

c) Der bei Vorrichtungen der betreffenden Art an sich übliche Austausch eines Teils kann die Neuherstellung der Vorrichtung bedeuten, wenn die techni- schen Wirkungen der Erfindung gerade in dem ausgewechselten Teil in Er- scheinung treten, weil die Erfindung dessen Funktionsweise oder Lebens- dauer beeinflusst.

d) Hingegen rechtfertigt es die Annahme einer Neuherstellung regelmäßig nicht, wenn das ausgewechselte Teil lediglich Objekt der erfindungsgemäß verbesserten Funktionsweise der Gesamtvorrichtung ist (Fortführung von BGHZ 159, 76 - Flügelradzähler - und Sen.Urt. v. 3.5.2006 - X ZR 45/05, GRUR 2006, 837 - Laufkranz).

BGH, Urteil vom 27. Februar 2007 - X ZR 38/06 - OLG Düsseldorf LG Düsseldorf

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 27. Februar 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis,

den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Prof.

Dr. Meier-Beck und Asendorf

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats

des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 23. März 2006 aufgeho-

ben.

Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil der 4b-Zivilkammer

des Landgerichts Düsseldorf vom 9. September 2004 wird zurück-

gewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten der Rechtsmittelverfahren.

Von Rechts wegen

Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen Patentverletzung auf Unterlas-

sung, Rechnungslegung und Feststellung der Verpflichtung zum Schadenser-

satz in Anspruch.

Die Klägerin ist Inhaberin des unter Inanspruchnahme der Priorität einer

deutschen Erstanmeldung am 22. Oktober 1994 angemeldeten und mit Wirkung

für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents

656 229 (Klagepatents), für das der Hinweis auf die Patenterteilung am 16. Juli

1997 bekanntgemacht worden ist. Die - in der Berufungsinstanz in Kombination

geltend gemachten - Patentansprüche 1 bis 4 lauten:

in

"1. Manuelles Pipettensystem mit einer einen Befestigungsab- schnitt (6) und einen Spritzenkolben (17) aufweisenden Sprit- ze (7) und einer Handpipette (1), die in einem Pipettengehäu- se (2) eine Aufnahme (5) für den Befestigungsabschnitt (6) und in einem Aufnahmekörper (19) eine Kolbenaufnahme (18) für den Spritzenkolben (17), Befestigungseinrichtungen (26, 36) zum reversiblen Fixieren von Befestigungsabschnitt und ihren Aufnahmen und Kolbenstellein- Spritzenkolben richtungen (56, 23) zum Verschieben des Aufnahmekörpers (19) im Pipettengehäuse (2) aufweist, wobei Befestigungsab- schnitt (6) und Spritzenkolben (17) durch Axialöffnungen (9, 20) ihrer Aufnahmen (5, 18) axial in ihre Befestigungspositio- nen schiebbar sind, die Befestigungseinrichtungen (26, 36) manuell betätigbare radial zustellbare Greifeinrichtungen (28, 36) zum Fixieren des Befestigungsabschnitts (6) und des Spritzenkolbens (17) in den Befestigungspositionen haben, die Greifeinrichtungen (28, 36) schwenkbar im Pipettengehäuse (2) gelagerte Spritzengreifhebel (28) und im Aufnahmekörper (19) schwenkbar gelagerte Kolbengreifhebel (36) haben, die Spritzengreifhebel (26) und die Kolbengreifhebel (36) zweiar- mig mit einem Greifarm (29, 38) und einem Betätigungsarm

für die manuelle Betätigung (30, 39) ausgeführt sind, und wo- bei die Spritzengreifhebel (26) an den Innenseiten ihrer Betä- tigungsarme (30) Kontaktstellen (33) aufweisen, die durch Be- tätigen ihrer Betätigungsarme (30) außen gegen die Betäti- gungsarme (39) der Kolbengreifhebel (36) schwenkbar sind und die Kolbengreifhebel (36) betätigen.

2. Pipettensystem nach Anspruch 1, wobei Befestigungsab- schnitt (6) und/oder Spritzenkolben (17) in ihren Befestigungs- positionen in den Aufnahmen (5, 18) an Anschlägen (10, 21) anliegen und die Greifeinrichtungen (28, 38) den Befesti- gungsabschnitt und/oder den Spritzenkolben durch Hintergrei- fen an den Anschlägen fixieren.

3. Pipettensystem nach Anspruch 1 oder 2, wobei der Befesti-

gungsabschnitt ein Spritzenflansch (6) ist.

4. Pipettensystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei der Spritzenkolben (17) einen Kolbenbund (37) zum Hintergreifen durch die Greifeinrichtungen (38) aufweist."

Die nachstehend wiedergegebenen Figuren 1 und 2 der Klagepatent-

schrift zeigen ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Pipettensys-

tems. In Figur 1 ist das Unterteil einer Repetierpipette mit dem Oberteil einer

eingesetzten Spritze im Querschnitt (rechts vollständig, links teilweise einge-

setzte Spritze) und in Figur 2 das in Figur 1 gezeigte Pipettensystem in einem

um 90° gedrehten Schnitt dargestellt, wobei die Befestigungseinrichtungen in

der linken Hälfte betätigt und in der rechten Hälfte unbetätigt sind.

Die Klägerin bringt unter der Bezeichnung "M. " eine Handre-

petierpipette (mit Spritze) in den Verkehr und vertreibt dazu passende Spritzen.

Die Beklagte zu 1 (im Folgenden: Beklagte), deren Geschäftsführer die Beklag-

ten zu 2 und 3 sind, vertreibt unter der Bezeichnung "r. " ihrer-

seits Spritzen für Pipettensysteme. Diese Spritzen sind, worauf die Beklagte

hinweist, u.a. für die Handpipette der Klägerin geeignet. Die Klägerin sieht in

dem Vertrieb der Spritzen eine mittelbare Verletzung des Klagepatents.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen; das Berufungsgericht hat ihr

stattgegeben. Hiergegen richtet sich die vom Berufungsgericht zugelassene

Revision der Beklagten, mit der sie den Antrag auf Abweisung der Klage wei-

terverfolgen.

Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur

Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils.

I. Das Klagepatent betrifft ein "Pipettensystem", das aus einer zumeist

als Repetierpipette ausgeführten Handpipette und einer Spritze besteht. Die

Spritze weist einen Befestigungsabschnitt und einen Spritzenkolben auf, die

jeweils mittels radial zustellbarer Greifeinrichtungen in der Pipette fixiert wer-

den, wenn die Spritze in die Befestigungsposition eingeschoben worden ist.

Die Patentschrift erörtert einleitend ein aus der deutschen Offenlegungs-

schrift 29 26 691 bekanntes Repetierpipettensystem, bei dem die Spritze mit

ihrem als Befestigungsabschnitt dienenden Flansch seitlich in eine seitlich offe-

ne im Wesentlichen U-förmige Nut eingesetzt und in dieser von einer axialen

Andruckfeder fixiert wird. Zur Verbindung des Spritzenkolbens mit der Kolben-

einrichtung ist ein Einsatzelement vorgesehen, das einen Endabschnitt des

Spritzenkolbens zwischen zwei Backen aufnimmt, welche mittels eines klap-

penförmigen Klemmgliedes, dessen Betätigungshebel durch eine Öffnung aus

dem Gehäuse herausragt, gegen den Spritzenkolben pressbar ist. Daran be-

mängelt die Beschreibung des Klagepatents, dass die Spritze sowohl zum Ein-

setzen und Koppeln der Kolbeneinstelleinrichtung als auch zum Herausnehmen

angefasst werden müsse, was wegen der an die Spritze gestellten hohen Sau-

berkeitsanforderungen und wegen der Gefahr, bei der Entnahme mit Reagenz-

flüssigkeit in Berührung zu kommen, nachteilig sei.

Andere bekannte Kupplungsmechanismen für Pipettensysteme seien

nicht bedienungsfreundlich und kompliziert.

Hieraus ergibt sich das dem Klagepatent zugrunde liegende Problem, ein

manuelles Pipettensystem zu schaffen, das eine erleichterte und sichere Kopp-

lung der Spritze mit der Pipette und eine erleichterte Trennung der Spritze von

der Pipette ohne deren Anfassen durch den Anwender ermöglicht.

Hiervon ist das Berufungsgericht zutreffend ausgegangen, mit dem die

erfindungsgemäße Lösung nach den Patentansprüchen 1 bis 4 wie folgt geglie-

dert werden kann:

1. Manuelles Pipettensystem mit einer Spritze (7) und einer

Handpipette (1).

2. Die Spritze weist einen Befestigungsabschnitt (6) und einen

Spritzenkolben (17) auf.

3. Die Pipette weist auf

3.1

3.2

in einem Pipettengehäuse (2) eine Aufnahme (5) für den Befestigungsabschnitt,

in einem Aufnahmekörper (19) eine Kolbenaufnahme (18) für den Spritzenkolben.

3.3 Befestigungseinrichtungen (26, 36) zum reversiblen Fi- xieren von Befestigungsabschnitt und Spritzenkolben in ihren Aufnahmen (5, 18) und

3.4 Kolbenstelleinrichtungen (56, 23) zum Verschieben des

Aufnahmekörpers im Pipettengehäuse.

4. Der Befestigungsabschnitt und der Spritzenkolben sind durch Axialöffnungen (9, 20) der Aufnahmen axial in ihre Befesti- gungspositionen schiebbar.

5. Die Befestigungseinrichtungen (26, 36) haben manuell betä- tigbare radial zustellbare Greifeinrichtungen (28, 36) zum Fi- xieren des Befestigungsabschnitts und des Spritzenkolbens in den Befestigungspositionen:

5.1 die Greifeinrichtungen (28, 36) haben schwenkbar im Pi- pettengehäuse gelagerte Spritzengreifhebel (26) und im Aufnahmekörper schwenkbar gelagerte Kolbengreifhebel (36);

5.2 die Spritzengreifhebel und die Kolbengreifhebel sind zweiarmig mit einem Greifarm (29, 38) und einem Betäti- gungsarm (30, 39) ausgeführt;

5.3 die Spritzengreifhebel weisen an den Innenseiten ihrer

Betätigungsarme (30) Kontaktstellen (33) auf;

5.4 die Kontaktstellen (33) sind durch Betätigen ihrer Betäti- gungsarme außen gegen Betätigungsarme (39) der Kol- bengreifhebel schwenkbar und betätigen die Kolben- greifhebel.

6. Befestigungsabschnitt und/oder Spritzenkolben liegen in ihren Befestigungspositionen in den Aufnahmen (5, 18) an Anschlä- gen (10, 21) an.

7. Die Greifeinrichtungen (28, 38) fixieren den Befestigungsab- schnitt und/oder den Spritzenkolben durch Hintergreifen an den Anschlägen (Patentanspruch 2).

8. Der Befestigungsabschnitt ist ein Spritzenflansch (Patentan-

spruch 3).

9. Der Spritzenkolben weist einen Kolbenbund (37) zum Hinter- greifen durch die Greifeinrichtungen auf (Patentanspruch 4).

II. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Beklagte habe das Kla-

gepatent mittelbar verletzt, indem sie Spritzen der angegriffenen Ausführungs-

form Abnehmern in der Bundesrepublik Deutschland zur Verwendung in dem

Pipettensystem "M. " angeboten und geliefert hat. Dies hält revisi-

onsrechtlicher Nachprüfung in einem entscheidenden Punkt nicht stand.

1. Nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Berufungsgerichts ist

allerdings das Pipettensystem der Klägerin, für das die Beklagte Spritzen liefert,

erfindungsgemäß ausgebildet.

2. Das Berufungsgericht hat ferner zutreffend angenommen, dass die

angebotenen Spritzen im Sinne des § 10 Abs. 1 PatG Mittel darstellen, die sich

auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen.

a) Dazu hat das Berufungsgericht ausgeführt: Die von der Beklagten

gelieferte Spritze sei zwar innerhalb des geschützten Systems lediglich passi-

ves Objekt von Ankoppelungs-, Festhalte- und Lösemanipulationen, die mit Hil-

fe der Greifvorrichtungen des Pipettengehäuses erfolgten, aber sie weise auch

die besondere auf die Greifhebel abgestimmte Ausgestaltung auf, die es erlau-

be, diese Manipulationen in der erfindungsgemäß angestrebten Weise auszu-

führen. Die Spritze sei mit einem Befestigungsabschnitt und einem Spritzenkol-

ben versehen (Merkmal 2), die so ausgebildet seien, dass sie mit den in den

Merkmalsgruppen 3 und 5 näher beschriebenen Greif- und Fixierelementen des

Pipettengehäuses in der erfindungsgemäß vorgesehenen Weise zusammenwir-

ken könnten, so dass die Spritze durch eine einzige axiale Bewegung in die Be-

festigungseinrichtungen des Pipettengehäuses einführbar sei, ihr Befestigungs-

abschnitt und Kolben gleichzeitig von den Kolben- und Spritzengreifhebeln fi-

xiert würden und durch einen Druck auf die Betätigungsarme der Spritzengreif-

hebel ebenso gleichzeitig von beiden Greifhebeln auch wieder losgelassen

würden. Darin lägen der Nutzen und das Wesen des unter Schutz gestellten

Pipettensystems, das ohne die Spritze unvollständig und damit nicht funktions-

fähig sei. Um mit den Greifelementen des Pipettengehäuses in der erfindungs-

gemäßen Weise zusammenwirken zu können, sei die Spritze zusätzlich ent-

sprechend den Patentansprüchen 2 bis 4 (Merkmalen 6 bis 9) weiterhin so aus-

gebildet, dass ihr Befestigungsabschnitt ein Flansch sei und dass dieser

Flansch und/oder der Spritzenkolben in ihren Befestigungspositionen in den

dafür vorgesehenen Aufnahmen und an den Anschlägen des Pipettengehäuses

anlägen und von den Greifeinrichtungen hintergriffen und an den Anschlägen

festgehalten werden könnten.

b) Die Revision rügt, das Berufungsgericht missachte, dass die sich aus

den geltend gemachten Patentansprüchen ergebenden Eigenschaften der

Spritze lediglich diejenigen einer handelsüblichen und auch für andere Handpi-

petten verwendbaren Spritze seien. Wenn das Berufungsgericht von einer be-

sonderen, auf die Greifhebel abgestimmte Ausgestaltung der Spritze spreche,

verkenne es, dass nicht die Spritze auf die Greifhebel der Pipette abgestimmt

sei, sondern umgekehrt die Greifhebel auf die Maße handelsüblicher Spritzen

eingerichtet seien. Die Erfindung beziehe sich allein auf die Systemkomponente

Pipette; Kern der Erfindung sei deren Greifhebelmechanismus. Werde der Er-

findungsgedanke allein in einer Komponente eines aus mehreren Teilen beste-

henden Systems verwirklicht, während das andere Teil hierzu keinen Beitrag

leiste, stelle dieses Teil kein Mittel dar, das sich auf ein wesentliches Element

der Erfindung beziehe. Richtigerweise hätte Patentanspruch 1, wie mit der von

den Beklagten erhobenen Nichtigkeitsklage geltend gemacht werde, auf eine

Handpipette für eine einen Befestigungsabschnitt und einen Spritzenkolben

aufweisende Spritze gerichtet werden müssen.

c) Diese Rügen der Revision haben keinen Erfolg.

Nach der Rechtsprechung des Senats bezieht sich ein Mittel auf ein we-

sentliches Element der Erfindung, wenn es geeignet ist, mit einem oder mehre-

ren Merkmalen des Patentanspruchs bei der Verwirklichung des geschützten

Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken (BGHZ 159, 76, 85 - Flü-

gelradzähler). Mittel, die zwar bei der Benutzung der Erfindung verwendet wer-

den können, zur Verwirklichung der Lehre der Erfindung jedoch nichts beitra-

gen, werden von diesem Kriterium nicht erfasst. Leistet ein Mittel dagegen ei-

nen solchen Beitrag, kommt es grundsätzlich nicht darauf an, mit welchem

Merkmal oder welchen Merkmalen des Patentanspruchs das Mittel zusammen-

wirkt. Denn was Bestandteil des Patentanspruchs ist, ist regelmäßig bereits

deshalb auch wesentliches Element der Erfindung (BGHZ 159, 76, 86). Davon

ist das Berufungsgericht zutreffend ausgegangen.

Die angegriffenen Spritzen beziehen sich auf ein wesentliches Element

der Erfindung. Die Spritze ist Bestandteil des erfindungsgemäßen Gegen-

stands, der aus der Kombination von Handpipette und Spritze besteht, welche

das geschützte "System" bildet (Merkmal 1). Mit Befestigungsabschnitt und

Spritzenkolben ist die Spritze selbst entsprechend Merkmal 2 ausgebildet und

dadurch geeignet, mit der Pipette bei der Verwirklichung des Erfin-

dungsgedankens funktional zusammenzuwirken, indem die Greifeinrichtungen

nach Merkmal 5 in den Aufnahmen des Pipettengehäuses Befestigungsab-

schnitt und Kolbenbund der Spritze entsprechend den Merkmalen 7 und 9 er-

greifen und fixieren und durch Betätigen der Betätigungsarme wieder lösen,

ohne dass die Spritze selbst angefasst werden muss.

Das genügt ohne weiteres für ein funktionales Zusammenwirken. In die-

sem Zusammenhang kommt es nicht darauf an, worin der Kern der Erfindung

liegt. Allerdings kann ein Merkmal, das für die technische Lehre der Erfindung

von völlig untergeordneter Bedeutung ist, als nicht-wesentliches Element der

Erfindung anzusehen sein; eine solche Irrelevanz für den Erfindungsgedanken

kann aber nicht mit der Bekanntheit dieser Merkmale im Stand der Technik be-

gründet werden (BGHZ 159, 76, 86). Der von der Revision in den Mittelpunkt

ihrer Argumentation gerückte Gesichtspunkt, dass die im Patentanspruch ent-

haltenen Merkmale der Spritze auf handelsübliche Spritzen zutreffen, ist des-

halb unerheblich. Fehlende "Wesentlichkeit" kann sich nur daraus ergeben,

dass ein Merkmal zu dem Leistungsergebnis der Erfindung, d.h. zu der erfin-

dungsgemäßen Lösung des dem Patent zugrunde liegenden technischen Prob-

lems, nichts beiträgt, wobei auch ein Beitrag, der praktisch ohne Bedeutung ist,

außer Betracht bleiben kann. Dies kommt etwa dann in Betracht, wenn bei einer

Erfindung, die sich mit der Fortbildung einer bestimmten Funktion einer als sol-

chen bekannten Vorrichtung befasst, in den Patentanspruch Merkmale aufge-

nommen worden sind, die sich mit einer anderen, von der Erfindung nicht be-

troffenen Funktion der Vorrichtung befassen. Von einer solchen Konstellation

kann indessen im Streitfall keine Rede sein, in dem sich die Beziehung der

Spritze auf ein wesentliches Element der Erfindung schon daraus ergibt, dass

es gerade die Spritze ist, deren Fixierung an Befestigungsabschnitt und Sprit-

zenkolben in einer bestimmten Position die erfindungsgemäße Ausgestaltung

der Pipette dient.

Die Revision kann daher auch nicht mit der Rüge durchdringen, der Pa-

tentanspruch hätte "richtigerweise" auf eine Handpipette anstatt auf ein System

aus Pipette und Spritze gerichtet werden müssen. Dem Patentanmelder kann in

dieser Hinsicht nicht vorgeschrieben werden, wie er den Patentanspruch zu

formulieren hat. Er kann vielmehr die Erteilung des Patents grundsätzlich in je-

der Ausgestaltung verlangen, die der gegebenen technischen Lehre entspricht

und patentfähig ist (BGHZ 166, 347, 349 f. - Mikroprozessor). Nachdem sich die

Erfindung mit dem Problem befasst, die Mechanik des Ankuppelns der Spritze

an die Pipette und des Abkuppelns der Spritze von der Pipette zu verbessern,

ist es ohne weiteres möglich und nicht rechtsmißbräuchlich, die Spritze in die

Definition des patentierten Gegenstandes einzubeziehen.

3. Ohne Rechtsfehler und unbeanstandet von der Revision hat das Be-

rufungsgericht schließlich festgestellt, dass die Beklagte wusste, dass die von

ihr angebotenen und gelieferten Spritzen zur Benutzung der Erfindung im Inland

geeignet und bestimmt waren; auf die Eignung für das Pipettensystem der Klä-

gerin hat sie ausdrücklich hingewiesen.

4. Mit Erfolg wendet sich die Revision jedoch gegen die Auffassung des

Berufungsgerichts, die Abnehmer der Klägerin überschritten mit Verwendung

der angegriffenen Spritzen die Grenzen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs

des von ihnen erworbenen Pipettensystems und stellten mit der Einsetzung ei-

ner neuen Spritze jeweils das erfindungsgemäße Pipettensystem erneut her.

a) Zur Begründung hat das Berufungsgericht ausgeführt: Die angegrif-

fenen Spritzen seien Gegenstände, die in ihrer Ausgestaltung besonderen Vor-

gaben der Patentansprüche 1 bis 4 entsprächen, die sie haben müssten, um

mit dem Pipettengehäuse in der erfindungsgemäßen Weise zusammenwirken

zu können. Beide - Pipettengehäuse und Spritze - bildeten die in Anspruch 1

unter Schutz gestellte Baueinheit. Diese Einheit werde funktionsunfähig, wenn

die Spritze ersetzt werden müsse. Übrig bleibe mit dem Pipettengehäuse nur

ein Teil der unter Schutz gestellten Vorrichtung. Mit diesem stelle der Benutzer

beim Einsetzen einer neuen Spritze eine neue von Anspruch 1 erfasste Vorrich-

tung her, die mit der ursprünglich in den Verkehr gebrachten und durch Ent-

nehmen der Altspritze untergegangenen Einheit nicht identisch sei. Unter die-

sen Umständen könne nicht angenommen werden, die Klägerin habe bereits

durch das erstmalige Inverkehrbringen beider zum geschützten Pipettensystem

gehörenden Komponenten den ihr zustehenden Nutzen aus der Erfindung ge-

zogen. Die im Klagepatent unter Schutz gestellte Erfindung sei wirtschaftlich

gerade auf den Austausch der Spritzen angelegt, von denen jeweils eine einzi-

ge Teil der erfindungsgemäßen Funktionseinheit sei. Gerade beim Austausch

der Spritze verwirkliche sich auch der technische Vorteil der geschützten Erfin-

dung, indem das Abwerfen der Altspritze und das Ankoppeln der neuen Spritze

gegenüber dem Stand der Technik wesentlich vereinfacht würden. Der wirt-

schaftliche Schwerpunkt der Erfindung bestehe nicht nur darin, ein Gerät zur

Verfügung zu stellen, mit dessen Hilfe sich die Pipettierspritzen einfach koppeln

und abtrennen ließen, sondern sei auch und gerade auf die Abdeckung des Er-

satzbedarfs an passenden Spritzen gerichtet, deren Verwendung im Rahmen

des geschützten Systems wesentlich erleichtert werde. Wirtschaftlich gesehen

liege der Schwerpunkt der geschützten Erfindung nicht bei der Handpipette,

sondern bei dem beim Benutzer nach Erwerb des Systems zu erwartenden Er-

satzbedarf an Spritzen, der während der Lebensdauer der Handpipette einen

den Kaufpreis des Systems bei weitem übersteigenden Kostenaufwand erforde-

re. Dass die Spritze mit ihrem Befestigungsabschnitt bzw. Befestigungsflansch

und ihrem Kolben bzw. Kolbenbund im Stand der Technik bereits bekannt sei,

sei dagegen nicht von Bedeutung, zumal der sichere, eine Kontamination von

Spritze und Benutzer vermeidende Gebrauch durch die geschützte Erfindung

eine erhebliche Verbesserung erfahren habe.

b) Die Revision hält es demgegenüber für fernliegend, in dem bestim-

mungsgemäß vieltausendfach stattfindenden Spritzenaustausch jeweils eine

Neuherstellung des Pipettensystems zu sehen. Durch diesen Austausch der

Spritzen werde, so meint sie, die Identität des patentgeschützten Erzeugnisses

nicht beeinträchtigt. Der Erfindungsgedanke verwirkliche sich allein in dem aus

Greifeinrichtungen und Betätigungsarmen bestehenden Halte- und Löseme-

chanismus der Handpipette. Das Interesse der Klägerin daran, dass ihre Kun-

den ihren Spritzenbedarf ausschließlich bei ihr deckten, sei nicht schützens-

wert.

c) Diesem Angriff ist im Ergebnis der Erfolg nicht zu versagen. Mit dem

Inverkehrbringen des geschützten Pipettensystems ist das Ausschließlichkeits-

recht der Klägerin hinsichtlich der in den Verkehr gesetzten Einheit aus Handpi-

pette und Spritze auch dann erschöpft, wenn die Spritze - bestimmungsgemäß -

fortgesetzt ausgetauscht wird. Der Austausch gehört zum bestimmungsgemä-

ßen Gebrauch des Pipettensystems. Die Nutzer der Handpipette "M.

" der Klägerin dürfen daher die Spritzen selbst herstellen oder von

Dritten wie der Beklagten beziehen und sind daher im Sinne des § 10 PatG zur

Benutzung der Erfindung berechtigt. Eine mittelbare Patentverletzung durch die

Beklagte scheidet damit aus.

aa) Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch eines patentgeschützten Er-

zeugnisses gehört auch die Erhaltung und Wiederherstellung der Gebrauchs-

tauglichkeit, wenn die Funktions- oder Leistungsfähigkeit des konkreten Er-

zeugnisses ganz oder teilweise durch Verschleiß, Beschädigung oder aus an-

deren Gründen beeinträchtigt oder aufgehoben ist. Von der Wiederherstellung

einer aufgehobenen oder beeinträchtigten Gebrauchstauglichkeit eines mit Zu-

stimmung des Patentinhabers in den Verkehr gelangten Erzeugnisses kann in-

dessen dann nicht mehr gesprochen werden, wenn die getroffenen Maßnah-

men darauf hinauslaufen, das patentgemäße Erzeugnis erneut herzustellen.

Für die Abgrenzung zwischen (zulässigem) bestimmungsgemäßen Gebrauch

und (unzulässiger) Neuherstellung ist dabei maßgeblich, ob die getroffenen

Maßnahmen noch die Identität des bereits in den Verkehr gebrachten konkreten

patentgeschützten Erzeugnisses wahren oder der Schaffung eines neuen erfin-

dungsgemäßen Erzeugnisses gleichkommen. Zur Beurteilung dieser Frage be-

darf es einer die Eigenart des patentgeschützten Erzeugnisses berücksichti-

genden Abwägung der schutzwürdigen Interessen des Patentinhabers an der

wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung einerseits und des Abnehmers am

ungehinderten Gebrauch des in den Verkehr gebrachten konkreten erfindungs-

gemäßen Erzeugnisses andererseits, die grundsätzlich Aufgabe des Tatrichters

ist (BGHZ 159, 76, 90 f. - Flügelradzähler; Sen.Urt. v. 3.5.2006 - X ZR 45/05,

GRUR 2006, 837, Tz. 16 - Laufkranz). Dies hat das Berufungsgericht im Aus-

gangspunkt zutreffend gesehen. Seine Abwägung hält jedoch der Nachprüfung

nicht stand, weil sie einseitig das wirtschaftliche Interesse der Patentinhaberin

in den Vordergrund stellt und dabei die Eigenart des geschützten Erzeugnisses

nicht hinreichend berücksichtigt.

bb) Wie der Senat bereits für die Abgrenzung zwischen identitätswah-

render Reparatur und Neuherstellung ausgesprochen hat, kann die Grenze des

bestimmungsgemäßen Gebrauchs sachgerecht nicht ohne Berücksichtigung

der spezifischen Eigenschaften, Wirkungen und Vorteile der Erfindung festge-

legt werden, die aus patentrechtlicher Sicht einerseits die Identität des Erzeug-

nisses prägen und andererseits Anhaltspunkte dafür liefern, inwieweit bei die-

sem Erzeugnis die einander widerstreitenden Interessen der Beteiligten zu ei-

nem angemessenen Ausgleich des Schutzes bedürfen (Sen.Urt. Laufkranz aaO

Tz. 16). Der Streitfall bildet dafür ein anschauliches Beispiel. Weder reicht es,

wie es die Begründung des Berufungsgerichts nahelegen könnte, für die An-

nahme einer Neuherstellung aus, dass das "System" durch die Entnahme der

Spritze unvollständig und damit funktionsunfähig wird, noch steht es umgekehrt,

wie die Revision meint, einer solchen Annahme bereits entgegen, dass nach

der Verkehrsanschauung kein neuer Gegenstand hergestellt wird, wenn in ein

Handpipettiergerät, das zum langdauernden Gebrauch bestimmt ist, eine neue

(Einmal-)Spritze eingesetzt wird. Vielmehr kann die Identitätsfrage nicht beant-

wortet werden, ohne in den Blick zu nehmen, worin die technischen Wirkungen

der Erfindung bestehen und wo sie in Erscheinung treten.

cc) Der Streitfall ist kein "Reparaturfall" im eigentlichen Sinne, und es

geht auch nicht um den Austausch eines Verschleißteils. Den Fällen des Aus-

tauschs eines "Verschleißteils", wie sie die Entscheidungen "Flügelradzähler"

und "Laufkranz" betrafen, ist der vorliegende Fall jedoch insofern verwandt, als

der Wechsel von einer Spritze zu einer anderen zum Gebrauch einer Repetier-

pipette gehört, der sich üblicherweise täglich und während der Lebensdauer der

Pipette vielfach vollzieht. Wie in dem Austausch eines Verschleißteils, das wäh-

rend der zu erwartenden Lebensdauer einer Maschine - gegebenenfalls mehr-

fach - ersetzt zu werden pflegt, liegt in einem solchen Wechsel regelmäßig kei-

ne Neuherstellung, denn der Erwerber eines Pipettiersystems aus Repetierpi-

pette und Spritze darf erwarten, die für einen dauerhaften Gebrauch ausgelegte

Repetierpipette nicht lediglich mit der mitgelieferten Spritze und damit als

"Wegwerfartikel" benutzen zu dürfen.

Gleichwohl wird in einem solchen Fall die Abwägung jedenfalls in der

Regel zugunsten des Patentinhabers ausfallen, wenn die technischen Wirkun-

gen der Erfindung gerade in dem ausgewechselten Teil in Erscheinung treten,

etwa weil die Erfindung die Funktionsweise oder Lebensdauer dieses Teils be-

einflusst (BGHZ 159, 76, 92 - Flügelradzähler; Sen.Urt. Laufkranz aaO Tz. 17).

Verkörperten gerade die Spritzen wesentliche Teile des Erfindungsgedankens,

so dürfte der Erwerber des Pipettiersystems zwar erwarten, die Handpipette

nicht nur zum Einmalgebrauch zu erhalten. Er dürfte aber nicht notwendiger-

weise erwarten, die dafür benötigten Spritzen selbst herstellen oder aus belie-

biger Quelle beziehen zu können. So verhält es sich hier jedoch nicht.

Denn die technischen Wirkungen der Erfindung treten nicht - auch nicht

teilweise - in den Spritzen in Erscheinung. Dass sie mehrere Merkmale der ge-

schützten Gesamtvorrichtung aus Pipette und Spritze verwirklichen und demzu-

folge jede in die Pipette eingesetzte Spritze Teil der erfindungsgemäßen Funk-

tionseinheit ist, bestätigt nur das funktionale Zusammenwirken zwischen Be-

festigungsabschnitt und Spritzenkolbenbund einer Spritze mit den erfindungs-

gemäßen Greifvorrichtungen im Pipettengehäuse, das notwendige Vorausset-

zung für eine mittelbare Patentverletzung, aber nicht hinreichende Bedingung

für die Qualifizierung des Austauschs der Spritzen als Neuherstellung des Pi-

pettensystems ist (vgl. Sen.Urt. Laufkranz aaO Tz. 20 ff.). Mehr Gewicht hat die

Erwägung des Berufungsgerichts, der technische Vorteil der geschützten Erfin-

dung bestehe gerade darin, das Abwerfen der Altspritze und das Ankoppeln der

neuen Spritze gegenüber dem Stand der Technik zu verbessern. Diese Wir-

kung der Erfindung genügt indessen nicht, weil die Spritze selbst hierdurch

nicht in ihren physikalischen Eigenschaften oder ihrer Funktionsweise beein-

flusst wird und sich in ihr folglich nicht wesentliche Elemente des Erfindungs-

gedankens (mit)verkörpern. Die Spritze ist vielmehr bloßes Objekt des verbes-

serten An- und Abkupplungsprozesses, der seine gegenständliche Verkörpe-

rung allein in den hierfür geschaffenen Greifeinrichtungen der Pipette findet.

Ihre für das Zusammenwirken mit diesen Greifeinrichtungen notwendigen

Sacheigenschaften (Vorhandensein eines Spritzenkolbens und eines Befesti-

gungsabschnitts [Merkmal 2], bei Ausbildung nach Patentanspruch 3 Ausge-

staltung des Befestigungsabschnitt als Flansch [Merkmal 8] und bei Ausbildung

nach Patentanspruch 4 Vorhandensein eines Kolbenbunds [Merkmal 9]) sind

konventionelle Eigenschaften einer Spritze, und der Spritze selbst wird durch

die Erfindung auch nicht - wie im Fall "Flügelradzähler" dem Messbecher und

dem darin gelagerten Flügelrad - eine verbesserte Funktionalität verliehen.

Dass die Patentinhaberin angesichts des Umstands, dass die Deckung

des Spritzenbedarfs während der Lebensdauer der Handpipette üblicherweise

einen den Kaufpreis des Systems bei weitem übersteigenden Kostenaufwand

erfordert, an einer Erstreckung ihres Ausschließlichkeitsrechts auf diesen Er-

satzbedarf ein wirtschaftliches Interesse hat, liegt auf der Hand. Dieses Inter-

esse ist jedoch nicht schützenswert, da es über das Interesse an der wirtschaft-

lichen Verwertung der Erfindung hinausgeht. Der Patentinhaberin die Lieferung

von Spritzen vorzubehalten, würde vielmehr dazu führen, ihr den wirtschaftli-

chen Vorteil aus dem Vertrieb eines Massenprodukts zuzuweisen, ohne dass

sich die Erfindung auf dieses Massenprodukt selbst in irgendeiner Weise aus-

wirkte. Es hat daher dabei zu verbleiben, dass der bestimmungsgemäße Sprit-

zenwechsel die Identität eines von der Patentinhaberin in den Verkehr gebrach-

ten Pipettensystems unberührt lässt.

III. Das Berufungsurteil ist hiernach aufzuheben. Da es weiterer Fest-

stellungen nicht bedarf, hat der Senat in der Sache selbst zu entscheiden und

das klageabweisende landgerichtliche Urteil wiederherzustellen.

Melullis

Keukenschrijver

Mühlens

Meier-Beck

Asendorf

Vorinstanzen:

LG Düsseldorf, Entscheidung vom 09.09.2004 - 4b O 417/03 -

OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 23.03.2006 - I-2 U 94/04 -