BGH Urteil vom 21.03.2007 – I ZR 66/04

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 66/04

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: BGHZ BGHR

ja : nein ja :

Verkündet am: 21. März 2007 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Durchfuhr von Originalware

MarkenG § 14 Abs. 2 und 3

Auch die ungebrochene Durchfuhr von nicht im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebrachten Waren, die mit einer im Inland geschützten Marke gekennzeichnet sind, durch das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland stellt als solche - unabhängig vom Bestimmungsland der im Durchfuhrverkehr befind- lichen Waren - keine Verletzung der inländischen Marke dar (im Anschluss an EuGH, Urt. v. 9.11.2006 - C-281/05, GRUR 2007, 146 - Montex Holdings/ Diesel).

BGH, Urt. v. 21. März 2007 - I ZR 66/04 - OLG Koblenz LG Koblenz

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 21. März 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm

und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und

Dr. Bergmann

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandes-

gerichts Koblenz vom 13. Mai 2004 wird auf Kosten der Klägerin-

nen zu 1 bis 3 zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Die Klägerinnen zu 1 bis 3 sind Inhaber und Lizenznehmer von Marken

für Parfümeriewaren und Körperpflegemittel. Sie stellen Kosmetika her und ver-

treiben diese unter den Marken.

Die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässige Beklagte kaufte

Originalwaren auf, die durch die Klägerinnen oder mit deren Zustimmung mit

deren Marken versehen waren und in Russland vertrieben wurden. Sie beab-

sichtigte, die Kosmetika selbst in den Vereinigten Staaten von Amerika zu ver-

treiben. Der Transport der Waren von Russland nach Miami/Vereinigte Staaten

von Amerika sollte im ungebrochenen Transit erfolgen. Die Kosmetika wurden

zunächst auf dem Luftweg von Russland nach dem zwischen Mainz und Trier

gelegenen Flughafen Frankfurt-Hahn verbracht; von dort sollten sie auf dem

Landweg nach Bremen transportiert werden, um dann nach Miami verschifft zu

werden. Auf dem Flughafen Frankfurt-Hahn wurden die Kosmetika auf Antrag

der Klägerinnen am 26. Juli 2000 wegen des Verdachts einer Markenrechtsver-

letzung vom Zollamt beschlagnahmt.

Die Klägerinnen sind der Auffassung, der Transit der von ihnen nicht im

Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebrachten Kosmetika durch die

Bundesrepublik Deutschland stelle eine Markenverletzung dar.

Das Landgericht hat den auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Fest-

stellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten sowie auf Vernichtung der

beschlagnahmten Kosmetika gerichteten Klagen stattgegeben.

Die Berufung der Beklagten hat zur Abweisung der Klagen geführt (OLG

Koblenz GRUR-RR 2004, 289).

Mit ihrer (vom Berufungsgericht zugelassenen) Revision, deren Zurück-

weisung die Beklagte beantragt, begehren die Klägerinnen die Wiederherstel-

lung des landgerichtlichen Urteils.

I. Das Berufungsgericht hat die Klagen für unbegründet erachtet und

hierzu ausgeführt:

Das Markengesetz enthalte keine ausdrückliche Regelung, wonach reine

Transporthandlungen zum Zwecke des Transits unter den markenrechtlichen

Schutz fielen. Auch aus der Gesetzesbegründung ergebe sich insoweit keine

eindeutige Aussage. Die aus ihr ersichtliche Absicht des Gesetzgebers gehe

jedoch wie auch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Ge-

meinschaften dahin, dass über die bloße Durchfuhrhandlung hinaus weitere

rechtsverletzende Umstände vorliegen müssten.

An solchen über die bloße Durchfuhr hinausgehenden Unrechtsmerkma-

len fehle es im Streitfall. Es handele sich bei den beschlagnahmten Kosmetika

ausschließlich um Originalwaren, für die den Rechtsinhabern sowohl im Aus-

fuhrland Russland als auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, dem Be-

stimmungsland, Markenschutz zustehe. Konkrete Anhaltspunkte für eine Ab-

sicht der Beklagten, die Kosmetika in der Bundesrepublik Deutschland in den

Verkehr zu bringen, fehlten. Die in erster Instanz durchgeführte Beweisaufnah-

me habe eine solche Vermutung der Klägerinnen nicht bestätigt. Allein der Um-

stand, dass die Möglichkeit eines Missbrauchs durch Umleiten der Ware auf

dem Versandweg nicht auszuschließen sei, rechtfertige das beantragte Verbot

nicht.

II. Die dagegen gerichteten Angriffe der Revision der Klägerinnen haben

keinen Erfolg. Das Berufungsgericht hat die Klagen zu Recht als unbegründet

angesehen. Die Klägerinnen haben keine Ansprüche auf Unterlassung, Aus-

kunftserteilung, Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten und auf

Vernichtung der beschlagnahmten Kosmetika, weil es bereits an einer Marken-

verletzung fehlt.

1. Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, dass die ununter-

brochene Durchfuhr von Waren, die mit einer im Inland geschützten Marke ver-

sehen sind, als solche keine Benutzungshandlung i.S. von § 14 Abs. 2

MarkenG, Art. 5 MarkenRL und damit keine Markenverletzung darstellt.

a) Wie der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften nach Erlass

des Berufungsurteils zu Art. 5 MarkenRL entschieden hat, kann der Inhaber

einer Marke die Durchfuhr von mit der Marke versehenen Waren im Wege des

externen Versandverfahrens durch einen Mitgliedstaat, in dem die Marke

Schutz genießt, nur verbieten, wenn die Waren Gegenstand der Handlung ei-

nes Dritten sind, die vorgenommen wird, während für die Waren das externe

Versandverfahren gilt, und notwendig das Inverkehrbringen in diesem Durch-

fuhrmitgliedstaat bedeutet (EuGH, Urt. v. 9.11.2006 - C-281/05, GRUR 2007,

146 - Montex Holdings/Diesel).

b) Dieser auf den Vorlagebeschluss des Senats vom 2. Juni 2005

- I ZR 246/02 (GRUR 2005, 768 = WRP 2005, 1011 - DIESEL I) ergangenen

Entscheidung des Gerichtshofs lag eine Durchfuhr durch die Bundesrepublik

Deutschland zugrunde, bei der die Waren in einen Mitgliedstaat verbracht wer-

den sollten, in dem die Marke nicht geschützt war (Irland). Im vorliegenden Fall

handelt es sich bei dem Bestimmungsland nicht um einen Mitgliedstaat. Den

Rechtsinhabern steht für die Klagemarken dort allerdings ebenso wie im Durch-

fuhrland Markenschutz zu. Bei dieser Fallgestaltung liegt in der bloßen Durch-

fuhr jedoch gleichfalls keine Verletzung der im Durchfuhrland geschützten Mar-

ken. Denn eine bloße Durchfuhr ist nicht mit der Vermarktung der betreffenden

Waren im Durchfuhrland verbunden und kann daher den spezifischen Gegen-

stand des Markenrechts nicht verletzen (EuGH, Urt. v. 23.10.2003 - C-115/02,

Slg. 2003, I-12705 Tz. 27 = GRUR Int. 2004, 39 - Rioglass; EuGH GRUR 2007,

146 Tz. 19 - Montex Holdings/Diesel). Dies beruht auf der Auslegung von Art. 5

Abs. 1 und 3 MarkenRL und gilt somit auch dann, wenn die Waren im Durch-

fuhrverkehr nicht für einen Mitgliedstaat, sondern für ein Drittland bestimmt sind

(vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 39 Tz. 20 - Rioglass). Die Überführung von mit

einer Marke versehenen Nichtgemeinschaftswaren in das externe Versandver-

fahren stellt als solche keine Verletzung des Rechts des Inhabers dieser Marke

dar, das erste Inverkehrbringen in der Gemeinschaft zu kontrollieren (EuGH,

Urt. v. 18.10.2005 - C-405/03, Slg. 2005, I-8735 Tz. 47 = GRUR 2006, 146

- Class International; EuGH GRUR 2007, 146 Tz. 21, 25 - Montex Holdings/

Diesel).

2. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass für eine Absicht der Be-

klagten, die Kosmetika in dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in den

Verkehr zu bringen, keine konkreten Anhaltspunkte bestehen. Die bloße Mög-

lichkeit, dass sich die Durchfuhr rein tatsächlich und auch rechtlich unterbre-

chen ließe, um die im Inland zunächst im Wege des externen Versandverfah-

rens transportierten Waren einer anderen Bestimmung, insbesondere einem

zollrechtlichen Einfuhrverfahren, zuzuführen, reicht entgegen der Ansicht der

Revision nicht für die Annahme aus, bereits die Durchfuhr verletze die Klage-

marken (vgl. EuGH GRUR 2007, 146 Tz. 24 - Montex Holdings/Diesel). Auch

unter dem Gesichtspunkt einer Erstbegehungsgefahr kann die bloße Gefahr,

dass die Waren nicht an ihrem (ursprünglichen) Zielort ankommen, sondern

unbefugt im Inland in Verkehr gebracht werden, einen auf eine (drohende) Mar-

kenverletzung gestützten Unterlassungsanspruch nicht begründen, wenn - wie

im vorliegenden Fall - keine hinreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für ein

unbefugtes Inverkehrbringen bestehen und deshalb eine Verletzung der im In-

land geschützten Marken nicht ernstlich und unmittelbar zu besorgen ist (vgl.

BGH, Beschl. v. 17.3.1994 - I ZR 304/91, GRUR 1994, 530, 532 - Beta).

III. Danach ist die Revision der Klägerinnen zurückzuweisen. Die Kosten-

entscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm

RiBGH Dr. v. Ungern-Sternberg ist in Urlaub und daher an der Unter- schriftsleistung gehindert.

Büscher

Bornkamm

Schaffert

Bergmann

Vorinstanzen: LG Koblenz, Entscheidung vom 11.12.2002 - 3 HO 108/01 - OLG Koblenz, Entscheidung vom 13.05.2004 - 6 U 58/03 -