BGH Urteil vom 04.12.2007 – X ZR 102/06

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 102/06

In dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja BGHZ: BGHR:

nein ja

ArbEG §§ 9, 12; BGB § 315

Verkündet am: 4. Dezember 2007 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Ramipril

a) Bei Abschluss eines Lizenzvertrages über die unbeschränkt in Anspruch ge- nommene Diensterfindung ist der Vergütungsanspruch des Erfinders - gege- benenfalls vorläufig - festzustellen oder festzusetzen.

b) Kommt eine Feststellung nicht zustande und unterlässt der Arbeitgeber eine Festsetzung, kann der Erfinder auf gerichtliche Bestimmung der angemesse- nen Vergütung klagen.

c) Der festzusetzende Vergütungsanspruch kann ausnahmsweise auf Null re- duziert sein, wenn die vorbehaltlose Aufgabe des Nutzungsrechts durch den Lizenznehmer ohne Reduzierung der von ihm zu zahlenden Lizenzgebühren den Schluss zulässt, dass der Lizenznehmer der lizenzierten Erfindung kei- nen wirtschaftlichen Wert beigemessen hat.

d) Muss sich der Arbeitgeber für die Aufgabe des Nutzungsrechts des Lizenz- nehmers Beschränkungen bei der zukünftigen Verwertung der Diensterfin- dung unterwerfen, kann dies gegen die Annahme sprechen, der Erfindung sei kein wirtschaftlicher Wert beigemessen worden.

BGH, Urt. v. 4. Dezember 2007 - X ZR 102/06 - OLG Frankfurt am Main LG Frankfurt am Main

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 4. Dezember 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis,

den Richter Scharen, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-

Beck und Gröning

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Klägers wird das am 8. Juni 2006 verkündete

Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main

aufgehoben.

Der Rechtsstreit wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung an

das Berufungsgericht zurückverwiesen, dem auch die Entschei-

dung über die Kosten der Revision übertragen wird.

Von Rechts wegen

Der Kläger, der bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahre 2003

bei der Beklagten und deren Rechtsvorgängerinnen H. M. R.

Deutschland GmbH (HMR) und H. AG (im Folgenden nur: die Beklagte)

beschäftigt war, verlangt von der Beklagten als Miterfinder die Zahlung einer

anteiligen Vergütung für zwei Diensterfindungen.

Die erste Erfindung betrifft einen Nagellack zur Förderung des Nagel-

wachstums sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung und Verwendung zur

Behandlung von Wachstumsstörungen des Nagels. Der Nagellack enthält u. a.

eine vasodilatatorisch wirksame Verbindung. Dabei handelt es sich um Minoxi-

dil, welches mit weiteren Gruppen substituiert werden kann. Drei dieser Grup-

pen können aus einer Reihe von über 30 verschiedenen Substanzen bestehen,

darunter Ramipril als möglichem Substituenten.

Der Wirkstoff Ramipril hat als solcher durchblutungsfördernde Wirkung.

Seine direkte (orale) Verabreichung dient der Behandlung von Bluthochdruck.

Außerdem wird Ramipril als zusätzlicher Wirkstoff zur Behandlung von Herzin-

suffizienz und von akuten Herzinfarkten verwendet.

Die zweite Erfindung betrifft Zubereitungen zur topischen Applikation von

antiandrogen wirksamen Substanzen. Die erfindungsgemäße Zubereitung ent-

hält mindestens einen physiologisch verträglichen Filmbildner, mindestens ein

physiologisch verträgliches Lösemittel, mindestens einen Weichmacher und

eine spezielle Verbindung (Minoxidil). Sie kann mit einer durchblutungsfördern-

den Verbindung kombiniert werden. Dafür kann neben anderen Substanzen

Ramipril eingesetzt werden.

Die Beklagte nahm die Erfindungen mit Schreiben vom 30. Januar 1997

bzw. vom 25. Januar 1999 unbeschränkt in Anspruch; auf ihrer die erste Erfin-

dung betreffenden deutschen Patentanmeldung 196 04 190 basierte das später

erteilte US-Patent 6 007 798; auf die zweite Diensterfindung geht die deutsche

Patentanmeldung 198 48 856 zurück, auf der wiederum die US-Patentanmel-

dung 09/425742 beruht.

Im Dezember 1998 schlossen HMR und das US-Unternehmen K.

Inc. (im Folgenden: K. ) einen Lizenzvertrag über mehrere

Patente der Beklagten zum Gesamtpreis von … Mio. US $. In der dem Ver-

tragswerk beigefügten Liste der Patente/Patentanmeldungen waren auch die

beiden vorgenannten Erfindungen aufgeführt. Nachdem der Kläger davon An-

fang Februar 2000 erfahren hatte, trat er an die Beklagte wegen der Zahlung

einer Erfindervergütung heran.

Durch Vereinbarung vom 16./23. Mai 2000 gab K. beide Erfindungen

zugunsten der Beklagten wieder frei, hinsichtlich der zweiten Erfindung jedoch

nur unter der Voraussetzung, dass die Beklagte sich verpflichtete,

1. bei jeder künftigen Lizenz über das Patent oder die Patentan-

meldung das Recht zum Verkauf von Produkten auszuschlie-

ßen, die dieselbe Zusammensetzung von Ramipril enthalten wie

die von K. verkauften Produkte,

2. niemandem in den USA Pflaster zu verkaufen, die Ramipril ent-

halten, oder sonstige topische Zubereitungen, deren Hauptbe-

standteil aus Ramipril besteht.

Nachdem die Beklagte bislang keine Vergütung für die Erfindungen ge-

zahlt hat und ein vom Kläger eingeleitetes Schiedsverfahren ergebnislos verlau-

fen ist, hat dieser Klage auf Zahlung der auf seinen Anteil entfallenden ange-

messenen Arbeitnehmererfindervergütung, die er für die beiden Erfindungen

insgesamt auf mindestens 150.000 € beziffert, erhoben. Das Landgericht hat

die Ansicht vertreten, zumindest zur Zeit stünden dem Kläger noch keine Ar-

beitnehmervergütungsansprüche zu und die Klage abgewiesen. Die Berufung

des Klägers ist erfolglos geblieben. Mit der vom Oberlandesgericht zugelasse-

nen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt er sein

Klagebegehren weiter.

Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils

und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

I. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie

folgt begründet: Dem Kläger stehe ein Anspruch auf Zahlung einer Erfinderver-

gütung auch dann nicht zu, wenn zu seinen Gunsten davon ausgegangen wer-

de, dass ein Vergütungsanspruch gemäß § 12 Abs. 1 ArbEG mit Abschluss des

Lizenzvertrages fällig geworden sei. Denn jedenfalls liege die Höhe des Vergü-

tungsanspruchs bei Null.

Nach dem Lizenzvertrag habe das US-Unternehmen beabsichtigt, der

Beklagten ihre mit Ramipril verbundenen Rechte abzukaufen. Als Lizenzprodukt

sei eine pharmazeutische Formulierung oder ein diagnostisches Produkt be-

zeichnet, die oder das zumindest als einen seiner Wirkstoffe Ramipril enthalte.

Keine der beiden Diensterfindungen enthalte jedoch Ramipril als Wirkstoff. Das

spreche dafür, dass die beiden Diensterfindungen vertraglich nur deshalb er-

fasst worden seien, weil in der Beschreibung an einer Stelle der Begriff "Ra-

mipril" enthalten sei, ohne dass die Parteien die Sinnhaftigkeit der Einbeziehung

der beiden Erfindungen zur Erreichung des Vertragszwecks geprüft hätten. Alle

Umstände sprächen dafür, dass - wenn die beiden Erfindungen nicht überhaupt

nur rein versehentlich in den Vertrag einbezogen worden seien - die Parteien

ihnen jedenfalls keine wirtschaftliche Bedeutung für den Vertragsabschluss bei-

gemessen hätten. Dementsprechend habe K. die eine Diensterfindung ohne

Weiteres zurückgegeben. Soweit die andere nur unter Bedingungen freigege-

ben worden sei, lasse dies nicht den Schluss zu, dass die Vertragsparteien ihr

einen Wert für den abzuschließenden Lizenzvertrag beigemessen hätten. K.

habe lediglich die Gelegenheit genutzt, die eigene Monopolstellung in Bezug

auf Ramipril zu komplettieren; eine für sinnvoll gehaltene Benutzung des Pa-

tents lasse sich aus den im Zuge der Rückübertragung ausgehandelten Bedin-

gungen nicht herleiten.

Ungeachtet der von K. gestellten Bedingungen sei dem Kläger ein

Vergütungsanspruch auch nicht etwa deshalb zuzuerkennen, weil hierdurch die

Verwendung der Diensterfindung eingeschränkt wäre. Diese könne, da sie Ra-

mipril lediglich als einen optionalen Zusatzstoff nenne, vielmehr uneinge-

schränkt verwertet werden.

II. Die dagegen gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Die Be-

gründung, mit der das Berufungsgericht die Voraussetzungen für einen

- gegebenenfalls vorläufigen (vgl. BGHZ 37, 281 - Cromegal) - Vergütungsan-

spruch des Klägers bezüglich beider Erfindungen verneint hat, hält der rechtli-

chen Nachprüfung nicht in allen Punkten stand.

1. Das Berufungsgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen,

dass ein Vergütungsanspruch des Klägers nicht nur gemäß § 9 Abs. 1 ArbEG

dem Grunde nach entstanden ist, sondern dass darüber hinaus, infolge des

Abschlusses des mit K. geschlossenen Lizenzvertrages, die Voraussetzun-

gen für die Inanspruchnahme der Vergütung grundsätzlich gegeben sind.

a) Der Anspruch des Arbeitnehmers auf Vergütung wegen einer Dienst-

erfindung entsteht dem Grunde nach, wenn der Arbeitgeber diese - wie hier -

gemäß § 7 Abs. 1 ArbEG unbeschränkt in Anspruch nimmt (vgl. Busse/

Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 9 ArbEG Rdn. 13). Jedenfalls nach Abschluss

des Lizenzvertragswerks, von dem die beiden Diensterfindungen nach den

Feststellungen des Berufungsgerichts nicht unter dem Gesichtspunkt der falsa

demonstratio auszunehmen sind und den die Beklagte auch nicht angefochten

hat, war die Vergütung der Miterfinder gemäß § 12 Abs. 1, 2 ArbEG (vorläufig)

festzustellen oder nach Maßgabe der Regelungen in § 12 Abs. 3 bis 5 ArbEG

festzusetzen (vgl. BGHZ 126, 109, 119 f. - Copolyester I; Keukenschrijver, aaO,

§ 12 ArbEG Rdn. 19). Geschieht weder das eine noch das andere, kann der

Erfinder, da das Recht des Arbeitgebers zur Festsetzung der Vergütung ein

gesetzliches Leistungsbestimmungsrecht im Sinne des § 315 Abs. 1 BGB ist

(BGHZ 126, 109, 120 f. - Copolyester I), - vorbehaltlich des Verfahrens vor der

Schiedsstelle (§ 37 ArbEG) - gemäß § 315 Abs. 3 Satz 2, 2. HS BGB auf ge-

richtliche Bestimmung der angemessenen Vergütung antragen. Dabei ist er

auch nicht gehindert, sofort auf Zahlung zu klagen (vgl. Keukenschrijver, aaO,

§ 12 Rdn. 14).

b) Für die Bemessung der Höhe der Vergütung ist, abgesehen von Auf-

gaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb und dem Anteil des Betriebs

am Zustandekommen der Diensterfindung, insbesondere die wirtschaftliche

Verwertbarkeit maßgebend (§ 9 Abs. 2 ArbEG). Dafür wird regelmäßig im Aus-

gangspunkt die Annahme gerechtfertigt sein, dass von dem Arbeitgeber tat-

sächlich erzielte wirtschaftliche Vorteile den Erfindungswert am besten wider-

spiegeln, da der Arbeitgeber in seinem eigenen Interesse bestrebt sein wird, die

Erfindung so auszunutzen, wie dies im Interesse eines möglichst großen Erfol-

ges seiner unternehmerischen Tätigkeit sachlich möglich und wirtschaftlich ver-

nünftig ist (Sen.Urt. v. 16.2.2002 - X ZR 127/99, GRUR 2002, 801 - abgestuftes

Getriebe). Zu den möglichen Verwertungsformen zählt die Lizenzvergabe

ebenso, wie der Abschluss von Austauschverträgen oder die Abtretung der

Rechte an der Erfindung (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz,

4. Aufl., § 9 Rdn. 92; Keukenschrijver, aaO, § 11 ArbEG Rdn. 9). Sind, wie hier,

mehrere Erfindungen Gegenstand des Lizenzvertrages, ist, wie das Berufungs-

gericht zutreffend ausgeführt hat, der auf die zu vergütende Diensterfindung

entfallende Anteil entsprechend ihrer wirtschaftlichen Bedeutung für den Ver-

tragsschluss zu gewichten (Bartenbach/Volz, aaO, § 9 Rdn. 226). Die Auftei-

lung der Gesamtbruttolizenzeinnahme auf die einzelnen Erfindungen bemisst

sich danach, wie die Vertragsparteien bei Abschluss des Lizenzvertrages das

Verhältnis ihrer Wertigkeit zueinander beurteilt haben.

c) Revisionsrechtlich nicht zu beanstanden ist, dass das Berufungsge-

richt einen den Nagellack betreffenden Vergütungsanspruch des Klägers im

Ergebnis verneint hat. Es konnte die durch die Einbeziehung in den mit K.

geschlossenen Vertrag zunächst indizierte Verwertbarkeit dieser Diensterfin-

dung durch die vorbehaltlose Rückgabe als entkräftet ansehen.

d) Mit Erfolg wendet die Revision sich aber dagegen, dass das Beru-

fungsgericht die wirtschaftliche Verwertbarkeit der zweiten Diensterfindung un-

geachtet des Umstands verneint hat, dass K. ihre Rückgabe von Zusagen

der Beklagten abhängig gemacht hat. Nach dem der revisionsrechtlichen Wür-

digung zugrunde zu legenden Sachverhalt ist bereits nicht auszuschließen,

dass ein Teil der von K. geleisteten Gesamtvergütung auf die zweite Dienst-

erfindung entfällt.

aa) Wie die Parteien des Lizenzvertrages die danach zu zahlende Ge-

samtvergütung bemessen haben, ist den Feststellungen des Berufungsgerichts

nicht ausdrücklich zu entnehmen. Die Gründe der Entscheidung legen jedoch

die Annahme nahe, dass eine gemeinsame Einzelbewertung aller Erfindungen

und Schutzrechte durch die Vertragsparteien nicht stattgefunden hat. Bei einer

solchen Vorgehensweise hätten die beiden streitgegenständlichen Diensterfin-

dungen nicht, wie das Berufungsgericht es wahlweise angenommen hat, verse-

hentlich oder ohne Zumessung einer wirtschaftlichen Bedeutung in den Lizenz-

vertrag einbezogen werden können, sondern die Vertragspartner hätten sich

dann zwangsläufig bewusst für oder gegen ihre Einbeziehung entschieden und

gegebenenfalls auch über den jeweils anzusetzenden Wert Vereinbarungen

getroffen.

bb) Wenn die Parteien des Lizenzvertrages nach den Feststellungen des

Berufungsgerichts die Höhe der von K. zu leistenden Gesamtvergütung nicht

gemeinschaftlich als Summe einzeln taxierter Preise für alle übertragenen

Schutzrechte ausgehandelt haben sollten, kommt in Betracht, dass jedenfalls

K. die - vom Vertragsangebot der Beklagten mitumfasste - Lizenzierung der

zweiten Diensterfindung als für die eigene wirtschaftliche Betätigung bedeutsam

angesehen hat und deren Überlassung mit der vereinbarten Vergütung eben-

falls abgegolten werden sollte. Wäre das der Fall, enthielte diese auch ein Ent-

gelt für die Lizenzierung dieses Schutzrechts, was zur Folge hätte, dass dem

Kläger - nach den o. g. (II.1.b)) Grundsätzen - ein hieran anknüpfender Vergü-

tungsanspruch zustünde.

cc) Das Berufungsgericht hat die Möglichkeit, dass K. das Angebot der

Beklagten so verstanden haben und dass der Vertrag mit diesem Inhalt zustan-

de gekommen sein könnte, zwar in Erwägung gezogen und geprüft, ob sich aus

dem - nach Lage des Sachverhalts als Indiz maßgeblichen - Schreiben von

K. vom 16. Mai 2000 entsprechende Rückschlüsse ziehen lassen. Nach dem

Inhalt der Entscheidungsgründe hat es dabei jedoch, was der revisionsrechtli-

chen Kontrolle unterliegt, wesentliche Gesichtspunkte außer Acht gelassen.

K. hat in diesem Schreiben im Zusammenhang mit der Freigabe der

zweiten Diensterfindung darauf hingewiesen, dass die sie betreffende US-

Patentanmeldung in ihrer gegenwärtigen Form 29 Patentansprüche umfasse,

von denen sich die Ansprüche 1 bis 21 auf eine Zubereitung ohne jede Ein-

schränkung hinsichtlich der Verwendungen einer solchen Zubereitung bezögen

("…related to a composition without any limitation as to the uses for such a

composition…"). Insbesondere Ansprüche 11 und 14 seien speziell auf die Bei-

gabe von ACE-Hemmern (Anspruch 11) und Ramipril (Anspruch 14) zu der Zu-

bereitung ausgerichtet.

Diese Ausführungen deuten darauf hin, dass K. den Schutz der

Diensterfindung schon im Zeitpunkt des Vertragsschlusses zumindest als für

die eigenen wirtschaftlichen Interessen möglicherweise abträglich angesehen

hat und dass die Gesamtvergütung, die zu zahlen das Unternehmen bereit war,

deshalb auch unter Einbeziehung dieses Schutzrechts bemessen worden ist.

Deshalb konnte das Berufungsgericht nicht ohne weiteres (wahlweise) feststel-

len, beide Parteien des Lizenzvertrages hätten dieser Diensterfindung keine

wirtschaftliche Bedeutung für den Vertragsabschluss beigemessen. Vielmehr

wären dazu nähere Feststellungen zu den Gegenständen der die zweite

Diensterfindung betreffenden Anmeldung und des Lizenzvertrages erforderlich

gewesen. Hinsichtlich des Letzteren hat das Berufungsgericht im Wesentlichen

nur auf § 1.22 des Vertrages über das "US-Produkt" hingewiesen, der als Li-

zenzprodukt eine pharmazeutische Formulierung oder ein diagnostisches Pro-

dukt bezeichne, die oder das zumindest als einen seiner Wirkstoffe Ramipril

enthalte. Dass die zweite Diensterfindung nicht vom Lizenzvertrag erfasst sei,

hat das Berufungsgericht daraus hergeleitet, dass Ramipril in der Anmeldung

nicht als Wirkstoff (im Sinne des Lizenzvertrages) fakultativ vorgesehen, son-

dern als Zusatzstoff bezeichnet sei (Patentanspruch 8 in der deutschen Über-

setzung). Diese Erwägung ist nicht tragfähig, weil allein die Begriffswahl nicht

die Schlussfolgerung gestattet, dass ein in einem Patentanspruch als Zusatz-

stoff genannter Stoff nicht Wirkstoff i. S. des Zwecks des Lizenzvertrages sein

kann. Hinzu kommt, dass - was nach den getroffenen Feststellungen nicht aus-

geschlossen werden kann - diese Kombination wirtschaftlich interessant, weil

etwa besonders erfolgversprechend sein oder jedenfalls eine geeignete Ausfüh-

rungsform darstellen könnte.

III. Im wiedereröffneten Berufungsrechtszug wird das Berufungsgericht

danach in erster Linie zu prüfen haben, ob sich aus der Vereinbarung vom

16./23. Mai 2000 ergibt, dass K. die zweite Diensterfindung zumindest des-

halb mitvergütet hat, um die Nutzung des durch sie eröffneten Schutzbereichs

gegen die eigenen Interessen zu verhindern.

Ein Vergütungsanspruch des Klägers ist zudem auch dann nicht ausge-

schlossen, wenn diese Prüfung ergeben sollte, dass auch K. dem Gegen-

stand der Anmeldung der zweiten Diensterfindung im Zeitpunkt des Vertrags-

schlusses noch keine Bedeutung beigemessen, sondern erst im Zuge der Bitte

um Rückgabe der Erfindung die Möglichkeit der Nutzung ihrer Lehre für die ei-

genen wirtschaftlichen Interessen erkannt hat. Da der Vergütungsanspruch aus

§ 9 Abs. 2 ArbEG an die bloße Verwertbarkeit anknüpft, kann es ausreichen,

wenn die zweite Diensterfindung im Rahmen ihres Schutzbereichs auch unab-

hängig vom Zweck des Lizenzvertrages verwertbar war, und sei es auch nur in

einer einem Sperrpatent vergleichbaren Weise. Das Berufungsgericht hat selbst

angenommen, K. habe die Gelegenheit genutzt, die eigene Monopolstellung

bezüglich Ramipril zu komplettieren. In diesem Zusammenhang wird das Beru-

fungsgericht gegebenenfalls Feststellungen zu Sinngehalt und Reichweite der

in dem Schreiben vom 16. Mai 2000 seitens K. ausbedungenen Vorbehalte

zu treffen haben, namentlich dazu, wie weit der Kreis der Produkte zu ziehen

ist, die dieselbe Zusammensetzung von Ramipril enthalten, wie die von K.

verkauften Produkte (Ziffer 1 der Bedingungen) und ob eine der Diensterfindung

gemäße Zubereitung deshalb unter die Ziffer 2 der Bedingungen fallen könnte,

weil sie Ramipril als Hauptbestandteil im Sinne dieser Klausel enthält. Von wirt-

schaftlicher Verwertbarkeit i. S. von § 9 Abs. 2 ArbEG kann erst dann keine Re-

de mehr sein, wenn die von K. mit den Vorbehalten im Schreiben vom

16. Mai 2000 verfolgten Zwecke außerhalb des Schutzbereichs der Anmeldung

lagen.

Soweit danach ein Vergütungsanspruch in Betracht kommt, wird bei sei-

ner Bemessung zu berücksichtigen sein, inwieweit die anderweitige Verwertung

der zweiten Diensterfindung durch die zugunsten von K. zugesagten Be-

schränkungen beeinträchtigt ist. Dafür wird von Bedeutung sein, ob potenzielle

Lizenznehmer trotz der Beschränkung, auf die Verwendung von Ramipril als

Zusatzstoff verzichten zu müssen, keine günstigeren Lizenzierungskonditionen

aushandeln könnten als ohne sie. Das Berufungsgericht hat zwar die Auffas-

sung vertreten, die Diensterfindung könne uneingeschränkt verwertet werden.

Die Beantwortung dieser Frage erfordert jedoch ersichtlich eine spezielle Sach-

kunde, die das Oberlandesgericht deshalb nach ständiger Rechtsprechung in

den Gründen seines Urteils hätte darlegen müssen (vgl. BGH, Urt. v. 21.3.2000

- VI ZR 158/99, NJW 2000, 1946). Daran fehlt es.

Melullis

Scharen

Mühlens

Meier-Beck

Gröning

Vorinstanzen:

LG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 16.03.2005 - 2/6 O 99/04 -

OLG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 08.06.2006 - 6 U 58/05 -