BGH Urteil vom 30.01.2008 – X ZR 107/04

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 107/04

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ:

BGHR:

nein

ja

Verkündet am: 30. Januar 2008 Potsch Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Betonstraßenfertiger

EPÜ Art. 87 Abs. 1, 88 Abs. 4

Der wirksamen Inanspruchnahme des Prioritätsrechts steht es nicht entgegen, dass

in dem auf die Nachanmeldung erteilten Patent eine technische Wirkung beansprucht

ist, die in der Prioritätsanmeldung nicht angegeben ist, wenn die Erzielung der Wir-

kung aus der Sicht des Fachmanns bei der Nacharbeitung der offenbarten Erfindung

selbstverständlich erscheint.

BGH, Urt. v. 30. Januar 2008 - X ZR 107/04 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 30. Januar 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die

Richter Keukenschrijver, Prof. Dr. Meier-Beck, Asendorf und Gröning

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 11. Mai 2004 verkün-

dete Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentge-

richts abgeändert:

Das europäische Patent 0 756 654 wird mit Wirkung für das Ho-

heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt, so-

weit es über folgende Fassung seiner Patentansprüche hinausgeht:

1. Maschine (1) zum Planieren von Beton, bei der ausgeschütteter

Beton über eine vorherbestimmte Breite verteilt wird und wobei

dieser Beton in einer bestimmten Höhe abgestrichen wird, wo-

bei die Maschine (1) in der Breite einstellbar ist und einen Wa-

gen (45) umfasst, der eine Hin- und Herbewegung in der Breite

ausführen kann, indem er über eine Führung bewegt wird, wo-

bei an dem Wagen (45) ein Polierteil (57) angebracht ist und

wobei die Länge der Führung in Abhängigkeit von der erforder-

lichen Arbeitsbreite verstellt werden kann, d a d u r c h g e -

k e n n z e i c h n e t , dass die Führung eine Schienenkon-

struktion (36) ist, die aus zwei teleskopisch ineinander ver-

schiebbaren Schienenkonstruktionsteilen (26, 27) besteht, die

jeweils an Säulen (10) befestigt sind, unter denen die Raupen

(11) der Fortbewegungsmittel der Maschine (1) angebracht

sind, dass jedes der Schienenkonstruktionsteile (26, 27) mit

Rippen (37, 38; 39, 40) versehen ist, mit denen Laufräder

(41-44) zusammenwirken können, die zu diesem Zweck an der

Unterseite und der Oberseite des Wagens (45) angebracht

sind, und dass jedes der Laufräder (41-44) zwei nebeneinander

angeordnete Umfangsnuten (46, 47) aufweist, die mit den Rip-

pen (37, 38) des einen Schienenkonstruktionsteils (26), bzw.

mit den Rippen (39, 40) des anderen Schienenkonstruktions-

teils (27) zusammenwirken können, so dass der Wagen (45) ei-

ne kontinuierliche Bewegung über die gesamte Länge der

Schienenkonstruktion (36) vollziehen kann, ohne dass der

Übergang oder Übergänge zwischen den verschiedenen Teilen

der teleskopischen Führung (26, 27) ein Hindernis darstellen.

2. Maschine nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h -

n e t , dass der Wagen (45) mit einem Motor (48) ausgestattet

ist, der ein Kettenrad (49) antreibt, das über eine Kette (50)

läuft, wobei diese Kette (50), einerseits und anderseits, an den

Schienenkonstruktionsteilen (26, 27) befestigt ist, so dass der

Wagen (45) mittels des Motors (48) und durch das Verrollen

des Kettenrads (49) entlang der Schienenkonstruktion (36) hin-

und herbewegt werden kann.

3. Maschine nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h -

n e t , dass das Polierteil (57) und spezieller die Polierplatte

(16) in einem Winkel eingestellt werden können.

4. Maschine nach Anspruch 3, d a d u r c h g e k e n n z e i c h -

n e t , dass das Polierteil (57) mittels eines nach unten hän-

genden Hebels (68) am Wagen (45) befestigt ist, welcher Hebel

mittels eines horizontalen Drehzapfens (69) schwenkbar am

Wagen (45) angebracht ist,

dass dieser Hebel (68) an seinem freien unteren Ende frei

drehbar mittels eines Zapfens (70) mit nach unten gerichteten

Armen (71, 72) verbunden ist, die in Bezug zueinander einen

stumpfen Winkel bilden und unter denen die Polierplatte (16)

montiert ist und

dass die Polierplatte (57) mit einem Antrieb versehen ist, der

den Hebel (68) um den Zapfen hin- und herschwenkt.

5. Maschine nach einem der Ansprüche 1 bis 4, d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t , dass das Polierteil (57) mit einer Po-

lierplatte (16) versehen ist, die hin- und herschwenkt, wobei die

Polierplatte (16) so aufgehängt ist, dass sie frei verschiebbar

ist, vorzugsweise mittels koaxial angebrachter Stangen (75, 76),

die mit der Polierplatte (16) verbunden sind und die in Buchsen

(73, 74) frei verschiebbar sind.

6. Maschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t , dass das Polierteil (57) mit einer Po-

lierplatte (16) versehen ist, deren Gewicht mittels einer darüber

montierten Zugfeder (81) etwas kompensiert wird.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Kosten des ersten Rechtszugs werden gegeneinander aufge-

hoben, die des Berufungsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.

Von Rechts wegen

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 11. April 1995 unter In-

anspruchnahme der Priorität der belgischen Patentanmeldung 94 00 398 vom

19. April 1994 angemeldeten, in der Verfahrenssprache Englisch mit Wirkung

für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen

Patents 0 756 654 (Streitpatents). Es umfasst nach der im europäischen Ein-

spruchsverfahren aufrechterhaltenen Fassung 15 Patentansprüche, deren ers-

ter lautet:

"1. Machine for levelling concrete, of the type whereby poured con-

crete (2) is spread over a predetermined width and whereby this

concrete (2) is skimmed off at a certain height, said machine (1)

being adjustable in width and contains an element which can

make a to- and-fro-movement in the width by being moved over

a guide (36), c h a r a c t e r i s e d i n that the length of said

guide (36) can be telescopically adjusted as a function of the

required working width of the machine, whereby said element

can make a continuous movement over the entire length of the

guide (36) without the transition or transitions between the dif-

ferent telescopic guide parts (26, 27) being an obstacle."

Die Klägerin hat mit ihrer Nichtigkeitsklage geltend gemacht, der Ge-

genstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Ihm fehle es an der Neuheit,

und zwar infolge offenkundiger Vorbenutzung durch die Ausstellung des Be-

tonstraßenfertigers "D. Paver 2500" - dessen Übereinstimmung mit der

patentierten Erfindung die Beklagte nicht in Abrede stellt - auf der INTERMAT-

Messe in Paris vom 19. bis 24. April 1994. Die Priorität der belgischen Patent-

anmeldung 94 00 398 könne die Beklagte nicht in Anspruch nehmen. Außer-

dem hat die Klägerin fehlende erfinderische Tätigkeit geltend gemacht und sich

dafür unter anderem auf folgende Druckschriften gestützt:

US-Patentschrift 3 970 405 (D 1)

US-Patentschrift 4 446 757 (D 4)

US-Patentschrift 5 061 115 (D 7)

US-Patentschrift 4 392 574 (D 8)

deutsche Offenlegungsschrift 21 38 923 (D 9).

Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt und das Streitpatent hilfs-

weise beschränkt verteidigt.

Durch das angefochtene Urteil hat das Bundespatentgericht das Streitpa-

tent in vollem Umfang für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland für nich-

tig erklärt.

Mit ihrer Berufung, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, vertei-

digt die Beklagte das Streitpatent beschränkt mit den aus dem Tenor ersichtli-

chen Ansprüchen; im Übrigen verfolgt sie ihren erstinstanzlichen Klageabwei-

sungsantrag weiter.

Die Klägerin stützt sich für ihren Antrag auf Zurückweisung der Berufung

ergänzend auf das belgische Patent 882 845.

Die Berufung, die das Streitpatent in zulässiger Weise beschränkt vertei-

digt, hat Erfolg; lediglich in dem Umfang, in dem das Schutzrecht nicht mehr

verteidigt wird, ist es - ohne weitere Sachprüfung - für nichtig zu erklären (st.

Rspr., vgl. BGHZ 170, 215 - Carvedilol II).

I. Das Streitpatent bezieht sich in seiner verteidigten Fassung auf eine

Betonplaniermaschine (auch: Betonstraßen- oder Gleitschalungsfertiger), die

mit einer Poliervorrichtung zum Glätten des verarbeiteten Betons versehen ist.

Solche mobilen Maschinen sind der Streitpatentschrift zufolge zum Zwecke der

Herstellung von Betonfahrbahnen an ihrer Unterseite mit Werkzeugen verse-

hen, um den vor die Maschine gegossenen Beton mehr oder weniger zu planie-

ren (in der Höhe abzustreichen), zu rütteln und schließlich zu glätten (in der Dik-

tion des Streitpatents: zu polieren), so dass nach der Durchfahrt der Maschine

eine Fahrbahn vollständig fertiggestellt ist. Die Vorrichtungen herkömmlicher

Maschinen müssen, wie weiter ausgeführt wird, an jede unterschiedliche Bahn-

breite durch Anbringen oder Abmontieren von Zusatzteilen kostenintensiv und

aufwendig und dabei ohne die Möglichkeit einer gleitenden Feinabstimmung

angepasst werden. Adäquatere Systeme, wie sie unter anderem aus der US-

Patentschrift 3 970 405 bekannt seien, verfügten über die Möglichkeit der au-

tomatischen Breiteneinstellung der Betonplaniermaschinen.

Zum Zwecke der weiteren Verbesserung und universellen Anwendbarkeit

lehrt Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung eine Maschine zum Planie-

ren von Beton (1),

1.

bei der ausgeschütteter Beton

1.1 über eine vorherbestimmte Breite verteilt und

1.2

in einer bestimmten Höhe abgestrichen wird,

2.

die in der Breite einstellbar ist,

3.

die über an Säulen (10) angebrachte Fortbewegungsmittel mit

Raupen (11) verfügt und

4.

die einen Wagen (45) umfasst,

4.1 der über eine Führung eine Hin- und Herbewegung in der

Breite ausführen kann,

4.2 an dem ein Polierteil (57) und

4.3 an dessen Unter- und Oberseite Laufräder (41-44) ange-

bracht sind,

4.4 die jeweils zwei nebeneinander angeordnete Umfangs-

nuten (46, 47) aufweisen, wobei

5. die Führung eine Schienenkonstruktion (36) ist, die

5.1

in Abhängigkeit von der erforderlichen Arbeitsbreite in

ihrer Länge verstellbar ist,

5.2

aus zwei

teleskopisch

ineinander verschiebbaren

Schienenkonstruktionsteilen (26, 27) besteht,

5.3

die jeweils an den Säulen (10) befestigt sind, unter

denen sich die Raupen der Fortbewegungsmittel (11)

der Maschine (1) befinden,

6.

jedes der Schienenkonstruktionsteile mit Rippen (37-40) ver-

sehen ist und

7.

die Umfangsnuten jedes der Laufräder (41-44) mit den Rippen

(37, 38) des einen Schienenkonstruktionsteils bzw. mit den

Rippen (39, 40) des anderen Schienenkonstruktionsteils zu-

sammenwirken können, so dass der Wagen (45) eine kontinu-

ierliche Bewegung über die gesamte Länge der Schienenkon-

struktion (36) vollziehen kann, ohne dass der Übergang oder

Übergänge zwischen den verschiedenen Teilen der teleskopi-

schen Führung (26, 27) ein Hindernis darstellen.

Die nachfolgend abgebildete Figur 4 zeigt schematisch die Führung einer

solchen Maschine mit Wagen und Polierteil in perspektivischer Sicht; die Figu-

ren 7 und 8 veranschaulichen das Zusammenwirken der Führungsrippen mit

den Laufrädern:

II. Der Gegenstand des Streitpatents in der verteidigten Fassung ist neu.

1. Seine Lehre ist in keiner der Entgegenhaltungen vollständig beschrie-

ben. Das gilt namentlich für die US-Patentschrift 3 970 405. Nach ihrer Lehre

gebaute Gleitschalungsfertiger verfügen bereits nicht über ein dem Streitpatent

entsprechendes Polierteil, sondern weisen lediglich eine - im vorderen Bereich

des Fertigers angebrachte - Montageeinheit (Bezugszeichen 550) zum Vertei-

len des Betons auf. Diese Verteilerschaufel wird zwar quer zur Fahrtrichtung

der Maschine über deren volle Arbeitsbreite hin- und herbewegt. Dies geschieht

jedoch nicht an der Führung, an der die Fortbewegungsmittel angebracht sind

und mit der die (Spur-)Breite der Maschine verstellt wird, sondern dafür ist ein

gesondertes, am Unterbau des Fertigers angebrachtes Teil vorgesehen (vgl.

Fig. 22 und 25).

Die US-Patentschrift 5 061 115 offenbart zwar ein mit dem Polierwerk-

zeug des Streitpatents nahezu identisches Kellenelement zum Betonglätten,

das quer über die gesamte Arbeitsbreite der zugehörigen Maschine hin- und

herbewegt werden kann. Anders als beim Streitpatent wird dieses Kellenele-

ment jedoch nicht an einem Wagen bewegt, sondern an einer Laufkatze. Die

Maschine kann ihre Fahrbahn- und Arbeitsbreite überdies nicht gleitend durch

teleskopische Führungen variieren, sondern muss zu diesem Zweck umgebaut

werden.

Das belgische Patent Nr. 882 845 und das seine Priorität in Anspruch

nehmende US-Patent 4 392 574 betreffen Turmdrehkräne mit teleskopischen,

zweiteiligen Laufkatzenauslegern. Durch Ausfahren der Auslegerspitze kann die

Transportreichweite der Kräne - ähnlich wie die Arbeitsbreite des Polierteils

beim Streitpatent - variiert werden. Die Neuheit der Lehre des verteidigten

Streitpatents wird durch diese beiden Schriften ebenfalls nicht in Frage gestellt.

Abgesehen davon, dass sie einen anderen Gegenstand betreffen als das

Streitpatent in seiner verteidigten Fassung, stimmen auch mehrere Merkmale

nicht überein. So ist an der - an die Stelle des Wagens tretenden - Laufkatze

kein dem Polierteil entsprechendes Gerät befestigt, sondern daran hängt das

zum Bewegen und Verladen von Lasten dienende Kranseil. Die Rollen der

Laufkatze weisen keine Rillen (Nuten) auf, welche mit Rippen auf den Schie-

nenführungen der Auslegerteile zusammenwirken, sondern sie laufen plan auf

Metallprofilen (vgl. Fig. 3 des belgischen Patents 882 845).

Der in der deutschen Offenlegungsschrift 21 38 923 offenbarte Tele-

skopausleger für Kräne ist vom verteidigten Streitpatent noch weiter entfernt.

Um ein erschütterungsfreies Verfahren einer Last über Auslegerfuß und -spitze

zu ermöglichen, weist Ersterer eine Laufbahn für eine Laufkatze mit Lasttrage-

und Hebeeinrichtung auf und Letztere eine höhenversetzte Bahn für einen

Schlitten mit einem Laufbahnabschnitt, der direkt mit dem freien Ende der Bahn

des Auslegerfußes fluchtet, um die Laufkatze zu übernehmen.

2. Neuheitsschädlich ist auch nicht die Ausstellung der Maschine vom

Typ "D. Paver 2500" auf der INTERMAT-Messe 1994. Denn entgegen der

Ansicht der Klägerin kann die Priorität der belgischen Anmeldung 94 00 398

beansprucht werden.

a) Bei Anmeldung eines Patents kann das Prioritätsrecht einer vorange-

gangenen Anmeldung in Anspruch genommen werden, wenn beide dieselbe

Erfindung betreffen (Art. 87 Abs. 1 EPÜ). Diese Voraussetzung ist nach der

Rechtsprechung des Senats erfüllt, wenn die mit der Nachanmeldung bean-

spruchte Merkmalskombination in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu

der angemeldeten Erfindung gehörend offenbart

ist (BGHZ 148, 383

- Luftverteiler; vgl. auch Busse/Keukenschrijver, PatG 6. Aufl. § 40 Rdn. 16;

Benkard/Ullmann/Grabinski, EPÜ Art. 88 Rdn. 9). Der Gegenstand der Erfin-

dung ist bei der prioritätsbeanspruchenden Anmeldung aus den Patentansprü-

chen zu ermitteln, bei der prioritätsbegründenden aus der Gesamtheit der An-

meldungsunterlagen. Ebenso wenig wie eine Beschränkung des Gegenstands

der Erfindung in der Nachanmeldung dessen Identität mit dem (weiteren) Ge-

genstand der prioritätsbegründenden Anmeldung aufhebt

(vgl. Ben-

kard/Ullmann/Grabinski aaO Art. 88 Rdn. 10 m.w.N.), wird das Prioritätsrecht

der Nachanmeldung davon berührt, dass ihr Gegenstand erst nach Patentertei-

lung infolge nachträglicher Beschränkung deckungsgleich mit der prioritätsbe-

gründenden Anmeldung wird (vgl. Sen.Urt. v. 14.10.2004 - X ZR 4/00, GRUR

2004, 133 - elektronische Funktionseinheit). Entscheidend ist, dass der be-

schränkte Gegenstand in der Nachanmeldung enthalten war und insoweit mit

der ersten Anmeldung übereinstimmt. Dabei muss der Gegenstand der bean-

spruchten Erfindung der früheren Anmeldung in ihrer Gesamtheit unmittelbar

und eindeutig entnommen werden können. Für die Beurteilung der identischen

Offenbarung gelten die Prinzipien der Neuheitsprüfung (vgl. BGHZ 148, 383

- Luftverteiler; Senat GRUR 2003, 133 - elektronische Funktionseinheit, jew.

mwN). Aus diesem engen Verständnis des Begriffs "derselben Erfindung" folgt

indes nicht, dass die Identität bei jeder äußerlichen Inkongruenz von Text oder

Zeichnung der prioritätsbegründenden und -beanspruchenden Anmeldung ent-

fällt. Wenn beide nur deshalb nicht deckungsgleich sind, weil in Letzterer er-

kennbar lediglich sprachliche oder zeichnerische Unvollkommenheiten der Ers-

teren behoben worden sind, ohne dass unterschiedliche Erfindungsgegenstän-

de oder Erweiterungen vorliegen, ist die erforderliche unmittelbare und eindeu-

tige Übereinstimmung gewahrt.

b) Die Gegenstände der belgischen Anmeldung und des Streitpatents in

der verteidigten Fassung sind identisch in diesem Sinne.

aa) Ohne Erfolg macht die Klägerin geltend, die Voranmeldung beziehe

sich allein auf eine Glättvorrichtung (Polierteil), während es sich beim Streitpa-

tent um eine Maschine mit drei Werkzeugen zum Verteilen, Abstreichen und

Polieren des Betons handele. Dafür, ob die für das Prioritätsrecht erforderliche

Übereinstimmung der nachträglich beanspruchten Merkmalskombination mit

der Voranmeldung besteht, sind Bedeutung und Tragweise der Ersteren durch

Auslegung der Patentansprüche zu ermitteln (BGHZ 150, 149 - Schneid-

messer I). Mit Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung wird kein Schutz

für Betonstraßenfertiger beansprucht, soweit sie (lediglich) mit Vorrichtungen

zum Verteilen und Abstreichen von Beton ausgestattet sind. Patentschutz wird

vielmehr allein für die zusätzliche Ausstattung dieser Maschinen mit Vorrichtun-

gen gemäß den Merkmalen 4 bis 7 der obigen Merkmalsgliederung begehrt.

Nicht anders verhält es sich bei der belgischen Patentanmeldung. Auch

wenn sie sich

ihrem Wortlaut nach auf "Verbesserungen an Beton-

Nivelliermaschinen" bezieht, ergibt die Auslegung der Beschreibung, dass dort

weder abstrakt eine isolierte Glättvorrichtung offenbart ist noch erfindungsge-

mäß der Betonstraßenfertiger nicht mit den - üblichen - Arbeitsmitteln zum Ver-

teilen und Abstreichen des Betons ausgestattet sein soll. Wie beim Streitpatent

bezieht sich die Voranmeldung auf eine an einem solchen Betonstraßenfertiger

zusätzlich angebrachte Vorrichtung (S. 1 unten: "De huidige uitvinding heeft dan

ook betrekking op verbeteringen aan betonnivelleermachines, m.a.w. op midde-

len die, nadat het beton gestort en afgestrekken is, dit beton zeer effen kunnen

polijsten zodanig dat een zeer mooi gelijkmatig opperflak wordt bekomen").

bb) Unschädlich für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts ist, dass

der mit dem Polierteil (57) versehene Wagen (45) nach dem Wortlaut des ver-

teidigten Patentanspruchs 1, anders als in der Voranmeldung, nicht ausdrück-

lich der hinteren Schienenführung zugeordnet ist. Nach dem Gesamtinhalt der

Patentschrift bezieht sich die offenbarte Erfindung aus der Sicht des Fach-

manns allein auf die Anbringung des Wagens an der hinteren Führung. Der Ar-

beitsgang des Polierens bzw. Glättens der Betonoberfläche ist der letzte Ar-

beitsgang, der von Gleitschalungsfertigern nach dem Verteilen, Abstreichen und

Rütteln des Betons durchgeführt wird. Wäre das Polierteil gleichwohl an der

vorderen Schienenführung angebracht, hieße dies, dass die Arbeitsmittel für die

Verteilung, das Abstreichen und das Rütteln des Betons davor angebracht wer-

den müssten, was mit einem technisch sinnlosen konstruktiven Aufwand ver-

bunden wäre und aus der Sicht des Fachmanns deshalb auszuschließen ist.

Denkbar wäre daneben nur noch die Anbringung unter der Maschine. Das aber

zwänge, wie der Sachverständige erläutert hat, wegen des vertikalen Platzbe-

darfs der Glättvorrichtung dazu, den Unterbau proportional anzuheben, was aus

fachmännischer Sicht technisch ebenfalls als so unvorteilhaft erscheint, dass es

nicht ernsthaft in Erwägung gezogen wird. Dementsprechend erläutert die Be-

schreibung die Figur 4 der Zeichnung im Übrigen auch als die schematische

Darstellung einer Betonplaniermaschine, die "hinten" mit einer Poliervorrichtung

versehen ist (vgl. Sp. 4 Ziff. 14 ff.).

cc) Dass die Erläuterung "…so dass der Wagen (45) eine kontinuierliche

Bewegung über die gesamte Länge der Schienenkonstruktion (36) vollziehen

kann, ohne dass der Übergang oder Übergänge zwischen den verschiedenen

Teilen der teleskopischen Führung (26, 27) ein Hindernis darstellen", in der

Voranmeldung fehlt, steht der Annahme der erforderlichen Übereinstimmung

zwischen ihr und dem Streitpatent in der verteidigten Fassung ebenfalls nicht

entgegen.

Trotz dieser Abweichung im Wortlaut liegt weder ein Aliud noch sonst ei-

ne die Inanspruchnahme der Priorität hindernde Abweichung vor. Aus der Sicht

des durchschnittlich befähigten und bewanderten Fachmanns, bei dem es sich

um einen Fachhochschul- bzw. Hochschulabsolventen der Fachrichtung Ma-

schinenbau mit mehrjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Konstruktion

von Straßenbaumaschinen und Zusatzkenntnissen im Straßenbau handelt, ist

der belgischen Anmeldung auch ohne den in den verteidigten Hauptanspruch

aufgenommenen Zusatz zu entnehmen, dass es um die Erzielung einer er-

schütterungsfreien Vertikalbewegung des Wagens über die gesamte jeweilige

Länge der Schienenkonstruktion hinweg unabhängig davon geht, ob deren

Elemente (Bezugszeichen 9, 13 und 10, 11 der belgischen Anmeldung) ausei-

nandergezogen sind oder nicht. Das steht nach der Erörterung mit dem Sach-

verständigen in der mündlichen Verhandlung zur Überzeugung des Senats fest.

Die Erfindung betrifft einen jedem Fachmann bewussten, neuralgischen Punkt

der Herstellung von Betonfahrdecken, nämlich die Gefahr, dass nach dem Fer-

tigungsprozess Unebenheiten im Belag zurückbleiben, was aufwendige Ge-

währleistungsarbeiten nach sich ziehen kann. Der Anmeldung ist ohne Weiteres

zu entnehmen, dass sie auf die Herstellung einer möglichst gleichmäßigen

Fahrbahnoberfläche ("een zeer mooi gelijkmatig oppervlak", Beschreibung S. 1

unten) zielt. Die technische Wirkungsweise der vorgeschlagenen Lösung ist für

den Fachmann, wie der Sachverständige erläutert hat, anhand der Figuren 4

und 5 der Zeichnung nachzuvollziehen. Dem vertikalen Schnitt durch eines der

Laufräder auf Höhe der Achse in Figur 4 ist zu entnehmen, dass die den beiden

Rippen der Schienenkonstruktionsteile jeweils zugeordneten Spurrillen der

Laufräder nicht unterschiedlich tief sind. Daraus ergibt sich, dass die Rippen

beider Teile zwangsläufig auf gleichem Niveau verlaufen müssen. Die Figuren

1, 2 und insbesondere 3, die nach Ansicht der Klägerin gerade nicht auf ein

gleiches Niveau der Führungsrippen beider Schienenkonstruktionsteile, sondern

im Gegenteil auf Höhenunterschiede hindeuten, sind demgegenüber unter ei-

nem ganz anderen Blickwinkel zu betrachten. Sie geben dem Fachmann einen

perspektivischen Überblick über die gesamte vorgesehene Anordnung; diese

Figuren dienen aber nicht dazu, Aufschluss über die Wirkungsweise einzelner

Elemente der Erfindung zu geben. Der in den verteidigten Anspruch 1 aufge-

nommene Zusatz stellt deshalb kein neues, prioritätsschädliches Merkmal dar,

sondern beschreibt nur eine aus der Sicht des Fachmanns auch mit der Vor-

anmeldung angestrebte Wirkung.

dd) Die von der Klägerin in der Voranmeldung vermisste Offenbarung ei-

nes teleskopisch veränderbaren Maschinenrahmens, der teleskopischen Ver-

änderung der Werkzeugbreite bei unveränderter Spur- und/oder Rahmenbreite

oder der automatischen Kopplung von teleskopisch modifizierbarer Werkzeug-

und Rahmenbreite sowie einer teleskopisch veränderbaren Führung des Werk-

zeugs, die nicht an den Stützen der Fortbewegungsvorrichtungen befestigt ist,

betrifft entgegen der Ansicht der Klägerin nicht den Gegenstand von An-

spruch 1 in der verteidigten Fassung. Patentanspruch 1 schreibt nach dieser

Fassung lediglich vor, dass die Maschine in der Breite einstellbar ist. Die ver-

schiedenen Möglichkeiten zur Verbreiterung der Straßenbaumaschine und ihrer

sonstigen Arbeitsmittel sind nicht Gegenstand des Patentanspruchs; auf ihre

Ursprungsoffenbarung kommt es daher nicht an. Technisch identisch sind im

Übrigen die in der Voranmeldung bezeichneten "Stützen der Fortbewegungs-

vorrichtungen der Maschine" mit den Säulen, unter denen "die Raupen der

Fortbewegungsmittel angebracht sind", wobei die Raupen selbst die Fortbewe-

gungsmittel sind.

III. Der Senat vermag nicht die Überzeugung zu gewinnen, dass sich der

Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 für einen Fachmann in nahe-

liegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben hat.

1. Die US-Patentschrift 3 970 405 gab dem Fachmann keine Anregung

für die Ausgestaltung der Erfindung nach dem verteidigten Patentanspruch 1.

Dessen Merkmal, die ausziehbaren Stützen, an denen die Fortbewegungsmittel

der Maschine aufgehängt sind und mit denen ihre Breite variiert werden kann,

zugleich als Aufhängung für den mit dem Polierteil versehenen Wagen zu nut-

zen, so dass dieser stets über die aktuell gefahrene Arbeitsbreite bewegt wer-

den kann, ist in der US-Patentschrift unabhängig davon nicht angelegt, dass sie

kein Polierteil betrifft, sondern eine im vorderen Bereich der Maschine vorgese-

hene Montageeinheit zum Verteilen des Betons (Bezugszeichen 550). Die aus-

ziehbaren Strebenelemente (48, 52) ermöglichen allein eine Verbreiterung der

Fahrspur (Fig. 3). Die Verteilerschaufel ist aber nicht an diesen Elementen,

sondern an der Unterbaueinheit aufgehängt, die ihrerseits aus zwei miteinander

verschraubten Hälften besteht (Fig. 22, 23, 25). Soll der Unterbau entsprechend

der Spurweite der Maschine verbreitert werden, müssen grundsätzlich zunächst

die (Schraub-)Verbindungen ihrer beiden Hälften gelöst und der entstehende

Zwischenraum durch einzusetzende Teile überbrückt werden.

Soweit in Unteranspruch 38 eine seitlich erweiterbare Führung für das

Schaufelelement gelehrt wird ("…a laterally expandable track assembly…"),

mag dies den Fachmann dazu anregen, die entstehende Lücke durch ineinan-

der verschiebbare Führungsteile zu schließen. Damit wäre aber das eigentliche

technische Problem nicht gelöst, eine Konstruktion zu schaffen, die es ermög-

licht, das Polierteil trotz des Absatzes am Übergang der beiden teleskopierba-

ren Führungselemente erschütterungsfrei und ebenmäßig über die gesamte

jeweilige Arbeitsbreite

fahren zu

lassen. Dafür

jedenfalls gab die US-

Patentschrift keine Anregung.

2. Das belgische Patent 882 845 und das die Priorität seiner Anmeldung

in Anspruch nehmende US-Patent 4 392 574 führen ebenfalls nicht zur patent-

gemäßen Lösung.

a) Der Fachmann zieht diese Schriften, wie der Sachverständige bestä-

tigt hat, nicht heran, weil Turmdrehkräne einer gänzlich anderen Sparte des

Baumaschinenbereichs zuzuordnen sind und anderen Anforderungen unterlie-

gen, als Betonstraßenfertiger. Die Domäne der Turmdrehkräne ist nicht der

Straßen-, sondern naturgemäß der Hochbau, wo sie als Hebemaschinen große

Lasten (Baustoffe und -materialien) unter Einwirkung entsprechender Zugkräfte

in kontrolliert langsamem Bewegungsablauf umsetzen. Anregungen für die Lö-

sung seiner konstruktiven Probleme erwartet der Fachmann aus der Krantech-

nik deshalb nicht. Der spartenübergreifenden Zusammenschau des beiderseiti-

gen Know-hows in den Konstruktions- und Entwicklungsabteilungen der Stra-

ßenbaumaschinen-Anbieter steht dabei außerdem deren vom Sachverständi-

gen bestätigte ausgeprägte Spezialisierung entgegen.

b) Den verschiedenen Grundanforderungen der Maschinen entsprechen

daher auch deutlich divergierende technische Umsetzungen der konkreten Lö-

sung. Bei Teleskopauslegern gemäß dem belgischen Patent wird zum Lasten-

transport eine Laufkatze verwendet, die sich horizontal mit Rädern auf aus Pro-

filleisten flach geformten Rollbahnen abstützt, um das Transportgut mit mög-

lichst kleinen Pendelbewegungen unter Zug am Kranseil zu bewegen. Beim

Streitpatent geht es demgegenüber um die fortwährende mechanische Hin- und

Herbewegung eines Arbeitsgeräts, das an einem vertikal geführten Wagen an-

gebracht ist, welcher mit Hilfe von mit Nuten versehenen Zwillingsrollen (Lauf-

rädern) auf korrespondierend ausgeformten Rippen der Führungsteile läuft und

dazu dient, den verteilten Beton mit behutsamem Andruck zu glätten. Gerade

die Druckeinstellung ist, wie der Sachverständige erläutert hat, besonders hei-

kel, weil schon geringfügig zu hoher Anpressdruck im frischen Beton Spuren

des Polierteils hinterlassen würde.

Zwar wirken bei beiden Lösungen Doppelrollen in der Weise mit an te-

leskopierbaren Elementen vorgesehenen Führungen (Rillen, Profile) zusam-

men, dass beide Rollen auf den Führungen beider Teile dieser Elemente laufen,

soweit sie ineinander geschoben sind und sich deshalb überlagern und dass

jeweils nur eine Rolle auf der Führung des teleskopierten Teils läuft, wenn sich

der Wagen/die Laufkatze in auseinandergezogenem Zustand der Elemente al-

lein auf diesem befindet. In Anbetracht der gattungsmäßigen Ferne von Beton-

straßenfertigern zu Turmdrehkränen und der unterschiedlichen Einsatzgebiete

sowie der beträchtlichen Abweichungen in der technischen Umsetzung kann die

im Streitpatent aufgefundene Lösung nicht als naheliegende Umsetzung eines

allgemein anwendbaren Konzepts angesehen werden.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 91, 92 Abs. 1 ZPO i.V. mit

§ 121 Abs. 2 PatG.

Melullis

Keukenschrijver

Meier-Beck

Asendorf

Gröning

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 11.05.2004 - 3 Ni 37/02 (EU) -