BGH Urteil vom 23.09.2008 – X ZR 135/04

Berichtigt durch Beschluss vom 4. November 2008 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 135/04

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: BGHZ

ja : nein

Verkündet am: 23. September 2008 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Multiplexsystem

PatG §§ 81 ff.; § 81 Abs. 1 Satz 2

a) Zur Frage, ob die Erklärung, dass das Streitpatent im Patentnichtigkeitsver- fahren eingeschränkt verteidigt werde, nur von dem materiell am Patent Be- rechtigten abgegeben werden kann.

b) Zur Behandlung einer unrichtigen Bezeichnung des Beklagten im Patent-

nichtigkeitsverfahren.

BGH, Urt. v. 23. September 2008 - X ZR 135/04 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 23. September 2008 durch die Richter Scharen, Keukenschrijver,

Prof. Dr. Meier-Beck, Asendorf und Gröning

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das durch Beschluss vom

7. September 2004 berichtigte Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitsse-

nats) des Bundespatentgerichts vom 30. Juni 2004 teilweise abge-

ändert und wie folgt neu gefasst:

Das europäische Patent 308 449 wird unter Abweisung der weiter-

gehenden Klage teilweise für nichtig erklärt, soweit es über folgen-

de Fassung seiner Patentansprüche hinausgeht:

1. Verfahren zum verbindungslosen Übertragen von Meldungen

(20) variabler Länge in einem Netzwerk mit einer Vielzahl von

Knoten (4) von einem Ausgangsknoten (42) mit einer Ausgangs-

adresse (SA) zu einem Bestimmungsknoten (46) mit einer Be-

stimmungsadresse (DA), mit den folgenden Verfahrensschritten:

Jede Meldung (20) variabler Länge wird in eine Vielzahl von

Schlitzen (32) fester Länge, alle Schlitze fester Länge mit glei-

cher Länge, unter Einschluss eines ersten Schlitzes, folgender

Schlitze und eines letzten Schlitzes segmentiert, wobei jeder der

Schlitze mit fester Länge ein Kopffeld (34, 36, 38) und ein Mel-

dungssegment (40) enthält;

die Schlitze fester Länge werden von dem Ausgangsknoten in

das Netzwerk übertragen;

und

das Wiederzusammensetzen der Schlitze fester Länge, die an

dem Bestimmungsknoten (46) empfangen werden, in die Mel-

dung variabler Länge wird auf der Basis der Information in dem

Kopffeld gesteuert;

dadurch gekennzeichnet, dass

ein eindeutig der von dem Ausgangsknoten zu übertragenden

Meldung variabler Länge zugeordneter Ausgangsidentifizie-

rungscode (SI) in einem Ausgangsidentifizierungsfeld (38) in dem

Kopffeld jedes der Schlitze (32) fester Länge vorgesehen wird;

dass die Bestimmungsadresse (DA) nur in dem Meldungsseg-

ment (40) des ersten Schlitzes fester Länge eingegeben wird und

dass der erste Schlitz neben der Bestimmungsadresse (DA) ei-

nen ersten Teil eines Informationsfeldes (28) der Meldung (20)

enthält;

dass das Wiederzusammensetzen der Schlitze fester Länge an

dem Bestimmungsknoten in Übereinstimmung mit dem Aus-

gangsidentifizierungscode (SI) der an dem Bestimmungsknoten

(46) empfangenen Schlitze (32) fester Länge gesteuert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, enthaltend den Verfahrensschritt,

ein Typenfeld (36) in dem Kopffeld jedes Schlitzes fester Länge

vorzusehen und in das Typenfeld einen ersten, zweiten oder drit-

ten Code einzucodieren, der einen Meldungsbeginn (BOM), eine

Meldungsfortführung (COM) bzw. ein Meldungsende (EOM) dar-

stellt, und wobei das Wiederzusammensetzen der empfangenen

Schlitze (32) fester Länge an dem Bestimmungsknoten (46) in

Übereinstimmung mit dem ersten, zweiten und dritten Code ge-

steuert wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die Meldung (20) va-

riabler Länge ein Bestimmungsadressfeld (22) enthält, das auf

eine Übereinstimmung mit einer dem Bestimmungsknoten zuge-

ordneten Adresse überprüft wird, und bei dem das Adressfeld

(22) in dem Meldungssegment (40) des ersten Schlitzes (32) fes-

ter Länge übertragen wird, der zum Übertragen der Meldung (20)

variabler Länge verwendet wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3, bei dem das Verfahren den Verfah-

rensschritt umfasst, Meldungssegmente (40), die einer einzelnen

Meldung (20) variabler Länge zugeordnet sind, in einem Puffer

(77) an dem Bestimmungsknoten zu speichern.

5. Verfahren nach Anspruch 4, bei dem, wenn der erste Code

(BOM) an dem Bestimmungsknoten festgestellt wird, der Aus-

gangsidentifizierungscode (SI) in einen Komparator (82) einge-

geben wird, und wenn ein zweiter einem anschließend empfan-

genen Schlitz zugeordneter Code (COM) festgestellt wird, des-

sen Ausgangsidentifizierer (SI) ebenfalls in dem Komparator zur

Überprüfung einer Übereinstimmung eingegeben wird, und dann,

wenn eine Übereinstimmung auftritt, das Meldungssegment (40)

des anschließend empfangenen Schlitzes fester Länge in dem

Puffer (77) gespeichert wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem bei Feststellen des dritten

Codes (EOM) die zusammengesetzte Meldung (20) variabler

Länge in dem Puffer (77) aus dem Puffer (77) ausgegeben wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, enthaltend den Verfahrensschritt,

dass mehrfache Komparatoren (82) und Puffer (77) an dem Be-

stimmungsknoten vorgesehen werden, zur Ermöglichung eines

gleichzeitigen Empfangs einer Vielzahl von Meldungen (20) vari-

abler Länge, die jeweils ihren eigenen Ausgangsidentifizierungs-

code (SI) aufweisen, wobei die Meldungssegmente (40) jeder

Meldung (20) variabler Länge in einem einzelnen Puffer (77) ge-

speichert werden.

8. Verfahren nach Anspruch 1, enthaltend den Verfahrensschritt,

dass zwei oder mehr Meldungen (20) variabler Länge gleichzeitig

von dem Ausgangsknoten (42) zu dem Bestimmungsknoten (46)

in dem Netzwerk übertragen werden.

Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin ein Viertel

und die Beklagte drei Viertel.

Von Rechts wegen

Die Beklagte war bei Klageerhebung Inhaberin des am 17. März 1988 un-

ter Inanspruchnahme der Priorität einer Patentanmeldung im Australischen

Bund vom 17. März 1987 im Weg der internationalen Anmeldung angemeldeten

europäischen Patents 308 449 (Streitpatents), dessen deutscher Teil in der

Folgezeit am 20. Mai 2003 auf die Q. GmbH

in M. umge-

schrieben wurde und das während des Berufungsverfahrens wegen Ablaufs der

Höchstschutzdauer erloschen ist. Das in der Verfahrenssprache Englisch veröf-

fentlichte Streitpatent betrifft die Nachrichtenübertragung in einem Multiplexsys-

tem und umfasst 29 Patentansprüche. Patentanspruch 1 hat folgenden Wort-

laut:

"1. A method of transmitting variable length messages (20) on a network having a plu-

rality of nodes (4) from a source node (42) having a source address (SA) to a desti-

nation node (46) having a destination address (DA), said method including the steps

of:

segmenting each variable length message (20) into a plurality of fixed length slots

(32) including a first slot, continuing slots, and a last slot, each of said fixed length

slots including a header field (34, 36, 38) and a message segment (40);

transmitting the fixed length slots from the source node to the network; and

controlling reassembly of fixed length slots received at the destination node (46) into

the variable length message on the basis of information in the header field;

characterised by:

a source identifier code (SI) uniquely associated with the variable length message to

be transmitted from the source node being provided in a source identifier field (38) in

the header field of each of said fixed length slots (32);

the destination address (DA) being entered only in the message segment (40) of the

first fixed length slot; and

said reassembly of fixed length slots at the destination node being controlled in ac-

cordance with the source identifier code (SI) of fixed length slots (32) received at the

destination node (46).”

In der deutschen Übersetzung der Patentschrift lautet dieser Patentan-

spruch:

"1. Verfahren zum Übertragen von Meldungen (20) variabler Länge in einem Netzwerk

mit einer Vielzahl von Knoten (4) von einem Ausgangsknoten (42) mit einer Aus-

gangsadresse (SA) zu einem Bestimmungsknoten (46) mit einer Bestimmungsad-

resse (DA), mit folgenden Verfahrensschritten:

Jede Meldung (20) variabler Länge wird in eine Vielzahl von Schlitzen (32) fester

Länge unter Einschluß eines ersten Schlitzes, folgender Schlitze und eines letzten

Schlitzes segmentiert, wobei jeder der Schlitze mit fester Länge ein Kopffeld (34, 36,

38) und ein Meldungssegment (40) enthält;

die Schlitze fester Länge werden von dem Ausgangsknoten in das Netzwerk über-

tragen und

das Wiederzusammensetzen der Schlitze fester Länge, die an dem Bestimmungs-

knoten (46) empfangen werden, in die Meldung variabler Länge wird auf der Basis

der Information in dem Kopffeld gesteuert;

dadurch gekennzeichnet, daß

ein eindeutig der von dem Ausgangsknoten zu übertragenden Meldung variabler

Länge zugeordneter Ausgangsidentifizierungscode (SI) in einem Ausgangsidentifi-

zierungsfeld (38) in dem Kopffeld jedes der Schlitze (32) fester Länge vorgesehen

wird;

daß die Bestimmungsadresse (DA) nur in dem Meldungssegment (40) des ersten

Schlitzes fester Länge eingegeben wird; und

daß das Wiederzusammensetzen der Schlitze fester Länge an dem Bestimmungs-

knoten in Übereinstimmung mit dem Ausgangsidentifizierungscode (SI) der an dem

Bestimmungsknoten (46) empfangenen Schlitze (32) fester Länge gesteuert wird."

Wegen der weiteren Patentansprüche in der Verfahrenssprache und in

deutscher Übersetzung wird auf die Patentschrift des Streitpatents verwiesen.

Die Klägerin, die von der Lizenznehmerin der Beklagten gemeinsam mit

einer weiteren Partei vor dem Landgericht München I wegen Patentverletzung

in Anspruch genommen worden ist, hat die Klage zunächst gegen die "Q.

Ltd." unter einer Anschrift in München gerichtet, die diejenige

der Lizenznehmerin ist, sich jedoch im Verlauf des erstinstanzlichen Verfahrens

darauf berufen, dass insoweit eine bloße Falschbezeichnung vorgelegen habe.

Sie hat im Wesentlichen geltend gemacht, dass der Gegenstand des Streitpa-

tents gegenüber dem Stand der Technik, wie ihn u.a. die Veröffentlichungen

von William Stallings, Local Networks, An Introduction, New York 1984 (Anla-

gen K3, K54, K59, K64), Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, Engle-

wood Cliffs 1981 (Anlagen K4, K20), Ken-ichi Yukimatsu, Naoya Watanabe und

Takashi Honda, Multicast Communication Facilities in a High Speed Packet

Switching Network, in P. Kühn (Hrsg.), New Communication Services: A Chal-

lenge to Computer Technology, ICCC 1986, S. 276 - 281 (Anlage K28), Steven

Temple, The design of a Ring Communication Network, Diss. Cambridge 1984

(Anlage K35) und die US-Patentschrift 4 493 021 (Agrawal u.a.; Anlage K29)

bildeten, nicht schutzfähig sei. Wegen zweier weiterer, nunmehr nicht mehr im

Streit stehender Patentansprüche hat sie die Nichtigkeitsgründe der mangelhaf-

ten ausführbaren Offenbarung und der Erweiterung gegenüber dem Inhalt der

europäischen Patentanmeldung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2, 3) geltend gemacht.

Sie hat beantragt, das Streitpatent in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte hat sich zunächst gegen die Zulässigkeit der Klage gewandt

und im Übrigen beantragt, diese abzuweisen. Hilfsweise hat sie das Streitpatent

in eingeschränkten Fassungen nach zwei Hilfsanträgen in deutscher Sprache

verteidigt. Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent in vollem Umfang für

nichtig erklärt.

Mit ihrer Berufung vertieft die Beklagte ihren Vortrag zur Zulässigkeit der

Klage und stellt die mangelnde Patentfähigkeit des Streitpatents in Abrede. Sie

hat zuletzt den Antrag gestellt, das erstinstanzliche Urteil aufzuheben und die

Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass nur noch die aus der Entscheidungs-

formel ersichtlichen Patentansprüche 1 bis 8 verteidigt werden. Die Klägerin

verteidigt das angefochtene Urteil.

Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr. B. P.

ein schriftliches Gutachten erstellt, das er in der mündlichen

Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Die Beklagte hat gutachterliche Stel-

lungnahmen von Prof. H. J. C. und Dr. J. F. M. vorge-

legt.

I. Das Patentgericht hat zu Recht die geltend gemachten Nichtigkeitsgrün-

de sachlich geprüft, denn die Klägerin hat nicht eine "falsche", d.h. nicht passiv-

legitimierte Partei, sondern die bei Klageerhebung im deutschen Patentregister

eingetragene damalige Patentinhaberin, gegen die die Nichtigkeitsklage nach

§ 81 Abs. 1 Satz 2 PatG zu richten war, allerdings unter einer unvollständigen

Firmenbezeichnung und unter einer nicht zutreffenden Anschrift, verklagt. Bei-

des erweist sich vorliegend, wie dies schon das Bundespatentgericht zu Recht

angenommen hat, als unschädlich:

1. Bei der Auslegung der Parteibezeichnung ist der gesamte Inhalt der

Klageschrift einschließlich Anlagen zu berücksichtigen. Wird daraus unzweifel-

haft deutlich, welche Partei wirklich gemeint ist, so stände der entsprechenden

Auslegung nicht einmal entgegen, dass der Kläger irrtümlich die Bezeichnung

einer tatsächlich existierenden, am materiellen Rechtsverhältnis nicht beteilig-

ten Person gewählt hat (Sen.Urt. v. 27.11.2007 - X ZR 144/06, NJW-RR 2008,

582 = MDR 2008, 524).

Der Senat hat in dieser Entscheidung ausgeführt, dass eine Parteibe-

zeichnung nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung als Teil einer Prozess-

handlung grundsätzlich der Auslegung zugänglich ist. Dabei ist maßgebend,

wie die Bezeichnung bei objektiver Deutung aus der Sicht der Empfänger (Ge-

richt und Gegenpartei) zu verstehen ist. Es kommt darauf an, welcher Sinn der

von der klagenden Partei in der Klageschrift gewählten Bezeichnung bei objek-

tiver Würdigung des Erklärungsinhalts beizulegen ist (so auch BGHZ 4, 328,

334; BGH, Urt. v. 26.2.1987 - VII ZR 58/86, NJW 1987, 1946 m.w.N.). Bei ob-

jektiv unrichtiger oder auch mehrdeutiger Bezeichnung ist grundsätzlich diejeni-

ge Person als Partei anzusehen, die erkennbar durch die Parteibezeichnung

betroffen werden soll (BGH NJW 1987, 1946 aaO; Sen.Beschl. v. 28.3.1995

- X ARZ 255/95, NJW-RR 1995, 764 m.w.N.). Bei der Auslegung der Parteibe-

zeichnung sind nicht nur die im Rubrum der Klageschrift enthaltenen Angaben,

sondern auch der gesamte Inhalt der Klageschrift einschließlich etwaiger beige-

fügter Anlagen zu berücksichtigen (so ausdrücklich BAG, Urt. v. 12.2.2004

- 2 AZR 136/03, AP Nr. 50 zu § 4 KSchG 1969). Dabei gilt der Grundsatz, dass

die Klageerhebung gegen die in Wahrheit gemeinte Partei nicht an deren feh-

lerhafter Bezeichnung scheitern darf, wenn der Mangel in Anbetracht der jewei-

ligen Umstände letztlich keine vernünftigen Zweifel an dem wirklich Gewollten

aufkommen lässt, solange nur aus dem Inhalt der Klageschrift und etwaigen

Anlagen unzweifelhaft deutlich wird, welche Partei tatsächlich gemeint ist (so

BAG aaO). Von der fehlerhaften Parteibezeichnung zu unterscheiden ist die

irrtümliche Benennung der falschen, am materiellen Rechtsverhältnis nicht be-

teiligten Person als Partei; diese wird Partei, weil es entscheidend auf den Wil-

len des Klägers so, wie er objektiv geäußert wird, ankommt (so BGHZ 4, 328,

334). An diesen Grundsätzen, die auch im Patentnichtigkeitsverfahren anzu-

wenden sind, hält der Senat fest. Ihre Anwendung ergibt im vorliegenden Fall,

dass sich die Klage von Anfang an gegen die bei Klageerhebung als Patentin-

haberin

im Register eingetragene Q. Pty. Ltd. gerichtet

hat.

2. Demnach bezeichnete die Angabe in der Klageschrift keine unter der

dort genannten Bezeichnung und mit dem genannten Sitz tatsächlich existie-

rende Partei, denn eine Q. Ltd. mit Sitz

in M. gab

und gibt es nicht. Aus der Anlage K1 zur Klageschrift ergab sich aber mit hinrei-

chender Deutlichkeit, dass sich die Nichtigkeitsklage gegen die Patentinhaberin

des Streitpatents, die sich in einer Presseerklärung selbst (weitgehend entspre-

chend ihrer ursprünglichen Bezeichnung) verkürzt als Q. Ltd. bezeichnet

hatte, richten sollte, und nicht gegen das als Lizenznehmerin bezeichnete Toch-

terunternehmen ("wholly-owned subsidiary") Q. GmbH, dessen Sitz

sich bei Klageerhebung in M. befand und das das Streitpatent erst zu

einem späteren Zeitpunkt erworben hat. Aus Seite 3 der Klageschrift ergab sich

mit hinreichender Deutlichkeit, dass eine "australische Gesellschaft mbH" als

Inhaberin des Streitpatents verklagt werden sollte; der Firmenbestandteil in der

Firma der Beklagten "Pty." (Proprietary limited company) entspricht dabei im

Wesentlichen der Rechtsform der deutschen Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung. Dass die Klägerin nicht die korrekte und vollständige Firmenbezeichnung

der Beklagten verwendet, sondern den Firmenbestandteil "Pty." weggelassen

hat, ist zudem schon deshalb unschädlich, weil die Beklagte selbst öffentlich

unter Weglassung dieses Zusatzes aufgetreten ist (vgl. die von der Beklagten

herrührende Anlage K1 zur Klage). Die Klageschrift unterscheidet zudem deut-

lich zwischen der Patentinhaberin, gegen die die Nichtigkeitsklage gerichtet

sein sollte, und deren Lizenznehmerin, deren Klage gegen die Nichtigkeitsklä-

gerin und eine weitere Partei, die S. AG, Anlass für die Nichtigkeitsklage

war.

3. Da sich die Klage somit von Anfang an gegen die tatsächlich als Paten-

tinhaberin passivlegitimierte Partei gerichtet hat, kommt es auf die von den Be-

klagtenvertretern vorgebrachte (und nach Aktenlage zutreffende) Erwägung,

dass die Q. Pty. Ltd.

im Zeitpunkt der Richtigstellung der

Parteibezeichnung im Schriftsatz der Klägerin vom 3. Juli 2004 nicht mehr als

Patentinhaberin im maßgeblichen Register des Deutschen Patent- und Marken-

amts eingetragen war, nicht an. Die mit der Klageerhebung begründete Beklag-

tenstellung der Q. Pty. Ltd. blieb vielmehr

trotz der Um-

schreibung erhalten (vgl. BGHZ 117, 144, 146 - Tauchcomputer).

II. Die Berufung der Beklagten hat Erfolg, soweit die Beklagte das Streit-

patent weiterhin zulässigerweise eingeschränkt verteidigt.

1. Der Wirksamkeit der eingeschränkten Verteidigung steht nicht entge-

gen, dass die Beklagte zwar weiterhin prozessführungsbefugt ist, aber nicht

festgestellt werden kann, dass sie auch sachbefugt und damit zu Verfügungen

über das Patent berechtigt ist. An der Befugnis des zwar prozessual legitimier-

ten, aber nicht materiell berechtigten Beklagten, im Patentnichtigkeitsverfahren

durch beschränkte Verteidigung zu verfügen, sind Zweifel geäußert worden

(Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 3. Aufl. 2008 Rdn. 160). Es kann

indessen offen bleiben, ob insoweit die Rechtslage nicht anders zu beurteilen

als beim (Teil-)Verzicht auf das Patent, der für seine Wirksamkeit als Verfügung

über das Patent voraussetzt, dass der Verfügende sachbefugt ist (vgl. Schwen-

dy in Busse, PatG, 6. Aufl. 2003 Rdn. 15 zu § 20; Schulte, PatG, 7. Aufl. 2005

Rdn. 12 zu § 20; Kraßer, Patentrecht, 5. Aufl. 2004, S. 593; so schon RG, Urt.

v. 8.10.1930 - I 88/30, MuW XXXI, 34, 35). Im vorliegenden Fall könnte die

Sachbefugnis allenfalls auf die nunmehr im Register eingetragene Q.

GmbH übergegangen sein, für die die Prozessbevollmächtigten der Beklag-

ten nach ihrem eigenen Vortrag, an dessen Richtigkeit zu zweifeln kein Anlass

besteht, ebenfalls erklärungsbefugt waren. Eine entsprechende Einverständnis-

erklärung wurde abgegeben. Dabei ist es jedenfalls nicht erforderlich, dass der

materiell Berechtigte dem Verfahren beitritt (a.A. Keukenschrijver aaO); der Se-

natsbeschluss BGHZ 172, 98, 106 ff. - Patentinhaberwechsel im Einspruchsver-

fahren steht dem schon deshalb nicht entgegen, weil dort nicht ausgesagt ist,

dass der materiell Berechtigte nur im Weg des Beitritts seine Rechte geltend

machen kann. Auf den Beitritt kann es zudem schon deshalb nicht ankommen,

weil nur die materiellrechtliche Wirksamkeit der Verfügung, nicht aber auch de-

ren prozessuale Wirksamkeit zweifelhaft sein kann.

2. Die eingeschränkte Verteidigung hält sich auch im Rahmen der ur-

sprünglichen Offenbarung in der europäischen Patentanmeldung und des erteil-

ten Patents. Insbesondere ergibt sich das in Patentanspruch 1 eingefügte

Merkmal, dass der erste Schlitz neben der Bestimmungsadresse (DA) einen

ersten Teil eines Informationsfeldes (28) der Meldung (20) enthält, mit hinrei-

chender Deutlichkeit aus Figur 1 der ursprünglich eingereichten und in der Pa-

tentschrift enthaltenen Zeichnungen. Die Änderungen führen nicht zu formalen

Beanstandungen. Namentlich kann das Patent mit Patentansprüchen in deut-

scher Sprache verteidigt werden (st. Rspr.; u.a. BGHZ 118, 221 - Linsenschleif-

maschine; BGHZ 147, 306, 314 - Taxol), wenn es auch häufig zweckmäßiger

sein wird, das Patent mit Patentansprüchen in der Verfahrenssprache zu vertei-

digen, um Zweifel an der vollständigen inhaltlichen Übereinstimmung der

Sprachfassungen auszuschließen.

III. 1. Soweit das Streitpatent über die Fassung hinausgeht, in der es in

zulässiger Weise beschränkt verteidigt wird, ist es ohne Weiteres für nichtig zu

erklären. Dies betrifft insbesondere die Vorrichtungsansprüche 10 und 23 mit

den auf diese rückbezogenen Unteransprüchen, daneben auch sämtliche Ver-

fahren zum verbindungsorientierten Übertragen von Meldungen.

2. Soweit das Streitpatent noch verteidigt wird, hat sich der Senat nicht

davon überzeugen können, dass der Gegenstand des Streitpatents gegenüber

dem Stand der Technik nicht schutzfähig und das Streitpatent deshalb auf die

auf den Nichtigkeitsgrund mangelnder Schutzfähigkeit gestützte Klage (Art. II

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG; Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 52, 54, 56 EPÜ) ins-

gesamt für nichtig zu erklären ist.

a. Das Streitpatent betrifft in seiner verteidigten Fassung die Übertragung

von Meldungen in einem Multiplexsystem und lehrt hierzu Verfahren für die

Übertragung von Meldungen willkürlicher, jedoch begrenzter Länge in (ur-

sprünglich) verbindungslosen Übertragungssystemen, wobei das Verfahren für

die wirksame Unterstützung jedweder Adressierungsart selbst in einem System

mit kurzen, als Schlitze (slots) bezeichneten Zeitscheiben sorgt. Bei der Daten-

kommunikation in Multiplexsystemen können Daten in Einheiten, sog. Paketen,

ausgetauscht werden, die aus einem Kopffeld (header field), das die Steuerung

und vielfach auch das Adressieren der Einheit übernimmt, und der tatsächlichen

Information bestehen. In neuen Entwürfen werden hierzu nach den Angaben im

Streitpatent nur kleine Schlitze mit fester Länge (fixed length slots) geschaltet.

Dies ist dahin zu verstehen, dass die Schlitze auch untereinander gleiche Län-

ge haben können und vielfach auch haben sollen; dies wird in der Regel auch

dann der Fall sein, wenn lediglich eine maximale Länge angegeben wird, weil

das rationelle Ausnützen der Übertragungskapazitäten in aller Regel dahin füh-

ren wird, die maximale Länge jeweils auszunützen; dass sich dabei je nach der

Länge der Meldung bei der Übertragung des letzten Schlitzes Schwierigkeiten

ergeben können, diese Länge zu erreichen, wird auch durch die Lehre des

Streitpatents nicht vermieden. Wenn die schnelle Paketvermittlung eine Kom-

munikation variabler Länge tragen solle, müsse, so das Streitpatent, die ur-

sprüngliche Meldung segmentiert und an der Bestimmungsstelle wieder zu-

sammengesetzt werden. Bei der Segmentierung müsse die Meldung lediglich in

Einheiten einer Größe aufgeteilt werden, die gleich oder kleiner der Schlitzgrö-

ße sei. Bei der Übertragung müssten aber von der Bestimmungsstelle alle

Segmente der Meldung empfangen und zugeordnet werden. Deshalb sei eine

logische Zuordnung zwischen allen Schlitzen der einzelnen Meldung erforder-

lich.

b. Durch das Streitpatent sollen der Aufwand für Adressierung und Steue-

rung der Datenpakete gering gehalten und eine einfache Wiederzusammenset-

zung der Meldungen an der Bestimmungsadresse ermöglicht werden.

c. Hierzu lehrt das Streitpatent in seinem Patentanspruch 1 mit den Einfü-

gungen, die die verteidigte Fassung vorsieht,

1. 1.1 1.2 1.3 1.4

ein Verfahren zum verbindungslosen Übertragen von Meldungen variabler Länge in einem Netzwerk mit einer Vielzahl von Knoten von einem Ausgangsknoten mit einer Ausgangsadresse zu einem Bestimmungsknoten mit einer Bestimmungsadresse (destination address)

Jede Meldung variabler Länge wird segmentiert in eine Vielzahl von Schlitzen (slots) die Schlitze sind von fester und gleicher Länge sind ein erster, folgende und ein letzter Schlitz,

mit folgenden Verfahressschritten: 2. 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 enthalten jeweils 2.2.3.1 ein Kopffeld (header field) 2.2.3.2 und ein Meldungssegment (message segment), 2.2.4 der erste Schlitz enthält neben der Bestimmungsadresse einen

3.

3.1

3.2 4.

ersten Teil eines Informationsfelds der Meldung, im Kopffeld jedes Schlitzes ist ein Ausgangsidentifizierungsfeld (source identifier field) vorgesehen, in das ein Ausgangsidentifizierungscode (source identifier code) eingetragen wird, der eindeutig der Meldung zugeordnet (uniquely associated) ist, die Bestimmungsadresse wird nur im Meldungssegment des ers- ten Schlitzes eingegeben, die Schlitze werden von dem Ausgangsknoten in das Netzwerk übertragen, am Bestimmungsknoten empfangen und wieder zusammengesetzt zu der Meldung,

5. 5.1 5.2 5.3 5.3.1 wobei die Steuerung hierzu erfolgt 5.3.1.1 auf der Basis der Information in dem Kopffeld und 5.3.1.2 in Übereinstimmung mit dem Ausgangsidentifizierungscode.

d. Unter Schlitzen (slots) sind dabei Dateneinheiten zu verstehen. Die Pa-

ketvermittlung stellt sicher, dass die Übertragungsleitung durch einen Benutzer

nicht für mehr als einige hundertstel Sekunden blockiert wird (Tanenbaum, un-

ten III. 3. a, Anlage K4, S. 116, Textblock Z. 8 - 10).

Die nunmehr nur noch beanspruchte verbindungslose Übertragung erfasst

alle Übertragungen, bei denen - unabhängig vom Verbindungsweg - zwischen

Senderknoten und Empfängerknoten eine wie auch immer geartete und auch

rein logische Verknüpfung hergestellt wird.

Das Informationsfeld der Meldung (Merkmal 2.2.4) versteht der Senat in

Übereinstimmung mit dem gerichtlichen Sachverständigen dahin, dass dieses

die zu übertragenden Daten enthält. Das Meldungssegment umfasst demge-

genüber einen Teil dieses Informationsfelds, beim ersten Schlitz zusätzlich die

Bestimmungsadresse und gegebenenfalls bestimmte weitere Felder (vgl. Fig. 1,

Bezugszeichen 24 und 26), aber nicht den Ausgangsidentifizierungscode (SI)

(vgl. Fig. 1); diese Information wird im Kopffeld transportiert (Merkmale 2.2.3.1

und 3). Die Anzeige, ob es sich um den ersten, einen folgenden oder den letz-

ten Schlitz handelt, kann ebenfalls im Kopffeld übermittelt werden, Patentan-

spruch 1 trifft dafür aber keine Festlegung.

Wie der Ausgangsidentifizierungscode eindeutig der Meldung zugeordnet

wird, überlässt die Patentschrift des Streitpatents dem Können des nacharbei-

tenden Fachmanns.

3. Patentanspruch 1 in seiner verteidigten Fassung ist neu (Art. 54 EPÜ).

Das Ergebnis von Verhandlung und Beweisaufnahme lässt auch nicht die Wer-

tung zu, dass sich sein Gegenstand für den Fachmann, einen Hochschulingeni-

eur der Fachrichtung Nachrichtentechnik mit mehrjähriger Erfahrung auf dem

Gebiet der Nachrichtenübertragung in Multiplexsystemen, in naheliegender

Weise aus dem Stand der Technik ergeben hätte (Art. 56 EPÜ).

Sowohl das Buch von Tanenbaum (Anlagen K4, K20) als auch die Disser-

tation von Temple (Anlage K35), der Aufsatz von Yukimatsu (Anlage K28) und

das Patent von Agrawal (Anlage K29) beschreiben verbindungsorientierte Über-

tragungen. Das Buch von Stallings liegt von der nunmehr noch schutzbean-

spruchenden Lehre noch weiter ab und hat in der mündlichen Verhandlung kei-

ne Rolle mehr gespielt.

a. Das 1981 erschienene Buch "Computer Networks" von Andrew S.

Tanenbaum (jeweils Auszüge in Anlagen K4, K20 sowie die in der Berufungs-

verhandlung einzeln überreichten Seiten 194/195) beschreibt das X.25-Proto-

koll, das zwischen 1976 und 1984 als Telekommunikationsstandard entwickelt

worden ist. Das dort beschriebene Verfahren offenbart, dass die virtuelle Ka-

nalnummer (virtual circuit number), die dem Wiederzusammensetzen der Mel-

dung dient und dem Ausgangsidentifizierungscode (SI) entsprechen mag, zwi-

schen der Sendestelle und der Empfangsstelle ausgehandelt wird. Der erste

Schlitz, der auch als Vorschlitz angesprochen werden kann, dient dem Verbin-

dungsaufbau, nämlich der Anfrage, ob der Anruf angenommen wird (call

request und call accepted; vgl. Fig. 5-26 (a)). Dieser Verbindungsaufbau entfällt

bei der verbindungslosen Übertragung. In dem ersten Schlitz wird nach dem

X.25-Protokoll kein Teil des Informationsfelds der Meldung übermittelt (Merkmal

2.2.4). Dies mag zwar auf den ersten Blick anders erscheinen, da Fig. 5-26 (a)

in dem ersten Schlitz auch "user data" vorsieht und diese nicht näher spezifi-

ziert werden. Dass es sich dabei indessen nicht um die Daten handeln kann,

die übertragen werden sollen, erhellt schon daraus, dass der erste Schlitz dem

Verbindungsaufbau dient und dass bei seiner Absendung noch nicht feststeht,

ob eine Verbindung überhaupt zustande kommt. Dem Fachmann drängt sich

mit dieser Erkenntnis die Überlegung auf, dass es bloße Ressourcenver-

schwendung wäre, mit der Rufanfrage im ersten Schlitz, deren Ergebnis nicht

voraussehbar ist, bereits zu übertragende Daten zu versenden. Damit fehlt es

auch an jeglicher Anregung, im ersten Schlitz bereits zu versendende Daten zu

übermitteln. In dem ersten Schlitz wird zwar die Bestimmungsadresse (called

address) übermittelt, aber nicht im Meldungssegment. Damit ist Merkmal 4 des

verteidigten Patentanspruchs 1 des Streitpatents nicht verwirklicht. Die Über-

mittlung der Bestimmungsadresse erfolgt vielmehr in einem vorgelagerten Be-

reich des Schlitzes. Damit wird der Vorteil, den das Streitpatent dadurch erzielt,

dass der Kopfteil durch Herausnahme der Bestimmungsadresse klein gehalten

wird, nicht verwirklicht.

b. Die Dissertation von Steve Temple (Anlage K35) beschreibt Architektur,

Protokolle und Realisierung eines lokalen Netzes hoher Leistung (high speed

local area network). Die Dissertation entwirft ein neues Netz, den Cambridge

Fast Ring, und entwickelt diesen als grundlegende Kommunikationsstruktur.

Dabei werden Funktionen für das Senden und Empfangen von Dateneinheiten

fester Länge bereitgestellt. Die Daten sowie die Adresse des Ausgangsknotens

und des Bestimmungsknotens werden zusammen mit weiterer Steuerinformati-

on in einer als minipacket bezeichneten, festen und unveränderbaren Daten-

struktur übertragen. Das in Kapitel 8 beschriebene basic protocol stellt ein

Rahmenwerk für die Definition unterschiedlicher weiterer Protokolle dar, so für

das Single Shot Protocol (SSP) zum Austausch von Meldungen variabler Länge

und das Byte Stream Protocol (BSP) zur verbindungsorientierten Übertragung

zwischen beliebigen Knoten im Netz. Dabei werden in jedem minipacket die

Adressen des Ausgangsknotens und des Bestimmungsknotens übermittelt, um

eine Kommunikationsstruktur für beliebige Anwendungen bereitzustellen. Die

Veröffentlichung stellt damit ein universell einsetzbares System zur Verfügung.

Jedenfalls im Single Shot Protocol entspricht dabei, wie der gerichtliche

Sachverständige bestätigt hat, die Kanalnummer dem Ausgangsidentifizie-

rungscode (SI). Allerdings weist die Kanalnummer nicht die Eindeutigkeit auf,

wie sie beim Streitpatent vorgesehen ist, denn verschiedene Bestimmungskno-

ten könnten die gleiche Kanalnummer auswählen. Damit reicht der Ausgangs-

identifizierungscode (die Kanalnummer) in der Form, wie er bei Temple gene-

riert wird, nicht immer zur eindeutigen Zuordnung des minipacket zu einer be-

stimmten Meldung aus. Auf die jeweilige Übertragung der Bestimmungsadresse

kann deshalb in einem universell einsetzbaren System nicht verzichtet werden.

Sofern der Fachmann erkennen konnte, dass unter entsprechenden Rahmen-

bedingungen die Identifizierung über die Kanalnummer eindeutig wie im Streit-

patent gestaltbar war, musste er zugleich erkennen, dass er damit die univer-

selle Einsetzbarkeit der Lehre von Temple beeinträchtigen konnte. Auch wenn

die Problematik, die sich aus dem Umfang des Kopffelds ergeben konnte

("overhead"-Problem), nach Auskunft des gerichtlichen Sachverständigen zum

Prioritätszeitpunkt des Streitpatents bereits bekannt war, erlaubt zur Überzeu-

gung des Senats die auf der anderen Seite zu berücksichtigende Einschrän-

kung der universellen Einsetzbarkeit bei Verzicht auf die Übermittlung der Be-

stimmungsadresse in jedem minipacket nicht die sichere Würdigung dahin,

dass dem Fachmann das Weglassen der Bestimmungsadresse in den folgen-

den Schlitzen nahegelegt war. Dass der Fachmann, wie es das Bundespatent-

gericht angenommen hat, nicht davon abgehalten wird, nach entsprechenden

Wegen zu suchen, um die Leistungsfähigkeit des Netzes zu steigern, reicht

nicht aus, um ein Naheliegen dieser Maßnahme allein aus der Dissertation von

Temple und den fachlichen Fähigkeiten des Fachmanns zu bejahen.

c. Die Veröffentlichung von Ken-ichi Yukimatsu, Naoya Watanabe und

Takashi Honda "Multicast Communication Facilities in a High Speed Packet

Switching Network" (Multicast-Kommunikationsanlagen

in einem Hochge-

schwindigkeitsnetzwerk mit Paketvermittlung; Anlage K28) aus dem Jahr 1986

betrifft ein Paket-Multiplexverfahren in einem Ringnetz (logische Schleife) und

entsprechende Protokolle. Sie schlägt die Multiplexierung von Meldungen auf

kurze Rahmen fester Länge vor, darunter die distance-indexed frame multiple-

xing method (das abstandsindizierte Rahmenmultiplexverfahren). Die Bestim-

mungsadressen werden nur im ersten Rahmen der Meldung übertragen. Je-

doch können schon die Abstandsindices nicht mit dem Ausgangsidentifizie-

rungscode gleichgesetzt werden, denn sie sind nicht meldungsspezifisch und,

wie der gerichtliche Sachverständige angegeben hat, schwerfällig. Eine Anre-

gung, von den Abstandsindices, die allerdings ebenfalls zur eindeutigen Zuord-

nung der Meldungsteile geeignet sein mögen, auf einen Ausgangsidentifizie-

rungscode überzugehen, ist der Veröffentlichung nicht zu entnehmen. Dass das

erste Paket (call setup packet) auch Information übertragen soll, wird nicht ein-

deutig beschrieben. Nach S. 280 linke Spalte vorletzter und letzter Absatz soll

das call setup packet ein Gruppenlabel und die Zieladressen (destination

addresses) enthalten. Soweit ein Rufaufbaupaket für eine empfängerselektive

Multicast-Kommunikation, wie es im Folgeabsatz beschrieben ist, auch die In-

halte (the contents) der folgenden Informationspakete enthalten soll, kann dies

ersichtlich nicht die zu übermittelnde Nachricht betreffen, sondern allenfalls eine

Art Inhaltsverzeichnis oder Angabe des Informationstyps. Jedenfalls kann der

Aussage nicht deutlich entnommen werden, dass bereits ein Teil der zu über-

mittelnden Meldung übertragen werden soll. Die gegenteilige Auffassung der

Klägerin erscheint als durch die Lehre des Streitpatents vermittelt. Zudem ist

die Angabe der Bestimmungsadresse im Kopffeld und nicht im Meldungsfeld

vorgesehen. Das ebenfalls beschriebene Paketmultiplexverfahren arbeitet nicht

mit festen Paketgrößen.

d. Die US-Patentschrift 4 493 021 (Agrawal; Anlage K29) beschreibt ein

Verfahren und eine Vorrichtung für ein lokales Netz, die für den Austausch von

Daten beliebiger, variabler Länge unter einer Vielzahl am Netz angeschlossener

Rechner geeignet sind. Ein Rechner segmentiert dabei eine Datei in eine An-

zahl Blöcke mit variabler, aber begrenzter Länge. Die Blöcke werden einem

Netzwerk-Adapter übergeben, der sie in Pakete maximaler Länge (256 bytes)

segmentiert (s. die Zusammenfassung, "abstract"). Die Segmentierung findet

auf zwei Ebenen statt, nämlich zunächst als Segmentierung von Dateien in eine

Sequenz von Blöcken (Beschr. Sp. 5 Z. 28 - 30) und sodann als Segmentierung

der Blöcke in eine Sequenz von Paketen (Beschr. Sp. 5 Z. 32 - 34), die zusätz-

lich mit Steuerinformation versehen werden. Letzteres ist zwar mit der Segmen-

tierung von Meldungen in Schlitze nach dem Streitpatent vergleichbar. Jedoch

führt die Anfügung von Steuerinformation an die Pakete (packet header und

transport header) ersichtlich zu einer Vermehrung der mitzutransportierenden

Steuerdaten, während das Streitpatent darauf abzielt, die Steuerdaten im Kopf-

feld zu vermindern.

e. Auch eine Zusammenschau der genannten Entgegenhaltungen führt

nicht in naheliegender Weise zu Patentanspruch 1 des Streitpatents in seiner

verteidigten Fassung. Es fehlt schon an der Anregung, auf das auf einen call

request setzende verbindungsorientierte System zu verzichten, das sämtliche

Entgegenhaltungen kennzeichnet und das, wie ausgeführt, der Erkenntnis ent-

gegensteht, bereits im ersten Schlitz Teile der zu transportierenden Information

zu übermitteln (Merkmal 2.2.4). Aber auch wenn der Fachmann in Erwägung

zog, die Verbindung ohne "Vorschlitz" aufzubauen, erhielt er noch keine Anre-

gung, sich gerade die jetzt noch verteidigte Lösung zu erschließen. Denn weder

der Veröffentlichung von Temple noch denen von Tanenbaum oder Yukimatsu

ist zu entnehmen, dass es ausreichen könnte, die Bestimmungsadresse im

Meldungsfeld des ersten Schlitzes zu übermitteln, und in der US-Patentschrift

ist diese Erkenntnis jedenfalls verstellt, weil die nur im ersten Rahmen enthalte-

ne Bestimmungsadresse bei unbefangener Betrachtung dort als Teil des Kopf-

felds erscheint. Letzteres schließt der Senat aus den Ausführungen des gericht-

lichen Sachverständigen, wonach ein Kopffeld als der Bereich angesehen wur-

de, der sich durch eine vorbestimmte Reihung von Feldern bestimmter Länge

mit den erforderlichen Steuerdaten auszeichnet. Schließlich handelt es sich bei

der Merkmal 4 ausfüllenden Maßnahme auch nicht um eine selbstverständliche

oder im Belieben des Fachmanns stehende Maßnahme (vgl. hierzu Senat

BGHZ 156, 179, 189 f. - blasenfreie Gummibahn I), denn sie erfüllt die Funkti-

on, den Kopfteil des Schlitzes "schlank" zu halten und nicht mit dort nicht mehr

notwendigen Informationen zu befrachten. Damit sind Umstände gegeben, die

auch eine Wertung dahin, dass der Fachmann allein auf Grund seines Fach-

wissens oder seines Fachkönnens in naheliegender Weise in der Lage gewe-

sen wäre, die Bestimmungsadresse im Meldungsfeld und nicht im Kopf des

Schlitzes unterzubringen, nicht erlauben. Das gilt unabhängig von der Feststel-

lung, dass das "overhead"-Problem zum Prioritätszeitpunkt bekannt war.

4. Die verteidigten Patentansprüche 2 bis 8 werden von Patentanspruch 1

mitgetragen.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG i.V.m. §§ 91,

92, 97 ZPO. In der beschränkten Verteidigung des Streitpatents in der Beru-

fungsinstanz sieht der Senat keine teilweise Berufungsrücknahme (vgl. Sen.Urt.

v. 17.2.2004 - X ZR 48/00, GRUR 2004, 583, 584 - Tintenstandsdetektor).

Scharen

Keukenschrijver

Meier-Beck

Asendorf

Gröning

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 30.06.2004 - 4 Ni 8/03 (EU) -