BGH Urteil vom 17.02.2004 – X ZR 48/00

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 48/00

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk:

ja

BGHZ

:

nein

BGHR : ja

Verkündet am: 17. Februar 2004 Mayer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Tintenstandsdetektor

PatG 1981 §§ 81 ff., 110 ff.

Eine beschränkte Verteidigung des Patents im Nichtigkeitsverfahren vor dem

Bundespatentgericht schließt es nicht aus, daß der Patentinhaber mit der Be-

rufung das Patent wieder in der geltenden Fassung verteidigt.

BGH, Urt. v. 17. Februar 2004 - X ZR 48/00 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 17. Februar 2004 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis,

den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Meier-

Beck und Asendorf

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 1. Dezember 1999 verkündete Urteil

des 4. Senats (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts wird

auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 25. Januar 1991 unter

Inanspruchnahme der Priorität der Voranmeldungen JP 21022/90 (30. Januar

1990), JP 70318/90 (20. März 1990) und JP 332640/90 (29. November 1990)

angemeldeten, u.a. mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik

Deutschland erteilten europäischen Patents 0 440 110 (Streitpatents), das vom

Deutschen Patentamt unter Nr. 691 10 309 geführt wird. Es umfaßt sechs Pa-

tentansprüche. Verfahrenssprache ist Englisch. Das Streitpatent betrifft einen

"ink near-end detecting device". Patentanspruch 1, der allein angegriffen wird,

lautet:

"An ink near-end detecting device comprising:

means for forming an ink pool (12) communicating with a print- ing head (3), said ink pool being formed below an ink tank (8) which accomodates a porous material (7) containing an aque- ous ink;

a pair of electrodes (S1, S2) arranged in a part of said porous material (7) and in a part of said ink pool (12), respectively:

means for supplying at least one signal representing a prede- termined resistance reference value; and

resistance change detecting means (16, 17) for detecting the fact that said ink in said ink tank (8) has been nearly used up from a change of the resistance between said electrodes (S1, S2) of more than a predetermined reference resistance value."

In der deutschen Übersetzung hat Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut:

"Vorrichtung zur Erkennung einer baldigen Erschöpfung des

Tintenvorrates, umfassend:

Mittel zur Bildung eines Tintenpools (12), der mit einem Druck- kopf (3) in Verbindung steht, wobei der Tintenpool unterhalb ei- nes Tintenbehälters (8) gebildet ist, in dem sich ein poröses Material (7) befindet, das eine wässerige Tinte enthält;

ein Paar Elektroden (S1, S2), die in einem Teil des porösen Materials (7) bzw. in einem Teil des Tintenpools (12) angeord- net sind;

Mittel zur Lieferung mindestens eines Signals, das einen im voraus bestimmten Widerstandsbezugswert darstellt; und

Widerstandsänderungserfassungsmittel (16, 17) zum Erfassen der Tatsache, daß die Tinte in dem Tintenbehälter (8) bald er- schöpft ist, aus einer Veränderung des Widerstandes zwischen den Elektroden (S1, S2), die größer als ein im voraus bestimm- ter Bezugswiderstandswert ist."

Die Klägerin hat beantragt, das Streitpatent im Umfang des Patentan-

spruchs 1 für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu

erklären und geltend gemacht, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des

Streitpatents sei nicht patentfähig, weil er nicht auf erfinderischer Tätigkeit be-

ruhe.

Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten und hat beantragt, die Klage

mit der Maßgabe abzuweisen, daß Patentanspruch 1 in folgender Fassung auf-

rechterhalten wird:

"Vorrichtung zur Erkennung einer baldigen Erschöpfung des Tin-

tenvorrats, umfassend:

einen mit einem Druckkopf (3) lösbar verbindbaren Tintenbehälter;

Mittel zur Bildung eines Tintenpools (12), der mit dem Druckkopf (3) in Verbindung steht, wobei der Tintenpool unterhalb eines in dem Tintenbehälter (8) befindlichen porösen Materials (7) gebildet ist, das eine wäßrige Tinte enthält;

ein Paar Elektroden (S1, S2), von denen die eine in Berührung stehend mit einem Teil des porösen Materials (7) und die andere in einem Teil des Tintenpools (12) derart angeordnet ist, daß der Widerstand zwischen den Elektroden (S1, S2) in Abhängigkeit von der Verringerung der Verbindung zwischen der Tinte in dem Tin- tenpool (12) und der Tinte in dem porösen Material (7) in einer er- sten Region (b) allmählich zunimmt, bis die Tinte in dem Tinten- pool von der Tinte in dem porösen Element isoliert wird und dabei in einer zweiten Region (c) der Widerstand einen Maximalwert er- reicht;

Mittel zur Lieferung mindestens eines Signals, das einen im vor- aus bestimmten Widerstandsbezugswert darstellt; und

Widerstandserfassungsmittel (16, 17) zum Erfassen der Tatsache, daß die Tinte in dem Tintenbehälter (8) bald erschöpft ist, aus ei- ner Veränderung des Widerstandes zwischen den Elektroden (S1, S2), die größer als ein im voraus bestimmter Widerstandsbezugs- wert ist, der in der ersten Region (b) eingestellt wird zum Erzeu- gen eines Ausgangssignals."

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt.

Die Beklagte hat Berufung mit dem Ziel eingelegt, die Abweisung der ge-

gen Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung gerichteten Klage zu erreichen,

hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in der

in erster Instanz verteidigten Fassung. Mit Schriftsatz vom 28. Januar 2004 hat

sie zunächst erklärt, es werde nach wie vor der vom gerichtlichen Sachverstän-

digen in seinem schriftlichen Gutachten nicht berücksichtigte Hilfsantrag 1 wei-

terverfolgt. Sodann hat sie erklärt, es werde im Hinblick auf die Ausführungen

im Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen ein neuer Patentanspruch 1

eingereicht, und nunmehr beantragt, das Urteil des Bundespatentgerichts vom

1. Dezember 1999 abzuändern und das europäische Patent 0 440 110 mit Wir-

kung für die Bundesrepublik Deutschland im Umfang des beigefügten Patent-

anspruchs 1 beschränkt aufrechtzuerhalten. Dieser lautet:

"Vorrichtung zur Erkennung einer baldigen Erschöpfung eines

Tintenvorrats, umfassend:

einen mit einem Druckkopf (3) lösbar verbindbaren Tintenbe- hälter (8);

Mittel zur Bildung eines Tintenpools (12), der mit dem Druck- kopf (3) in Verbindung steht, wobei der Tintenpool unterhalb des Tintenbehälters (8) gebildet ist, in dem sich ein poröses Material (7) befindet, das eine wäßrige Tinte enthält;

einen röhrenförmigen Fortsatz (11), der den oberen Teil des Tintenpools (12) begrenzt, der sich zur Aufnahme der wäßrigen Tinte aus dem porösen Material (7) nach unten erstreckt, und wobei der röhrenförmige Fortsatz (11) sich vom Boden des Tintenbehälters (8) derart nach innen erstreckt, daß das poröse Material (7) von diesem zusammengepreßt wird;

ein Paar Elektroden (S1, S2), die in einem Teil des porösen Materials (7) bzw. in einem Teil des Tintenpools (12) angeord- net sind;

Mittel zur Lieferung mindestens eines Signals, das einen im voraus bestimmten Widerstandsbezugswert darstellt; und

Widerstandserfassungsmittel (16, 17) zum Erfassen der Tatsa- che, daß die Tinte in dem Tintenbehälter (8) bald erschöpft ist, aus einer Veränderung des Widerstands zwischen den Elektro- den (S1, S2), die größer als ein im voraus bestimmter Bezugs- widerstandswert ist."

In der mündlichen Verhandlung hat die Beklagte erklärt, sie beantrage in

erster Linie die Abweisung der gegen Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung

gerichteten Klage; hilfsweise stellt sie den Antrag aus ihrem Schriftsatz vom

28. Januar 2004 und begehrt mit Hilfsantrag 2 die Aufrechterhaltung des Pa-

tentanspruchs 1 in der in erster Instanz verteidigten Fassung.

Die Klägerin beantragt die Zurückweisung der Berufung.

Prof. Dr.-Ing.

C.

H. ,

,

hat

im

Auftrag des Senats ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündli-

chen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Die Berufung ist nicht begründet.

I. Die Beklagte hat in ihrer Berufungsbegründung das Streitpatent in sei-

ner erteilten Fassung verteidigt, nachdem sie in erster Instanz ihre Verteidigung

auf den Umfang ihres in der Berufungsbegründung gestellten Antrags be-

schränkt hatte. Daran war sie nach ständiger Rechtsprechung des Senats nicht

gehindert. Eine beschränkte Verteidigung des Patents im Verfahren vor dem

Bundespatentgericht schließt es nicht aus, daß der Patentinhaber das Patent

mit der Berufung wieder in der geltenden Fassung verteidigt. Dies beruht dar-

auf, daß eine solche beschränkte Verteidigung wie eine Beschränkung des

Schutzrechts in dem dafür vorgesehenen besonderen patentrechtlichen Be-

schrän

kungsverfahren behandelt wird. Da in diesem Verfahren die Beschrän-

kungserklärung bis zu einer bestandskräftigen Entscheidung über das Schutz-

recht jederzeit zurückgenommen werden kann, muß das gleiche auch für das

Nichtigkeitsverfahren gelten, wenn dort eine Beschränkung durch eine einge-

schränkte Verteidigung zugelassen wird (Sen.Urt. v. 23.02.1965 - Ia ZR 63/63,

GRUR 1965, 480 - Harnstoff; Sen.Urt. v. 04.05.1995 - X ZR 29/93, GRUR 1996,

757, 758 - Zahnkranzfräser; Senat BGHZ 128, 149, 154 - Lüfterkappe).

Dies läßt sich jedoch nicht auf eine teilweise Rücknahme der Berufung

übertragen, von der der Rechtsinhaber nicht mehr zum alten Gegenstand des

Patents zurückkehren kann (Sen.Urt. v. 13.01.1956 - I ZR 117/54, GRUR 1956,

317, 318 - Wasch- und Bleichmittel). Eine solche Rücknahme kann nach ihrem

Wirksamwerden nicht rückgängig gemacht werden (Senat BGHZ 128, 149, 154

- Lüfterkappe; Benkard/Rogge, PatG/GebrMG, 9. Aufl., § 110 PatG Rdn. 17;

Busse, PatG, vor § 110 Rdn. 25; Keukenschrijver, Das Patentnichtigkeits- und

Nichtigkeitsberufungsverfahren, Rdn. 209; vgl. Senat BGHZ 135, 58, 63 - Ein-

kaufswagen).

Eine teilweise Berufungsrücknahme ist hier nicht schon darin zu sehen,

daß die Beklagte in ihrem Schriftsatz vom 28. Januar 2004 erklärt hat, aufgrund

der Ausführungen im Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen werde ein

neuer Patentanspruch eingereicht und nunmehr der Antrag gestellt, das Streit-

patent im Umfang dieses beigefügten Patentanspruchs 1 beschränkt aufrecht-

zuerhalten. Mit Blick auf ihre Wirkung, die sachlich auf einen Verlust von mögli-

chen Rechten hinausläuft und die damit in ihrer Wirkung einem Verzicht auf

diese gleichkommt, sind an eine solche Erklärung hinsichtlich ihrer Klarheit und

Bestimmtheit strenge Anforderungen zu stellen (vgl. Senat BGHZ 135, 58, 63

- Einkaufswagen). An der danach für einen Rechtsmittelverzicht zu fordernden

Unbedingtheit und Eindeutigkeit fehlt es hier. Zu Beginn ihres Schriftsatzes vom

28. Januar 2004 hat die Beklagte beanstandet, das Gutachten des gerichtlichen

Sachverständigen befasse sich nur mit dem erteilten Patentanspruch 1 und

nicht mit Patentanspruch 1 in der von der Beklagten vor dem Bundespatentge-

richt verteidigten Fassung. Dieser werde jedoch nach wie vor als Hilfsantrag

weiterverfolgt, wie sich aus dem Schriftsatz der Beklagten vom 25. April 2001

unter Nr. 1 ergebe. Dort ist aber gerade zur "Antragssituation" klargestellt wor-

den, daß das Streitpatent in erster Linie im Umfang des erteilten Patentan-

spruchs 1 verteidigt werde und hilfsweise in der in der mündlichen Verhandlung

vor dem Bundespatentgericht vorgelegten Fassung. Dies legt den Schluß nahe,

daß eine Rücknahme der Berufung mit Schriftsatz vom 28. Januar 2004 nicht

erklärt worden ist. Dementsprechend hat die Beklagte im Termin vor dem Senat

in erster Linie die Abweisung der gegen Patentanspruch 1 in der erteilten Fas-

sung gerichteten Nichtigkeitsklage beantragt. Danach läßt sich eine Erklärung,

die als teilweise Berufungsrücknahme auszulegen wäre, nicht feststellen.

II. 1. Das Streitpatent betrifft eine Aufzeichnungsvorrichtung (einen Druk-

ker) und insbesondere eine Vorrichtung zur Erkennung des Zeitpunkts, an dem

der Tintenvorrat in der Aufzeichnungsvorrichtung nahezu erschöpft ist; letztere

bezeichnet das Streitpatent als "Vorrichtung zur Erkennung einer baldigen Er-

schöpfung des Tintenvorrats."

Bei Tintenstrahldruckern soll die Tintenfüllung möglichst vollständig auf-

gebraucht werden. Zugleich soll vermieden werden, daß die Tintenversorgung

des Druckkopfes ausfällt, weil dann der Aufzeichnungsvorgang nicht fortgesetzt

werden kann und, wenn die Tintenversorgung vollständig erschöpft ist, Luft in

die Durchgänge eindringen kann, die die Tintenversorgung mit der Düse zur

Aufzeichnung verbinden mit der Folge, daß es lange dauert, bis der Aufzeich-

nungsvorgang fortgesetzt werden kann. Zur Überwindung dieser Schwierigkeit

bezeichnet es die Streitpatentschrift (deutsche Übers. S. 1 Z. 19 f.) als bei-

spielsweise aus der europäischen Auslegeschrift 0 236 937 bekannt, als Mittel

zur Kontrolle des Tintenpegels in einem nahezu erschöpften Zustand den elek-

trischen Widerstand bei einer Durchleitung von elektrischem Strom durch die

Tintenführung im Tintentank zwischen zwei Elektroden, die im Tintenbehälter

befestigt sind, zu erfassen. Befindet sich eine durchgehende Tintenbrücke zwi-

schen den beiden in Tinte eingetauchten und benetzten Elektroden, ergibt sich

ein niederohmiger elektrischer Widerstand; ist die Tintenbrücke und damit der

Stromfluß durch elektrisch nicht leitfähiges Material, z.B. durch Luft, unterbro-

chen, so steigt der Widerstandswert in dem Maße an, in dem die Elektroden

nicht in die Flüssigkeit eintauchen. Bei Erreichen eines dem Verbrauch der

Tinte entsprechenden Werts wird mittels einer Zeitverzögerungsschaltung so-

dann nach einem bestimmten Zeitraum der Drucker am Drucken gehindert.

Diese Methode ist jedoch, worauf die Streitpatentschrift (deutsche Übers. S. 1

Z. 33 f.) hinweist, nicht anwendbar, wenn der Tintenbehälter - wie weitgehend

üblich - auf einem beweglichen Schlitten befestigt ist und deshalb poröses Ma-

terial zur Absorbierung der Tintenflüssigkeit enthält, weil es dann nicht möglich

ist, daß der Detektor den Zeitpunkt unmittelbar vor dem vollständigen Ver-

brauch der Tinte direkt erfaßt.

Das Streitpatent will auch für diesen Fall eine Füllstandsinformation über

eine elektrische Widerstandsmessung im Tintentank bereitstellen. Die Streitpa-

tentschrift bezeichnet es als zugrundeliegende Aufgabe, bei einem mit porösem

Material ausgestatteten Tintentankbehälter eine Vorrichtung zur Erkennung ei-

ner baldigen Erschöpfung des Tintenvorrats zu schaffen, die mit hoher Genau-

igkeit den Zeitpunkt unmittelbar vor dem vollständigen Verbrauch der in dem

porösen Material enthaltenen Tinte erfaßt (deutsche Übers. S. 2 Z. 10-19).

Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung beschreibt als Lösung eine

Vorrichtung zur Erkennung einer baldigen Erschöpfung des Tintenvorrats mit

folgenden Merkmalen:

Die Vorrichtung umfaßt

1. einen Tintenbehälter,

a) in dem sich ein poröses Material befindet,

aa) das eine wäßrige Tinte enthält,

b) der mit einem Druckkopf verbunden ist,

2. Mittel zur Bildung eines Tintenpools,

a) der mit dem Druckkopf in Verbindung steht,

b) unterhalb des Tintenbehälters gebildet ist,

3. ein Paar Elektroden,

a) die in einem Teil des porösen Materials

b) bzw. in einem Teil des Tintenpools angeordnet sind,

4. Mittel zur Lieferung mindestens eines Signals,

a) das einen im voraus bestimmten Widerstandsbezugswert

darstellt,

5. und Widerstandserfassungsmittel,

a) zum Erfassen der Tatsache, daß die Tinte in dem Tintenbe-

hälter bald erschöpft ist,

b) aus einer Veränderung des Widerstands zwischen den Elek-

troden,

aa) die größer als ein im voraus bestimmter Bezugswider-

standswert ist.

2. Als mit der Entwicklung von Aufzeichnungsvorrichtungen und deren

Tintenbehältern befaßter Fachmann ist in Übereinstimmung mit dem Bun-

despatentgericht und dem gerichtlichen Sachverständigen ein Maschinenbau-

ingenieur der Fachrichtung Feinwerktechnik mit mehrjähriger Berufserfahrung

und Kenntnissen auf den Gebieten der Benetzung und der Mechatronik anzu-

sehen.

Ein solcher Fachmann entnimmt Patentanspruch 1 in der erteilten Fas-

sung, daß der mit einem Tintenabsorbierungsmittel ausgestattete Tintentank

um eine Vorrichtung zur Erkennung der baldigen Erschöpfung des Tintenvorrats

erweitert werden soll. Er erfährt, daß er dazu zunächst dem Tintentank einen

Tintenpool hinzufügen soll. Dieser Begriff wird in Patentanspruch 1 dahin er-

läutert, daß er unterhalb des Tintentanks angeordnet ist. Er wird von dem

Fachmann daher als ein an dieser Stelle angeordneter gesonderter Raum zur

Aufnahme von Flüssigkeit verstanden werden. Nach den weiteren Erläuterun-

gen soll er nämlich in der Tintenführung liegend mit dem Tintentank einerseits

und dem Druckkopf andererseits in Verbindung stehen. In diesem Pool soll

wäßrige Tinte enthalten sein, jedoch nicht, wie im Tintentank, poröses Material.

Weitere Aussagen zum Tintenpool und zu dessen Gestaltung enthält Patentan-

spruch 1 in der erteilten Fassung nicht, insbesondere gibt er nicht an, daß der

röhrenförmige Fortsatz (11), den Fig. 1 und Fig. 8 der Streitpatentschrift zeigen,

und den die Streitpatentschrift auf S. 5 Z. 14-23 der deutschen Übersetzung

beschreibt, vorhanden sein müssen, der sich vom Boden des Tintenbehälters

nach innen erstreckt und der das poröse Material im Eingang zum Tintenpool

zusammenpreßt. Daß ein solcher vorhanden sein soll, ergibt sich für den

Fachmann - wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend ausgeführt hat -

auch nicht, wenn er Zeichnungen und Beschreibung des Streitpatents hinzu-

zieht; auch daraus kann der Fachmann nicht entnehmen, daß dieser röhren-

förmige Fortsatz stets ein Merkmal des Tintentanks gemäß Patentanspruch 1

sein soll.

Als Mittel zur Detektierung des Tintenvorrats verwendet das Streitpatent

- wie der von ihr eingangs geschilderte Stand der Technik - zwei Elektroden.

Nach Patentanspruch 1 sollen diese in einem Teil des porösen Materials bzw.

in einem Teil des Tintenpools angeordnet sein. Dem Fachmann ist klar, daß die

Detektion des Flüssigkeitsvorrats wie im Stand der Technik dadurch erreicht

werden soll, daß der zwischen den Elektroden fließende Strom ausgewertet

wird. Dieser wird um so größer sein, je größer die mögliche Kontaktzone zwi-

schen einer Elektrode und der Tinte ist. Der Fachmann entnimmt Patentan-

spruch 1, daß er eine der Elektroden im Tintenpool anordnen soll. Ihm ist weiter

klar, daß eine Widerstandsmessung eine geringe Flüssigkeitsmenge erfassen

können muß, da es darum geht, mit Hilfe der Widerstandsmessung die kurz

bevorstehende Erschöpfung der Tinte zu ermitteln. Daraus entnimmt er, daß die

zweite Elektrode so angeordnet sein muß, daß sie einerseits sicher von Tinte

benetzt wird und mit der anderen Elektrode über eine Tintenbrücke verbunden

ist, solange nicht ein Signal ausgelöst werden soll; andererseits soll sie so an-

geordnet werden, daß entweder parallel mit dem Tintenverbrauch ein Wider-

standsverlauf erfaßt werden kann oder daß bei Erreichen oder Unterschreiten

einer vorbestimmten Tintenmenge ein Signal über die unmittelbar bevorstehen-

de Erschöpfung gewonnen werden kann.

III. Eine Lehre dieses Inhalts ist im druckschriftlichen Stand der Technik

nicht vorbeschrieben und daher neu im Sinne des Art. 54 EPÜ. Keine der Ent-

gegenhaltungen beschreibt eine Vorrichtung zur Erkennung des Zeitpunkts, an

dem der Tintenvorrat erschöpft ist, für einen Tintenbehälter, der auf einem be-

weglichen Schlitten befestigt ist und bei dem poröses Material im Tintentankin-

nern angeordnet ist, um das Aufschäumen von Tinte zu verhindern.

IV. In der erteilten Fassung ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1

des Streitpatents jedoch nicht schutzfähig, da er nicht auf erfinderischer Tätig-

keit beruht (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 56

EPÜ).

1. Die Streitpatentschrift legt einen Tintentank zugrunde, der auf einem

beweglichen Schlitten befestigt ist und bei dem es allgemein üblich ist, daß po-

röses Material im Tintenbehälter angeordnet ist, welches die Tinte hält. Einen

solchen beschreibt die US-Patentschrift 4 771 295. Sie betrifft einen Ein- oder

Mehrkammertintentank, bevorzugt für einen thermischen Tintenstrahldrucker,

bezieht aber auch andersartige Tintenstrahlanwendungen ein, bei denen die

Eignung eines Schaummaterials zur Tintenspeicherung erwünscht und kompa-

tibel ist (deutsche Übers. S. 8 letzter Abs.). Es sind mehrere Tintenkammern

vorgesehen, da es sich um ein für den Mehrfarbendruck geeignetes Gerät han-

delt, die Beschreibung weist jedoch darauf hin, daß der Tintenbehälter auch nur

ein einziges Abteil aufweisen kann (deutsche Übers. S. 2 1. Abs.). In jedem

Tintentank befindet sich offenporiges Schaummaterial, das aufgrund seiner Ka-

pillarwirkung Tinte aufzunehmen und zu speichern imstande ist.

Aus dieser Veröffentlichung entnimmt der Fachmann mithin eine Vor-

richtung mit den Merkmalen 1 und 2 der obigen Merkmalsgliederung. Es befin-

det sich in dem in der Veröffentlichung beschriebenen Tintentank poröses Ma-

terial, hier "foam" genannt, sowie die Tinte, und der Tintenbehälter ist mit dem

Druckkopf verbunden. Die Tinte wird durch Tintenröhren geleitet, deren Quer-

schnitte größer sind als die mittlere Porenweite des Schaummaterials und die

unterhalb der einzelnen Schaumkörper zwischen diesen und dem Schreibkopf

angeordnet sind.

2. Für den Fachmann bestand, wie der gerichtliche Sachverständige

überzeugend ausgeführt hat, Veranlassung, mit porösem Material ausgestattete

Tanks mit einer Füllstandskontrolle zu versehen. Die Überwachung des Tin-

tenfüllstands war eine wichtige Verbesserung, da unerkanntes Ausbleiben von

Tinte im Laufe eines Druckvorgangs nicht nur Makulatur verursacht, sondern

auch wichtige Komponenten des Tintendruckers beschädigen kann. Deshalb

lag es für den Fachmann nahe, die bei Tintentanks mit frei in ihren Speicher-

räumen gehaltener Tinte bewährte Technik aufzugreifen, den unterschiedlichen

elektrischen Widerstand von Tinte und Luft für eine Füllstandsaussage zu nut-

zen.

3. Vorrichtungen zur Füllstandskontrolle in Tintentanks mit frei in den

Speicherräumen gehaltener Tinte waren dem Fachmann bekannt. Die Streit-

patentschrift bezeichnet eine Füllstandskontrolle für einen solchen Tank als aus

der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 023 937 vorbekannt.

Auch die deutsche Offenlegungsschrift 36 11 966 beschreibt eine solche. Da-

nach sollen in einem aus einem flexiblen Material hergestellten und als Tinten-

blase bezeichneten Tintentank unter Einsatz eines Elektrodenpaares die Rest-

menge an Tinte in einer geschlossenen Tintenblase gemessen und die zu er-

fassende Restmenge an Tinte auf ein gewünschtes Niveau festgesetzt werden.

Zu diesem Zweck weist die Tintenblase einen als Formteil aus geeignetem Iso-

liermaterial wie Kunststoff oder dergleichen mit einer mit ihm einstückig ausge-

stalteten Tintenauslaßröhre versehenen Stopfen auf (S. 14 2. Abs.). Dieser

weist in der bevorzugten Ausführungsform zwei Elektroden und zwei seitliche

Rippen auf. Wenn die Tinte bis zu einem vorbestimmten Niveau verbraucht ist,

fällt die Blase im wesentlichen vollständig zusammen, wovon jedoch der Be-

reich der Rippen im Stopfen ausgenommen ist. Das eingeschlossene Gas be-

wegt sich in der Blase abwärts und dringt in den Raum zwischen den Rippen

ein, der mit dem Stopfen in Verbindung steht. Damit wird der elektrische Wider-

stand zwischen den Elektroden rasch verändert, weil sich dort nunmehr Gas

befindet. Durch Erfassen dieses Widerstandes kann festgestellt werden, daß

die Restmenge der Tinte innerhalb der Blase das vorbestimmte Niveau erreicht

hat (S. 18 2. Abs.). Damit unterscheidet eine Vorrichtung nach dieser Entge-

genhaltung nur zwischen einem niederohmigen Zustand, wenn die beiden

Elektroden mit Tinte benetzt sind und das in der Tintenblase enthaltene Gas

oberhalb der Elektroden steht, und einem hochohmigen Zustand, wenn die

Flüssigkeitsbrücke zwischen den beiden Elektroden unterbrochen ist, weil sich

Gas zwischen den Elektroden befindet.

4. Ausgehend von diesem Stand der Technik stellte sich dem Fachmann

die Frage, wie er den gleichen Erfolg bei einem Tintentank, in dem sich poröses

Material befindet, erreichen konnte und wo er für diesen Zweck die Elektroden

anbringen sollte. Dabei bot sich für eine der Elektroden, wie der gerichtliche

Sachverständige überzeugend dargestellt hat, eine Anordnung in einem Be-

reich mit Flüssigkeitsansammlung an, der in der Nähe des Austritts der Tinte in

die Düsen des Druckers lag. Auf diese Weise konnte sie zum einen in Flüssig-

keit eintauchen, wodurch sich die Meßgenauigkeit erhöht; eine Lage in der Nä-

he der Düsen erlaubte andererseits eine Überwachung bis in die Nähe der völ-

ligen Erschöpfung des Tintenvorrats. Von dieser Gestaltung geht auch die

deutsche Offenlegungsschrift aus, die eine dem Tintenpool des Streitpatents

entsprechende Kammer zwischen dem Tintentank und dem Druckteil be-

schreibt.

Für die Anordnung der zweiten Elektrode boten sich dem Fachmann auf

den ersten Blick allerdings mehrere Möglichkeiten. Er konnte diese entweder

ebenfalls im Tintenpool anordnen, im Tintensumpf, d.h. dem Raum am unteren

Ende des Tintentanks unterhalb des porösen Materials bzw. an dessen unterem

Ende, unterbringen oder aber für sie eine Lage im Bereich des porösen Materi-

als im Tintentank vorsehen. Von diesen Alternativen mußte er jedoch schon

aufgrund einfacher Überlegungen die Anbringung im Tintenpool als ungeeignet

verwerfen, weil sich auf diese Weise Veränderungen der Meßwerte erst erhal-

ten ließen, wenn der Tintenvorrat so weit aufgebraucht ist, daß der Tintenpool

nicht mehr ausschließlich mit Tinte gefüllt ist, sondern - auch - Luft enthält. Erst

dann werden die Elektroden hier nicht mehr ausschließlich von Tinte bedeckt

sein, sondern zumindest teilweise und mit zunehmender Tendenz mit der Folge

einer Veränderung der Widerstandswerte auch von Luft. Dieser kurz vor dem

endgültigen Verbrauch der Tinte liegende Zeitpunkt ist jedoch für eine Messung

des baldigen Endes des Tintenvorrats zu spät; er erlaubt insbesondere keine

der jeweiligen Benutzung des Druckers anzupassende rechtzeitige Warnung

vor dem baldigen Ende des Tintenvorrats. Ebenso mußte dem Fachmann ohne

weiteres eine Anbringung im Tintensumpf als eher ungeeignet erscheinen, da

auch das zu Messungen führen konnte, auf die es dem Fachmann nicht ankam

und die insbesondere dem Zweck einer für alle Fälle rechtzeitigen Warnung

nicht genügten. Auf diese Weise ließen sich Aussagen nur über den Vorrat im

Tintensumpf und dessen Verbindung zum Tintenpool treffen; saubere Messun-

gen der im Raum über dem Sumpf befindlichen Tinte konnte der Fachmann auf

diese Weise nicht erwarten. Demzufolge erkannte er, indem er entweder diese

Überlegungen anstellte oder durch diese drei in Betracht kommenden Möglich-

keiten ausprobierte, daß eine sinnvolle Anordnung der zweiten Elektrode vor

allem im Bereich des im Tankinneren befindlichen porösen Materials in Betracht

kam, um die von ihm erstrebte Füllstandskontrolle zu erreichen, die aus seiner

Sicht damit zu bevorzugen sein mußte. Eine über diese räumliche Anordnung

hinausgehende Lehre kann der Fachmann insoweit dem erteilten Patentan-

spruch 1 des Streitpatents aber nicht entnehmen. Die Optimierung durch eine

bestimmte Form und eine bestimmte Anordnung der Elektroden bleibt ihm auch

nach der Lehre von Patentanspruch 1 des Streitpatents selbst überlassen.

5. Schließlich war es dem Fachmann auch nahegelegt, den Wider-

standswert des Widerstands zwischen den beiden Elektroden zu erfassen und

mit Hilfe einer elektrischen Schaltungsanordnung festzustellen, ob der Wider-

standswert des Widerstandes zwischen den Elektroden kleiner oder größer als

ein Bezugswiderstandswert ist. Die Streitpatentschrift gibt in Merkmal 5 nicht

mehr an, als daß ein Vergleich zwischen dem zwischen den Elektroden gemes-

senen Widerstand und dem im voraus bestimmten Bezugswiderstandswert

stattfinden soll. Dieser Vergleich ist jedoch charakteristisch für alle Lösungen

der Füllstandsüberwachung mittels Elektroden. Auch die deutsche Patentschrift

31 13 066 arbeitet, wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend darge-

stellt hat, hiermit. Sie sieht drei in einem Tintentank bodennah angeordnete

Elektroden mit zwei voneinander unabhängigen Meßstrecken vor. Zwei der ins-

gesamt drei Elektroden sind in einem vertieften Boden des Tintentanks ange-

ordnet, während die dritte etwas oberhalb positioniert ist. Damit können zwei

voneinander unabhängige Meßstrecken genutzt werden. Mit abnehmendem

Füllstand wächst der Widerstand längs der oberen Meßstrecke schneller als der

Widerstand der Meßstrecke am Boden des Tintentanks. Die Entgegenhaltung

nutzt damit für ihre Füllstandsüberwachung nicht nur den niederohmigen Wi-

derstandsbereich einerseits und den hochohmigen Widerstandsbereich ande-

rerseits, sondern sie verfolgt die mit der Füllstandsabnahme einhergehenden

Veränderungen des elektrischen Widerstands im niederohmigen Bereich. Hier-

aus leitet sie zumindest zwei Kontrollzustände ab, nämlich zum einen den nor-

malen Druckbetrieb und zum anderen die Vorwarnung über eine baldige Er-

schöpfung des Tintenvorrats. Nimmt der Flüssigkeitsstand ab, so steigt der Wi-

derstand zwischen der mittleren und der erhöht angebrachten Elektrode

schneller an als der zwischen den beiden Elektroden, die im Tintensumpf ange-

ordnet sind. Damit steigt auch die Differenz der beiden Spannungen an. Für das

Stopsignal wird jedoch nicht die Differenz zwischen den beiden Meßspannun-

gen berücksichtigt, sondern allein die eine der beiden Meßspannungen gegen-

über einer festen Bezugsspannung. Das Verfolgen einer Spannungsdifferenz

stellt aber, wie der gerichtliche Sachverständige zur Überzeugung des Senats

dargestellt hat, keine besonderen Anforderungen an den Fachmann.

IV. In der Fassung des Hilfsantrags 1 geht Patentanspruch 1 über den

Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. In die-

ser Fassung kann das Streitpatent deshalb nicht zulässigerweise verteidigt

werden.

Patentanspruch 1 nach diesem Hilfsantrag unterscheidet sich von Pa-

tentanspruch 1 in der erteilten Fassung im wesentlichen dadurch, daß die Aus-

gestaltung des Tintenpools dahingehend beschrieben wird, daß ein röhrenför-

miger Fortsatz (11), der den oberen Teil des Tintenpools begrenzt, sich vom

Boden des Tintenbehälters derart nach innen erstreckt, daß das poröse Materi-

al von diesem zusammengepreßt wird. Zu diesem Merkmal heißt es in der Pa-

tentbeschreibung wie in den ursprünglich eingereichten Unterlagen lediglich,

daß dieser röhrenförmige Fortsatz vorhanden ist und mit dem geschäumten

Element in engem Kontakt gehalten wird. Das geschäumte Element ist danach

in dem Tintenbehälter in der Weise angeordnet, daß das Element von dem röh-

renförmigen Fortsatz zusammengepreßt wird (deutsche Übers. S. 5 Z. 14-23).

Die Aufnahme eines weiteren Merkmals aus der Beschreibung in den

Patentanspruch ist zulässig, wenn dadurch die zunächst weitergefaßte Lehre

eingeschränkt wird und wenn die weiteren Merkmale in der Beschreibung als zu

der beanspruchten Erfindung gehörend zu erkennen waren (st. Rspr., z.B.

Sen.Urt. v. 30.10.1990 - X ZB 18/88, GRUR 1991, 307, 308 - Bodenwalze).

Diese Voraussetzung ist hier hinsichtlich des mit dem ersten Hilfsantrag

eingefügten Merkmals nicht erfüllt. Daß die Ausgestaltung des Tintentanks dazu

beitragen sollte, bei einem mit porösem Material ausgestatteten Tintentankbe-

hälter eine Vorrichtung zur Erkennung einer baldigen Erschöpfung des Tinten-

vorrats zu schaffen, die mit hoher Genauigkeit den Zeitpunkt unmittelbar vor

dem vollständigen Verbrauch der in dem porösen Material enthaltenen Tinte

erfaßt, konnte der Fachmann der Streitpatentschrift nicht entnehmen. Weder in

den Anmeldeunterlagen noch in der Patentschrift ist ein solcher Zusammen-

hang hergestellt worden; der röhrenförmige Fortsatz ergibt sich vielmehr nur

aus der Abbildung. Auf ihn bezugnehmende Hinweise in der Beschreibung feh-

len. Es ist auch nicht zu erkennen, daß der fachkundige Leser im Prioritätszeit-

punkt einen solchen Zusammenhang von sich aus quasi automatisch mitgele-

sen hätte. Allerdings war dem Fachmann beispielsweise aus der US-Patent-

schrift 4 771 295 bekannt, daß eine Komprimierung des zur Aufnahme der Tinte

bestimmten Materials als solche eine Erhöhung der Kapillarwirkung in dem

komprimierten Teil und damit eine Verbesserung der Sogwirkung zur Folge ha-

ben kann. Deren deutsche Übersetzung schildert auf Seite 3 letzter Absatz und

auf Seite 7 2. vollständiger Absatz die Komprimierung des Schaums als Mittel

zur Reduzierung der Porengröße und damit zur Erhöhung der Kapillarität. Allein

aus diesem Wissen erschließt sich, wie auch der gerichtliche Sachverständige

bei seiner Anhörung im Termin zur mündlichen Verhandlung bestätigt hat, für

den Fachmann nicht ohne weiteres und insbesondere nicht ohne nähere Über-

legungen, daß der röhrenförmige Fortsatz in dem abgebildeten Ausführungs-

beispiel dem Zweck dient, über ein Zusammenpressen des in ihm angeordne-

ten und des darüberliegenden Materials eine Verbesserung des Tintenflusses

im Sinne von dessen Verstetigung herbeizuführen. Eine nach unten zunehmen-

de Erhöhung der Saugwirkung durch Verringerung der Kapillargröße wird be-

reits durch das Eigengewicht des porösen Materials erreicht, in dem sich die

Tintenflüssigkeit befindet. Auf diese Weise wird das Material im unteren Bereich

und insbesondere an der Übergangsstelle zum Tintenpool zusammengedrückt

und damit ein auf diese Übergangsstelle gerichteter Tintenfluß erzielt. Daß und

auf welche Weise darüber hinaus eine Verbesserung durch die Anordnung des

röhrenförmigen Fortsatzes erreicht wird, muß sich dem fachkundigen Leser al-

lein bei Betrachtung der Abbildung nicht aufdrängen; auf diesen Gedanken ist

erst der deutlich höher qualifizierte gerichtliche Sachverständige bei der Vorbe-

reitung des Gutachtens gekommen. Auch das spricht dafür, daß es sich inso-

weit um eine nachgebrachte vorteilhafte Ausgestaltung der Vorrichtung zur Er-

kennung einer baldigen Erschöpfung des Tintenvorrats handelt, die dem Fach-

mann in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbart war.

V. Mit Hilfsantrag 2 soll Patentanspruch 1 insoweit modifiziert werden, als

die Anordnung der Elektroden, die Mittel zur Lieferung mindestens eines Si-

gnals und die Widerstandserfassungsmittel weiterbeschrieben werden. Es wird

danach unterschieden zwischen einer "Region" oder einem Bereich b, in dem in

Abhängigkeit von der Verringerung der Verbindung zwischen der Tinte in dem

Tintenpool und der Tinte in dem porösen Material der Widerstand allmählich

zunimmt, bis die Tinte in dem Tintenpool von der Tinte in dem porösen Element

isoliert wird, und einer zweiten "Region" c, nämlich der Bereich, in dem der Wi-

derstand einen Maximalwert erreicht. Die Widerstandserfassungsmittel sollen

die baldige Erschöpfung des Tintenvorrats aus einer Veränderung des Wider-

stands zwischen den Elektroden erfassen, die größer als ein im voraus be-

stimmter Widerstandsbezugswert ist, der im Bereich b eingestellt wird. Der Be-

reich b ist dabei nicht definiert. Über ihn wird lediglich ausgesagt, daß der Wi-

derstand zwischen den Elektroden zunimmt. Das bedeutet aber nichts anderes,

als daß die Tinte "bald" erschöpft ist, wie dies Patentanspruch 1 in der erteilten

Fassung ausdrückt. Es handelt sich bei der geänderten Fassung um die techni-

sche Beschreibung desselben Zustandes, den Patentanspruch 1 in der erteilten

Fassung mit baldigem Verbrauch umschreibt. Eine weitere Aussage ist damit

nicht verbunden. Der Bereich c wird ebenfalls nicht definiert; er dient lediglich

dazu, den ersten Bereich negativ abzugrenzen. Über ihn wird im übrigen nur

gesagt, daß der Widerstand in diesem Bereich einen Maximalwert erreicht. Wo

die Grenze zwischen beiden Bereichen verläuft, läßt sich Patentanspruch 1 in

der Fassung dieses Hilfsantrags nicht entnehmen, insbesondere bietet Patent-

anspruch 1 auch danach keine nähere Eingrenzung des in der erteilten Fas-

sung verwendeten Begriffs "bald". Damit geht die Fassung, die Patentan-

spruch 1 nach dem Hilfsantrag 2 erhalten soll, über die erteilte Fassung nicht

hinaus.

VI. Die Kostenentscheidung folgt aus § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung

mit § 97 ZPO.

Melullis

Keukenschrijver

Mühlens

Meier-Beck

Asendorf