BGH Beschluss vom 16.07.2009 – I ZB 54/07

BUNDESGERICHTSHOF

I ZB 54/07

Verkündet am: 16. Juli 2009 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 395 03 037

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 16. Juli 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und

die Richter Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der an Ver-

kündungs Statt am 2. Mai 2007 zugestellte Beschluss des 26. Se-

nats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts auf-

gehoben.

Die Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluss der

Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom

7. März 2002 wird zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 100.000 €

festgesetzt.

I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 20. August 1996 die nachfolgend

abgebildete farbige (rot) dreidimensionale Marke Nr. 395 03 037 für die Ware

"Spielzeug, nämlich Spielbausteine" eingetragen:

Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Lö-

schung der Marke beantragt, weil sie zum einen nicht markenfähig, zum ande-

ren nicht unterscheidungskräftig und im Übrigen freihaltebedürftig sei.

Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat den

Löschungsantrag als unzulässig verworfen. Sie hat angenommen, es handele

sich um die Wiederholung des von der R. H. Inc. gestellten Löschungs-

antrags, so dass die materielle Rechtskraft des im vorangegangenen Lö-

schungsverfahren ergangenen Beschlusses der Markenabteilung vom 7. März

2002 dem erneuten Löschungsbegehren entgegenstehe.

Auf die Beschwerde der Antragstellerin hat das Bundespatentgericht die

Löschung der Marke angeordnet (BPatGE 50, 147).

Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der (zugelassenen)

Rechtsbeschwerde. Die Antragstellerin beantragt, das Rechtsmittel zurückzu-

weisen.

II. Das Bundespatentgericht hat den Löschungsantrag als zulässig und

begründet erachtet und hierzu ausgeführt:

Dem Löschungsantrag stehe nicht der Einwand der Rechtskraft des Be-

schlusses vom 7. März 2002 entgegen, mit dem der frühere Löschungsantrag

der Rechtsvorgängerin der Antragstellerin zurückgewiesen worden sei. Der Be-

schluss der Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts sei nicht

rechtskräftig geworden.

Der Löschungsantrag sei auch begründet, weil die angegriffene Marke

löschungsreif sei. Der Markeneintragung habe das Schutzhindernis aus § 3

Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegengestanden, das auch weiterhin bestehe. Vom

Markenschutz ausgeschlossen seien nach dieser Vorschrift Warenformen, de-

ren wesentliche Merkmale eine technische Funktion erfüllten. Davon sei für die

vorliegende Marke auszugehen.

III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache Erfolg.

1. Das Bundespatentgericht hat die Zulässigkeit des Löschungsantrags

bejaht. Es hat angenommen, dem Löschungsantrag stehe nicht die Rechtskraft

des Beschlusses vom 7. Mai 2002 entgegen, mit dem der frühere Löschungs-

antrag der Rechtsvorgängerin der Antragstellerin zurückgewiesen worden sei.

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aus dem Jahre 2002

sei nicht rechtskräftig geworden, weil der Löschungsantrag vor Eintritt der

Rechtskraft des patentamtlichen Beschlusses zurückgenommen worden sei.

Die Rechtsvorgängerin der Antragstellerin habe gegen den Beschluss des

Deutschen Patent- und Markenamts fristgerecht Beschwerde eingelegt, wo-

durch der Eintritt der Rechtskraft gehemmt worden sei. Diese Wirkung sei trotz

der nicht vollständigen Zahlung der Beschwerdegebühr im vorangegangenen

Löschungsverfahren eingetreten. Aus § 23 Abs. 1 Nr. 4 RPflG ergebe sich die

Notwendigkeit der Feststellung, dass die Beschwerde als nicht erhoben gelte.

Bevor diese Wirkung rechtskräftig festgestellt sei, könne der mit der Beschwer-

de angefochtene Beschluss nicht rechtskräftig werden.

2. Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

Der Löschungsantrag des vorliegenden Verfahrens ist unzulässig. Dem erneu-

ten Löschungsverfahren steht die bestandskräftige Entscheidung des Deut-

schen Patent- und Markenamts vom 7. März 2002 entgegen.

a) Anders als die Rechtsbeschwerdeerwiderung meint, ist die Zulassung

der Rechtsbeschwerde nicht auf die Frage des Vorliegens des Schutzhinder-

nisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG beschränkt.

aa) Die ohne Beschränkung auf einen abgrenzbaren Teil zugelassene

Rechtsbeschwerde eröffnet dem Rechtsbeschwerdegericht die volle rechtliche

Überprüfung des angefochtenen Beschlusses, ohne dass dieses auf die Ent-

scheidung der als Zulassungsgrund angeführten Rechtsfrage beschränkt ist

(vgl. BGHZ 90, 318, 320 - Zinkenkreisel; 130, 187, 191 - Füllkörper).

bb) Zudem hätte durch eine auf die Beurteilung des Schutzhindernisses

nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG beschränkte Zulassung die Frage der entge-

genstehenden Rechtskraft des Beschlusses des Deutschen Patent- und Mar-

kenamts vom 7. März 2002 nicht von der Überprüfung durch den Senat ausge-

nommen werden können. Zwar kann nach der Rechtsprechung des Bundesge-

richtshofs die Revision beschränkt auf die Frage zugelassen werden, ob dem

Klagebegehren die Rechtskraft eines früheren Urteils entgegensteht (vgl. BGH,

Urt. v. 13.12.1989 - IVb ZR 19/89, NJW 1990, 1795, 1797). Durch eine nur be-

schränkte Zulassung des Rechtsmittels kann aber nicht umgekehrt die Frage

der entgegenstehenden Rechtskraft einer anderen Entscheidung von der Prü-

fung ausgeklammert werden. Die Rechtskraftwirkung einer früheren Entschei-

dung ist auch in der Rechtsbeschwerdeinstanz von Amts wegen zu berücksich-

tigen und steht, solange der Einwand der Rechtskraft nicht ausgeräumt ist, ei-

ner Sachprüfung entgegen (vgl. BGHZ 123, 30, 35 - Indorektal II).

b) Entgegen der Annahme des Bundespatentgerichts ist der Beschluss

des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. März 2002 bestandskräftig ge-

worden, bevor die Antragstellerin jenes Verfahrens den Löschungsantrag mit

Eingabe vom 13. März 2003 zurückgenommen hat. Die Antragstellerin jenes

Verfahrens hatte zwar gemäß § 66 MarkenG Beschwerde gegen die Entschei-

dung des Deutschen Patent- und Markenamts eingelegt. Ihre Beschwerde galt

jedoch nach § 6 Abs. 2 PatKostG als nicht erhoben, weil die Antragstellerin des

ersten Löschungsverfahrens die Beschwerdegebühr nicht vollständig eingezahlt

hat. Die Einzahlung der Beschwerdegebühr ist zwingende Voraussetzung für

die Rechtsmitteleinlegung; von ihr hängt ab, ob ein Beschwerdeverfahren über-

haupt anhängig wird (vgl. BGHZ 83, 271, 273 - Einsteckschloss; Knoll in

Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 66 Rdn. 46). Diese Wirkung der

nicht vollständigen Zahlung der Beschwerdegebühr tritt kraft Gesetzes ein (vgl.

Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl., § 73 Rdn. 46; Büscher in Büscher/Dittmer/

Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, § 66 MarkenG

Rdn. 11; Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, Bd. I, 1. Teil, Kap. 2

Rdn. 167). Die in § 23 Abs. 1 Nr. 4 RPflG vorgesehene Entscheidung des

Rechtspflegers, dass die Beschwerde als nicht erhoben gilt, hat dementspre-

chend nur deklaratorische Wirkung. War danach wegen der nicht vollständigen

Zahlung der Beschwerdegebühr durch die Antragstellerin des vorausgegange-

nen Löschungsverfahrens ein Beschwerdeverfahren nicht wirksam in Gang ge-

setzt und die Entscheidung des Amtes über den Löschungsantrag deswegen

bestandskräftig, konnte dieser Antrag nicht mehr rechtswirksam zurückgenom-

men werden (vgl. BGH, Beschl. v. 3.4.1985 - I ZB 17/84, GRUR 1985, 1052,

1053 - LECO).

Daran ändert auch der von der Antragstellerin des früheren Löschungs-

verfahrens gestellte Antrag auf Wiedereinsetzung wegen Versäumung der Frist

zur Zahlung der Beschwerdegebühr nichts. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in

den vorigen Stand hemmt den Eintritt der Rechtskraft nicht; vielmehr tritt eine

Hemmung der Rechtskraft erst rückwirkend mit der Entscheidung ein, mit der

die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt wird (vgl. BGHZ 1, 200,

203). Eine entsprechende, die Wiedereinsetzung bewilligende Entscheidung ist

nicht ergangen.

c) Die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts vom

7. März 2002, durch die der Löschungsantrag der R. H. Inc. zurückge-

wiesen worden ist, wirkt zu Lasten der Antragstellerin des vorliegenden Verfah-

rens.

aa) Zwischen den Beteiligten ist nicht umstritten, dass die Antragstellerin

des vorliegenden Löschungsverfahrens mit der Antragstellerin des ersten vom

Deutschen Patent- und Markenamt bestandskräftig entschiedenen Löschungs-

verfahrens identisch ist und in der Zeit zwischen beiden Löschungsverfahren

lediglich eine Umfirmierung der Antragstellerin erfolgt ist.

bb) Die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts vom

7. März 2002, durch die der erste Löschungsantrag zurückgewiesen worden ist,

wirkt in entsprechender Anwendung des § 322 ZPO gegen die Antragstellerin

des vorliegenden Verfahrens.

Nach der Rechtsprechung des Senats ist der in den §§ 322, 325 ZPO

zum Ausdruck kommende Rechtsgedanke für die Beurteilung der Wirkungen im

Löschungsverfahren ergangener gerichtlicher Entscheidungen heranzuziehen

(vgl. BGHZ 123, 30, 33 f. - Indorektal II). Der Sinn dieser Regelung liegt in der

endgültigen Befriedung eines kontradiktorischen Parteienstreits, der über den-

selben Streitgegenstand nicht wiederholt werden soll. Der Rechtsgedanke ist

indessen nicht auf eine gerichtliche Entscheidung im Löschungsverfahren be-

schränkt. Vielmehr sind die Grundsätze des § 322 ZPO auf eine bestandskräfti-

ge Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts im Löschungsverfah-

ren übertragbar. Im Hinblick auf die Justizförmigkeit des Verfahrens ist eine ent-

sprechende Anwendung der Vorschriften der Zivilprozessordnung auf das Ver-

fahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt auch ohne ausdrückliche

gesetzliche Anordnung nicht ausgeschlossen (zum PatG: BGH, Beschl. v.

10.5.1994 - X ZB 7/93, GRUR 1994, 724, 725 - Spinnmaschine; zum marken-

rechtlichen Verfahren: BPatGE 42, 250, 253; Büscher in Büscher/Dittmer/

Schiwy aaO § 56 MarkenG Rdn. 1; Kirschneck in Ströbele/Hacker aaO § 56

Rdn. 1). Dies gilt auch für die Anwendung des Rechtsgedankens des § 322

ZPO auf einen im Löschungsverfahren ergangenen bestandskräftigen Be-

schluss des Deutschen Patent- und Markenamts, weil auch insoweit wiederhol-

te Löschungsverfahren zwischen denselben Beteiligten über dieselbe eingetra-

gene Marke im Interesse einer endgültigen Befriedung durch eine bestandskräf-

tige Entscheidung ausgeschlossen werden sollen.

3. Eine Zurückverweisung an das Bundespatentgericht gemäß § 89

Abs. 4 Satz 1 MarkenG kann vorliegend unterbleiben. Durch die Entscheidun-

gen vom heutigen Tag in den parallelen Löschungsverfahren I ZB 53/07 und

I ZB 55/07 wird die Anordnung der Löschung der auch im vorliegenden Verfah-

ren in Rede stehenden Marke rechtskräftig. Aus Gründen der Prozessökonomie

besteht nach rechtskräftiger Löschung der angegriffenen Marke kein Anlass, die

Sache an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen; vielmehr kann der Se-

nat in der Sache ausnahmsweise selbst entscheiden (vgl. BGH, Beschl. v.

19.6.1997 - I ZB 7/95, GRUR 1998, 394, 396 = WRP 1998, 185 - Active Line).

IV. Es besteht kein Grund, die Kosten des Verfahrens der Antragstellerin

aufzuerlegen (§ 90 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Die aufgeworfenen Rechtsfragen

ließen das Begehren der Antragstellerin nicht von vornherein als aussichtslos

erscheinen. Danach entspricht es der Billigkeit, von einer Kostenentscheidung

abzusehen (§ 90 Abs. 1 Satz 3 MarkenG).

Bornkamm

Büscher

Schaffert

Kirchhoff

Koch

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 20.12.2006 - 26 W (pat) 86/05 -