BGH Beschluss vom 16.07.2009 – I ZB 55/07

BUNDESGERICHTSHOF

I ZB 55/07

Verkündet am: 16. Juli 2009 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 395 03 037

Der I. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 16. Juli 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und

die Richter Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den an Verkündungs Statt am

2. Mai 2007 zugestellten Beschluss des 26. Senats (Marken-

Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten

der Markeninhaberin zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 100.000 €

festgesetzt.

I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 20. August 1996 die nachfolgend

abgebildete farbige (rot) dreidimensionale Marke Nr. 395 03 037 für die Ware

"Spielzeug, nämlich Spielbausteine" eingetragen:

Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Lö-

schung der Marke beantragt, weil sie zum einen nicht markenfähig, zum ande-

ren nicht unterscheidungskräftig und im Übrigen freihaltebedürftig sei. Die Mar-

kenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Löschung der

Marke angeordnet.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist ohne Erfolg geblieben (BPatG,

Beschl. v. 2.5.2007 - 26 W (pat) 80/05, juris).

Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der (zugelassenen)

Rechtsbeschwerde. Die Antragstellerin beantragt, das Rechtsmittel zurückzu-

weisen.

II. Das Bundespatentgericht hat einen Löschungsgrund nach § 50 Abs. 1

und 2 MarkenG bejaht und zur Begründung ausgeführt:

Der Eintragung der angegriffenen Marke habe das Schutzhindernis aus

§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegengestanden, das auch weiterhin bestehe.

Vom Markenschutz ausgeschlossen seien nach dieser Vorschrift Warenformen,

deren wesentliche Merkmale eine technische Funktion erfüllten. Davon sei für

die vorliegende Marke auszugehen. Diese bestehe aus der Wiedergabe eines

roten quaderförmigen Spielbausteins mit zwei symmetrischen Reihen aus je-

weils vier flachen, glatten und zylindrischen Noppen an der Oberfläche. Die

Kupplungselemente (Noppen) der Marke, aus denen die Markeninhaberin allein

die Markenfähigkeit ableite, seien ausschließlich technisch bedingt. Die Noppen

auf der Oberseite sowie die Hohlräume auf der Unterseite des Spielbausteins

dienten dazu, die Spielbausteine auf leichte Art verbinden und wieder trennen

zu können. Diese technische Wirkung stehe eindeutig im Vordergrund. Die

Funktion des Gegenstandes werde durch die Form erreicht, was durch die ab-

gelaufenen Patente bestätigt werde. Soweit sich die Markeninhaberin darauf

berufen habe, es gebe verschiedene Möglichkeiten der Gestaltung der Noppen

der Spielbausteine innerhalb derselben technischen Lösung, komme es hierauf

nicht an. Die zylindrischen Noppen seien im Übrigen die beste Ausführungsform

zur beständigen Verbindung der Bausteine. Neben dieser technischen Funktion

seien rein ästhetisch bedingte Merkmale der Warenform nicht ersichtlich.

III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbe-

schwerde haben keinen Erfolg. Mit Recht hat das Bundespatentgericht die Vor-

aussetzungen für eine Löschung der angegriffenen Marke für die Ware "Spiel-

zeug, nämlich Spielbausteine" nach § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG bejaht. Der

Marke stand sowohl im Eintragungszeitpunkt (§ 50 Abs. 1 MarkenG) als auch

im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag (§ 50 Abs. 2 Satz 1

MarkenG) das Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

1. Nach dieser Vorschrift ist ein Zeichen, das ausschließlich aus einer

Form besteht, dem Markenschutz nicht zugänglich, wenn die Form zur Errei-

chung einer technischen Wirkung erforderlich ist. § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

setzt Art. 3 Abs. 1 lit. e Ziffer ii MarkenRL um. Die Bestimmung schließt es im

öffentlichen Interesse aus, dass der Inhaber des Markenrechts technische Lö-

sungen für sich monopolisieren und dadurch Mitbewerber daran hindern kann,

ihre Ware mit diesen technischen Lösungen zu versehen (EuGH, Urt. v.

8.4.2003 - C-53/01 bis 55/01, Slg. 2003, I-3161 = GRUR 2003, 514 Tz. 72

= WRP 2003, 627 - Linde, Winward u. Rado; BGH, Beschl. v. 24.5.2007

- I ZB 37/04, GRUR 2008, 71 Tz. 13 = WRP 2008, 107 - Fronthaube; Beschl. v.

25.10.2007 - I ZB 22/04, GRUR 2008, 510 Tz. 11 = WRP 2008, 791 - Milch-

schnitte). Wie der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zu der Be-

stimmung der Markenrechtsrichtlinie entschieden hat, setzt dieses Eintragungs-

hindernis voraus, dass die wesentlichen funktionellen Merkmale der Form nur

der technischen Wirkung zuzuschreiben sind, selbst wenn die fragliche techni-

sche Wirkung durch andere Formen erzielt werden kann (EuGH, Urt. v.

18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz. 83 = WRP

2002, 924 - Philips/Remington; BGH, Beschl. v. 17.11.2005 - I ZB 12/04, GRUR

2006, 589 Tz. 18 = WRP 2006, 900 - Rasierer mit drei Scherköpfen).

2. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Markenfähigkeit der

angegriffenen Marke ergebe sich allein aus den Noppen (Kupplungselementen)

des Spielbausteins; deren Ausführungsform sei ausschließlich technisch be-

dingt. Grundsätzlich dürften technische Lösungen, die über Patent- oder Ge-

brauchsmusterschutz verfügten oder verfügt hätten, nicht mit Hilfe des Marken-

schutzes unterlaufen werden. Nur Merkmale, die nicht im Wesentlichen tech-

nisch bedingt seien, seien dem Markenschutz zugänglich. Vorliegend sei davon

auszugehen, dass die wesentliche technische Funktion der Noppen auf der

Oberseite sowie der Hohlräume auf der Unterseite der Spielbausteine in einem

Verbindungseffekt bestehe, der der Stabilität diene und eine leichte Verbindung

und Trennung der Elemente erlaube. Diese technische Wirkung der Noppen

stehe eindeutig im Vordergrund. Die Form und der Durchmesser der Noppen,

ihre Anzahl, ihre Höhe und ihre symmetrische Anordnung seien wesentlich für

die erzielte Wirkung und deshalb für diese technische Wirkung auch erforderlich

i.S. des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

3. Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung stand.

a) Das Bundespatentgericht ist zu Recht und von der Rechtsbeschwerde

unbeanstandet davon ausgegangen, dass für die Beurteilung des Schutzhin-

dernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausschließlich auf die Noppen eines

Spielbausteins abzustellen ist, der der angegriffenen Marke entspricht. Die wei-

tere Gestaltung des Spielbausteins besteht in dessen quaderförmiger Aufma-

chung. Diese ist dem Markenschutz nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht zu-

gänglich, weil es sich um die Grundform dieser Warengattung handelt (vgl.

BGH, Beschl. v. 20.11.2003 - I ZB 18/98, GRUR 2004, 506, 507 = WRP 2004,

755 - Stabtaschenlampen II; BGH GRUR 2008, 510 Tz. 16 - Milchschnitte).

b) Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde gegen die Annahme des

Schutzhindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG geltend, das Bundespa-

tentgericht sei von einem falschen rechtlichen Maßstab ausgegangen. Das Ein-

tragungshindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei eng auszulegen, weil es

nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden könne. Es sei zu unter-

scheiden zwischen einer technischen Wirkung, die nur mit der als Marke bean-

spruchten Form erzielt werden könne, und einer zur Erreichung einer techni-

schen Wirkung erforderlichen technischen Lösung, die durch verschiedene Ge-

staltungsmöglichkeiten umzusetzen sei. Der Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG setze voraus, dass eine bestimmte technische Wirkung nur mit

der als Marke beanspruchten Form erzielt werden könne. Die Monopolisie-

rungsgefahr, der § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenwirken solle, bestehe da-

gegen nicht, wenn eine konkrete technische Lösung durch in der äußerlichen

Gestaltung ganz unterschiedliche Formen realisiert werden könne. Dem kann

nicht beigetreten werden.

aa) Das Eintragungshindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist im Hin-

blick auf das Allgemeininteresse auszulegen, Formen frei verwenden zu kön-

nen, deren wesentliche Merkmale einer technischen Funktion entsprechen und

gewählt wurden, um diese zu erfüllen (EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 77 und 80

- Philips/Remington). Maßgeblich ist daher für das Vorliegen des in Rede ste-

henden Schutzhindernisses, ob die Anzahl, Gestaltung und Anordnung der

Noppen allein der technischen Wirkung zuzuschreiben ist oder ob die angegrif-

fene Marke darüber hinausgehende, nicht technische Gestaltungsmerkmale

oder eine individualisierende Formgebung aufweist (vgl. BGH, Beschl. v.

20.11.2003 - I ZB 48/98, GRUR 2004, 507, 509 = WRP 2004, 749 - Transfor-

matorengehäuse; BGH GRUR 2006, 589 Tz. 20 - Rasierer mit drei Scherköp-

fen; BGHZ 166, 65 Tz. 14 - Porsche Boxster; BGH GRUR 2008, 71 Tz. 16

- Fronthaube).

bb) Von diesen Maßstäben ist auch das Bundespatentgericht ausgegan-

gen. Nach seinen rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen weisen die Nop-

pen auf der Oberseite des Spielbausteins eine wesentliche technische Funktion

auf, ohne dass die angegriffene Marke über weitergehende nichttechnische

Gestaltungsmerkmale verfügt. Dass sich die Streitmarke durch eine individuali-

sierende Formgebung auszeichnet, hat das Bundespatentgericht ebenfalls nicht

festgestellt. Die Rechtsbeschwerde rügt insoweit auch keinen Vortrag der Mar-

keninhaberin als übergangen. Das Bundespatentgericht hat daraus zu Recht

gefolgert, dass die wesentlichen funktionellen Merkmale der Form nur der tech-

nischen Wirkung zuzuschreiben sind.

cc) Diesem Ergebnis hält die Rechtsbeschwerde entgegen, das Schutz-

hindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liege nur vor, wenn eine technische

Wirkung nur mit unterschiedlichen technischen Lösungen erreicht werden kön-

ne und mit der angegriffenen Markenform eine dieser technischen Lösungen

monopolisiert werde. Dagegen seien die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG nicht gegeben, wenn zur Erzielung einer technischen Wirkung eine

bestimmte technische Lösung diene, die auf unterschiedliche Art und Weise

umgesetzt werden könne. Von letzterem sei im vorliegenden Fall auszugehen.

Zur Verbindung der Spielbausteine durch Verklemmen gebe es eine Reihe von

gleichwertigen Alternativgestaltungen für Noppen von Spielbausteinen. Bei den

Bausteinen der Markeninhaberin werde die Klemmwirkung dadurch erzielt, dass

die Noppen auf der Oberseite der Spielbausteine zwischen die Innenwand des

Bausteins und den in der Bausteininnenseite vorhandenen Zapfen geklemmt

würden. Diese an der Unterseite der Bausteine angeordneten Sekundärzapfen

seien Gegenstand des Christiansen-Patents, durch das die ursprüngliche Ge-

staltung des Spielbausteins nach dem Patent von Harry Fisher Page weiterent-

wickelt worden sei. Das Bundespatentgericht habe die Gestaltung der Spiel-

bausteine auf der Grundlage des Christiansen-Patents als funktionsgerechteste

Ausführungsform und deshalb als vorzugswürdig gegenüber anderen Ausfüh-

rungsformen bezeichnet. Die Feststellungen des Bundespatentgerichts hierzu

seien unzureichend und seine Würdigung sei widersprüchlich. Das Bundespa-

tentgericht habe verfahrensfehlerhaft den gegenteiligen Vortrag der Markenin-

haberin nicht berücksichtigt.

Mit diesen Angriffen hat die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg. Auf den

Vortrag der Markeninhaberin, dass die Klemmwirkung von Spielbausteinen

durch einen gegenüber der angegriffenen Marke anderen Aufbau und eine an-

dere Gestaltung der Kupplungselemente (Noppen) erzielt werden könne, ohne

dass mit der Formgebung der angegriffenen Marke in qualitativer, technischer,

funktionsmäßiger oder wirtschaftlicher Hinsicht ein Vorteil gegenüber abwei-

chenden Ausführungen verbunden sei, kommt es aus Rechtsgründen nicht an.

Auch wenn dies der Fall sein sollte, bleibt für das Eintragungshindernis nach

§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entscheidend, dass die von der Markeninhaberin für

die angegriffene Marke gewählten wesentlichen funktionellen Merkmale der

Warenform allein der technischen Wirkung zuzuschreiben sind (vgl. EuGH

GRUR 2002, 804 Tz. 83 - Philips/Remington zu Art. 3 Abs. 1 lit. e Ziff. ii

MarkenRL).

In dem Vorlageverfahren Philips/Remington hatte sich die Markeninha-

berin Philips darauf berufen, es gebe gegenüber der fraglichen Marke zahl-

reiche andere Formen, mit denen sich hinsichtlich der Rasur die gleiche tech-

nische Wirkung mit einem gleichen Kostenaufwand erzielen lasse (vgl. EuGH

GRUR 2002, 804 Tz. 67 - Philips/Remington). Diesen von Philips geltend

gemachten Umstand hat der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften

nicht als entscheidungserheblich erachtet, sondern ausschließlich darauf

abgestellt, dass die wesentlichen

funktionellen Merkmale der

in Rede

stehenden Form nur der technischen Wirkung zuzuschreiben waren (EuGH

GRUR 2002, 804 Tz. 84 - Philips/Remington). Deshalb ist entgegen den Aus-

führungen der Rechtsbeschwerde auch keine differenzierte Betrachtung danach

geboten, ob dieselbe technische Wirkung nur mit unterschiedlichen technischen

Lösungen erzielt werden kann oder ob diese Wirkung mit der gleichen techni-

schen Lösung, aber mit unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten zu errei-

chen ist. Für eine derartige Differenzierung besteht nach dem Zweck des

Schutzhindernisses aus § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kein Anlass (vgl. EuG, Urt. v.

12.11.2008 - T-270/06, GRUR Int. 2009, 508 Tz. 43 = WRP 2009, 36 - Lego

Juris/HABM, zu Art. 7 Abs. 1 lit. e Ziff. ii GMV). Auch im letzteren Fall wird eine

im Wesentlichen technisch bedingte Warenform monopolisiert und werden an-

dere Unternehmen von der freien Verwendbarkeit dieser Warenform, die allein

der Erzielung einer technischen Wirkung dient, ausgeschlossen.

4. Der von der Markeninhaberin angeregten Vorlage an den Gerichtshof

der Europäischen Gemeinschaften bedarf es nicht. Die Grundsätze, nach de-

nen sich im Streitfall die Frage beurteilt, ob das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG eingreift, sind durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der

Europäischen Gemeinschaften geklärt. Auch im Übrigen stellen sich vorliegend

keine entscheidungserheblichen Rechtsfragen, die eine Vorlage an den Ge-

richtshof der Europäischen Gemeinschaften rechtfertigen.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

Bornkamm

Büscher

Schaffert

Kirchhoff

Koch

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 02.05.2007 - 26 W(pat) 80/05 -