BGH Urteil vom 10.09.2009 – Xa ZR 18/08
Xa. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk:
BGHZ:
BGHR:
ja
ja
ja
PatG § 12
Verkündet am: 10. September 2009 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
Füllstoff
Ein Vorbenutzungsrecht gemäß § 12 PatG ist in aller Regel ausgeschlossen, wenn der Benutzer und der Erfinder in vertraglicher Beziehung stehen und der Erfindungsbesitz im Zusammenhang mit der Erfüllung dieses Vertrags erlangt wurde.
BGH, Urteil vom 10. September 2009 - Xa ZR 18/08 - OLG Jena LG Erfurt
Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-
handlung vom 10. September 2009 durch die Richter Prof. Dr. Meier-Beck,
Keukenschrijver, Asendorf, Dr. Berger und Dr. Bacher
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das am 24. Oktober 2007 ver-
kündete Urteil des 2. Zivilsenats des Thüringer Oberlandesgerichts
aufgehoben.
Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über
die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand
Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Gebrauchsmusterverletzung im
Wege der Stufenklage auf Rechnungslegung, Herausgabe einer ungerecht-
fertigten Bereicherung und Schadensersatz in Anspruch.
Die Klägerin ist Inhaberin der am 18. Dezember 2001 eingereichten und
am 3. Juli 2003 offengelegten deutschen Patentanmeldung 101 61 687 sowie
des am 21. Februar 2002 unter Inanspruchnahme der inneren Priorität der
Patentanmeldung angemeldeten und am 27. Juni 2002 eingetragenen
Gebrauchsmusters 202 05 896 (Klagegebrauchsmusters). Die Eintragung des
Klagegebrauchsmusters ist am 1. August 2002 im Patentblatt bekanntgemacht
worden.
Die Ansprüche 1, 2, 4, 7 und 8 des Klagegebrauchsmusters lauten:
"1. Füllstoff für kunststoffgebundene Beschichtungen, dadurch gekennzeichnet,
dass es sich bei diesem Füllstoff um ein Eisenoxid mit einem FE-Anteil von
> 50% handelt.
2. Füllstoff für kunststoffgebundene Beschichtungen, dadurch gekennzeichnet,
dass es sich bei diesem Füllstoff um das Material FELITH handelt.
4. Beschichtungsmaterial für flexible Unterlagen, dadurch gekennzeichnet, dass
eine Mischung aus Ethylen-Vinyl-Acetat und einem Eisenoxid mit einem FE-
Anteil von > 50% verwendet wird.
7. Beschichtungsmaterial für flexible Unterlagen, dadurch gekennzeichnet, dass
das verwendete Ethylen-Vinyl-Acetat einen Schmelzpunkt zwischen 75 und
130° C aufweist.
8. Beschichtungsmaterial für flexible Unterlagen, dadurch gekennzeichnet, dass
das verwendete Ethylen-Vinyl-Acetat eine Korngröße zwischen 50 und 800
mμ [sic] aufweist."
Die Beklagte ist die Verwalterin im Insolvenzverfahren über das Vermögen
der P. GmbH
in K.
(Insolvenzschuldnerin),
die
Rückenbeschichtungen für Teppichböden hergestellt hat. Die Beklagte führt
den Geschäftsbetrieb der Insolvenzschuldnerin weiter.
Die Insolvenzschuldnerin hat unter anderem ein Produkt vertrieben,
dessen Rückenbeschichtung aus Ethylen-Vinyl-Acetat und Eisenoxid besteht.
Dieses Produkt ist von H. P. , dem Ehemann der Klägerin und Vater des
Geschäftsführers der Insolvenzschuldnerin, entwickelt worden, der auch als
Erfinder des Klagegebrauchsmusters benannt ist. H. P. war auf der
Grundlage eines Beratervertrages vom 21. Juni 1997 gegen ein monatliches
Honorar von 15.000,- DM für die Insolvenzschuldnerin als Berater für alle
Produktions-, Vertriebs- und Vermarktungsangelegenheiten tätig. Nach dem
Beratervertrag war H. P. verpflichtet, sein Know-how über die von ihm
entwickelten magnetisch haftenden Bodenbeläge der Insolvenzschuldnerin zur
Verfügung zu stellen und alles in seinen Möglichkeiten Stehende zu tun, um die
technische Weiterentwicklung und die Vermarktung dieser Bodenbeläge best-
möglich voranzutreiben.
Die Klägerin, die ihre Klage in erster Instanz hilfsweise auch auf einen am
20. Dezember 2001 mit der Insolvenzschuldnerin geschlossenen und am
31. Januar 2002 gekündigten Lizenz- und Know-how-Vertrag gestützt hat, hat in
der ersten Klagestufe zuletzt Auskunft darüber begehrt, in welchem Umfang die
Beklagte seit dem 27. Juni 2002 Gegenstände gewerbsmäßig hergestellt,
verarbeitet, angeboten, in Verkehr gebracht oder gebraucht hat, die die (im
Klageantrag näher bezeichneten) Merkmale der Gebrauchsmusteransprüche 1,
4, 7 und 8 aufweisen.
Das Landgericht hat die Klage insgesamt abgewiesen. Die Berufung der
Klägerin ist erfolglos geblieben (das Berufungsurteil ist veröffentlicht in
GRUR-RR 2008, 115). Hiergegen richtet sich die - vom Senat zugelassene -
Revision der Klägerin, mit der sie ihre in der Berufungsinstanz zuletzt geltend
gemachten Ansprüche weiterverfolgt. Die Beklagte tritt der Revision entgegen.
Entscheidungsgründe
Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und
zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht zur neuen Verhand-
lung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision.
I.
Das Berufungsgericht hat die Klageansprüche mit der Begründung
verneint, zu Gunsten der Insolvenzschuldnerin bestehe ein Vorbenutzungs-
recht, das die Beklagte den Ansprüchen aus dem Klagegebrauchsmuster
entgegenhalten könne. Die Insolvenzschuldnerin sei spätestens seit November
2001 im Erfindungsbesitz gewesen. Im November 2001 seien die von H.
P. durchgeführten Testreihen abgeschlossen gewesen. Von diesem
Zeitpunkt an sei der Maschinenführer der Insolvenzschuldnerin in der Lage
gewesen, selbständig zu produzieren. Das Vorbenutzungsrecht sei auch in der
Person der Insolvenzschuldnerin entstanden. Die erforderliche Kenntnis von der
objektiv fertigen Erfindung habe die Insolvenzschuldnerin vermittelt durch die
Person ihres Entwicklers H. P. besessen. Dieser sei zwar unstreitig kein
Arbeitnehmer gewesen. Er habe aber die Funktion eines leitenden Mitarbeiters
innegehabt. Jedenfalls sei er eine in die Betriebsorganisation eingebundene
Person gewesen, die im Interesse des Unternehmens tätig gewesen sei. Selbst
wenn man davon ausgehen wolle, dass H. P. außerhalb der betrieb-
lichen Organisation der Insolvenzschuldnerin gestanden habe, stehe der
Beklagten ein Vorbenutzungsrecht gemäß § 12 Abs. 1 Satz 4 PatG zu. H.
P. habe die Erfindung vor der Anmeldung der Insolvenzschuldnerin mit-
geteilt. Dies folge daraus, dass die Maschinenführer der Insolvenzschuldnerin in
der Lage gewesen seien, die Beschichtungen ohne Überwachung selbständig
zu produzieren. Rechte für den Fall einer Patent- oder Gebrauchsmuster-
erteilung habe sich H. P. bei der Mitteilung nicht vorbehalten. Die Insol-
venzschuldnerin habe danach die Erfindung mit Benutzungswillen in Benutzung
genommen und dabei gegenüber der Klägerin auch nicht unredlich gehandelt.
II. Dies hält der revisionsrechtlichen Überprüfung
in einem ent-
scheidenden Punkt nicht stand.
1.
Zutreffend ist das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass
ein von der Insolvenzschuldnerin erlangtes Vorbenutzungsrecht zur Insolvenz-
masse gehört und deshalb von der Beklagten als Insolvenzverwalterin ausgeübt
werden darf, solange diese den Betrieb der Insolvenzschuldnerin weiterführt.
Gemäß § 35 InsO gehört zur Insolvenzmasse unter anderem das gesamte
Vermögen, das dem Schuldner zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens gehört.
Ein Vorbenutzungsrecht gemäß § 12 InsO ist ein solcher Vermögensgegen-
stand. Es gibt dem Berechtigten das Recht, von der Lehre eines Patents oder
Gebrauchsmusters Gebrauch zu machen. Diesem Recht kommt ein
wirtschaftlicher Wert zu.
§ 36 Abs. 1 InsO, wonach Gegenstände, die nicht der Zwangsvoll-
streckung unterliegen, nicht zur Insolvenzmasse gehören, führt zu keiner
anderen Beurteilung. Zwar kann das Vorbenutzungsrecht gemäß § 12 Abs. 1
Satz 3 PatG nur zusammen mit dem Betrieb vererbt oder veräußert werden. Es
ist deshalb gemäß § 857 Abs. 3 ZPO nicht separat pfändbar. Nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs (BGH, Urt. v. 7.10.1965 - Ia ZR 129/63,
GRUR 1966, 370, 374 - Dauerwellen II) stand dies jedoch der Zugehörigkeit zur
Konkursmasse nach den Regeln der Konkursordnung nicht entgegen, wenn zu-
sammen mit dem Vorbenutzungsrecht auch der Betrieb zur Masse gelangt. Für
die Zugehörigkeit zur Insolvenzmasse nach den Regeln der Insolvenzordnung
gilt nichts anderes. § 12 Abs. 1 Satz 3 PatG soll verhindern, dass der Umfang
des Vorbenutzungsrechts verändert wird, indem es von dem Betrieb, in dem es
entstanden ist, abgelöst wird. Diese Gefahr droht nicht, wenn das Recht
zusammen mit dem Betrieb der Verwaltungsbefugnis eines Insolvenzverwalters
unterstellt wird - unabhängig davon, ob der Insolvenzverwalter den Betrieb
sofort veräußert oder zunächst selbst weiterführt. Wäre ein Übergang in dieser
Situation ausgeschlossen, hätte dies das Erlöschen des Vorbenutzungsrechts
zur Folge. Dies würde die Zugriffsmöglichkeiten der Insolvenzgläubiger, deren
Schutz § 35 InsO dient, beeinträchtigen, ohne dass der Insolvenzschuldner
einen Vorteil hätte. Dies kann nicht Sinn des § 36 Abs. 1 InsO sein.
2. Der Beklagten steht kein Vorbenutzungsrecht zu.
a) Ein Vorbenutzungsrecht, das gemäß § 13 Abs. 3 GebrMG auch
Ansprüchen aus einem Gebrauchsmuster entgegengehalten werden kann, setzt
gemäß § 12 PatG voraus, dass die Erfindung vor dem Prioritätstag bereits in
Benutzung genommen wurde oder die dafür erforderlichen Veranstaltungen
getroffen worden sind. Werden solche Handlungen ausschließlich im Interesse
eines Dritten vorgenommen, erwirbt der Handelnde selbst kein Vorbenutzungs-
recht (BGHZ 121, 194, 200 f. - Wandabstreifer m.w.N.). Möglich ist auch die
Ausübung sowohl im eigenen Interesse als auch im Interesse eines Dritten.
Dann erwerben grundsätzlich beide Beteiligten ein Vorbenutzungsrecht (BGHZ
121, 194, 203 f. - Wandabstreifer). Arbeiter und Angestellte handeln grund-
sätzlich nicht im eigenen, sondern im Interesse des Betriebsinhabers (BGH, Urt.
v. 21.6.1960 - I ZR 114/58, GRUR 1960, 546, 548 - Bierhahn). Handlungen
leitender Betriebsangehöriger, die dazu berufen sind, Anordnungen zu treffen,
sowie Handlungen von Gesellschaftsorganen im ihnen gesetzlich zugewiese-
nem Vertretungsbereich erfolgen grundsätzlich im Interesse der Gesellschaft
(BGHZ 121, 194, 200 f. - Wandabstreifer). Die Zurechnung solcher Benutzungs-
handlungen erfolgt weder auf der Grundlage von § 166 BGB noch nach den
Regeln des Deliktsrechts. Maßgeblich ist vielmehr, ob tatsächliche Vorgänge
einer bestimmten Person oder einem bestimmten Unternehmensträger
zugeordnet werden können (BGHZ 121, 194, 203 - Wandabstreifer).
b) Wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, sind für den
Erwerb eines Vorbenutzungsrechts zusätzlich zu den in § 12 Abs. 1 PatG ge-
nannten objektiven Handlungen weitere Voraussetzungen erforderlich. § 12
PatG hat den Zweck, aus Billigkeitsgründen einen vorhandenen oder bereits
angelegten gewerblichen Besitzstand des Vorbenutzers zu schützen und damit
die unbillige Zerstörung in zulässiger, insbesondere rechtlich unbedenklicher
Weise geschaffener Werte zu verhindern
(BGH, Urt. v. 13.11.2001
- X ZR 32/99, GRUR 2002, 231, 233 - Biegevorrichtung m.w.N.). Dessen Kraft,
Zeit und Kapitaleinsatz auf bestehende Anlagen, die entweder die Erfindung
bereits verwerten oder bei denen der Wille, sie zu verwerten, durch Veranstal-
tungen zur Benutzung bestätigt worden ist, sollen nicht umsonst aufgewandt
sein und ein solcher Besitzstand nicht durch die Patentanmeldung eines
anderen entwertet werden (BGHZ 39, 389, 397 - Taxilan; BGH, Urt. v.
28.5.1968 - X ZR 42/66, GRUR 1969, 35, 36 - Europareise; Urt. v. 13.3.2003
- X ZR 100/00, GRUR 2003, 507, 509 - Enalapril). Hieraus folgt nicht, dass ein
Vorbenutzungsrecht unabhängig vom Vorliegen der in § 12 PatG normierten
Voraussetzungen aufgrund von Billigkeitserwägungen oder im Hinblick auf
einen "Besitzstand" bejaht oder verneint werden könnte (BGH, Urt. v. 30.6.1964
- Ia ZR 206/63, GRUR 1964, 673, 675 f. - Kasten für Fußabtrittsroste; BGH,
aaO, GRUR 2003, 507, 509 - Enalapril). Der Zweck des § 12 PatG ist jedoch
bei der Auslegung der einzelnen Tatbestandsmerkmale zu berücksichtigen.
Ausgehend davon hat der Bundesgerichtshof - überwiegend in Weiter-
entwicklung der Rechtsprechung des Reichsgerichts - entschieden, dass eine
ausreichende Benutzungshandlung oder Veranstaltung nur dann vorliegt, wenn
der Handelnde selbständigen Erfindungsbesitz erlangt und diesen redlich
erworben und ausgeübt hat (BGH, aaO, GRUR 1964, 673, 675 - Kasten für
Fußabtrittsroste; Eichmann, GRUR 1993, 73, 80). Erfindungsbesitz in diesem
Sinne ist gegeben, wenn die aus Aufgabe und Lösung sich ergebende
technische Lehre objektiv fertig und subjektiv derart erkannt ist, dass die
tatsächliche Ausführung der Erfindung möglich ist (BGH, aaO, GRUR 1964,
673, 674 - Kasten für Fußabtrittsroste). Redlich erworben ist der Erfindungs-
besitz, wenn der Benutzer sich für befugt halten durfte, die erfindungsgemäße
Lehre für eigene Zwecke anzuwenden. Redlichkeit wird nicht schon dadurch
ausgeschlossen, dass der Erfindungsbesitz vom Inhaber des Patents oder
dessen Rechtsvorgängern abgeleitet ist. Unredlich handelt der Benutzer aber
jedenfalls dann, wenn er die geschützte Lehre widerrechtlich entnommen hat
(BGH, aaO, GRUR 1964, 673, 675 - Kasten für Fußabtrittsroste).
c)
In Anwendung und Weiterentwicklung dieser Grundsätze ist ein
Vorbenutzungsrecht in aller Regel ausgeschlossen, wenn der Benutzer und der
Erfinder in vertraglicher Beziehung stehen und der Erfindungsbesitz im
Zusammenhang mit der Erfüllung dieses Vertrags erlangt wurde. In diesem Fall
kann und muss jede Vertragspartei aus den vertraglichen Vereinbarungen
entnehmen, ob und welche Rechte ihr in Bezug auf Erfindungen der anderen
Seite zustehen. Werden die Rechte an solchen Erfindungen im Vertrag
abgetreten oder zumindest ein schuldrechtlicher Anspruch auf Abtretung
begründet oder steht dem anderen Teil ein Recht zur Inanspruchnahme der
Erfindung gemäß § 6 ArbNErfG zu, hat der begünstigte Teil hinreichende
Möglichkeiten, die geschützte Lehre für seine eigenen Zwecke zu nutzen.
Macht er von diesen Möglichkeiten keinen Gebrauch oder stehen ihm derartige
Rechte weder nach dem Vertrag noch nach dem Gesetz zu, kann er
redlicherweise nicht erwarten, dennoch zur weiteren Nutzung der Erfindung
befugt zu sein. Zur Entstehung eines Vorbenutzungsrechts gegenüber dem
Erfinder oder dessen Rechtsnachfolgern kann es weder im einen noch im
anderen Fall kommen. Für die Anwendung von § 12 PatG ist in solchen
Konstellationen kein Raum.
Der bereits erwähnte Grundsatz, wonach ein Vorbenutzungsrecht auch
dann entstehen kann, wenn der Erfindungsbesitz vom Erfinder selbst abgeleitet
ist, steht dem nicht entgegen. Dieser Grundsatz kann wie ebenfalls bereits
dargelegt nur dann greifen, wenn der Erfindungsbesitz redlich erworben und
ausgeübt wurde. Dies ist bei einer auf den Erfinder zurückgehenden Offen-
barung in der Regel nur dann möglich, wenn der Benutzer sich aufgrund der
Umstände für befugt halten durfte, von der von ihm erkannten Lehre Gebrauch
zu machen (BGH, aaO, GRUR 1964, 673, 675 - Kasten für Fußabtrittsroste).
Hierzu genügt nicht, dass der Erfindungsbesitz rechtmäßig erworben worden
ist. Erforderlich ist auch, dass sich der Benutzer redlicherweise für befugt halten
darf, den Erfindungsbesitz unabhängig von einem der Überlassung zu Grunde
liegenden Rechtsverhältnis auf Dauer ausüben zu dürfen. Sind die
Rechtsbeziehungen zwischen dem Erfinder und dem Benutzer vertraglich
geregelt, fehlt es von vornherein an einer berechtigten Grundlage für eine
solche Annahme, wenn sich aus dem Vertrag derartiges nicht ergibt. Die
Befugnisse des anderen Teils richten sich dann allein nach den vertraglichen
Vereinbarungen, nicht nach § 12 PatG.
Für Diensterfindungen eines Arbeitnehmers entspricht dieses Ergebnis
der nahezu einhelligen Auffassung in Rechtsprechung und Literatur. Diese
gesteht einem Arbeitgeber, der von der Möglichkeit, die Erfindung in Anspruch
zu nehmen, keinen Gebrauch macht, ein Vorbenutzungsrecht nach § 12 PatG
nicht zu (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 3. Aufl., § 8 Rdn. 59;
Reimer, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, 7. Aufl., § 8 Rdn. 25; Busse/
Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 12 Rdn. 20 und § 8 ArbNErfG Rdn. 5; Meier-
Beck, Festschrift für Reimann, S. 309, 317; OLG München InstGE 10, 87
Tz. 35; vgl. auch RGZ 56, 223, 228 - Kugelmühle; abweichend für den Fall,
dass der Arbeitgeber schon vor der Meldung der Erfindung Erfindungsbesitz
erlangt, Klauer/Möhring/Nirk, Patentrechtskommentar, 3. Aufl., Anhang zu § 3
Rdn. 37; abweichend für das österreichische Recht der Oberste Patent- und
Markensenat, Beschl. v. 14.10.1981 - Op 2/81, GRUR Int. 1982, 560, 561). Für
Erfindungen, die einem anderen aufgrund anderer vertraglicher Beziehungen
offenbart worden sind, beispielsweise aufgrund eines Dienstverhältnisses als
gesetzlicher Vertreter oder freier Mitarbeiter, kann im Ergebnis nichts anderes
gelten. Solche Erfindungen stehen nicht dem Unternehmensinhaber, sondern
dem Erfinder zu, sofern sich aus den vertraglichen Vereinbarungen, die der
Zusammenarbeit zu Grunde liegen, nicht ausdrücklich oder konkludent etwas
Abweichendes ergibt (BGH, Urt. v. 22.10.1964 - Ia ZR 8/64, GRUR 1965, 302,
304 - Schellenreibungskupplung; BGH, Urt. v. 24.10.1989 - X ZR 58/88, GRUR
1990, 193 f. - Auto-Kindersitz). Im einen wie im anderen Fall können und
müssen sich alle am Vertrag Beteiligten von vornherein Klarheit darüber
verschaffen, welche Rechte ihnen in Bezug auf Erfindungen zustehen, die im
Rahmen der vertraglichen Tätigkeit entstehen oder dem Vertragspartner
zugänglich gemacht werden. Ein redlicher Erwerb von nicht im Vertrag
vorgesehenen Rechten ist allenfalls auf der Grundlage einer stillschweigenden
Vertragsänderung denkbar, nicht aber nach § 12 PatG.
In dieser Konstellation kann ein Vorbenutzungsrecht für den Unter-
nehmensinhaber gegenüber dem Erfinder und dessen Rechtsnachfolgern auch
dann nicht entstehen, wenn aufgrund der vertraglichen Zusammenarbeit nicht
nur der Erfinder, sondern auch andere Beschäftigte Erfindungsbesitz erlangt
haben. Unerheblich ist auch, ob die Voraussetzungen des § 12 Abs. 1 Satz 4
PatG vorliegen. Mangels redlichen Erwerbs des Erfindungsbesitzes kann es
nicht zu Benutzungshandlungen oder sonstigen Veranstaltungen im Sinne von
§ 12 Abs. 1 Satz 1 PatG kommen.
Entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung führt die Anwendung
dieser Grundsätze nicht zu einem unbilligen Ergebnis. Ein Unternehmens-
inhaber, der durch eine vertragliche Abrede Zugang zu einer Erfindung erhält,
hat es, soweit ihm nicht ohnehin ein Recht zu Inanspruchnahme gemäß § 6
ArbNErfG zusteht, in der Hand, sich ausreichende Rechte an der Erfindung zu
verschaffen. Macht er von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch, ist es nicht
unbillig, sondern konsequent, wenn ihm auch kein Vorbenutzungsrecht zusteht.
d)
Im Streitfall kommt ein Vorbenutzungsrecht mithin schon deshalb
nicht in Betracht, weil die Insolvenzschuldnerin den Erfindungsbesitz von
H. P. im Rahmen der vertraglichen Zusammenarbeit aufgrund des
Beratervertrages erworben hat. Aus diesem Grund ist unerheblich, ob die
Insolvenzschuldnerin nur durch H. P. oder auch
in Person
ihres
Geschäftsführers A. P. oder durch Arbeitnehmer Erfindungsbesitz
erlangt hat. Ebenfalls unerheblich ist die zwischen den Parteien streitige Frage,
ob H. P. faktischer Geschäftsführer der Insolvenzschuldnerin war. Auch
in diesem Fall stünden der Insolvenzschuldnerin Rechte an der Erfindung
allenfalls nach Maßgabe des faktischen Vertragsverhältnisses zu. Wenn H.
P. , wie die Beklagte in der Revisionsinstanz erstmals geltend macht,
aufgrund des Beratervertrages oder als faktischer Geschäftsführer verpflichtet
gewesen sein sollte, der Insolvenzschuldnerin die Nutzung der Erfindung
unentgeltlich zu überlassen,
führte dies nicht zur Entstehung eines
Vorbenutzungsrechts gemäß § 12 PatG, sondern zu einer auf Vertrag
gestützten Einrede gegen die Geltendmachung von Rechten aus dem Klage-
gebrauchsmuster. Unerheblich ist schließlich auch die Frage, ob und in welchen
Grenzen ein Vorbenutzungsrecht auch für Bodenbeläge in Anspruch genom-
men werden könnte, deren Beschichtung nicht aus FELITH, sondern aus einem
Material mit ähnlicher Zusammensetzung besteht.
III. Der Senat kann nicht gemäß § 563 Abs. 3 ZPO in der Sache ent-
scheiden. Das Berufungsgericht hat - von seinem Standpunkt aus folgerichtig -
zu den weiteren Einwendungen der Beklagten bislang keine Feststellungen
getroffen.
1. Die Beklagte hat unter Beweisantritt vorgetragen, die Insolvenz-
schuldnerin habe Bodenbeläge mit einer Beschichtung aus FELITH schon seit
Anfang 2001 in Verkehr gebracht und damit der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht (LGU 6). Das Landgericht hat Zeugenaussagen, die diesen Vortrag
bestätigen, als glaubhaft angesehen (LGU 10 f.). Das Berufungsgericht hat sich
damit nicht befasst. Dem Senat ist angesichts dessen eine abschließende
Entscheidung verwehrt.
2. Die Beklagte hat ferner unter Beweisantritt vorgetragen, H. P.
habe der Insolvenzschuldnerin die Nutzung der Erfindung zu einem Zeitpunkt
überlassen, zu dem ordentliche Kaufleute der Gesellschaft Eigenkapital
zugeführt hätten. H. P. sei aufgrund seiner finanziellen Beteiligung und
der Leitungsbefugnisse, die er aufgrund seiner faktischen Stellung im Betrieb
der Insolvenzschuldnerin gehabt habe, wie ein Gesellschafter zu behandeln.
Sofern dieser Vortrag zutrifft, kann der Beklagten ein befristetes Recht zur
unentgeltlichen Nutzung der Erfindung zustehen.
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unterliegt der Gesell-
schafter einer GmbH, der der Gesellschaft in einer Krisensituation Vermögens-
gegenstände zur Nutzung überlässt, den auf eine analoge Anwendung der
(BGHZ 109, 55, 57 f.). Er ist verpflichtet, der Gesellschaft den Vermögens-
gegenstand zur unentgeltlichen Nutzung für den vertraglich vereinbarten
Zeitraum, bei einer missbräuchlichen Zeitbestimmung für einen angemessenen
Zeitraum, zu belassen (BGHZ 127, 1, 10; BGH, Urt. v. 31.1.2005 - II ZR 240/02,
NZG 2005, 346). Diese Regeln sind trotz der zum 1. November 2008 in Kraft
getretenen Änderungen des GmbH-Rechts auf Altfälle weiterhin anwendbar
(BGHZ 179, 249 Tz. 15 ff. - Gut Buschow). Zum Kreis der Verpflichteten
gehören auch Personen, die nur über einen Treuhänder oder Strohmann an der
Gesellschaft beteiligt sind (vgl. nur BGHZ 31, 258, 263 f.; BGHZ 95, 188, 193).
Aus dem Beklagtenvortrag ergibt sich deshalb eine Pflicht von H. P. , der
Insolvenzschulderin die Nutzung der Erfindung für einen angemessenen Zeit-
raum unentgeltlich zu ermöglichen. Hieran wäre nach dem Rechtsgedanken
des § 15 Abs. 3 PatG auch die Klägerin gebunden, die ihre Rechte von H.
P. ableitet. Ein in entsprechender Anwendung der §§ 30 und 31 GmbHG
begründetes Nutzungsrecht an der nicht angemeldeten Erfindung setzt sich mit
der Eintragung des Gebrauchsmusters in einer Lizenz an diesem Recht fort
(vgl. BGH, Urt. v. 8.7.1975 - X ZR 74/72, GRUR 1976, 140, 142 - Polyurethan).
3.
In der erneut eröffneten Berufungsinstanz wird darüber hinaus zu
prüfen sein, ob die Insolvenzschuldnerin schon aufgrund des Beratervertrages
Rechte an der Erfindung erworben hat. Zwar hat die Beklagte in den
Tatsacheninstanzen eine solche Berechtigung nicht geltend gemacht. Von
ihrem Rechtsstandpunkt aus, den sowohl das Landgericht als auch das
Berufungsgericht geteilt haben, hatte sie indes auch keinen Anlass, hierzu
vorzutragen. Das Berufungsgericht wird
ihr deshalb Gelegenheit geben
müssen, zu diesem Gesichtspunkt gegebenenfalls näher vorzutragen.
Bei der Auslegung des Beratervertrages wird das Berufungsgericht auch
zu prüfen haben, welche Bedeutung dem Lizenz- und Know-how-Vertrag
zwischen der Insolvenzschuldnerin und der von H. P. als Geschäfts-
führer und Mitgesellschafter vertretenen Pi. GmbH vom 15. Februar 1997
(Anlage K8) zukommt, in dem der Insolvenzschuldnerin eine entgeltliche Lizenz
an einem älteren Schutzrecht eingeräumt worden ist. Das Berufungsgericht hat
sich bislang - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - nur mit der Frage
befasst, ob diesem Vertrag entnommen werden kann, dass sich der Erfinder
H. P. im Jahr 2001 die Rechte an einer neuen Erfindung ebenfalls
vorbehalten wollte. Es wird nunmehr ergänzend zu prüfen haben, ob dem nur
wenige Monate nach dem Lizenz- und Know-how-Vertrag geschlossenen
Beratervertrag eine Rechtseinräumung an die Insolvenzschuldnerin entnommen
werden kann, obwohl H. P. neben dem vereinbarten Beraterhonorar die
Lizenzeinnahmen für das bestehende Schutzrecht weiter zukommen sollten.
Sollte die Vertragsauslegung zu dem Ergebnis
führen, dass die
Insolvenzschuldnerin Rechte in Bezug auf die Erfindung erworben hat, wird
ferner zu prüfen sein, welcher Art diese Rechte waren. Sofern es sich nur um
schuldrechtliche Ansprüche auf Übertragung der Rechte an der Erfindung oder
auf Einräumung einer Lizenz handelt, könnten diese der am Vertrag nicht
beteiligten Klägerin grundsätzlich nicht entgegengehalten werden.
4. Auf § 91 InsO kann die Beklagte keine weitergehenden Einwendun-
gen gegen die Klageansprüche stützen. Sofern die Insolvenzschuldnerin vor
Eröffnung des Insolvenzverfahrens Rechte an der Erfindung erworben hat, ist
sie schon nach § 15 Abs. 3 PatG geschützt. Sofern sie nur schuldrechtliche
oder keine Ansprüche auf Übertragung oder auf Einräumung eines
Nutzungsrechts erworben hat, sind der Insolvenzmasse durch die von der
Klägerin getätigte Anmeldung keine Rechte entgangen.
Meier-Beck
Keukenschrijver
Asendorf
Berger
Bacher
Vorinstanzen:
LG Erfurt, Entscheidung vom 14.12.2006 - 3 O 1482/04 -
OLG Jena, Entscheidung vom 24.10.2007 - 2 U 62/07 -