BGH Beschluss vom 12.11.2009 – Xa ZR 130/07

BUNDESGERICHTSHOF

Xa ZR 130/07

vom

12. November 2009

in der Patentnichtigkeitssache

Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 12. November 2009

durch die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Keukenschrijver, die Richterin

Mühlens und die Richter Dr. Berger und Dr. Bacher

beschlossen:

Die Anhörungsrügen gegen das Senatsurteil vom 10. September

2009 werden auf Kosten der Klägerinnen zu 2 und 3 zurückgewie-

sen.

Die von den Klägerinnen zu 2 und 3 eingelegten Rechtsbehelfe sind zu-

lässig, aber unbegründet.

1. Entgegen der Auffassung der Klägerinnen hat der Senat durch die

von ihm gewählte Verfahrensgestaltung ihren Anspruch auf Gewährung rechtli-

chen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG) nicht verletzt.

a) Die mündliche Anhörung des gerichtlichen Sachverständigen ohne

vorherige Einholung eines schriftlichen Gutachtens stellt keinen Verstoß gegen

Art. 103 Abs. 1 GG dar.

Gemäß § 411 Abs. 1 ZPO liegt es im Ermessen des Gerichts, ob es an

Stelle oder zur Vorbereitung einer mündlichen Anhörung des Sachverständigen

ein schriftliches Gutachten einholt. Der Senat hat es in Ausübung dieses Er-

messens im vorliegenden Fall trotz der Komplexität der Fragestellung für

zweckmäßig erachtet, von der Einholung eines schriftlichen Gutachtens abzu-

sehen.

b) Die Nichteinräumung einer Frist zur schriftlichen Stellungnahme stellt

ebenfalls keine Verletzung des Anspruchs auf Gewährung rechtlichen Gehörs

dar. Der Senat hatte in der mündlichen Verhandlung keine Veranlassung, den

Klägerinnen eine solche Frist einzuräumen.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann es im Einzelfall

zur Wahrung des rechtlichen Gehörs geboten sein, eine Frist zur schriftlichen

Stellungnahme zu den mündlichen Äußerungen eines Sachverständigen zu

gewähren (BGH, Beschl. v. 12.5.2009 - VI ZR 275/08, NJW 2009, 2604 Tz. 8

m.w.N.). Die Einräumung einer solchen Frist wird beispielsweise in Arzthaf-

tungsprozessen für erforderlich gehalten, wenn eine Partei nicht über medizini-

sche Fachkenntnisse verfügt und deshalb nicht von ihr verlangt werden kann,

dass sie zu fachlichen Fragen vorträgt, ohne sich ihrerseits durch Befragung

von Experten sachkundig zu machen (BGH, Beschl. v. 12.1.1982 - VI ZR 41/81,

NJW 1982, 1335). Entsprechendes gilt in Prozessen über andere Materien,

wenn in oder kurz vor der mündlichen Verhandlung überraschend neue Fragen

aufgeworfen werden und es sich für das Gericht aufdrängt, dass die Parteien

hierzu in der Verhandlung nicht abschließend Stellung nehmen können (BGH,

Beschl. v. 18.12.2008 - VII ZR 200/06, NZBau 2009, 244 Tz. 7 m.w.N.).

Im vorliegenden Fall bestand keine damit vergleichbare Situation. Die Par-

teien verfügen als Arzneimittelhersteller durchweg über eigene Sachkunde. Sie

waren in der mündlichen Verhandlung durch Patentanwälte vertreten. Zu Be-

ginn der Verhandlung haben sie mitgeteilt, dass sich einige der Sachverständi-

gen, die die von den Parteien vorgelegten Gutachten angefertigt haben, im Saal

befinden. Während der Beweisaufnahme hatten die Parteien Gelegenheit, Fra-

gen an den Sachverständigen zu richten. Hiervon haben sie umfassend Ge-

brauch gemacht. In ihren Schlussplädoyers hatten sie Gelegenheit, zum Ergeb-

nis der Beweisaufnahme umfassend Stellung zu nehmen. Auch diese Gelegen-

heit haben sie genutzt. Angesichts all dessen bestanden für den Senat keine

Anhaltspunkte dafür, dass die Parteien nicht in der Lage waren, sich zu den

Äußerungen des Sachverständigen abschließend zu erklären.

2. Unabhängig davon ergäben sich aus dem Vortrag der Klägerinnen

zu 2 und 3 keine entscheidungserheblichen Gesichtspunkte, die eine Fortset-

zung des Verfahrens gemäß § 122a PatG rechtfertigen könnten.

a) Die Klägerin zu 2 beschränkt sich auf die Rüge, der Senat hätte ihr

Gelegenheit zu einer schriftlichen Stellungnahme geben müssen, und beantragt

hilfsweise die Gewährung einer entsprechenden Schriftsatzfrist. Die Einräu-

mung einer solchen Frist kommt aus den oben genannten Gründen hier nicht in

Betracht.

b) Die Klägerin zu 3 legt zusätzliche Veröffentlichungen vor, die nach

ihrer Auffassung die Äußerungen des Sachverständigen in Frage stellen. Diese

Veröffentlichungen und der Vortrag hierzu zeigen keine neuen entscheidungs-

erheblichen Gesichtspunkte auf.

(1) Der Vortrag, aus der deutschen Offenlegungsschrift 25 28 194 und

ähnlichen Veröffentlichungen ergebe sich, dass tertiäre Alkohole zur Etherbil-

dung eingesetzt werden könnten, enthält keinen neuen Gesichtspunkt, der für

die Entscheidung relevant wäre.

Entgegen dem Vorbringen der Klägerin zu 3 hat sich der gerichtliche

Sachverständige nicht dahin geäußert, ein tertiärer Alkohol, der mit zwei

Phenylgruppen und einer Alkylgruppe substituiert sei, könne allgemein nicht als

Nukleophil wirken. Eine Äußerung dieses Inhalts wäre schon dadurch widerlegt,

dass die Ringschlussreaktion nach Patentanspruch 6 des Streitpatents tatsäch-

lich möglich ist. Letzteres ist weder vor noch in der mündlichen Verhandlung

angezweifelt worden. Der Sachverständige hat lediglich angegeben, dass die

Erfolgsaussichten dieser Ringschlussreaktion insbesondere bei den in der

Streitpatentschrift angegebenen milden Reaktionsbedingungen ex ante als eher

gering einzuschätzen und aus der Literatur keine unmittelbar einschlägigen Prä-

zedenzen bekannt waren. Diese Beurteilung wird durch die in der Anhörungs-

rüge aufgeführten zusätzlichen Reaktionsbeispiele aus der deutschen Offen-

legungsschrift 25 28 194 und ähnlichen Veröffentlichungen nicht in Frage ge-

stellt. Auch diese Entgegenhaltungen sind nicht unmittelbar einschlägig. Damit

ist kein Gesichtspunkt aufgezeigt, der über die am Schluss der mündlichen Ver-

handlung vor dem Senat vorliegenden Erkenntnisse hinausginge und zu einer

abweichenden Beurteilung durch den Senat führen könnte.

(2) Der Vortrag, aus der Literatur sei bekannt, dass Alkanolamine be-

kanntermaßen mit Säurederivaten problemlos zu den entsprechenden Estern

reagierten, ohne dass es zu einer Desmethylierung oder einer sonstigen Beein-

trächtigung der tertiären Aminogruppe komme, enthält ebenfalls keinen neuen

Gesichtspunkt.

Dass Reaktionen der genannten Art auch unter milden Bedingungen statt-

finden können, ergab sich bereits aus den in der mündlichen Verhandlung vor-

liegenden Entgegenhaltungen. Nach Einschätzung des gerichtlichen Sachver-

ständigen ergab sich daraus für die hier in Rede stehende Reaktion keine hohe

Erfolgsaussicht, weil die bekannten Reaktionen keine Phtalane betrafen und die

am nächsten liegende Veröffentlichung (Canonne et al., NK22) harte Reakti-

onsbedingungen beschreibt. Die nunmehr von der Klägerin zu 3 vorgelegten

Veröffentlichungen beziehen sich ebenfalls nicht auf Phtalane. Sie zeigen mit-

hin keinen neuen Gesichtspunkt auf.

3. Die Klägerin zu 3 rügt ferner, die vom gerichtlichen Sachverständi-

gen geäußerte Einschätzung, für die stereoselektive Synthese von Escita-

lopram seien weitere Ausgangsstoffe in Betracht gekommen, sei unsubstantiiert

und deshalb überprüfungsbedürftig. Diese Rüge ist im Verfahren nach § 122a

PatG nicht zulässig. Die Klägerin zu 3 wendet sich insoweit nicht gegen das

vom Senat eingeschlagene Verfahren, sondern greift die Äußerungen des

Sachverständigen inhaltlich an. Damit ist keine Verletzung von Art. 103 Abs. 1

GG aufgezeigt.

4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung

mit § 97 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck

Keukenschrijver

Mühlens

Berger

Bacher

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 27.08.2007 - 3 Ni 9/05 (EU) -