BGH Beschluss vom 19.11.2009 – I ZB 76/08

BUNDESGERICHTSHOF

I ZB 76/08

vom

19. November 2009

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die Markenanmeldung Nr. 300 89 714.6

Nachschlagewerk:

ja

BGHZ:

BGHR:

nein

ja

Farbe gelb

MarkenG § 8 Abs. 1 und 2 Nr. 1

Abstrakten Farbmarken fehlt im Allgemeinen die erforderliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Ob besondere Umstände vorliegen, die gleich- wohl die Annahme rechtfertigen, die konturlose Farbmarke sei unterscheidungskräf- tig, ist anhand einer umfassenden Prüfung sämtlicher relevanten Umstände vorzu- nehmen. In diesem Rahmen ist die Frage, ob die Marke für eine sehr beschränkte Anzahl von Waren oder Dienstleistungen angemeldet und der maßgebliche Markt sehr spezifisch ist, nur ein - wenn auch gewichtiges - Kriterium für die Beurteilung der Unterscheidungskraft.

BGH, Beschluss vom 19. November 2009 - I ZB 76/08 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 19. November 2009

durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant,

Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Koch

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluss

des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatent-

gerichts vom 13. August 2008 unter Zurückweisung des Rechts-

mittels im Übrigen aufgehoben, soweit die Beschwerde gegen

die Zurückweisung der Anmeldung bezüglich der Dienstleistun-

gen der Klassen 35, 36 und 42 zurückgewiesen worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweitigen

Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zu-

rückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 €

festgesetzt.

I. Die Anmelderin ist die Yellow Strom Verwaltungsgesellschaft mbH. Sie

hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Eintragung der Farbe Gelb mit

der Farbklassifikationsnummer HKS 3 und RAL 0908090 im RAL-Designsystem

wie nachfolgend dargestellt für verschiedene Waren und Dienstleistungen be-

antragt.

Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die An-

meldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

Gegen die Entscheidung hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt und

das Verzeichnis auf folgende Waren und Dienstleistungen beschränkt:

Klasse 9: Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten für die Telekommunikation, insbesondere Mo- dems (einschließlich DSL-Modems), Splitter, Router;

Klasse 35: Betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratungsdienstleistungen im Energiebereich;

Klasse 36: Finanzielle Beratungsdienstleistungen im Energiebereich;

Klasse 37: Installation, Wartung und Reparatur von Einrichtungen für die Telekom- munikation;

Klasse 38: Telekommunikation; Bereitstellung von Telefon-Festnetzanschlüssen; Pre-Selection-Telefonie; Internet-Telefonie; Dienstleistungen eines Pro- viders, nämlich Bereitstellung von Internetzugängen (Software) auch mittels Internet-by-Call; Vermietung von Einrichtungen für die Telekom- munikation; Vermietung von Apparaten zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten für die Tele- kommunikation, insbesondere Modems (einschließlich DSL-Modems), Splitter, Router;

Klasse 42: Technische und ökologische Beratungsdienstleistungen im Energiebe- reich.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin zurück-

gewiesen (BPatG GRUR 2009, 161).

Mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr

Eintragungsbegehren weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der angemeldeten ab-

strakten Farbmarke fehle jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1

MarkenG. Dazu hat es ausgeführt:

Bei einer abstrakten Farbmarke sei zu berücksichtigen, dass das ange-

sprochene Publikum nicht daran gewöhnt sei, allein aus der Farbe von Waren

oder ihrer Verpackung auf die Herkunft der Waren zu schließen. Nur unter au-

ßergewöhnlichen Umständen könne einer Farbe daher Unterscheidungskraft

zukommen. Davon sei regelmäßig nur auszugehen, wenn die Zahl der bean-

spruchten Waren oder Dienstleistungen sehr beschränkt und der maßgebliche

Markt sehr spezifisch seien. Dazu müssten die in Rede stehenden Waren und

Dienstleistungen Teil eines in sich abgeschlossenen, von den Kennzeich-

nungsgewohnheiten anderer Branchen unabhängigen sehr spezifischen Markt-

segments sein. Nur unter diesen Voraussetzungen seien aussagekräftige Rück-

schlüsse aus dem Marktauftritt auf die Wahrnehmung des Verkehrs möglich.

Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus dem Bereich der Tele-

kommunikation und Energieversorgung erfüllten weder das Kriterium einer sehr

beschränkten Zahl von Waren oder Dienstleistungen noch eines sehr spezifi-

schen Marktes.

Die im Zusammenhang mit der Telekommunikation stehenden Waren

der Klasse 9 umfassten eine Vielzahl von Produkten, die regelmäßig von unter-

schiedlichen Herstellern am Markt angeboten würden. Auch die vielfältigen

Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet sei, gehörten nach den tatsäch-

lichen Gegebenheiten keinem spezifischen Marktsegment an. Daher komme es

auf die Frage nicht an, ob eine Gewöhnung des Verkehrs an abstrakte Farben

als Herkunftshinweis eingetreten sei. Auch die Prüfung der konkreten Unter-

scheidungskraft des angemeldeten Zeichens erübrige sich. Vielmehr sei eine

Eintragung der angemeldeten Farbe nur im Wege der Verkehrsdurchsetzung

möglich. Deren Voraussetzungen lägen nicht vor.

III. Die Rechtsbeschwerde hat nur zum Teil Erfolg. Zu Recht hat das

Bundespatentgericht die Eintragung der Marke für die Waren und Dienstleis-

tungen der Klassen 9, 37 und 38 abgelehnt. Die angefochtene Entscheidung

hält der rechtlichen Nachprüfung dagegen nicht stand, soweit das Bundespa-

tentgericht der Anmelderin die Eintragung der Farbe Gelb für die Dienstleistun-

gen der Klassen 35, 36 und 42 wegen fehlender Unterscheidungskraft i.S. von

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt hat.

1. Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass das

angemeldete Zeichen die Anforderungen an die graphische Darstellbarkeit nach

§ 8 Abs. 1 MarkenG erfüllt. Aufgrund der Beschreibung der beanspruchten ab-

strakten Farbmarke durch eine Benennung der Farbe, die Vorlage eines Farb-

musters und die Bezeichnung nach zwei Farbklassifikationssystemen ist die

Marke eindeutig und dauerhaft dargestellt.

2. Das Bundespatentgericht hat für die beanspruchten Waren und

Dienstleistungen der Klassen 9, 37 und 38 rechtsfehlerfrei das Eintragungshin-

dernis des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG)

bejaht.

a) Unterscheidungskraft i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer

Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-

mittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleis-

tungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und

diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen

unterscheidet. Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungs-

identität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten.

Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis

begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so

geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden

(vgl. BGH, Beschl. v. 24.4.2008 - I ZB 21/06, GRUR 2008, 1093 Tz. 13 = WRP

2008, 1428 - Marlene-Dietrich-Bildnis I; Beschl. v. 4.12.2008 - I ZB 48/08,

GRUR 2009, 778 Tz. 11 = WRP 2009, 813 - Willkommen im Leben). Diese

Grundsätze finden auch bei abstrakten Farbmarken Anwendung, bei denen

kein strengerer Maßstab anzulegen ist als bei anderen Markenformen (vgl.

EuGH, Urt. v. 21.10.2004 - C-447/02, Slg. 2004, I-10107 = GRUR Int. 2005,

227 Tz. 78 - Farbe Orange). Allerdings ist bei bestimmten Markenkategorien zu

beachten, dass sie vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrge-

nommen werden wie eine herkömmliche Wort- oder Bildmarke, die ein geson-

dertes Zeichen darstellt und vom Erscheinungsbild der gekennzeichneten Ware

unabhängig ist. Häufig schließen Verbraucher aus der Form der Ware oder ih-

rer Verpackung oder aus der Farbe eines Produkts nicht auf die Herkunft der

Ware aus einem bestimmten Unternehmen (EuGH, Urt. v. 7.10.2004

- C-136/02, Slg. 2004, I-9165 = GRUR Int. 2005, 135 Tz. 30 - Mag Lite; Urt. v.

6.5.2003 - C-104/01, Slg. 2003, I-3793 = GRUR 2003, 604 Tz. 65 = WRP 2003,

735 - Libertel; Urt. v. 24.6.2004 - C-49/02, Slg. 2004, I-6129 = GRUR 2004, 858

Tz. 38 f. - Heidelberger Bauchemie; EuGH GRUR Int. 2005, 227 Tz. 78 - Farbe

Orange). Zudem ist bei abstrakten Farbmarken auch im Rahmen der Prüfung

des Schutzhindernisses mangelnder Unterscheidungskraft das Allgemeininte-

resse an der freien Verfügbarkeit der Farben für die anderen Wirtschaftsteil-

nehmer zu berücksichtigen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Tz. 60 - Libertel;

GRUR 2004, 858 Tz. 41 - Heidelberger Bauchemie).

Dementsprechend ist bei abstrakten Farbmarken auch bei Zugrundele-

gung des beschriebenen großzügigen Prüfungsmaßstabs davon auszugehen,

dass solchen Marken im Allgemeinen die erforderliche Unterscheidungskraft

i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Bei abstrakten Farbmarken ist deshalb

regelmäßig zu prüfen, ob besondere Umstände vorliegen, die gleichwohl die

Annahme rechtfertigen, die angemeldete Marke sei unterscheidungskräftig.

Diese Beurteilung erfordert eine umfassende Prüfung des Verkehrsverständnis-

ses bei der Wahrnehmung der Farbe auf dem in Rede stehenden Waren- oder

Dienstleistungssektor und des Interesses der Allgemeinheit an der freien Ver-

fügbarkeit der beanspruchten Farbe. Von Bedeutung für die Beurteilung des

Schutzhindernisses mangelnder Unterscheidungskraft ist in diesem Zusam-

menhang auch, ob die Eintragung der Farbe für eine Vielzahl von Waren oder

Dienstleistungen oder eine bestimmte Gruppe von Waren oder Dienstleistungen

beantragt worden ist. Besondere Umstände, bei deren Vorliegen eine abstrakte

Farbmarke über Unterscheidungskraft verfügen kann, können insbesondere

dann gegeben sein, wenn die Zahl der Waren oder Dienstleistungen, für die die

Marke angemeldet ist, sehr gering und der maßgebliche Markt sehr spezifisch

ist (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Tz. 71 - Libertel; GRUR Int. 2005, 227 Tz. 79

- Farbe Orange).

b) Das Bundespatentgericht hat angenommen, die beanspruchten Wa-

ren der Klasse 9 umfassten eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte. Zu dem

Oberbegriff der Telekommunikation sei jede elektronische, akustische und visu-

elle Nachrichtenübermittlung einschließlich der Bereitstellung von Internetzu-

gängen und der Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen zu

rechnen. Für die angemeldete Marke werde deshalb Schutz für ganz unter-

schiedliche Waren beansprucht, die regelmäßig von unterschiedlichen Herstel-

lern am Markt angeboten würden.

aa) Gegen diese Ausführungen wendet sich die Rechtsbeschwerde oh-

ne Erfolg mit der Begründung, der Verkehr sei gegenwärtig an die Kennzeich-

nungsfunktion konturloser Farben gewöhnt, so dass die gegenteilige Ansicht

des Bundespatentgerichts, die auf zwischenzeitlich überholten Vorgaben des

Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften beruhe, nicht mehr der Realität

entspreche.

Maßgeblich für die Beurteilung des Verkehrsverständnisses zur Kenn-

zeichnungsfunktion konturloser Farben ist die Auffassung sämtlicher Verbrau-

cherkreise, die als Abnehmer oder Interessenten der in Rede stehenden Waren

und Dienstleistungen in Betracht kommen, für die die Marke angemeldet ist

(EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - C-108 und 109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999,

723 Tz. 29 - Chiemsee; BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006,

760 Tz. 22 = WRP 2006, 1130 - LOTTO). Dies ist vorliegend das allgemeine

Publikum. Zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehören daher auch die

Richter des Bundespatentgerichts, die die allgemeine Auffassung des Verkehrs

von der regelmäßig fehlenden Kennzeichnungsfunktion konturloser Farben

feststellen konnten.

bb) Der Rechtsbeschwerde verhilft auch nicht die Rüge zum Erfolg, das

Bundespatentgericht habe jedenfalls die Kennzeichnungsgewohnheiten auf

dem Markt für Apparate der Telekommunikation außer Acht gelassen. Das

Bundespatentgericht ist dieser Frage nachgegangen. Es ist zu dem Ergebnis

gelangt, dass wegen der Vielzahl der beanspruchten Waren der Klasse 9 nicht

von einheitlichen Kennzeichnungsgewohnheiten ausgegangen werden könne.

Diese Beurteilung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, weil die unter

den weiten Oberbegriff der Telekommunikation fallenden unterschiedlichen

Produkte regelmäßig von verschiedenen Herstellern angeboten werden.

Diesem Ergebnis steht auch nicht entgegen, dass die Anmelderin einige

Waren der Klasse 9 konkret bezeichnet hat (Modems, Splitter, Router). Nach

dem von der Rechtsbeschwerde als übergangen gerügten Vortrag der Anmel-

derin besteht in diesen Warensektoren nicht die Gewohnheit, Farben herkunfts-

hinweisend zu verwenden. Dann hat der Verkehr in Anbetracht der konturlosen

Farben im Allgemeinen fehlenden Unterscheidungskraft auch keine Veranlas-

sung, in der beanspruchten gelben Farbe einen Herkunftshinweis zu sehen.

c) Das Bundespatentgericht hat für die Dienstleistungen der Klassen 37

und 38 das Schutzhindernis der mangelnden Unterscheidungskraft ebenfalls

zutreffend bejaht. Es hat angenommen, dass die vorstehenden Erwägungen im

Hinblick auf den weiten Oberbegriff der Telekommunikation für die angemelde-

ten Dienstleistungen mit Bezug zur Telekommunikation entsprechend gelten.

Zu den Dienstleistungen "Bereitstellung von Telefon-Festnetzanschlüssen; Pre-

Selection-Telefonie; Internet-Telefonie; Dienstleistungen eines Providers, näm-

lich Bereitstellung von Internetzugängen (Software) auch mittels Internet-by-

Call" ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, dass diese Teil des

Leistungsspektrums der Telefonanbieter und Internet-Provider sind und diese

typischerweise nicht isoliert angeboten werden. Weiter ist das Bundespatentge-

richt zu der Feststellung gelangt, dass die mit der Markenanmeldung in den

Klassen 37 und 38 beanspruchten Dienstleistungen keinem sehr spezifischen

Marktsegment zuzuordnen sind.

aa) Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung stand. An-

ders als die Rechtsbeschwerde meint, hat das Bundespatentgericht keinen zu

strengen Maßstab gewählt, indem es bei den in Rede stehenden Dienstleistun-

gen auf ein spezifisches Marktsegment und nicht auf einen spezifischen Markt

abgestellt hat. Der Beurteilung des Bundespatentgerichts ist vielmehr zu ent-

nehmen, dass es den Begriff des spezifischen Marktsegments im Sinne der

Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zu einem

spezifischen Markt verstanden hat. Unterschiedliche Maßstäbe lassen sich dar-

aus nicht ableiten.

bb) Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist auch die weitere An-

nahme des Bundespatentgerichts, dass die unter dem Begriff der Telekommu-

nikation beanspruchten Dienstleistungen so vielfältige Marktbereiche betreffen,

dass sich Verkehrsgewohnheiten im Hinblick auf die Kennzeichnungsfunktion

abstrakter Farben für diese Dienstleistungen nicht feststellen lassen.

Diesem Ergebnis steht, anders als die Rechtsbeschwerde meint, nicht

entgegen, dass das Bundespatentgericht vor der Entscheidung "Libertel" des

Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (GRUR 2003, 604) davon aus-

gegangen ist, im Telekommunikationsbereich habe eine Verkehrsgewöhnung

an Farben als Kennzeichnungsmittel eingesetzt (BPatG GRUR 2003, 149,

151 f.). Diese Entscheidung ist zu einer Zeit ergangen, in der an die Prüfung

des Schutzhindernisses mangelnder Unterscheidungskraft bei konturlosen

Farbmarken noch nicht die jetzt maßgeblichen Anforderungen gestellt wurden.

3. Die Rechtsbeschwerde hat jedoch Erfolg, soweit das Bundespatent-

gericht die Eintragung der Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft i.S.

von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und

42 (betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratungsdienstleistungen im

Energiebereich; finanzielle Beratungsdienstleistungen im Energiebereich; tech-

nische und ökologische Beratungsdienstleistungen im Energiebereich) abge-

lehnt hat.

a) Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass auch diese Dienst-

leistungen nicht einem sehr spezifischen Marktsegment zuzuordnen seien. Oh-

ne Zuordnung zu einem spezifischen Marktsegment komme es nicht auf die

Frage an, ob der Verkehr an die herkunftshinweisende Funktion abstrakter Far-

ben für diese Dienstleistungen gewöhnt sei.

b) Diesen Ausführungen kann nicht beigetreten werden. Das Bundespa-

tentgericht hat zu strenge Anforderungen an die Unterscheidungskraft der an-

gemeldeten Marke gestellt und keine umfassende und konkrete Prüfung des

Schutzhindernisses anhand sämtlicher relevanten Umstände des Einzelfalls

vorgenommen.

aa) Mit Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, dass das Bundespatentge-

richt einen spezifischen Markt für die in Rede stehenden Dienstleistungen ver-

neint hat. Das Bundespatentgericht hat hierzu nur festgestellt, die beanspruch-

ten Dienstleistungen des Energiebereichs umfassten eine Vielzahl von unter-

schiedlichen Dienstleistungen. So fielen unter finanzielle Beratungsdienstleis-

tungen die Beratung durch Verbraucherzentralen zur Stromersparnis und die

Beratung durch einen Fachbetrieb zu den Förder- und Finanzierungsmöglich-

keiten für eine private Solaranlage oder eine kommunale Windkraftanlage.

Aus diesen Ausführungen des Bundespatentgerichts ergibt sich nicht,

dass die jeweils gesondert zu prüfenden Beratungsdienstleistungen der Klas-

sen 35, 36 und 42 nicht spezifischen Märkten zuzuordnen sind.

bb) Das Bundespatentgericht hat weiterhin rechtsfehlerhaft nicht geprüft,

ob auf dem Sektor der beanspruchten Beratungsdienstleistungen eine Gewöh-

nung des Verkehrs an Farben als Kennzeichnungsmittel eingetreten ist und die

konkret beanspruchte Farbe herkunftshinweisend wirkt.

Die Prüfung des Schutzhindernisses mangelnder Unterscheidungskraft

hat umfassend anhand aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu erfolgen

(vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Tz. 71 und 76 - Libertel). Die Frage, ob die Marke

für eine sehr beschränkte Anzahl von Waren oder Dienstleistungen angemeldet

ist und der maßgebliche Markt sehr spezifisch ist, ist nur ein Kriterium für die

Beurteilung der Unterscheidungskraft der Farbmarke (vgl. EuGH GRUR 2003,

604 Tz. 71 - Libertel; GRUR Int. 2005, 227 Tz. 79 - Farbe Orange). Allerdings

werden sich im Regelfall die erforderlichen außergewöhnlichen Umstände nicht

feststellen lassen, bei deren Vorliegen von einer Unterscheidungskraft abstrak-

ter Farben i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auszugehen ist, wenn die Anmel-

dung nicht auf einen spezifischen Markt und auf eine sehr geringe Anzahl von

Waren oder Dienstleistungen beschränkt ist. Die Rechtsbeschwerde rügt jedoch

zu Recht, dass das Bundespatentgericht den durch Beispiele belegten Vortrag

der Anmelderin nicht gewürdigt hat, der Verkehr habe sich an die Herkunfts-

funktion formloser Farben bei Beratungsleistungen im Energiebereich gewöhnt.

IV. Auf die Rechtsbeschwerde ist der angefochtene Beschluss teilweise

aufzuheben und die Sache insoweit an das Bundespatentgericht zurückzuver-

weisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG), das die erforderlichen Feststellungen

zum Vorliegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nachzu-

holen hat.

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Schaffert

Koch

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 13.08.2008 - 29 W(pat) 168/04 -