BGH Beschluss vom 24.04.2008 – I ZB 21/06

I. Zivilsenat

Leitsatz
MarkenG § 3 Abs. 1 Marlene-Dietrich-Bildnis Das Bildnis einer (verstorbenen oder lebenden) Person ist grundsätzlich dem Mar- kenschutz zugänglich. MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 Dem Bildnis einer dem Verkehr bekannten Person fehlt für solche Waren und Dienst- leistungen jegliche Unterscheidungskraft, bei denen der Verkehr einen thematischen oder sonstigen sachlichen Bezug zu der abgebildeten Person herstellt und es des- halb als (bloß) beschreibenden Hinweis auf diese und nicht als Hinweis auf die Her- kunft der betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unter- nehmen versteht.

BUNDESGERICHTSHOF

I ZB 21/06

BESCHLUSS

vom

24. April 2008

in der Rechtsbeschwerdesache

Nachschlagewerk: BGHZ BGHR

ja : nein ja :

MarkenG § 3 Abs. 1

Marlene-Dietrich-Bildnis

Das Bildnis einer (verstorbenen oder lebenden) Person ist grundsätzlich dem Mar- kenschutz zugänglich.

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1

Dem Bildnis einer dem Verkehr bekannten Person fehlt für solche Waren und Dienst- leistungen jegliche Unterscheidungskraft, bei denen der Verkehr einen thematischen oder sonstigen sachlichen Bezug zu der abgebildeten Person herstellt und es des- halb als (bloß) beschreibenden Hinweis auf diese und nicht als Hinweis auf die Her- kunft der betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unter- nehmen versteht.

BGH, Beschl. v. 24. April 2008 - I ZB 21/06 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 24. April 2008 durch

den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant,

Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Koch

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des

29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts

vom 9. November 2005 unter Zurückweisung des Rechtsmittels im

Übrigen aufgehoben, soweit die Beschwerde der Anmelderin ge-

gen die Ablehnung der Eintragung für die in Anspruch genomme-

nen Waren und Dienstleistungen "Waren aus Papier und Pappe

(soweit in Klasse 16 enthalten); Geld, selbstklebende Folien und

Bänder für dekorative Zwecke; Tagebücher; Bekleidungsstücke,

Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Sportbekleidung, Sportschuhe;

Damenunterwäsche; Damenoberbekleidung; T-Shirts, Sweat-

Shirts, Hemden und Blusen, Hosen, Röcke, Badebekleidung,

Strandkleider, Kopfbedeckungen; Schlafanzüge und Nachtwäsche;

Regenbekleidung; Pullover, Krawatten, Schals, Gürtel; sportliche

Aktivitäten" zurückgewiesen worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweitigen Ver-

handlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurück-

verwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 €

festgesetzt.

Gründe

I. Die Anmelderin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Ein-

tragung der Bildmarke

für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 9, 14, 15, 16, 18, 21,

25, 28, 33, 34, 35, 38, 41 und 42 beantragt.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts

hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft teilweise zurückge-

wiesen, und zwar für die Waren und Dienstleistungen:

sondere Internet), bespielte Ton- und/oder Bild(ton)träger, Video-/Tonbänder, -platten, -CDs, -DVDs und Kassetten, Kino- und Fernsehfilme, Magnetaufzeich- nungsträger; mit Programmen und/oder Daten versehene maschinenlesbare Da- tenträger aller Art;

Waren aus Papier und Pappe (soweit in Klasse 16 enthalten); Bücher, Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Broschüren, Geld, Noten; Fo- tografien, Poster, Plakate, Bildkarten, Abzieh- und Aufklebebilder; Foto- und Sammelalben, selbstklebende Folien und Bänder für dekorative Zwecke; Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate); Tagebücher; Kalender, Grußkarten, Lesezeichen;

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Sportbekleidung, Sport- schuhe; Damenunterwäsche; Damenoberbekleidung; T-Shirts, Sweat-Shirts, Hemden und Blusen, Hosen, Röcke, Badebekleidung, Strandkleider, Kopfbe- deckungen; Schlafanzüge und Nachtwäsche; Regenbekleidung; Pullover, Kra- watten, Schals, Gürtel;

Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Filmproduktion, -verleih; Pro- duktion von Hörfunk- und Fernsehsendungen; Produktion von Showdarbietun- gen; Musikdarbietungen; Theateraufführungen; Veröffentlichung und Herausga- be von Büchern, Zeitschriften und Zeitungen; Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten.

Die dagegen gerichtete Beschwerde ist ohne Erfolg geblieben (BPatG

GRUR 2006, 333).

Mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr

Eintragungsbegehren weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat dem angemeldeten Bildzeichen die Ein-

tragung als Marke für die noch in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen

versagt, weil die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und teilwei-

se auch nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstünden. Hinsichtlich einzel-

ner Waren fehle dem Zeichen schon die abstrakte Unterscheidungseignung i.S.

von § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Zur Begründung hat das Bundespatentgericht

ausgeführt:

Insgesamt fehle dem angemeldeten Bildzeichen, bei dem es sich um ein

Schwarz-Weiß-Foto der 1992 verstorbenen Schauspielerin Marlene Dietrich

handele, für sämtliche der beanspruchten Waren und Dienstleistungen die er-

forderliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. In Bezug

auf einen Teil der Waren und Dienstleistungen sei das Zeichen aufgrund seiner

inhaltsbeschreibenden Bedeutung nicht unterscheidungskräftig; insoweit beste-

he auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Hinsichtlich des

anderen Teils fehle die Unterscheidungskraft, weil das Zeichen vom angespro-

chenen Publikum lediglich als reines Werbemittel wahrgenommen werde. Eine

unmittelbar beschreibende Bedeutung komme dem Bildzeichen für solche Wa-

ren und Dienstleistungen zu, bei denen ein thematischer oder ein sonstiger

sachlicher Bezug zur Person Marlene Dietrichs in Betracht komme und daher

das Zeichen als beschreibender Hinweis auf diese verwendet werden könne.

Dies sei bei folgenden Waren und Dienstleistungen der Fall:

Computerprogramme und Computerprogrammsysteme, bestehend aus elektro- nisch wiedergebbaren Text-, Grafik-, Bild- und/oder Toninformationen bei Über- tragung und Wiedergabe von Ton, Text und/oder Bild (off- oder online, insbe- sondere Internet), bespielte Ton- und/oder Bild(ton)träger, Video-/Tonbänder, -platten, -CDs, -DVDs und Kassetten, Kino- und Fernsehfilme, Magnetaufzeich- nungsträger; mit Programmen und/oder Daten versehene maschinenlesbare Da- tenträger aller Art; Bücher, Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Broschüren, Noten; Fotografien, Poster, Plakate, Bildkarten, Abzieh- und Auf- klebebilder; Foto- und Sammelalben; Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenom- men Apparate); Kalender, Grußkarten, Lesezeichen; Unterhaltung; kulturelle Ak- tivitäten; Musikdarbietungen; Theateraufführungen; Filmproduktion, -verleih; Produktion von Hörfunk- und Fernsehsendungen; Pro- duktion von Showdarbietungen; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und Zeitungen;

Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrech- ten.

Für die Waren, die nach Art einer Autogrammkarte ausschließlich aus

einem Foto oder einer Fotoreproduktion bestehen könnten, nämlich "Fotogra-

fien, Poster, Plakate, Bildkarten, Abzieh- und Aufklebebilder; Grußkarten, Lese-

zeichen", erschöpfe sich das Zeichen im Übrigen in der reinen Abbildung dieser

Waren. Derartige Bildzeichen seien wie dreidimensionale Warenformzeichen zu

beurteilen. Hinsichtlich dieser Waren sei das Zeichen daher schon nicht ab-

strakt zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen i.S. des § 3 Abs. 2

Nr. 1 MarkenG geeignet, weil es ausschließlich aus einer Form bestehe, die

durch die Art der Ware selbst bedingt sei.

Die Unterscheidungskraft fehle auch bei der Verwendung des Zeichens

für sogenannte Merchandising-Artikel. Typische Waren, die als Merchandising-

oder Fanartikel mit dem Foto einer prominenten Persönlichkeit angeboten wür-

den, seien solche außerhalb des Betätigungsfelds, auf das sich die Popularität

der prominenten Persönlichkeit gründe, insbesondere Textilien und persönliche

Gebrauchsgegenstände, wie T-Shirts, Sweat-Shirts, Baseball-Kappen, Schals,

Krawatten, Kaffeetassen, Taschen, Schreibwaren, Schlüsselanhänger, Spiel-

zeug, Parfum usw. Diese Waren seien ihrer Funktion nach reine Souvenirs; im

Vordergrund der Kaufentscheidung stehe die abgebildete berühmte Persönlich-

keit und nicht die eigentliche Ware. Die Attraktivität einer Merchandising-Ware

beruhe regelmäßig nicht auf konkreten Qualitätsvorstellungen, die der Verbrau-

cher mit einer prominenten Person verbinde, sondern auf der emotionalen

Wertschätzung des mit dem Prominenten assoziierten Images. Bei den bean-

spruchten

Waren aus Papier und Pappe (soweit in Klasse 16 enthalten); Geld, selbstkle- bende Folien und Bänder für dekorative Zwecke; Tagebücher; Bekleidungs- stücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Sportbekleidung, Sportschuhe; Da- menunterwäsche; Damenoberbekleidung; T-Shirts, Sweat-Shirts, Hemden und Blusen, Hosen, Röcke, Badebekleidung, Strandkleider, Kopfbedeckungen; Schlafanzüge und Nachtwäsche; Regenbekleidung; Pullover, Krawatten, Schals, Gürtel

handele es sich um typische Merchandising-Artikel. Das angesprochene Publi-

kum erfasse das Foto Marlene Dietrichs in Verbindung mit diesen Waren daher

nur als Hinweis auf die Künstlerin selbst bzw. als Souvenir oder Fanartikel und

nicht als Hinweis auf die Herkunft dieser Waren aus einem bestimmten Unter-

nehmen. Für die Dienstleistung "sportliche Aktivitäten" erschöpfe sich das Zei-

chen in einer reinen Werbeaussage, mit der die vom Image der Marle-

ne Dietrich verkörperten Assoziationen von Luxus und Eleganz zumindest auf

die klassischen sportlichen oder vermeintlich exklusiven Aktivitäten wie Tennis,

Golf und Skifahren übertragen würden.

III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat zum Teil Erfolg. Die angefoch-

tene Entscheidung hält der rechtlichen Prüfung nicht stand, soweit das Bun-

despatentgericht der Anmelderin die Eintragung als Marke für die Waren und

Dienstleistungen

versagt hat. Mit Recht hat das Bundespatentgericht dagegen die Eintragung für

die übrigen im Beschwerdeverfahren noch beanspruchten Waren und Dienst-

leistungen abgelehnt.

1. Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass das

angemeldete Zeichen, das aus einem Kopfbildnis der verstorbenen Schauspie-

lerin Marlene Dietrich besteht, i.S. von § 3 Abs. 1 MarkenG abstrakt, d.h. ohne

Bezug zu den angemeldeten Waren und Dienstleistungen, markenfähig ist. Wie

der in § 3 Abs. 1 MarkenG ausdrücklich genannte Name einer Person ist auch

das Bildnis einer (verstorbenen oder lebenden) Person grundsätzlich geeignet,

Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen eines ande-

ren Unternehmens zu unterscheiden (vgl. auch § 13 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

2. Entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts ist hinsichtlich

der Waren "Fotografien, Poster, Plakate, Bildkarten, Abzieh- und Aufklebebil-

der; Grußkarten, Lesezeichen" der Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 Nr. 1

MarkenG nicht gegeben. Das Zeichen besteht aus der Wiedergabe des Kopfes

von Marlene Dietrich und zeigt nicht eine der genannten Waren in einer durch

deren Art bedingten Form. Es ist für die Frage der Schutzfähigkeit des Zei-

chens nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unerheblich, ob die Abbildung (auch) in

der Weise verwendet werden kann, dass beispielsweise ein Poster, ein Plakat

oder eine Bildkarte auf einer Seite nur aus dem als Marke beanspruchten Por-

trät von Marlene Dietrich besteht. Einzelne mögliche Verwendungsformen eines

Zeichens können nicht die Annahme begründen, das Zeichen bestehe aus-

schließlich aus einer durch die Art der Ware selbst bedingten Form.

3. Das Bundespatentgericht hat dagegen für die Waren und Dienstleis-

tungen

Computerprogramme und Computerprogrammsysteme, bestehend aus elek- tronisch wiedergebbaren Text-, Grafik-, Bild- und/oder Toninformationen bei Übertragung und Wiedergabe von Ton, Text und/oder Bild (off- oder online, insbesondere Internet), bespielte Ton- und/oder Bild(ton)träger, Video-/Ton- bänder, -platten, -CDs, -DVDs und Kassetten, Kino- und Fernsehfilme, Ma- gnetaufzeichnungsträger; mit Programmen und/oder Daten versehene maschi- nenlesbare Datenträger aller Art; Bücher, Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Broschüren, Noten; Fotografien, Poster, Plakate, Bildkarten, Ab- zieh- und Aufklebebilder; Foto- und Sammelalben; Lehr- und Unterrichtsmate- rial (ausgenommen Apparate); Kalender, Grußkarten, Lesezeichen; Unterhal- tung; kulturelle Aktivitäten; Musikdarbietungen; Theateraufführungen;

Filmproduktion, -verleih; Produktion von Hörfunk- und Fernsehsendungen; Pro- duktion von Showdarbietungen; Veröffentlichung und Herausgabe von Bü- chern, Zeitschriften und Zeitungen;

Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten und gewerblichen Schutz- rechten

rechtsfehlerfrei das Eintragungshindernis des Fehlens jeglicher Unterschei-

dungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) bejaht. Die dagegen gerichteten Angriffe

der Rechtsbeschwerde bleiben ohne Erfolg.

a) Unterscheidungskraft i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer

Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-

mittel für die von der Marke erfassten Produkte eines Unternehmens gegen-

über den Produkten anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn Haupt-

funktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren

oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Bei der Beurteilung der Unterschei-

dungskraft ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h.

jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhin-

dernis zu überwinden (st. Rspr.; vgl. BGHZ 167, 278 Tz. 18 - FUSSBALL WM

2006; BGH, Beschl. v. 24.5.2007 - I ZB 37/04, GRUR 2008, 71 Tz. 23 = WRP

2008, 107 - Fronthaube, m.w.N.).

b) Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, das angemeldete Zeichen

sei in Bezug auf die oben unter III 3 genannten Waren und Dienstleistungen

nicht unterscheidungskräftig, weil ihm insoweit eine inhaltsbeschreibende Be-

deutung zukomme. Aufgrund der zahlreichen Filme mit Marlene Dietrich, die

regelmäßig im Fernsehen ausgestrahlt würden und als DVD oder Video erhält-

lich seien, sei ihr Bild den allgemeinen Verkehrskreisen unverändert präsent.

Bei den genannten Waren und Dienstleistungen, die sich thematisch mit den

Filmen, den Liedern und dem Leben, d.h. insgesamt mit der Person Marlene

Dietrichs, befassen könnten, werde das Zeichen als beschreibender Hinweis

auf Marlene Dietrich verstanden. Denn es sei gerade im Bereich der Film-,

Theater- und Musikbranche eine weitverbreitete Übung, auf den Inhalt der ver-

schiedenen Print- oder elektronischen Medien mit Fotos der darstellenden

Künstlerinnen und Künstler hinzuweisen. Der Annahme des inhaltsbeschrei-

benden Charakters des Zeichens stehe nicht entgegen, dass es sich um ein

weitgehend unbekanntes Porträt Marlene Dietrichs handele. Die Aufnahme

entspreche im Ausdruck und in der künstlerischen Gestaltung den zahlreichen

bekannten Porträts, so dass sich der beschreibende Hinweis auf Marlene Diet-

rich ohne weiteres erschließe.

c) Diese Erwägungen lassen keinen Rechtsfehler erkennen. Zu Recht ist

das Bundespatentgericht davon ausgegangen, dass auch bei Anlegen eines

großzügigen Maßstabs einem Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft

fehlt, wenn es sich in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistun-

gen in einer beschreibenden Sachangabe erschöpft (vgl. BGH, Beschl. v.

17.2.2000 - I ZB 33/97, GRUR 2000, 882, 883 = WRP 2000, 1140 - Bücher für

eine bessere Welt; BGHZ 159, 57, 62 f. - Farbige Arzneimittelkapsel, m.w.N.).

Denn in einer bloßen Sachangabe sehen die angesprochenen Verkehrskreise

keinen Hinweis auf die Herkunft der betreffenden Waren oder Dienstleistungen

aus einem bestimmten Unternehmen. Soweit die Rechtsbeschwerde geltend

macht, das angemeldete Zeichen könne markenmäßig verwendet werden, etwa

als "label" bei CDs, DVDs und Kassetten, setzt sie lediglich ihre abweichende

Würdigung an die Stelle der tatrichterlichen Feststellung des Verkehrsver-

ständnisses durch das Bundespatentgericht, ohne jedoch aufzuzeigen, dass

diese auf einem Rechtsfehler beruht. Die Feststellung des Bundespatentge-

richts, das angemeldete Zeichen werde auch bei der Verwendung auf CDs,

DVDs und Kassetten vom Verkehr als inhaltsbeschreibende Angabe, nämlich

als Hinweis auf Marlene Dietrich, verstanden, ist nicht ersichtlich erfahrungs-

widrig. Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde folgt die erforderliche

Unterscheidungskraft auch nicht daraus, dass das angemeldete Zeichen in Be-

zug auf die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen auch zur Bezeich-

nung von Produkten verwendet werden könnte, die nicht die Person Marlene

Dietrichs zum Gegenstand haben. Darin läge eine unübliche besondere Ver-

wendungsform, die außer Betracht zu bleiben hat. Auf lediglich theoretisch

denkbare, aber praktisch nicht bedeutsame Einsatzmöglichkeiten kommt es

nicht an (vgl. BGH, Beschl. v. 21.9.2000 - I ZB 35/98, GRUR 2001, 240, 242 =

WRP 2001, 157 - SWISS-ARMY; Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005,

414, 416 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck). Es ist vielmehr, wo-

von das Bundespatentgericht zu Recht ausgegangen ist, maßgeblich auf den

branchenüblichen Einsatz von Zeichen der in Rede stehenden Art als Her-

kunftshinweis für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen abzustellen

(vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 51 m.w.N.; zur

fehlenden Unterscheidungskraft bei der warenbeschreibenden Verwendung

von Bildnissen verstorbener oder lebender Künstler vgl. ferner Gauß, WRP

2005, 570, 571 f.; Steinbeck, JZ 2005, 552, 553; Haarhoff, (Re-)Monopolisie-

rung erloschener Immaterialgüter- und Persönlichkeitsrechte durch das Mar-

kenrecht?, 2006, 223 f.; Heyers, Schutz- und Verkehrsfähigkeit von Namens-

marken, 2006, S. 264; Kaufmann, Die Personenmarke, 2005, S. 38 ff.).

4. Da dem angemeldeten Zeichen somit für die oben unter III 3 genann-

ten Waren und Dienstleistungen schon wegen des Fehlens jeglicher Unter-

scheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) die Eintragung zu versagen ist,

kann dahingestellt bleiben, ob insoweit auch das Eintragungshindernis nach § 8

Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben ist.

5. Die Rüge der Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe zu

Unrecht nicht geprüft, ob die Eintragung der angemeldeten Marke gemäß § 8

Abs. 3 MarkenG hätte erfolgen müssen, ist unbegründet. Die Anmelderin ist

ausweislich des Protokolls über die mündliche Verhandlung vom 3. August

2005 im Anschluss an die Erörterung der Sach- und Rechtslage ausdrücklich

auf die "Möglichkeit der Verkehrsdurchsetzung" hingewiesen worden. Daraufhin

hat die Anmelderin mit Schriftsatz ihrer Verfahrensbevollmächtigten vom

17. Oktober 2005 ausgeführt, bei dem angemeldeten Bildnis von Marlene

Dietrich sei im Hinblick auf die in Anspruch genommenen Waren und Dienst-

leistungen sowohl von Verkehrsgeltung als auch von notorischer Bekanntheit

auszugehen. Es handele sich um eine berühmte Marke. Zur weiteren Begrün-

dung hat sich die Anmelderin auf von ihr im Einzelnen angeführte Gerichtsent-

scheidungen bezogen, die Verletzungen des (postmortalen) Persönlichkeits-

und Namensrechts von Marlene Dietrich durch Benutzung deren Bildnisses

oder Namen durch Dritte als Marke zum Gegenstand hatten. Diesem Vorbrin-

gen, dass sich lediglich auf die rechtsverletzende markenmäßige Benutzung

durch Dritte bezieht, kann nicht entnommen werden, die Anmelderin habe ihr

Eintragungsbegehren gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG auch darauf stützen wollen,

(gerade) das angemeldete Zeichen sei von ihr oder jedenfalls mit ihrer Zustim-

mung von Dritten für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen benutzt

worden und habe sich infolge dieser Benutzung in den beteiligten Verkehrskrei-

sen als Herkunftshinweis auf die Anmelderin oder einen von ihr autorisierten

Dritten durchgesetzt. Einer solchen Annahme steht weiter entgegen, dass die

Anmelderin mit ihrer Beschwerdebegründung selbst vorgetragen hatte, das an-

gemeldete Zeichen zeige ein eher unbekanntes Porträtbild von Marlene Diet-

rich. Aus diesem Grunde liegt auch die von der Rechtsbeschwerde gerügte

Verletzung der Hinweispflicht nach § 82 Abs. 1 MarkenG, § 139 ZPO nicht vor.

6. Rechtsfehlerfrei hat das Bundespatentgericht schließlich auch ange-

nommen, dass die Voreintragung vergleichbar gebildeter Marken der Be-

schwerdeführerin zu keinem anderen Ergebnis führt. Wie das Bundespatentge-

richt in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Senats und des Ge-

richtshofs der Europäischen Gemeinschaften (vgl. EuGH, Urt. v. 12.2.2004

- C-218/01, Slg. 2004, I-1725 = GRUR 2004, 428 Tz. 62 = WRP 2004, 475

- Henkel; Urt. v. 15.2.2008 - C-243/07 P, MarkenR 2008, 163 Tz. 39 - Terranus,

m.w.N.; BGH, Beschl. v. 10.4.1997 - I ZB 1/95, GRUR 1997, 527, 529 = WRP

1997, 755 - Autofelge; vgl. ferner BPatG GRUR 2007, 333, 335 - Papaya;

Schwippert, GRUR 2007, 337) zu Recht ausgeführt hat, handelt es sich bei der

Entscheidung über die Eintragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-

entscheidung, sondern um eine gebundene Entscheidung, die jeweils einer auf

den Einzelfall bezogenen Prüfung unterliegt. Aus der Eintragung ähnlicher oder

identischer Marken ergibt sich daher kein Anspruch auf Eintragung für spätere

Markenanmeldungen. Die von der Rechtsbeschwerde unter Hinweis auf die

Entscheidung "SCHWABENPOST" des Bundespatentgerichts (GRUR 2007,

329) aufgeworfene Frage, ob unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehand-

lungsgrundsatzes eine Änderung dieser Rechtsprechung veranlasst ist, stellt

sich im vorliegenden Fall nicht. Denn die Anmelderin hat nicht eine Ungleich-

behandlung im Verhältnis zu anderen Anmeldern, mit denen sie in Wettbewerb

steht, geltend gemacht, sondern sich lediglich auf die Voreintragung eigener

vergleichbarer Marken berufen.

7. Für die Waren und Dienstleistungen

hat das Bundespatentgericht dagegen, wie die Rechtsbeschwerde mit Recht

beanstandet, die Voraussetzungen des Eintragungshindernisses des Fehlens

jeglicher Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) nicht rechtsfehlerfrei

festgestellt.

a) Hinsichtlich dieser Waren und Dienstleistungen hat das Bundespa-

tentgericht eine inhaltsbeschreibende Bedeutung des angemeldeten Zeichens

in dem Sinne verneint, dass es von den angesprochenen Verkehrskreisen da-

hin verstanden werde, die betreffenden Waren und Dienstleistungen wiesen

ihrem thematischen Inhalt nach oder auf sonstige Weise einen sachlichen Be-

zug zu Marlene Dietrich auf.

b) Dem angemeldeten Zeichen soll nach Ansicht des Bundespatentge-

richts für die genannten Waren und Dienstleistungen gleichwohl jegliche Unter-

scheidungskraft fehlen, weil es von den angesprochenen Verkehrskreisen in

Verbindung mit diesen Waren und Dienstleistungen nur als Hinweis auf die

Künstlerin selbst oder als Souvenir- oder Fanartikel und nicht als Hinweis auf

die Herkunft dieser Waren aus einem bestimmten Unternehmen erfasst werde.

Es handele sich bei diesen Waren um typische Merchandising-Artikel, bei de-

nen das Porträtfoto von Marlene Dietrich lediglich als reines Werbemittel wahr-

genommen werde.

c) Die Rechtsbeschwerde rügt insoweit mit Recht, dass das Bundespa-

tentgericht bei der Prüfung der Unterscheidungskraft des angemeldeten Bild-

zeichens hinsichtlich der oben unter III 7 genannten Waren und Dienstleistun-

gen nur eine einzelne mögliche Verwendungsform in Betracht gezogen hat.

Aus seinen Ausführungen zum Charakter der sogenannten Merchandising-Ar-

tikel ergibt sich, dass das Bundespatentgericht lediglich auf eine Verwendung

des angemeldeten Bildzeichens in der Weise abgestellt hat, dass das Bildnis

von Marlene Dietrich auf den genannten Produkten als Hinweis auf ihre Person

ähnlich wie bei einer Verwendung des Bildnisses als Sammelbild, Poster oder

Gedenkmünze werblich herausgestellt wird. Der Umstand, dass das angemel-

dete Zeichen für die unter III 7 genannten Waren und Dienstleistungen in der

vom Bundespatentgericht beschriebenen Art und Weise als Hinweis auf die

Person von Marlene Dietrich verwendet werden kann, reicht jedoch für die

Feststellung nicht aus, dass dem Zeichen insoweit jegliche Unterscheidungs-

kraft fehlt, wenn es darüber hinaus praktisch bedeutsame und naheliegende

Möglichkeiten gibt, das angemeldete Bildzeichen bei den Waren und Dienstleis-

tungen der genannten Art so zu verwenden, dass es vom Verkehr ohne weite-

res als Marke verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2001, 240, 242 - SWISS-

ARMY; GRUR 2005, 414, 416 - Russisches Schaumgebäck). Die Rechtsbe-

schwerde weist insoweit zu Recht auf die Kennzeichnungsgewohnheiten bei

den hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen hin. Markenmäßige

Herkunftshinweise werden etwa, wie die Rechtsbeschwerde in Übereinstim-

mung mit der Lebenserfahrung ausführt, als eingenähtes Etikett auf der Innen-

seite von Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen angebracht.

Den Ausführungen des Bundespatentgerichts lässt sich nicht entnehmen, dass

für das angemeldete Bildzeichen derartige praktisch bedeutsame Einsatzmög-

lichkeiten nicht bestehen oder es auch bei einer derartigen Verwendung nur als

beschreibender Hinweis auf die Person Marlene Dietrichs verstanden würde.

Auch bei den übrigen unter III 7 genannten Waren und Dienstleistungen wer-

den Kennzeichnungsmittel, die auf die Herkunft dieser Produkte aus einem be-

stimmten Unternehmen hinweisen, nach der Lebenserfahrung üblicherweise

nicht (nur) in einer Weise angebracht, wie es das Bundespatentgericht für die

werbliche Herausstellung des Bildnisses einer bekannten Persönlichkeit auf

sogenannte Merchandising-Artikeln festgestellt hat. Auch insoweit kann dem

angemeldeten Zeichen nach den bisherigen Feststellungen daher nicht jegliche

Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

IV. Der angefochtene Beschluss ist somit aufzuheben, soweit das Bun-

despatentgericht die Beschwerde gegen die Ablehnung der Eintragung für die

in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen

zurückgewiesen hat. Insoweit ist die Sache zur anderweitigen Verhandlung und

Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4

Satz 1 MarkenG). Im Übrigen ist die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

Bornkamm

Pokrant

Schaffert

Bergmann

Koch

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 09.11.2005 - 29 W(pat) 147/03 -