BGH Beschluss vom 17.12.2009 – Xa ZB 38/08

BUNDESGERICHTSHOF

Xa ZB 38/08

vom

17. Dezember 2009

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

Nachschlagewerk:

ja

BGHZ:

BGHR:

nein

ja

Dichtungsanordnung

PatG (Fassung: 1.7.2006) § 59 Abs. 3 Satz 1, § 69 Abs. 1

Das Patentgericht hat in einem erstinstanzlichen Einspruchsverfahren auf An- trag eines Beteiligten eine öffentliche mündliche Anhörung oder eine mündliche Verhandlung auch dann durchzuführen, wenn das Verfahren bereits vor dem 1. Juli 2006 bei ihm anhängig geworden ist.

BGH, Beschluss vom 17. Dezember 2009 - Xa ZB 38/08 - Bundespatentgericht

Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 17. Dezember 2009

durch den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter

Dr. Berger, Dr. Grabinski und Dr. Bacher

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Einsprechenden wird der Be-

schluss des 9. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bun-

despatentgerichts vom 5. August 2008 aufgehoben. Die Sache

wird zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung, auch über die

Kosten der Rechtsbeschwerde, an das Patentgericht zurückver-

wiesen.

Der Wert des Gegenstands des Rechtsbeschwerdeverfahrens

wird auf 50.000,-- EUR festgesetzt.

I. Der Patentinhaberin wurde am 2. Dezember 2004 das deutsche Patent

100 66 168 mit der Bezeichnung "Dichtungsanordnung für ein Kraftfahrzeug

und Verfahren zur Montage eines Führungs- und Dichtungsprofils an einem

Rahmen" erteilt. Hiergegen ging ein mit Gründen versehener Einspruch der an-

waltlichen Vertreter der Einsprechenden ein. Die Patentinhaberin bestritt deren

wirksame Bevollmächtigung. Für den Fall, dass das Streitpatent nicht vollstän-

dig widerrufen werde, stellte die Einsprechende Antrag auf mündliche Anhörung

(GA 7).

Das Patentgericht hat im schriftlichen Verfahren den Einspruch als unzu-

lässig verworfen. Hiergegen richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbe-

schwerde der Einsprechenden, der die Patentinhaberin entgegentritt.

II. Die Rechtsbeschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Be-

schlusses und zur Zurückverweisung der Sache zu anderweiter Verhandlung

und Entscheidung an das Patentgericht, dem auch die Entscheidung über die

Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens zu übertragen ist.

1. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist statthaft.

Gegen die Beschlüsse des Patentgerichts im (erstinstanzlichen) Einspruchsver-

fahren findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt (§ 147

Abs. 3 Satz 5 PatG in der bis zum 30.6.2006 geltenden Fassung; BGHZ 173,

47, 50 - Informationsübermittlungsverfahren II). Die Vollmacht der Vertreter im

Rechtsbeschwerdeverfahren ist in entsprechender Anwendung des § 88 Abs. 2

ZPO nicht zu prüfen.

Das Patentgericht hat die Rechtsbeschwerde zwar nicht zugelassen; ihre

Statthaftigkeit folgt jedoch daraus, dass ein im Gesetz aufgeführter, die zulas-

sungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnender Verfahrensmangel gerügt wird. Die

Einsprechende rügt, dass ihr Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs

(Art. 103 Abs. 1 GG) verletzt sei. Damit rügt sie einen der in § 100 Abs. 3 PatG

genannten Verfahrensmängel, deren Rüge die zulassungsfreie Rechtsbe-

schwerde eröffnet.

2. Die Rechtsbeschwerde ist auch begründet. Das Verfahren vor dem

Patentgericht verletzt die Anmelderin in ihrem Anspruch auf Gewährung rechtli-

chen Gehörs.

a) Das Patentgericht hat in Anwendung der Bestimmung des § 79 Abs. 2

PatG ohne Durchführung einer mündlichen Verhandlung entschieden, weil es

den Einspruch als unzulässig angesehen hat. Es sei nämlich nicht dargetan,

dass Personen, die zur Vertretung der Einsprechenden berechtigt seien, die

anwaltlichen Vertreter zur Einlegung des Einspruchs bevollmächtigt hätten.

Damit hat es den Anwendungsbereich dieser Bestimmung verkannt, die nur den

Fall der Unzulässigkeit der Beschwerde, und zwar im einseitigen Beschwerde-

verfahren wie im Einspruchsbeschwerdeverfahren, nicht aber den Fall der Un-

zulässigkeit des Einspruchs betrifft.

b) Die Vorschrift des Art. 103 Abs. 1 GG erfordert zwar nicht für alle Ver-

fahren die Durchführung einer mündlichen Verhandlung. Hat nach den maßgeb-

lichen Verfahrensvorschriften jedoch eine solche stattzufinden, so begründet

der Anspruch auf rechtliches Gehör das Recht einer am Verfahren beteiligten

Partei, sich in dieser Verhandlung zu äußern (vgl. BVerfGE 42, 364, 370; BGH,

Beschl. v. 14.10.1999 - I ZB 15/97, GRUR 2000, 512, 513 - COMPUTER

ASSOCIATES). Die Nichtdurchführung einer nach dem Gesetz gebotenen, in-

soweit jedenfalls in einem gerichtlichen Verfahren der mündlichen Verhandlung

gleich zu erachtenden Anhörung begründet damit eine Verletzung des rechtli-

chen Gehörs.

c) Die Auslegung der Regelung in § 59 Abs. 3 Satz 1 PatG in der seit

dem 1. Juli 2006 geltenden Fassung ergibt, dass das Patentgericht auf den An-

trag der Einsprechenden eine Anhörung durchzuführen hatte.

(1) § 59 Abs. 3 Satz 1 PatG bestimmt, dass eine Anhörung schon dann

stattfindet, wenn ein Beteiligter diese beantragt. Zwar ist diese Bestimmung erst

am 1. Juli 2006 in Kraft getreten. Gleichwohl ist § 59 Abs. 3 Satz 1 PatG in der

seit dem 1. Juli 2006 geltenden Fassung entgegen der Ansicht der Rechtsbe-

schwerdeerwiderung auf den vorliegenden Fall anzuwenden, da über den An-

trag, eine mündliche Anhörung durchzuführen, bis zu diesem Zeitpunkt nicht

entschieden war und somit ein abgeschlossener prozessualer Sachverhalt nicht

vorlag (vgl. BVerfGE 39, 156, 167, juris-Tz. 32; BVerfGE 65, 76, 98 = NJW

1983, 2929, juris-Tz. 59; BGH, Beschl. v. 15.12.1999 - I ZB 29/97, GRUR 2000,

1040 - FRENORM/FRENON, Gründe unter III 2; BPatG, Urt. v. 28.10.1992

- 2 Ni 2/91, GRUR 1993, 737, 738). Eine abweichende Übergangsregelung

sieht das Gesetz nicht vor. Das gilt auch für Einspruchsverfahren, die nach der

bis zum 30. Juni 2006 geltenden Regelung in § 147 Abs. 3 PatG als erstin-

stanzliche Verfahren vor das Patentgericht gelangt sind.

(2) Der Gesetzgeber hat die Regelung über die Durchführung der Anhö-

rung unabhängig davon getroffen, ob das (erstinstanzliche) Einspruchsverfah-

ren vor dem Patentamt oder vor dem Patentgericht durchgeführt wird. Damit hat

er zugleich zum Ausdruck gebracht, dass er insoweit für eine unterschiedliche

Behandlung keinen Anlass gesehen hat. Abweichend ist allerdings die Rechts-

lage im Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem Patentgericht. In diesem gilt

§ 79 Abs. 2 PatG. Das Patentgericht kann ohne mündliche Verhandlung über

die Zulässigkeit einer Beschwerde entscheiden. Dies findet seine sachliche

Rechtfertigung darin, dass eine Erörterung mit den Parteien vielfach nicht erfor-

derlich ist, wenn über Fragen der Zulässigkeit eines Rechtsmittels zu entschei-

den ist.

(3) Die Möglichkeit, durch die Erörterung des Sach- und Verfahrensstoffs

den Verfahrensgang zu fördern und auf sachgerechte Anträge hinzuwirken so-

wie den Verfahrensstoff entsprechend zu konzentrieren, war Anlass für die ver-

pflichtende Einführung der Anhörung im Einspruchsverfahren auf Antrag eines

Beteiligten (Begründung des Regierungsentwurfs des Gesetzes zur Änderung

des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes

BT-Drucks. 16/735, S. 10). Der Gesetzgeber hat dabei keine Differenzierung

nach der Zulässigkeit des Einspruchs vorgesehen, obwohl ihm eine solche Dif-

ferenzierungsmöglichkeit schon nach der Regelung für das Beschwerdeverfah-

ren vor Augen stehen musste.

Bereits dies rechtfertigt es, an das Verfahren vor dem Patentgericht je-

denfalls keine geringeren Anforderungen zu stellen als an das Verfahren vor

dem Deutschen Patent- und Markenamt. Anders als gegen Entscheidungen des

Deutschen Patent- und Markenamts ist zudem im Einspruchsverfahren, soweit

das Patentgericht entscheidet, ein Rechtsmittel - abgesehen von der nur nach

Zulassung oder im Hinblick auf bestimmte Verfahrensmängel statthaften

Rechtsbeschwerde - nicht eröffnet. Im Gesetzgebungsverfahren ist dies bereits

anlässlich der befristeten Übertragung des erstinstanzlichen Einspruchsverfah-

rens auf das Patentgericht beanstandet worden und Gegenstand von Erörte-

rungen gewesen (Bericht des Rechtsausschusses BT-Drucks. 14/7140,

S. 59 ff.). Zudem wurde, wie § 147 Abs. 3 PatG in der Fassung des Gesetzes

zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigen-

tums vom 13. Dezember 2001 (BGBl. 2001 I 3656) belegt, mit der Übertragung

des erstinstanzlichen Einspruchsverfahrens auf das Patentgericht lediglich die

Zuständigkeit verlagert; es sollte im Übrigen aber grundsätzlich bei den schon

zuvor geltenden Regeln über das Einspruchsverfahren vor dem Patentamt

verbleiben. Diese sahen bis zum 30. Juni 2006 allerdings nur dann die Notwen-

digkeit einer Anhörung vor, wenn diese sachdienlich war (§ 46 Abs. 1 Satz 2

PatG). Dies hat der Gesetzgeber für das (erstinstanzliche) Einspruchsverfahren

mit Wirkung vom 1. Juli 2006 grundlegend geändert. Die Anhörung ist nunmehr

zwingend vorgeschrieben, wenn ein Beteiligter sie beantragt. Das Erfordernis

der Sachdienlichkeit ist lediglich als Alternative hierzu, nicht aber als weiterhin

hinzutretendes, kumulatives Erfordernis wie zuvor vorgesehen.

Es kann damit dahinstehen, ob die vom 19. Senat (in BPatGE 46, 134)

und vom früheren 34. Senat des Bundespatentgerichts (in BPatGE 45, 162 =

Mitt. 2002, 417) vertretene Auffassung, im erstinstanzlichen Einspruchsverfah-

ren scheide die bloße Anhörung aus, zutreffend ist. Seit dem 1. Juli 2006 ergibt

sich aus der Neuregelung in § 59 Abs. 3 Satz 1 PatG die Notwendigkeit der

mündlichen Anhörung oder einer mündlichen Verhandlung.

Damit ist die Regelung in § 79 Abs. 2 Satz 2 PatG im erstinstanzlichen

Einspruchsverfahren nur mehr mit der Maßgabe anwendbar, dass zwar eine

förmliche mündliche Verhandlung für die Entscheidung über die Zulässigkeit

entbehrlich ist, nicht aber die in § 59 Abs. 3 Satz 1 PatG zwingend vorgesehene

Anhörung. Aus dem Verhältnis der Regelung in § 79 Abs. 2 Satz 2 PatG zu der-

jenigen in § 78 Nr. 1 PatG (vgl. hierzu BGH, Beschl. v. 16.11.1962 - I ZB 12/62,

GRUR 1962, 279 - Weidepumpe) ergibt sich entgegen der Ansicht der Rechts-

beschwerdeerwiderung schon deshalb nichts Abweichendes, weil sich diese

Regelungen lediglich auf die mündliche Verhandlung, nicht aber auf die Erfor-

derlichkeit einer Anhörung beziehen und weil hier, anders als von § 79 Abs. 2

PatG vorausgesetzt, hier nicht über die Zulässigkeit einer Beschwerde, sondern

über die Zulässigkeit eines Einspruchs zu entscheiden ist. Diese Unterschiede

mögen es - was hier keiner Entscheidung bedarf - rechtfertigen, grundsätzlich

nicht auf die verfahrensrechtlichen Regelungen über die mündliche Verhand-

lung zurückzugreifen, sondern auf die für die Anhörung. Jedoch folgt das Erfor-

dernis der Öffentlichkeit dieser Anhörung aus der für das Verfahren vor den Be-

schwerdesenaten des Patentgerichts generell anzuwendenden Bestimmung

des § 69 Abs. 1 PatG, die hier die Öffentlichkeit der Verhandlung vorsehen.

Diese Anhörung darf aber nicht entgegen einem auf sie gerichteten Antrag un-

terlassen werden. Geschieht dies wie hier dennoch, so kann dies unter dem

Gesichtspunkt der Verletzung des rechtlichen Gehörs nicht anders behandelt

werden als die Nichtdurchführung einer nach dem Verfahrensrecht gebotenen

mündlichen Verhandlung.

(4) Gegen eine Heranziehung der Regelung in § 79 Abs. 2 Satz 2 PatG

spricht zudem, dass die Entscheidung, mit der die Unzulässigkeit der Be-

schwerde ausgesprochen wird, nicht ohne Weiteres mit der Entscheidung über

die Unzulässigkeit des Einspruchs vergleichbar ist. Die Zulässigkeit der Be-

schwerde ist im Wesentlichen an formale Kriterien geknüpft; insbesondere ist

eine Beschwerdebegründung nicht vorgeschrieben. Für die Zulässigkeit des

Einspruchs stellt dagegen die Bestimmung des § 59 Abs. 1 Satz 2 - 4 PatG

deutlich strengere Anforderungen. Dies lässt eine sachliche Unterscheidung

zwischen der Prüfung der Zulässigkeit des Einspruchs und der Zulässigkeit der

Beschwerde auch in der Sache nicht als fern liegend erscheinen.

(5) Einen Antrag auf mündliche Anhörung hat die Einsprechende vorlie-

gend gestellt. Dass sie dies nur für den Fall getan hat, dass das Streitpatent

nicht vollständig widerrufen werde, steht der Wirksamkeit der Antragstellung

nicht entgegen. Der Antrag kann nämlich auch unter einer solchen (innerpro-

zessualen) Bedingung gestellt werden (BGH, Beschl. v. 1.2.2000 - X ZB 27/98,

GRUR 2000, 597, 598 - Kupfer-Nickel-Legierung m.w.N.).

d) Da das Patentgericht die beantragte Anhörung nicht durchgeführt hat,

hat es der Einsprechenden bei seiner Entscheidung das rechtliche Gehör nicht

in dem gebotenen Umfang gewährt. Die Entscheidung des Patentgerichts kann

auch auf diesem Verfahrensmangel beruhen. Es kann nämlich jedenfalls nach

den getroffenen Feststellungen nicht ausgeschlossen werden, dass die ord-

nungsgemäße Gewährung rechtlichen Gehörs durch das Patentgericht zu einer

für die Einsprechende günstigeren Entscheidung zur Frage der Zulässigkeit des

Einspruchs geführt hätte (vgl. BGH, Beschl. v. 8.9.2009 - X ZB 35/08, GRUR

2009, 1192 - Polyolefinfolie, juris-Tz. 21).

Damit ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache ist

zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurück-

zuverweisen (§ 108 Abs. 1 PatG). Eine mündliche Verhandlung hat der Senat

nicht als erforderlich angesehen (§ 107 Abs. 1 PatG).

Keukenschrijver

Mühlens

Ber-

ger

Vorinstanz:

Grabinski

Bacher

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 05.08.2008 - 9 W(pat) 339/05 -