BPatG Beschluss vom 28.06.2000 – 29 W (pat) 148/99

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 148/99

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(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Markenanmeldung 397 16 019.4

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 28. Juni 2000 durch den Vorsitzenden Richter Meinhardt, den Richter

Dr. Vogel von Falckenstein und die Richterin Friehe-Wich

Die Beschwerde wird zurückgewiesen

beschlossen: 10.99

I.

"PRIME TEST"

Angemeldet ist die Wortfolge

als Marke zur Kennzeichnung für "Probematerialien und Laboreinrichtungen für Allergietests und Blutkörperuntersuchungen; Druckereierzeugnisse; Durchführung

und Auswertung von Allergietests, Ernährungsberatung für Allergiker".

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die

Anmeldung wegen eines Freihaltebedürfnisses und fehlender Unterscheidungskraft mit der Begründung zurückgewiesen "Prime" habe die Bedeutung "wesentlich, erstklassig, beste(r), hervorragend" und komme nicht nur in festen Begriffsverbindungen vor (z.B. Prime Minister). Daher sei die Marke eine Aneinanderreihung beschreibender Elemente, wonach die Waren wesentlichen bzw. hervorragenden Tests dienten, sie Inhalt der Druckwerke und bezüglich der Dienstleistungen auf hervorragende Tests gerichtet seien. Die Voreintragung in USA sei unmaßgeblich, die Marke könne dort auch durchgesetzt sein.

Mit ihrer dagegen gerichteten Beschwerde macht die Anmelderin u.a. geltend,

"Prime" komme im Englischen nur in bestimmten festen Begriffsverbindungen vor

("Prime Minister"), aber nicht frei in der Umgangssprache, weshalb in Großbritannien viele "Prime"-Marken eingetragen seien. Die Eintragung in USA sei im Principal Register erfolgt.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Der Senat hat zum gegenwärtigen werblichen Gebrauch der Wortfolge der Marke

eine Internet-Recherche durchgeführt, deren Ergebnis (Bl. 9 - 24 d.A.) er der Anmelderin zur Stellungnahme zugeleitet hat.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig. In der Sache hat sie jedoch keinen

Erfolg. Denn der Eintragbarkeit der angemeldeten Marke steht überwiegend ein

Freihaltebedürfnis entgegen und insgesamt fehlt ihr die erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 und 1 MarkenG).

Die Wortfolge der Marke ist als Ganze zwar lexikalisch nicht nachweisbar. Nach

den Feststellungen des Senats ist "PRIME TEST" jedoch keine Wortneubildung,

sondern im Gegensatz zur Meinung der Anmelderin gegenwärtig umfangreich in

Gebrauch. Der Senat verweist dazu auf die oben erwähnten, der Anmelderin

übersandten Unterlagen. Aus ihnen ergibt sich, daß "PRIME TEST" als feststehendes Begriffspaar verwendet wird mit der trotz unterschiedlichster Gebiete einheitlichen Bedeutung "Haupttest" (z.B. "All kinds of interesting prime test equipment" in einem Angebot für Prüfgeräte für elektronische Bauteile und Geräten,

Website "www.sphere.bc.ca/test/mdex.html"; vgl. auch Cambridge International

Dictionary of English zum Stichwort "prime" in der Bedeutung von "Main", d.h.

"Haupt-", ebenso Langenscheidt, Handwörterbuch Englisch, 1988, zu diesem

Stichwort). Zwar fehlen Nachweise, daß die Wortfolge speziell auf dem von den

Waren und Dienstleistungen der Marke konkret umrissenen Gebiet gegenwärtig

benutzt wird. Die allgemeine Gebräuchlichkeit der Wortfolge der Marke legt dies

jedoch äußerst nahe, so daß der Verkehr sie auch dort ernsthaft als eine für die

beteiligten Verkehrskreise freihaltebedürftige Sachangabe benötigt.

"PRIME TEST" ist eine Sachaussage über Waren und Dienstleistungen der Marke. Anders als das auch im Deutschen ebenfalls vorhandene "Test" gehört das

Wort „Prime“ allerdings nicht zum englischen Grundwortschatz. Zwar dürfen

fremdsprachige Wörter nicht schematisch ihrer deutschen Übersetzung gleichgesetzt werden. Eine Gleichbehandlung ist aber gerechtfertigt, wenn die beschreibende Bedeutung auch von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen

ohne weiteres erkannt wird oder die Mitbewerber den fraglichen Begriff beim inländischen Warenvertrieb bzw. Import oder Export der Waren benötigen (BGH

GRUR 1988, 379 "RIGIDITE I"; GRUR 1994, 730 "VALUE"; vgl. Ströbele/Klaka,

Markengesetz, 5. Aufl., § 8 Rdn. 91 m.w.N.). Dies ist hier der Fall. Auch auf medizinischem Gebiet ist die englische Sprache inzwischen weit verbreitet und führende Wissenschaftssprache geworden, ferner sind auch im einschlägigen grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr englische Fachausdrücke in Geschäfts- und

Werbeunterlagen notwendig und üblich. Die mit den speziellen medizinischen Waren und Dienstleistungen der Marke befaßten Fachleute erkennen die Bedeutung

von "Prime" - und damit den der Marke insgesamt - als "Haupttest" ohne weiteres,

zumal die Marke in sprachüblicher Weise zusammengesetzt und ohne einen

Überschuß an Phantasiegehalt gebildet ist. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, der Marke nur für das vorliegende Gebiet einen anderen Sinn beizulegen als

jenen, für den die Wortfolge nachgewiesenermaßen auf vielen anderen Gebieten

verwendet wird. Die Marke ist demzufolge die unmittelbare und konkrete Sachangabe, daß die beanspruchten medizinischen Materialien und Einrichtungen einem

Haupttest dienen und daß die zugehörigen Allergietest-Dienstleistungen den Charakter eines Haupttests haben. In diesem Zusammenhang mag am Rande auch

eine Aussage zur Qualität dieser Waren und Dienstleistungen mitenthalten sein,

zumal "Prime" auch auf Erstklassigkeit hindeuten kann (vgl. Langenscheidt,

a.a.O.). Solche glatt beschreibenden Beschaffenheits- und Bestimmungsangaben

sind für die Wettbewerber zur werblichen Verwendung freizuhalten. Für die ebenfalls beanspruchten Druckschriften wird indessen "Haupttest" ein zu allgemeines

Thema sein, um darin eine inhaltlich konkret abgegrenzte und damit freihaltebedürftige Angabe zu sehen. Ähnliches wird für die Dienstleistung „Ernährungsberatung“ gelten, zu der ein "Haupttest" - etwa im möglichen Zusammenhang mit Allergietests - nur mittelbare Zusammenhänge haben wird. Ein sprechender Charakter

der Marke wird in diesem Umfang das Freihaltebedürfnis jedoch zumindest nahelegen.

Die Eintragung der Marke in den U.S.A. vermag den Senat insoweit nicht zu binden. Zwar kann die Eintragung in einem englischsprachigen Land ein sprachliches

Indiz dafür sein, daß die eingetragene Wortfolge im Englischen nicht als Sachangabe in bezug auf die beanspruchten Waren verwendet wird (so z.B: BGH BlPMZ

1997, 26 ff "THE HOME DEPOT"). Im vorliegenden Fall hat der Senat aber konkrete Belege für den beschreibenden Gebrauch der angemeldeten Wortfolge auch

in den U.S.A. ermittelt. Die dortige Eintragung mag deshalb auf einer anderen

rechtlichen Beurteilung des beschreibenden Charakters der Wortfolge oder auf

zum Zeitpunkt der Eintragung noch nicht mögliche ausreichende Ermittlungen zum

tatsächlichen Sprachgebrauch beruhen.

Der Marke fehlt insgesamt die erforderliche Unterscheidungskraft. Der Senat hat

im Rahmen der Beurteilung des Freihaltebedürfnisses, wie oben ausgeführt, einen

für medizinischen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt der Marke (vgl. BGH MarkenR 1999, 347, 348f. - Absolut) festgestellt. Auch für die weiteren Waren und Dienstleistungen (Drukkereierzeugnisse, Ernährungsberatung für Allergiker) wirkt die Marke auf den Verkehr wie eine Sachangabe, da es sich, wie aus den Fundstellen ersichtlich, bei ihr

um einen so gebräuchlichen Ausdruck der englischen Sprache handelt, daß er

vom Verkehr stets nur als solcher und nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel verstanden wird. Deshalb bestehen im vorliegenden Falle genügende Anhaltspunkte dafür, daß die angesprochenen Verkehrskreise die Marke aufgrund ihrer -

wie oben ausgeführt - eindeutig beschreibenden Aussage bzw. einer gleichkommenden Wirkung als Sachangabe und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis

deuten werden.

Meinhardt

Dr. Vogel von Falckenstein

Friehe-Wich

Na