BPatG Urteil vom 05.09.2000 – 4 Ni 33/99 (EU)

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

Verkündet am 5. September 2000 …

In der Patentnichtigkeitssache

4 Ni 33/99 (EU) verb. 4 Ni 41/99 (EU)

(Aktenzeichen)

… 9.72

…

betreffend das europäische Patent 0 417 928

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche

Verhandlung vom 5. September 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Schwendy,

der

Richter

Dipl.-Ing. Klosterhuber,

Dipl.-Ing. Haaß,

Dipl.-Phys. Dr. Kraus und Müllner

für Recht erkannt:

Das europäische Patent 0 417 928 wird mit Wirkung für das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang

der Ansprüche 1 bis 8 für nichtig erklärt.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist für die Klägerin zu 1) gegen Sicherheitsleistung

in Höhe von DM 36.000,00, für die Klägerin zu 2) gegen

Sicherheitsleistung in Höhe von DM 53.000,00 vorläufig vollstreckbar.

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik

Deutschland erteilten europäischen Patents 0 417 928 (Streitpatent), das am

24. August 1990 unter Inanspruchnahme der Priorität der amerikanischen Patentanmeldung US 398180 vom 24. August 2000 angemeldet worden ist. Das in der

Verfahrenssprache Englisch veröffentlichte Streitpatent, das beim Deutschen

Patentamt unter der Nummer 690 29 114 geführt wird, betrifft eine Einrichtung und

ein Verfahren zur endovaskulären Abstützung. Es umfaßt 9 Ansprüche, von denen

Patentanspruch 1 in der deutschen Übersetzung folgenden Wortlaut hat:

"1. Endovaskuläre Abstützvorrichtung, die für eine Implantation in ein Koronar- oder anderes Blutgefäß im menschlichen

Körper geeignet ist, aus einem einheitlichen Bauteil (10)

besteht, das so ausgelegt ist, daß es mehrere obere und

untere Spitzen (12, 14) aufweist, wobei das einheitliche Bauteil auf der äußeren Oberfläche eines Katheters zusammengedrückt werden kann, um zu einem betroffenen Bereich

eines Blutgefäßes befördert zu werden, und dann durch Aufpumpen des Katheters aufgeweitet werden kann, um den

betroffenen Bereich eines Blutgefäßes auf einem Durchmesser zu halten, der größer ist, als wenn die Abstützvorrichtung

nicht implantiert worden wäre, dadurch gekennzeichnet, daß

das einheitliche Bauteil aus einem drahtähnlichen Material

besteht und keine Fugen aufweist."

Wegen der unmittelbar bzw mittelbar auf Patentanspruch 1 zurückbezogenen

Patentansprüche 2 bis 8 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Die Klägerin zu 1) stützt ihre gegen das Streitpatent im Umfang der Ansprüche 1

bis 7 gerichtete Teilnichtigkeitsklage auf mangelnde Neuheit bzw erfinderische

Tätigkeit und beruft sich hierzu auf folgende Druckschriften:

(1) US 4 733 665 (K5 bzw. NK2)

(2) US 4 214 587 (K8 bzw. NK4)

(3) EP 0 177 330 A2 (K10 bzw. NK3)

(4) US 4 800 882 (K11).

Die Klägerin zu 2) stützt ihre gegen das Streitpatent im Umfang der Ansprüche 1

bis 8 gerichtete Teilnichtigkeitsklage auf unzulässige Erweiterung, mangelnde

Ausführbarkeit und im übrigen ebenfalls auf mangelnde erfinderische Tätigkeit. Sie

beruft sich im wesentlichen auf dieselben Druckschriften.

Die Klägerin zu 1) beantragt,

das europäische Patent 0 417 928 mit Wirkung für das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang

der Patentansprüche 1 bis 7 für nichtig zu erklären.

Die Klägerin zu 2) beantragt,

das europäische Patent 0 417 928 mit Wirkung für das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang

der Patentansprüche 1 bis 8 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klagen abzuweisen, hilfsweise mit der Maßgabe, daß

das Patent mit der in der mündlichen Verhandlung überreichten Fassung des Patentanspruchs 1 aufrechterhalten bleibt.

Sie tritt den klägerischen Ausführungen in allen Punkten entgegen und hält das

Streitpatent zumindest in der hilfsweise verteidigten Fassung für bestandsfähig.

Patentanspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag enthält folgende an den erteilten

Anspruch 1 angefügte Ergänzung:

"......, the peaks (12, 14) being rounded with a diameter of curvature

greater than the diamter of the wire-like material".

Die Klagen, mit denen die in Art II § 6 Absatz 1 Nr 1 IntPatÜG, Art 138 Absatz 1

lit a und c EPÜ iVm Artikel 54 Abs 1, 2 und Art 56 EPÜ vorgesehenen Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit, der unzulässigen Erweiterung und der

unzureichenden Offenbarung geltend gemacht werden, sind in vollem Umfang

begründet.

1. Das Streitpatent betrifft eine Einrichtung und ein Verfahren zur endovaskulären

Abstützung. Nach übereinstimmender Auffassung aller Beteiligten handelt es

sich bei derartigen Abstützungen um ein in der Fachwelt als "Stent" bezeichnetes Implantat. Solche Vorrichtungen werden nach der Beschreibung des Streitpatents im Stand der Technik dazu verwendet, nach einer perkutanen transluminalen Herzkranzgefäß-Aufdehnung das Risiko des Wiederverschlusses der

betroffenen Arterie zu verringern. Diese Stents würden normalerweise im

Bereich der Verletzung in das Blutgefäß eingeführt und dann aufgeweitet, um

den Durchgang frei zu halten. Bei allen im Stand der Technik - zB in der

US 4 733 665, der US 4 776 337 oder der EP 0 177 330 – beschriebenen

Stents in Form von sogenannten Maschendrähten, seien erhebliche Schwierigkeiten aufgetreten und jeder weise seinen eigenen Prozentsatz an Thrombosen, Wiederverschlüssen und Gewebe-einwüchsen wie auch einen unterschiedlichen Grad an Schwierigkeiten bei der Entwicklung auf. Auch bereite die

Anpassung an die Blutgefäßform bei einigen Stents nach dem Stand der Technik weitere Schwierigkeiten. Da zudem ihre relativ große Länge die Behandlung

gekrümmter Blutgefäße erschwere und ursprünglich zumindest für die ersten

drei Monate nach dem Einsetzen gerinnungshemmende Mittel nötig gewesen

seien, hätten solche Stents als praktisches Verfahren zum Behandeln eines

chronischen Wiederverschlusses in der Ärzteschaft nur geringe Akzeptanz

gehabt. Es habe daher schon lange ein Bedarf an einem Stent bestanden, der

ein Blutgefäß wirksam offenhalte, ohne zu einer bedeutsamen Thrombose zu

führen und der zur Behandlung gekrümmter Blutgefäße und Verletzungen

unterschiedlicher Länge leicht mehrfach verwendet werden könne.

2. Vor diesem Hintergrund formuliert die Streitpatentschrift die Aufgabe, einen

Stent bereitzustellen, der die Beschränkungen der früheren Technik im wesentlichen beseitige, einfach und zuverlässig implantiert werden könne, nicht zu

einer bedeutsamen Thrombose führe und selektiv entsprechend der anatomischen Konfiguration durch die Verletzung selbst gesteuert dimensioniert werden

könne.

3. Patentanspruch 1 beschreibt dementsprechend eine Vorrichtung mit folgenden

Merkmalen:

a) Endovaskuläre Abstützvorrichtung, die für eine Implantation in ein

Koronar- oder anderes Blutgefäß im menschlichen Körper geeignet

ist;

b) die Abstützvorrichtung besteht aus einem einheitlichen Bauteil;

b1)

das einheitliche Bauteil weist mehrere obere und untere Spitzen

auf;

b2)

das einheitliche Bauteil kann auf der äußersten Oberfläche eines

Katheters zusammengedrückt werden, um zu einem betroffenen

Bereich eines Blutgefäßes befördert zu werden;

b3)

das einheitliche Bauteil kann durch Aufpumpen des Katheters

aufgeweitet werden, um den betroffenen Bereich eines Blutgefäßes auf einen Durchmesser zu halten, der größer ist, als wenn

die Abstützvorrichtung nicht implantiert worden wäre;

b4)

das einheitliche Bauteil besteht aus drahtähnlichem Material

b5)

das einheitliche Bauteil weist keine Fugen auf.

4. a) Der angegriffene Anspruch 1 des Streitpatents ist zulässig. Sein Gegenstand

ist in den ursprünglichen sowie den erteilten Unterlagen offenbart. Das insbesondere strittige Merkmal "and has no joints", das in richtiger deutscher Übersetzung

"und weist keine verbindenden Elemente auf" heißt (die Übersetzung in der Streitpatentschrift ist unzutreffend) folgt aus z.B. der Figur 1 in Verbindung mit der

Beschreibung Spalte 5, Zeilen 23 bis 26 und Zeilen 43 bis 53 (EP 0 417 928 A1)

bzw. Figur 1, Beschreibung Spalte 5, Zeilen 22 bis 24 und Zeilen 39 bis 48

(EP 0 417 928 B1). Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist, entgegen der Auffassung der Klägerinnen, auch ausführbar, zumindest unter Hinzuziehung der

Beschreibung. Hier wird insbesondere auf Sp. 5, Z. 39ff verwiesen.

Weitergehende Ausführungen erübrigen sich hierzu ebenso wie zu der (zu bejahenden) Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1, da dieser Gegenstand nicht

auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Das Merkmal "no joints" bzw. "keine verbindenden Elemente" ist nach Auffassung

des Senats dabei so auszulegen, daß zwischen den einzelnen geraden Segmenten (16 in Figur 1) des Stents keine irgendwie gearteten Verbindungsstreben vorgesehen sind und daß der Stent aus einem Endlosmaterial besteht, so wie es der

Spalte 5, Zeilen 39 bis 48 der Streitpatentschrift entnehmbar ist.

Aus (3) ist ein Stent (endovaskuläre Abstützvorrichtung) bekannt, der für eine

Implantation in ein Koronar- oder anderes Blutgefäß im menschlichen Körper

geeignet ist (Seite 1), aus einem einheitlichen Bauteil (Figur 1) besteht, das so

ausgelegt ist, daß es mehrere obere und untere Spitzen (13 in Figur 1) aufweist,

wobei das einheitliche Bauteil im Inneren eines Katheters zusammengedrückt werden kann, um zu einem betroffenen Bereich eines Blutgefäßes befördert zu werden (Seite 3 und Seite 6, 2. Absatz) und dann durch Ausstoßen aus dem Katheter

aufgeweitet werden kann, um den betroffenen Bereich eines Blutgefäßes auf

einem Durchmesser zu halten, der größer ist als wenn die Abstützvorrichtung nicht

implantiert worden wäre (Seite 5, le Absatz). Das einheitliche Bauteil besteht dabei

aus drahtähnlichem Material (Seite 5 mittlerer Abs., Patentanspruch 1).

Von diesem Stand der Technik unterscheidet sich der Gegenstand des

Anspruchs 1 dadurch, daß beim Stent nach Anspruch 1 der Draht an seinen

Enden nicht mit einer Muffe verbunden ist, sondern aus einem Endlosdraht

besteht und daß er am Einsatzort durch Aufpumpen eines Katheters aufgeweitet

wird und nicht wie der Stent nach (3) nach Ausdrücken aus dem Katheter auf

einen vorgegebenen Durchmesser selbst expandiert.

Der Durchschnittsfachmann, an den sich die vorliegende Lehre richtet, ist der mit

der Entwicklung und Herstellung von Prothesen und Vorrichtungen für die Gefäßchirurgie, insbesondere Stents, befaßte Techniker, der selbstverständlich die einschlägigen Materialien und deren Eigenschaften genau kennt, und der bezüglich

medizinischer Probleme mit einem Gefäßchirurgen zusammenarbeitet.

Wenn dieser Fachmann bei dem aus (3) bekannten Stent, der aus einem selbstexpandierenden Material gefertigt ist, feststellt oder wenn seitens des Chirurgen an

ihn herangetragen wird, daß es zu Schwierigkeiten beim Einsetzvorgang kommt,

weil, wie die Beklagte ausführte, der Stent beim Ausschieben ungleichmäßig

expandiert oder nicht den erforderlichen Durchmesser einnimmt, so wird er nach

Lösungen suchen. Zu allererst wird er dabei das weitere noch bekannte Prinzip

(vgl. z.B. (4), (1)), nach dem Stents am Einsatzort z.B. mittels eines Ballons aufgeweitet werden, heranziehen und auf seine Eignung untersuchen. Er wird also das

Prinzip Stents am Einsatzort mittels eines Ballonkatheters auf den erforderlichen

Durchmesser aufzuweiten, auf den Gegenstand nach (3) übertragen. Das bedeutet lediglich, den bekannten Stent aus einem entsprechenden Material herzustellen, das z.B. – statt federnd ausgelegt zu sein – plastisch verformbar ist. Dazu ist

er ohne weiteres aufgrund seines Fachwissens in der Lage – zumal er auch beim

Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents die spezielle Materialauswahl aufgrund seiner Kenntnisse treffen muß.

Der Fachmann ist nach Überzeugung des Senats, entgegen der Auffassung der

Beklagten, ohne weiteres in der Lage, im Bedarfsfall von dem einen geschilderten

Stent-Prinzip zum anderen überzugehen, was insbesondere durch die Druckschrift

Radiology, Februar 1987, Seite 482, linke Spalte, 1. Abs. belegt wird. Danach

wurde bei einem selbstexpandierenden Stent nach dem Einbringen zusätzlich

noch eine Ballonaufweitung durchgeführt.

Keinerlei Probleme bereitet dem Fachmann auch das Weglassen der Muffe 11

beim Ausführungsbeispiel des Stents nach (3) und dessen Ausbildung aus einem

Endlosdraht- (Ring), zumal die verallgemeinernde Lehre von Anspruch 1 in (3)

bereits von einem Draht, der in einer geschlossenen Zick-Zack-Form gebogen ist,

spricht und kein separates Verbindungselement, wie eine Muffe oder dergleichen,

erwähnt.

Somit beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 insgesamt gesehen nicht auf einer

erfinderischen Tätigkeit.

Daran würde auch die Auslegung des Anspruchs 1 (insbesondere des Begriffs "no

joints") der Beklagten, die einen Endlosdraht als Ausgangsmaterial nicht umfaßt

sehen will, nichts ändern weil, wie in den vorstehenden Ausführungen implizit

bereits enthalten ist, auch diese Ausführungsform nicht auf einer erfinderischen

Tätigkeit beruht.

b) Die angegriffenen Unteransprüche 2 bis 8, für die kein selbständiger Schutz

geltend gemacht wurde, teilen das Schicksal des Anspruchs 1. Im übrigen ist der

Gegenstand des Anspruchs 2 aus (3), Seite 5 mittlerer Abs. bekannt. Der Gegenstand des Anspruchs 3 betrifft eine naheliegende Ausgestaltung, Anregungen

dazu liefert (4), insbesondere Patentanspruch 3.

Die Gegenstände der Ansprüche 4, 5 und 7 betreffen handwerkliche Ausgestaltungen, die sich nach dem jeweiligen Einsatzfall richten und somit nichts Erfinderisches enthalten.

Der Gegenstand des Anspruchs 6 unterscheidet sich vom Gegenstand der Druckschrift (3) nur durch das andere Prinzip der Stentaufweitung am Einsatzort. Zu diesem Unterschied wurde bereits in Verbindung mit Anspruch 1 Stellung genommen, so daß hierauf verwiesen wird.

Der Gegenstand des Anspruchs 8 ist aus (3), vgl. insbesondere Figur 1 mit zugehöriger Beschreibung, bekannt.

5. Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag unterscheidet sich von demjenigen

gemäß Hauptantrag durch das zusätzliche Merkmal "the peaks (12, 14) being

rounded with a diameter of curvature greater than the diameter of the wire-like

material" bzw. in deutscher Übersetzung.

" daß die Spitzen (12, 14) gerundet sind mit einem Krümmungsdurchmesser der

größer ist als der Durchmesser des drahtähnlichen Materials ".

Dieser Anspruch ist unzulässig. Das genannte Merkmal entstammt, auch nach

den Ausführungen der Beklagten, allein der Zeichnung. Lediglich gezeichnete

Merkmale, die in der Beschreibung und den Patentansprüchen nicht erwähnt sind,

sind dann als erfindungswesentlich offenbart anzusehen, wenn der zuständige

Fachmann sie am Anmeldetag auch ohne Erwähnung in Beschreibung und

Anspruch als zur Erfindung gehörend erkennt (Schulte, PatG, 5. Auflage § 35

Rdn 164). Das ist hier jedoch nicht der Fall. Hier geht das gezeichnete Merkmal

neben den beschriebenen und gezeichneten Merkmalen unter, so daß darauf kein

Anspruch gerichtet werden kann (vgl. Schulte, wie oben). Weitere Ausführungen

hierzu erübrigen sich jedoch, denn das genannte Merkmal ist aus (3) (vgl. Seite 5,

letzter Absatz und Patentansprüche 4 und 7) bekannt.

Auf Seite 5 letzter Absatz ist als Krümmungsdurchmesser für die Spitzen 0,4 cm

(bzw. ein Radius von 0, 2 cm) angegeben und als Drahtdurchmesser 0, 046 cm

(bzw. 0, 018 inch) genannt. Damit ist die in Anspruch 1 genannte Bedingung erfüllt

und zwar auch dann, wenn es sich, wie die Beklagte meint, bei der Maßangabe in

(3) um "mm"-Angaben anstatt "cm"-Angaben handeln müßte.

Die Unterschiede zum Stand der Technik nach (3) sind demnach dieselben wie

beim Anspruch 1 nach Hauptantrag. Der Gegenstand dieses Anspruchs 1 beruht

daher aus denselben Gründen wie zum Anspruch 1 nach Hauptantrag ausgeführt,

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Bezüglich der Unteransprüche wird auf die vorstehenden Ausführungen unter 4.)

b) verwiesen.

6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 Satz 1

ZPO, der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs 1 PatG iVm

§ 709 ZPO.

Dr. Schwendy

Klosterhuber

Haaß

Dr. Kraus

Richter Müllner ist wegen Urlaubs gehindert, zu unterschreiben.

Dr. Schwendy

Pr