Rechtsprechung / BPatG / 2001
BPatG Beschluss vom 03.07.2001 – 27 W (pat) 79/99
27. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
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(Aktenzeichen)
Verkündet am
3. Juli 2001
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die IR-Marke 649 166
hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 3. Juli 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schade, des Richters Albert und der Richterin Friehe-Wich
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 25 IR des Deutschen 6.70
Patent- und Markenamts vom 7. Dezember 1998 und vom
14. November 1997 aufgehoben.
G r ü n d e
I.
Die international für verschiedene Waren der Klassen 18 und 25 (farbig) registrierte Marke 649 166
soll in Deutschland Schutz erhalten.
Die Markenstelle für Klasse 25 IR des Patentamts hat ihr zunächst in einem
Erstbeschluß den Schutz insgesamt, dann in einem Erinnerungsbeschluß nur
noch teilweise (nämlich für Waren, die nach Meinung des Erinnerungsprüfers in
irgendeinem Zusammenhang mit Schuhen stehen können) versagt, weil ihr die
erforderliche Unterscheidungskraft fehle. Die Marke sei ohne weiteres als warenbezogene Werbeaussage zu verstehen (dh im Sinne von "shoe for you" = "Schuh
für dich"). Die Bestandteile "shoe" und "you" der Marke, die dem englischen
Grundwortschatz entstammten, würden auch im Inland problemlos verstanden,
zumal ähnliche (englische) Slogans werbeüblich seien, wie sich aus verschiedenen einschlägigen Veröffentlichungen ergebe. Für den Verkehr liege es auch
nahe, die Ziffer "4" im Sinne von "for" zu verstehen, weil eine solche Verwendung
ebenfalls werbeüblich sei, wofür die Markenstelle verschiedene Nachweise vorgelegt hat. Daran ändere auch nichts die grafische Ausgestaltung der Marke, die
sich in werbeüblichem Rahmen halte.
Gegen den Erinnerungsbeschluß hat die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt.
Sie hält die Marke für schutzfähig, wobei sie sich insbesondere auf Urteile in einem zugunsten einer Drittfirma entschiedenen Rechtsstreit stützt (LG Mannheim
vom 28. Juni 1996 – 7 O 84/96 – und OLG Karlsruhe vom 14. Mai 1997 –
6 U 145/96). Aus diesen Entscheidungen ergebe sich, daß schon das Ersetzen
der Präposition "for" durch die Zahl "4" die Marke schutzfähig mache. Auch der
Bundesgerichtshof teile diese Ansicht offensichtlich, da er im Nichtannahmebeschluß (vom 15. Januar 1998 – I ZR 146/97) festgestellt habe, daß die Revision
auch sachlich keinen Erfolg haben würde. Die Markeninhaberin regt an, gegebenenfalls die Rechtsbeschwerde zuzulassen.
Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.
II.
Die Beschwerde mußte im Ergebnis Erfolg haben, da der Schutzbewilligung (insbesondere) die Vorschriften des § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 (iVm §§ 108, 113) MarkenG
nicht entgegenstehen.
Der Senat geht allerdings mit der Markenstelle davon aus, daß die (schlichte)
Wort- und Zahlenfolge "shoe 4 you" für bestimmte Waren (also zB Schuhe jeder
Art) keine hinreichende markenrechtliche Unterscheidungskraft besitzt, weil es
sich dabei um eine allgemeinverständliche, rein sachbezogene Aussage handelt,
mit der ein Produkt in werbeüblicher Weise dem potentiellen Käufer als kaufwürdig
angepriesen wird. Wie von der Markeninhaberin letztlich nicht bestritten und auch
von der Markenstelle im einzelnen unter Hinweis auf einschlägige Veröffentlichungen dargelegt, ist sowohl die Verwendung der englischen Sprache als auch das
Ersetzen der Präposition "for" durch die Zahl "4" werbeüblich und mittlerweile weit
verbreitet (vgl zB BPatG BlPMZ 1996, 134 "4 YOU"; außerdem 30 W (pat) 42/00
"SCAN 2 PRINT", veröffentlicht in PAVIS PROMA). An der Schutzunfähigkeit solcher Aussagen ändert nichts die von der Markeninhaberin in diesem Zusammenhang herangezogene Entscheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe. Der dortigen Argumentation (S 4), gerade durch die Häufigkeit der Verwendung derartiger
Zahl-Wort-Kombinationen mit einheitlichem Sinngehalt werde deren individualisierende Wirkung "vielmehr bestätigt", vermag der Senat nicht zu folgen. Abgesehen
davon, daß nicht verständlich ist, woher die individualisierende und herkunftskennzeichnende Wirkung einer häufig sachbezogen verwendeten Angabe kommen sollte, widerspricht dies auch den Ausführungen des Bundesgerichtshofs in
der "FOR YOU"-Entscheidung (MarkenR 1999, 351, 354, liSp 2. Abs), wonach
einer Marke dann die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, wenn festgestellt
werden kann, daß "der Verkehr infolge einer entsprechenden Verwendung in der
Werbung die Wortfolge nur als eine englischsprachige schlagwortartige Aussage
versteht".
Letztlich können diese Fragen hier aber offen bleiben, da der international registrierten Marke aufgrund ihrer bildlichen Ausgestaltung ein noch hinreichendes Maß
an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden kann. Mit ihrer grafischen
und farblichen Gestaltung geht die Marke über die schlichte Sachaussage "shoe
for you" hinaus und besitzt insoweit einen (wenn auch vielleicht minimalen)
schutzbegründenden Fantasiegehalt und Wiedererkennungswert.
Ein relevantes Freihaltungsbedürfnis ist damit ebenfalls nicht zu erkennen, zumal
es hierfür schon an einer konkret warenbeschreibenden Angabe mangelt.
Der Beschwerde war sonach stattzugeben.
Dr. Schade
Albert
Friehe-Wich
Na/Ju