BPatG Beschluss vom 10.07.2001 – 27 W (pat) 85/00

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 85/00

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(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Anmeldemarke 397 59 367.8

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 10. Juli 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schade

sowie der Richter Albert und Schwarz 10.99

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes

vom 30. August 1999 aufgehoben.

G r ü n d e

I

Die Anmelderin begehrt die Eintragung der Wortmarke

SUCCESS MAKER

für

Computerprogramme, einschließlich Compact-Discs und CD-

ROMs, insbesondere für Ausbildungs- und Unterrichtszwecke sowie Computerbetriebssystemen; Peripheriegeräte für Computer,

nämlich Modems, Schnittstellengeräte, Tastaturen und sonstige

Dateneingabe- und Bedienungsgeräte für Computer; elektronische

und elektrische Geräte und Instrumente zur Übertragung und zur

Wiedergabe von Bildern und Daten; Verbindungskabel und Steckdosen für Computeranlagen; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere bespielte Video- und Audiokassetten und -bänder; kinematographische Filme; Bücher und Druckschriften, einschließlich

Periodika; Lehr- und Lernmaterial (soweit in Klasse 9 enthalten);

Druckerzeugnisse, insbesondere Computerhandbücher zum Einsatz im Erziehungswesen; Erziehungs-, Ausbildungs-, Unterhaltungs- und Informationsdienstleistungen, vorgenannte Dienstleistungen auch mittels Einsatz von Computern sowie über Online-

Dienste; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung;

Aktualisierung von Computersoftware; Design von Computersoftware; Computerberatungsdienste; Beratung auf dem Gebiet der

Lehr- und Lernsoftware; Vermietung von Zugriffszeit auf Computerdatenbanken; Bereitstellung und Übermittlung von Daten und

elektronischen Dokumenten mittels Computernetzwerken und

Computerterminals.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Patentamtes hat durch Beschluß einer Beamtin

des höheren Dienstes die Anmeldung wegen mangelnder Unterscheidungskraft

zurückgewiesen. Die Anmeldemarke bestehe aus einfachen geläufigen englischen

Begriffen, die völlig sprachüblich zusammengestellt und im deutschen Verkehr

auch in ihrer Gesamtheit ohne weiteres in ihrer Bedeutung "Erfolgerzeuger, Erfolgmacher" verständlich seien. Da die beanspruchten Waren und Dienstleistungen

teilweise für Ausbildungs- und Unterrichtszwecke bestimmt seien und auch die

Dienstleistungen für Lehr- und Lernzwecke eingesetzt wurden und für den beruflichen Einsatz bestimmt und geeignet seien und des weiteren jede Ausbildung und

auch berufliche Tätigkeit auf die Erzielung eines gewissen Erfolgs ausgerichtet

sei, vermittele die Anmeldemarke den Eindruck, daß mit Hilfe der Waren und angebotenen Dienstleistungen ein Erfolg in Aussicht gestellt werde und dieser damit

auch leichter als mit anderen Waren oder Dienstleistungen zu erzielen sei. Auch

wenn die Wortzusammenstellung lexikalisch nicht nachweisbar sei, werde sie

doch von einem erheblichen Teil des angesprochenen Publikums im vorgenannten Sinn und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werden, zumal

sie üblichen Substantivierungen wie "Moneymaker" und "Muntermacher" nachempfunden sei. Der Hinweis der Anmelderin auf ausländische Zeichenvoreintragungen könne zu keiner anderen Entscheidung führen, da dies allenfalls für die

Frage des Freihaltungsbedürfnisses, nicht aber für die Unterscheidungskraft eine

Indizwirkung entfalten könne. Auch der weitere Hinweis der Anmelderin auf die

Eintragung des Wort-/Bildzeichens "SUCCESS!" könne weder in Verbindung mit

dem Gleichheitsgrundsatz noch mit dem Vertrauensgrundsatz zu einer anspruchsbegründenden Selbstbindung des Patentamtes führen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Ihrer Auffassung nach

kommt der Anmeldemarke kein eindeutig im Vordergrund stehender Begriffsinhalt

mit unmittelbar beschreibender Bedeutung zu. Es treffe nicht zu, daß die Marke

aus völlig sprachüblich zusammengestellten englischen Worten bestehe; da die

Wortzusammenstellung lexikalisch nicht nachweisbar sei, sei auch nicht ersichtlich, wie ein solches, bislang nicht existentes Wortgebilde dem inländischen Verkehr jederzeit ohne weiteres verständlich sein solle, zumal auch die im angefochtenen Beschluß wiedergegebene Übersetzung keinen sofort logisch nachvollziehbaren Sinn ergebe. Dabei sei es auch fraglich, ob die beteiligten Verkehrskreise

die englischsprachigen Worte überhaupt ins Deutsche übersetzten. Selbst bei einer Übersetzung könne sich aber niemand unter dem Begriff "Erfolgmacher" etwas vorstellen. Der Hinweis im angefochtenen Beschluß, die Waren und Dienstleistungen der Anmelderin seien zum Teil auch für Ausbildungs- und Unterrichtszwecke bestimmt und deshalb beschreibend, weil jede Ausbildung auf die Erzielung eines gewissen Erfolgs ausgerichtet sei, stelle eine zergliedernde, analysierende Betrachtungsweise dar, welche nach höchstrichterlicher Rechtsprechung

unzulässig sei. Zudem gehe die Argumentation auch deshalb fehl, weil die Anmeldemarke nicht nur für Waren und Dienstleistungen für Ausbildungs- und Unterrichtszwecke, sondern auch für eine Vielzahl weiterer Waren und Dienstleistungen

angemeldet sei. Schließlich berücksichtige der Beschluß auch nicht in ausreichendem Maße die Voreintragung der angemeldeten Marke in den USA und in Kanada; wenn das Zeichen bereits im eigenen Sprachraum als unterscheidungskräftig

angesehen und deshalb als Marke eingetragen worden sei, so könne ihm im

fremdsprachigen Ausland wie hier in Deutschland die Unterscheidungskraft kaum

mehr abgesprochen werden. Auch ein Freihaltebedürfnis bestehe nicht, da die Anmeldemarke weder im allgemein geschäftlichen Verkehr noch im Fachsprachgebrauch beschreibend genutzt werde. Das Zeichen habe auch keine unmittelbar

beschreibende Bedeutung, da der Erfolg nicht der Ware selbst anhafte, sondern

erst "erzeugt" werden müsse, also ein von den Waren und Dienstleistungen losgelöstes Fernziel sei, welches sich im übrigen auf eine Person beziehen müsse.

Mangels absoluter Versagungsgründe sei die Marke daher schutzfähig.

Die Anmelderin beantragt,

1. den angefochtenen Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamtes aufzuheben;

2. hilfsweise die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

II

Auf die zulässige (§ 66 Abs 1 MarkenG) und begründete Beschwerde ist der angefochtene Beschluß aufzuheben, da der Eintragung des angemeldeten Zeichens

keine absoluten Schutzhindernisse entgegenstehen.

Ein Freihaltebedürfnis im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG scheidet - wovon

auch der angefochtene Beschluß ausgeht, nachdem die Zwischenverfügung zunächst noch auf dieses Schutzhindernis abgestellt hatte - aus, da die Anmeldemarke nicht ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, welche im Verkehr

zur Bezeichnung von Eigenschaften und Merkmalen der beanspruchten Waren

oder Dienstleistungen dienen können. Auch in ihrer deutschen Übersetzung als

"Erfolgsmacher" oder "Erfolgserzeuger" bezeichnet die Marke keine Eigenschaften, welche den beanspruchten Waren und Dienstleistungen unmittelbar anhaften,

sondern lediglich die Erwartungshaltung, welche ein Verwender dieser Waren und

Dienstleistungen (möglicherweise) mit ihrem Einsatz verbindet. Diese Erwartungshaltung selbst stellt jedoch keine unmittelbare Eigenschaft der mit der Bezeichnung versehenen Produkte dar.

Die Tatsache, daß ein Freihaltebedürfnis ausscheidet, führt jedoch entgegen der

Ansicht der Anmelderin nicht zwangsläufig dazu, einer angemeldeten Marke auch

die nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft zuzusprechen. Zwar kann nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung einer Wortmarke

die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden, wenn ihr kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet

werden kann und es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache (oder einer bekannten Fremdsprache) handelt, das vom Verkehr

- etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur

als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl BGH,

GRUR 1999, 1 089 [1 091] - YES; BGH WRP 2000, 298 [299] - Radio von hier;

BGH, WRP 2000, 300 [301]- Partner with the best; BGH GRUR 2001, 162, [163] -

RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Auch wenn ein Freihaltebedürfnis

nicht vorliegt, kann eine Anmeldemarke gleichwohl einen rein sachbezogenen Inhalt haben, nämlich wenn das angesprochene Publikum, auf dessen Auffassung

es im Rahmen des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG im Gegensatz zum Freihaltebedürfnis,

welches vorrangig aus Sicht der Mitbewerber zu beurteilen ist, allein ankommt,

das angemeldete Zeichen zB nur als Hinweis auf bestimmte Eigenschaften der

hiermit bezeichneten Produkte versteht, selbst wenn sich die Verwendung dieses

Zeichens zur Bezeichnung von Eigenschaften der Produkte bislang im Verkehr

nicht eingebürgert hat. Ein solcher produktbeschreibender Inhalt kann der Anmeldemarke aber hier nicht zugeordnet werden.

Allerdings scheitert dies nicht bereits daran, daß die Marke nach Auffassung der

Anmelderin vom inländischen Verkehr nicht im Sinne von "Erfolgserzeuger" oder

"Erfolgsmacher" übersetzt wird oder dieser sich jedenfalls unter einer solchen Bedeutung nichts vorstellen kann. Beide Worte, aus denen das Zeichen gebildet ist,

gehören zum englischen Grundwortschatz, der weiten Kreisen des angesprochenen inländischen Publikums bekannt ist. Es liegt daher nahe, daß dieses die Worte unmittelbar mit "Erfolg" und "Macher" übersetzen und verstehen wird. Auch

wenn eine Verbindung beider Worte bislang lexikalisch nicht nachweisbar ist, bedeutet das nicht, daß die vorliegende Verbindung nicht unmittelbar verständlich

wäre. Denn wegen der Vielzahl ähnlich gebildeter Wortzusammenstellungen mit

dem Bestandteil "-maker" bzw "-macher", an welche das inländische Publikum bereits gewöhnt ist, wofür die im angefochtenen Beschluß angeführten Begriffe "Moneymaker" und "Muntermacher" als bekannte Beispiele dienen können, ist die vorliegende Wortverbindung dem inländischen Verkehr ohne weiteres im vorgenannten Sinn verständlich. Es erscheint auch lebensfremd anzunehmen, das Publikum

könne sich unter dem Begriff "Erfolgsmacher" nichts vorstellen. Gerade wegen der

vorgenannten Vergleichsfälle liegt es vielmehr auf der Hand, daß das Publikum

ohne jede analysierende Betrachtung diesen Begriff unmittelbar in dem Sinne versteht, daß die hiermit bezeichneten Produkte ihm zur Erzielung eines von ihm erwarteten Erfolgs verhelfen werden.

Allerdings kann aus einem solchen Verständnis des Anmeldezeichens lediglich

gefolgert werden, daß es sich dabei um eine Anpreisung der hiermit gekennzeichneten Produkte handelt, indem die Marke Erwartungshaltung der angesprochenen

Verkehrskreise hervorruft und anspricht, welche diese mit der Verwendung der gekennzeichneten Produkte in Verbindung bringen sollen. Darüber hinaus besagt eine solche Anpreisung jedoch nichts über die hiermit gekennzeichneten Produkte

selbst; denn das bloße Hervorrufen einer Erwartungshaltung, welche durch die

Verwendung der Waren und Dienstleistungen (angeblich) erfüllt werden kann, gibt

noch keinen Hinweis darauf, um welche Produkte es sich handelt, worin ihre besonderen Eigenschaften liegen sollen und welchen unmittelbaren Zweck ihre Verwendung verfolgt. Eine Produktbeschreibung läßt sich daher der Anmeldemarke

nicht entnehmen.

Auch wenn es sich erkennbar um eine werbemäßige Anpreisung handelt, besteht

keine Veranlassung, daß die angesprochenen Verkehrskreise das Anmeldezeichen nur als ein gebräuchliches Wort der Umgangs- oder Werbesprache und nicht

als Unterscheidungsmittel verstehen werden. Eine Verwendung der Wortverbindung zu Werbezwecken vermochte der Senat nicht festzustellen. Die von ihm

durchgeführte Internetrecherche ergab zwar eine Vielzahl von Internetseiten, auf

denen die Wortverbindung "SUCCESSMAKER" auftaucht; bei einer stichprobenartigen Überprüfung konnte jedoch festgestellt werden, daß sie sich ausschließlich

auf das von der Anmelderin vertriebene Produkt beziehen. Eine darüber hinausgehende Verwendung der Wortverbindung zu Werbezwecken auf dem einschlägigen

Waren- und Dienstleistungssektor ließ sich demgegenüber nicht feststellen.

Fehlt aber ein unmittelbar produktbeschreibender Begriffsinhalt und besteht auch

keine Veranlassung, daß das Anmeldezeichen vom Verkehr nur als gebräuchliches Werbewort solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird,

kann ihm die erforderliche - wenn auch eher schwache - Unterscheidungskraft

nicht abgesprochen werden.

Da auch sonstige Eintragungshindernisse nicht ersichtlich sind, war der angefochtene Beschluß aufzuheben.

Dr. Schade

Albert

Schwarz

Pü