BPatG Beschluss vom 21.01.2002 – 30 W (pat) 65/01

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 65/01

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 398 60 836

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 21. Januar 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Buchetmann sowie der Richterin Winter und des Richters Voit

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der

Beschluss der Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen

Patent- und Markenamtes

vom 22. Dezember 2000

aufgehoben, soweit darin der Widerspruch aus der Marke

1 018 260 zurückgewiesen ist.

2. Die Löschung der Marke 398 60 836 wird auch bezüglich der

Waren unedle Metalle und deren Legierungen angeordnet.

Die Bildmarke

G r ü n d e:

I.

siehe Abb. 1

ist am 23. November 1998 unter der Rollennummer 398 60 836 für die Waren und

Dienstleistungen

„Unedle Metalle und deren Legierungen; Materialbearbeitung“

in das Markenregister eingetragen worden.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der rangälteren, seit 22. Mai 1981 eingetragenen Bildmarke 101 82 60

deren Schutzdauer zuletzt am 16. September 2000 verlängert wurde und die für

die Waren und Dienstleistungen

„Walz-, Preß-, Schmiede- und Gießanlagen zur Formung von

Stahl, Nichteisenmetallen, Kunststoffen, Werkstoffen auf organischer Basis und zur Herstellung von Walz- und Preßteilen aus

Metallen und Kunststoffen, bestehend aus Maschinen und Apparaten zum spanlosen und spanabhebenden Formen, Manipulieren,

Transportieren, Führen, Stoppen, Kühlen, Wärmebehandeln, Reinigen, Beizen, Beschichten, Entzundern, Flämmen, Glühen,

Schweißen, Schneiden, Trennen, Entgraten, Drallen, Entdrallen,

Richten, Prüfen, Messen, Sortieren, Sammeln, Stapeln, Wickeln,

Bündeln, Kennzeichnen und Verpacken; Verbindungs- und Verankerungsteile sowie aus Fertigteilen hergestellte Fundamente und

Unterbauten (auch aus Metall) für Walz-, Preß-, Schmiede- und

Gießanlagen, transportable Werkshallen aus Metall, Kunststoffen

und anderen Baumaterialien; Öl-, Wasser- und Hydraulikkreisläufe

sowie Öl- und Wasseraufbereitungs-, -kühl- und Reinigungsapparate für Walz-, Preß-, Schmiede- und Gießanlagen, Pumpen (soweit in Klasse 7 enthalten), Meß-, Steuer- und Regelinstrumente,

hydraulische und elektrische Antriebsmaschinen (ausgenommen

für Landfahrzeuge), hydraulische, elektrische und mechanische

Energieübertragungseinrichtungen, nämlich Rohrleitungen, Ventile, Schieber, Kabel, Schalter, Transformatoren, Wellen, Getriebe,

Kupplungen, Lager (ausgenommen für Fahrzeuge); Maschinen-

und maschinenartige Geräte zum Abtransport, zur Aufbereitung,

Reinigung und Verarbeitung von anfallenden Neben- und Abfallprodukten; Hüttenmaschinen, nämlich Maschinen zum Kippen,

Schwenken und Bewegen von Konvertern und Pfannen, Gießmaschinen; Förder- und Hebezeuge, nämlich Förderbänder, Förderketten, Schütt- und Förderrinnen, Krane (soweit in Klasse 7 enthalten), gegossene, geschmiedete und formbearbeitete Bauteile;

Maschinen und Maschinenwerkzeuge zur Be- und Verarbeitung

von Kunststoffen, einschließlich zugehöriger Transport-, Regel-

und Steuergeräte; Formen aus Metall für Kunststoffverarbeitung;

Installationen, Montage, Reparatur und Instandhaltung von Industrie- und Maschinenanlagen, nämlich Walz-, Preß-, Schmiede-,

Gieß-, Heizungs-, Lüftungs-, Kühl-, Klima- und wärmetechnische

Anlagen, Feuerungsbau, Industrieofenbau, Gerüstbau, Hoch-,

Tief- und Ingenieurbau, Vermietung von Maschinen, Ausbildung

von betriebsfremdem Personal für die Ausführung der vorstehenden Dienstleistungen, Metallbearbeitung und -härtung, Metalloberflächenveredelung; Bau- und Konstruktionsplanung und -beratung,

technische Beratung, Dienstleistungen von Ingenieuren“

eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamtes, besetzt

mit einem Beamten des höheren Dienstes, hat mit Beschluss vom 22. Dezember 2000 auf den Widerspruch hin die Marke bezüglich der Dienstleistung „Materialbearbeitung“ gelöscht und im übrigen den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, mit Ausnahme bei dieser Dienstleistung bestehe keine

Verwechslungsgefahr, da die übrigen Waren der Widerspruchsmarke nicht im

markenrechtlich relevanten Identitäts- oder Ähnlichkeitsbereich mit denen der angegriffenen Marke lägen.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt und diese im wesentlichen damit

begründet, zumindest zwischen den „Verbindungs- und Verankerungsteilen sowie

aus Fertigteilen hergestellten Fundamenten und Unterbauten (auch aus Metall) für

Walz-, Preß-, Schmiede- und Gießanlagen“ sowie den „gegossenen, geschmiedeten und formbearbeiteten Bauteilen“ der Widerspruchsmarke und den Waren

der angegriffenen Marke bestehe eine so große Ähnlichkeit, dass eine Verwechslungsgefahr anzunehmen sei. Hinzu komme, dass die von der Markenstelle bezeichneten „Feinbleche, Spaltbänder und Feinblech-Zuschnitte“ mit den Waren

der Widersprechenden hergestellt würden, woraus auch in diesem Bereich eine

markenrechtlich relevante Ähnlichkeit folge. Infolgedessen sei unter Berücksichtigung der klanglichen Identität der Marken und aufgrund der Ähnlichkeit der Waren

und Dienstleistungen eine Markenverwechslung im geschäftlichen Verkehr zu befürchten.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 22. Dezember 2000 aufzuheben und

die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert und keinen

Antrag gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die beiderseitigen Schriftsätze und den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und hat auch in der Sache

Erfolg. Nach der Auffassung des Senates besteht zwischen der angegriffenen

Marke und der Widerspruchsmarke über den durch die Teillöschung erfaßten Bereich hinaus Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Bei seiner Entscheidung geht der Senat in Ermangelung anderer Anhaltspunkte

von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und einem daraus resultierenden normalen Schutzumfang der Widerspruchsmarke aus. Zum Zeitpunkt ihrer

Eintragung habe sie zwar nur Schutz als Gesamtzeichen, nicht als Buchstabenzeichen (vgl § 4 Abs 2 Nr 1 WZG). Mit dem Inkrafttreten des Markengesetzes

(1.1.1995) ist das abstrakte Schutzhindernis von Buchstaben entfallen, so daß

auch die Bewertung des Schutzes der Marke insoweit nach der neuen Rechtslage

zu erfolgen hat, weil die angegriffene Marke erst nach dem 1. Januar 1995 angemeldet worden ist (vgl. dazu BPatGE Mitt. 2001, 391 mtv). Konkrete Schutzhindernisse bezüglich der Buchstabenfolge SMS sind nicht feststellbar und auch von den

Beteiligten nicht vorgetragen.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter umfassender Berücksichtigung aller

Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, wobei eine Wechselbezüglichkeit der

Faktoren, insbesondere der Identität oder Ähnlichkeit der in Frage stehenden Waren beziehungsweise Dienstleistungen, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken

und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke besteht (st. Rspr., vgl.

EuGH, MarkenR 1999, 22 – CANON; BGH MarkenR 1999, 297 – Honka, GRUR

2001, 158 – Drei-Streifen-Kennzeichnung). Dabei kann ein geringerer Grad der

Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit oder Identität

der Waren ausgeglichen werden und umgekehrt (vgl. BGH GRUR 2000, 506 –

ATTACHÉ/TISSERAND).

Nach der hier maßgeblichen Registerlage liegen die von der angegriffenen Marke

noch beanspruchten „unedlen Metalle und deren Legierungen“ gegenüber den

Waren und Dienstleistungen der Widersprechenden noch im Rahmen des unter

die Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu fassenden

Ähnlichkeitsbereiches. Denn es ist der Widersprechenden zuzugeben, dass die

von ihr beispielhaft herangezogenen „Verbindungs- und Verankerungsteile sowie

aus Fertigteilen hergestellte Fundamente und Unterbauten (auch aus Metall) für

Walz-, Preß-, Schmiede- und Gießanlagen“ und auch die „gegossenen, geschmiedeten und formbearbeiteten Bauteile“ regelmäßig aus unedlen Metallen bestehen

und die im Warenverzeichnis der Widersprechenden enthaltenen Industrieanlagen

(auch) unedle Metalle verarbeiten.

Eine Ähnlichkeit im markenrechtlichen Sinn zwischen den beiderseitigen Waren ist

hier anzunehmen, auch wenn es sich auf der Seite der Widersprechenden um

Fertigprodukte, auf der Seite der von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren aber um Rohprodukte handelt. Die Vertriebswege zwischen den Rohstoffen

einerseits und den Fertigprodukten andererseits – jedenfalls soweit der Bereich

der Schwerindustrie tangiert wird – unterscheiden sich nicht maßgeblich. So ist

etwa Warengleichartigkeit zwischen Metallen und Kraftfahrzeugteilen, nämlich

Auspuffrohren und –töpfen; Karosserieteilen... bejaht worden (vgl. Richter/Stoppel,

Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 11. Aufl., S. 234, Stichwort Metalle). Eine Warenähnlichkeit zwischen Rohstoffen und Halbfabrikaten einerseits

und Fertigprodukten andererseits kommt im übrigen auch dort in Betracht, wo

erstere maßgeblich die Wertschätzung des Fertigproduktes bestimmen (vgl. BGH

GRUR 2000, 886 – Bayer/BeiChem, Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9

Rdn 70 ff). Dies ist auf dem hier vorliegenden Warengebiet jedenfalls dann nicht

auszuschließen, wenn es sich etwa um spezielle Legierungen handelt. Im vorliegenden Fall müssen auch die Abnehmerkreise der beiderseitigen Waren nicht

differieren. Bei aus Fertigteilen aus Metall hergestellten Fundamenten und Unterbauten, für die die Widerspruchsmarke auch geschützt ist, kann es sich um Produkte handeln, die aus unedlen Metallen bestehen, ohne daß ein ins Gewicht fallender, spezieller und speziellen Industriezweigen zuordenbarer Verarbeitungsprozeß notwendig ist, sondern bei denen die wesentliche Wertschätzung durch

den Rohstoff bestimmt wird. Hinzu kommt, daß jedenfalls einzelne Fertigteile auch

regelmäßig von den Metallherstellern selbst (mit-)produziert werden (zB Überlandrohre), so daß hier keine klare Trennung zwischen Herstellern der Roh- und

Endprodukte gezogen werden kann.

Bei der gegebenen Ähnlichkeit der beiderseitig erfassten Waren ist daher bei normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ein strenger Maßstab an den

Abstand der Zeichen anzulegen, dem die angegriffene Marke nicht mehr genügt.

Denn auch wenn davon auszugehen ist, dass sich die beiderseits noch gegenüberstehenden Waren regelmäßig nicht an das allgemeine Publikum wenden,

sondern an

jeweils abgegrenzte Abnehmerkreise, die dem Fachpublikum

zuzuordnen sind und schon deshalb der Gefahr von Markenverwechslungen nur

eingeschränkt unterliegen, schließt das hier eine Verwechslungsgefahr nicht

hinreichend sicher aus.

Auch wenn sich auf beiden Seiten Bildzeichen gegenüberstehen und im Rahmen

des Fachverkehrs nicht die mündliche Benennung der Waren, sondern der Schriftverkehr im Vordergrund steht und die Beurteilung sich am Gesamteindruck der

Zeichen unter Berücksichtigung der die Kennzeichnungskraft bestimmenden Teile

unter Beachtung des durchschnittlichen Abnehmers der betreffenden Waren oder

Dienstleistungen zu orientieren hat, wobei die Eintragungsform der Marke in ihrer

jeweiligen Gesamtheit zugrunde zu

legen

ist (vgl. BGH aaO – ATTA-

CHÉ/TISSERAND; WRP 1999, 192 – Lions) ist eine Verwechslungsgefahr hier

nicht auszuschließen. Einmal ist nämlich der Erfahrungssatz zu beachten, wonach

sich der Verkehr bei kombinierten Wort-/Bildzeichen und normaler Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils eher an diesem als am Bildbestandteil orientieren

wird (vgl BGH GRUR 1996, 198 – Springende Raubkatze), jedenfalls, sofern – wie

hier – der graphischen Ausgestaltung die Funktion einer bloßen Verzierung zukommt (vgl. BGH BlPMZ 1999, 226 – LION DRIVER). Anders als in der der Entscheidung ICPI/ICP (BPatG GRUR 1996, 413) ist der Schutz der Widerspruchsmarke auch nicht aus Rechtsgründen auf die Bildwirkung beschränkt. Bei der erforderlichen Wertung ihrer Einzelbestandteile kann der Buchstabengruppe prägende Bedeutung nicht abgesprochen werden. Auch die jüngere Marke wird durch

ihre bildhafte Ausgestaltung nicht so beherrscht, daß ihre bloße Benennung mit

SMS gleichsam verfälschend, jedenfalls das Wesen der Marke nicht treffend wäre.

Danach stehen hier bei beiden Zeichen die identischen Buchstabenfolgen „SMS“

im Vordergrund, was weder bei – der nicht ausgeschlossenen – mündlichen, noch

bei schriftlicher Bezeichnung der Marken geeignet ist, der Gefahr der Markenverwechslung bei (noch) ähnlichen Waren zu begegnen.

Zu einer Auferlegung von Kosten gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht keine Veranlassung

Dr. Buchetmann

Winter

Voit

Na

Abb. 1