Rechtsprechung / BPatG / 2002
BPatG Beschluss vom 18.02.2002 – 30 W (pat) 161/01
30. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
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(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die angegriffene Marke 398 17 716 6.70
hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 18. Februar 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und des Richters Schramm
beschlossen:
Auf die Beschwerde des Markeninhabers wird der Beschluß
der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 12. Juni 2001 aufgehoben, soweit die Eintragung der Marke 398 17 716 wegen des Widerspruchs aus
der Marke 1 138 911 teilweise gelöscht worden ist.
Der Widerspruch aus der Marke 1 138 911 wird insgesamt
zurückgewiesen.
Kosten werden nicht auferlegt.
G r ü n d e
I.
Die am 28. März 1998 angemeldete Marke
siehe Abb. 1 am Ende
ist am 30. Juni 1998 unter der Nummer 398 17 716 für Waren der Klassen 7, 9
und 28 in das Markenregister eingetragen worden; die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 30. Juli 1998.
Widerspruch erhoben hat am 27. Oktober 1998 die Inhaberin der seit dem
28. April 1989 für Waren der Klasse 9 eingetragenen Marke 1 138 911 TOPAS.
Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Eintragung der angegriffenen Marke wegen der Gefahr von Verwechslungen bezüglich der Waren der Klasse 9 teilweise gelöscht.
Der Markeninhaber hat Beschwerde eingelegt und die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende hat Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt.
Der Markeninhaber beantragt sinngemäß,
den angefochtenen Beschluß des Deutschen Patentamts
vom 12. Juni 2001 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.
Die Widersprechende beantragt,
die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.
Sie hält mit näheren Ausführungen die Benutzung für glaubhaft gemacht und Verwechslungsgefahr gemäß den Ausführungen der Markenstelle für gegeben.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluß sowie auf
die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.
II.
Die zulässige Beschwerde des Markeninhabers ist begründet.
Nachdem der Inhaber der angegriffenen Marke die nach § 43 Abs 1 Satz 1 und
Satz 2 MarkenG kumulativ mögliche Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke uneingeschränkt und zulässig erhoben hat (vgl hierzu BGH
GRUR 1998, 938, 939 – DRAGON; Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 9
Rdn 19, 25 ff), können bei der Entscheidung über den Widerspruch nur die Waren
berücksichtigt werden, für die von der Widersprechenden eine rechtserhaltende
Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs 1
Satz 3 MarkenG). Hieran fehlt es jedoch.
Nach den Inhalt der vorgelegten eidesstattlichen Versicherung des Herrn Z…
vom 7. Oktober 2001 in Verbindung mit den ebenfalls eingereichten Prospekten
der Firmen Z1… und O… wird die Widerspruchsmarke als Handelsmarke nicht auf der Ware benutzt, sondern beim Vertrieb auf „Bestellungen, Lieferscheinen, Rechnungen und Auftragungbestätigungen“; auf den „beispielhaft“
vorgelegten Prospekten befindet sich folgender Aufkleber:
TOPAS electronic GmbH Fliegerstraße 1 30179 Hannover Telefon (05 11) 9 68 64-0 Telefax (05 11) 9 68 64-64 http://www.topas.de
Soweit ein Händler Markenwaren Dritter vertreibt, ist er nach bisheriger Praxis gezwungen, seine Handelsmarke als Zweitmarke auf der Ware oder deren Verpackung anzubringen (vgl Althammer/Ströbele MarkenG 6. Aufl § 26 Rdn 23f mwN).
Ein markenmäßiger Gebrauch läßt sich den vorgelegten Unterlagen indessen
nicht entnehmen. Danach wird die Marke vielmehr innerhalb eines Firmennamens
ausschließlich firmenmäßig verwendet (vgl zB BPatGE 23, 233 Produpharm).
Der für eine Anerkennung als Benutzung erforderliche markenmäßige Gebrauch
läßt sich danach nicht bejahen.
Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlaß, § 71 Abs 1 MarkenG. Das Gesetz geht von dem Grundsatz aus, daß jeder
Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt. Die Rechtsverfolgung des Markeninhabers ist erfolgreich, so daß der Kostenantrag der Widersprechenden unbegründet ist. Umgekehrt besteht kein Anlaß, der Widersprechenden Kosten aufzuerlegen, da sie Benutzungsunterlagen eingereicht hat, diese lediglich aus rechtlichen Gründen unzureichend erscheinen (vgl hierzu Althammer/Ströbele aaO
§ 71 Rdn 18).
Dr. Buchetmann
Winter
Schramm
Abb. 1
Na