BPatG Beschluss vom 01.10.2002 – 24 W (pat) 207/01

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 207/01

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

1. Oktober 2002

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 6.70

…

betreffend die Marke 399 12 065

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 1. Oktober 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der aus der Marke 396 18 261 Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 17. Juli 2001 aufgehoben, soweit der

Widerspruch aus der Marke 396 18 261 zurückgewiesen worden ist.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 396 18 261 wird die Löschung der Marke 399 12 065 angeordnet.

2. Die Beschwerde der aus den Marken 161 499 und IR R 435 891 Widersprechenden ist zur Zeit gegenstandslos.

G r ü n d e

I.

Die Wortmarke 399 12 065

ist für die Waren

Pascha by Mysteria

"Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege,

Haarwässer."

am 1. Juni 1999 eingetragen und am 1. Juli 1999 veröffentlicht worden.

Dagegen ist aus der Wortmarke 161 499

Le Mystère

der international registrierten Wortmarke R 435 891

MYSTERE DE ROCHAS

sowie aus der für die Waren

"Seifen, Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel"

eingetragenen Wortmarke 396 18 261

PASHA

Widerspruch erhoben worden.

Mit Beschluß vom 17. Juli 2001 hat die Markenstelle für Klasse 3, besetzt mit einer

Beamtin des höheren Dienstes, die Widersprüche aus den drei Marken wegen

fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen (§§ 43 Abs 2 S 2, 9 Abs 1 Nr 2

MarkenG).

Bezüglich des Widerspruchs aus der Marke 396 18 261 wird zur Begründung ausgeführt, daß trotz der hohen Anforderungen, die angesichts identischer oder sehr

ähnlicher Waren und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke an den einzuhaltenden Markenabstand zu stellen seien, die Marken

im maßgeblichen Gesamteindruck keine für die Bejahung einer Verwechslungsgefahr hinreichende Ähnlichkeit aufwiesen. Der Gesamteindruck der jüngeren

Marke werde dabei auch nicht allein durch den Bestandteil "Pascha" geprägt. Dieser individualisiere erst den nachgestellten, etwas sprechenden Wortbestandteil

"Mysteria". Die angegriffene Marke werde als untrennbare gesamtbegriffliche Einheit gesehen. Bei der Form "by Mysteria" handle es sich auch nicht um einen zu

vernachlässigenden Firmenbestandteil, da die Firma der Inhaberin der angegriffenen Marke H… GmbH heiße, sondern um einen Hinweis auf deren Serie von

"Mysteria"-Marken.

Hiergegen richten sich die Beschwerden der aus den Marken 161 499 und

IR R 435 891 Widersprechenden sowie der aus der Marke 396 18 261

Widersprechenden.

Die aus der Marke 396 18 261 Widersprechende trägt im wesentlichen vor, zwischen den Marken bestehe Verwechslungsgefahr. Das Wort "Pascha" in der angegriffenen Marke sei isoliert mit der Widerspruchsmarke zu vergleichen. Diese

bilde keine untrennbare Einheit. In der Form "by Mysteria" werde vielmehr der

Eindruck erweckt, die Produkte stammten von einer Firma, einem Unternehmensbereich oder Schöpfer des Namens "Mysteria". Auf dem Gebiet der Kosmetika

existiere eine große Zahl von Marken mit dem Anhängsel "by" gefolgt von einem

Namen oder einer Fantasiebezeichnung. Der Verkehr empfinde daher die vorangestellten Bezeichnungen als die speziellen und eigentlichen Kennzeichen der

betreffenden Spezialwaren. Die Inhaberin der angegriffenen Marke übernehme

systematisch bekannte Marken Dritter, die sie lediglich mit dem Zusatz "by Mysteria" versehe. Nach den hier anwendbaren Grundsätzen der BGH-Rechtsprechung

(BGH GRUR 1996, 404 ff "Blendax Pep", GRUR 1996 , 977 ff "DRANO/P3-drano)

werde daher die angegriffene Marke von dem Bestandteil "Pascha" geprägt.

Beide Widersprechenden beantragen (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Löschung der

angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt in bezug auf die Beschwerde der

aus den Marken 161 499 und IR R 435 891 Widersprechenden,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Zu der Beschwerde der aus der Marke 396 18 261 Widersprechenden hat sich die

Inhaberin der angegriffenen Marke nicht geäußert und auch keine Anträge gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

1. Die Beschwerde der aus der Marke 396 28 261 Widersprechenden ist zulässig

und hat auch in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des Senats besteht zwischen

der Widerspruchsmarke 396 28 261 und der angegriffenen Marke Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, weswegen die angegriffenen

Marke zu löschen ist (§ 43 Abs 2 S 1 MarkenG).

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinn des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG ist

unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt

(stRspr; vgl ua EuGH GRUR 1998, 387, 389 "Sabèl/Puma"; GRUR 1998, 922, 923

"CANON"; BGH GRUR 2000, 506, 508 "ATTACHÉ/TISSERAND").

Beide Marken genießen Schutz für identische Waren, was einen deutlichen Abstand der Marken zum Ausschluß einer relevanten Verwechslungsgefahr erfordert.

Diesen hält die Widerspruchsmarke von der angegriffenen Marke nicht ein.

Hinsichtlich der Beurteilung der Ähnlichkeit ist stets auf den Gesamteindruck der

sich gegenüberstehenden Marken abzustellen, den diese hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Hierbei kommt es maßgebend darauf an, wie die Marken auf den

Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren wirken (EuGH

GRUR 1998, 387, 389

"Sabèl/Puma"; BGH GRUR 2002. 342, 343

"ASTRA/ESTRA-PUREN"). Zwar unterscheiden sich die Marken

in

ihrer

Gesamtheit betrachtet durch den zusätzlichen Wortbestandteil "by Mysteria" in der

angegriffenen Marke ausreichend voneinander. Der genannte Grundsatz schließt

jedoch die Erkenntnis ein, daß einem einzelnen Bestandteil eines Zeichens auch

eine

besondere,

das Gesamtzeichen

prägende Kennzeichnungskraft

beigemessen werden kann und deshalb bei Übereinstimmung einer Bezeichnung

mit dem so geprägten Zeichen die Verwechslungsgefahr zu bejahen ist (BGH Mitt

1996, 166 "Blendax Pep"; GRUR 1997 897, 898 "IONOFIL"; MarkenR 2000, 20,

21 "RAUSCH/ELFI RAUCH"). Eine solch prägende Bedeutung

für den

Gesamteindruck der jüngeren Marke kommt dem mit der Widerspruchsmarke

weitgehend übereinstimmenden Markenwort "Pascha" zu, weil dem weiteren

Bestandteil "by Mysteria"

lediglich die Wirkung einer gegenüber einem

individuellen Produktkennzeichen zurücktretenden Herstellerangabe innewohnt.

Nach ständiger Rechtsprechung des BGH tritt eine bloße Herstellerangabe als

Bestandteil einer Marke im allgemeinen weitgehend in den Hintergrund, weil der

Verkehr die Waren, sofern es sich nicht um den Warenbereich der Bekleidung

handelt, meist nicht nach den Namen des Herstellers unterscheidet, sondern seine

Aufmerksamkeit auf die sonstigen Merkmale zeichenmäßiger Kennzeichnung

richtet (ua BGH Mitt 1996, 166, 167 "Blendax Pep"; Mitt 1996, 167, 168 "JUWEL",

GRUR 1997, 897, 898 "IONOFIL"). Ob in der Sicht des Verkehrs die Herstellerangabe in den Hintergrund tritt, bleibt dabei der Beurteilung des Einzelfalls vorbehalten und hängt insbesondere auch davon ab, ob die Herstellerangabe als solche

dem Verkehr bekannt ist oder nicht (BGH, aaO "IONOFIL"). Zwar ist das Markenwort "Mysteria" tatsächlich keine Herstellerangabe, sondern ein willkürlich gewählter Fantasiebegriff. Daß ein Markenbestandteil als Herstellerangabe hinter einer weiteren Produktkennzeichnung zurücktritt, ist jedoch nicht ausschließlich auf

die Fälle einer im Verkehr bekannten Herstellerangaben beschränkt, sondern kann

grundsätzlich auch dann angenommen werden, wenn sich eine Angabe aus

sonstigen Gründen als Herstellerangabe erkennen läßt (vgl BGH GRUR 1997,

897, 898 f "IONOFIL"). Sonstige Gründe sind vorliegend in der besonderen Art der

Markenbildung aufgrund des dem Bestandteil "Mysteria" vorangestellten Wortes

"by" zu sehen. Die englische Präposition "by", der ua die Bedeutung "von" zukommt (vgl Collins Großwörterbuch, Englisch-Deutsch, Ausg 1997, S 982, zB

painting by Picasso = Gemälde von Picasso) wird auch im inländischen Geschäftsverkehr nicht selten in Verbindung mit einem (Firmen-) Namen als Kurzform für "made, produced, created by" zum Hinweis auf einen bestimmten Hersteller gebraucht. Ferner ist zu berücksichtigen, daß Hersteller von Parfümerien

und kosmetischen Erzeugnissen meist ein breitgefächertes Produktsortiment haben und Zweitkennzeichnungen mit Produkt- und Herstellerkennungen häufig anzutreffen sind, insbesondere auch in der Form, daß auf die Herkunft aus einem

Unternehmen bzw von einem bestimmten Hersteller mit Zusätzen wie "von",

(franz) "de", (ital) "di" oder auch (engl) "by" hingewiesen wird (vgl zB unter

www.usashop.ch das Produktverzeichnis "Parfumes" eines Online-Shops, in dem

fast durchgängig auf die Hersteller der einzelnen Parfums unter Verwendung des

Zusatzes "by" hingewiesen wird, zB "Cool Water by Davidoff", "Ck One by Calvin

Klein", "Curve by Liz Claiborne", "Eternity by Calvin Klein", "Grey Flannel by

Geoffrey Beene", "Opium by Yves St Laurent" usw). Auch wenn ein Unternehmen

mit dem Namen "Mysteria" dem Verkehr nicht bekannt ist, muß daher damit gerechnet werden, daß gleichwohl beachtliche Teile der angesprochenen Verkehrsteilnehmer den Markenbestandteil "Mysteria" wegen des vorangestellten "by"

als Herstellerangabe auffassen und ihre Aufmerksamkeit dann - unter Vernachlässigung der vermeintlichen Herstellerangabe - auf die Einzelprodukt-Kennzeichnung "Pascha" richten und sich allein hieran orientieren werden.

Angesichts der nahezu vollständigen klanglichen, schriftbildlichen und begrifflichen

Übereinstimmung des mithin prägenden Markenwortes "Pascha" mit der Widerspruchsmarke "PASHA" ist daher im Ergebnis eine markenrechtlich relevante

Verwechslungsgefahr iSd § 9 Abs 2 Nr 1 MarkenG zu bejahen.

2. Im Hinblick auf die in Ziffer I. des Beschluß-Tenors angeordnete Löschung der

angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 396 18 261 ist festzustellen, daß die Beschwerde der aus den Marken 161 499 und IR R 435 891

Widersprechenden derzeit (dh vorbehaltlich einer Eintragungsbewilligungsklage)

gegenstandslos ist.

3. Es besteht kein Anlaß, einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs 1 MarkenG). Insbesondere sind keine

Gründe erkennbar oder vorgetragen, die den Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke rechtfertigen würden, die Kosten des Beschwerdeverfahrens abweichend von dem Grundsatz der eigenen Kostentragung aus Billigkeitsgründen der

aus den Marken 161 499 und IR R 435 891 Widersprechenden zu überbürden.

Ströbele

Guth

Kirschneck

Bb