BPatG Beschluss vom 07.10.2002 – 30 W (pat) 233/01

Bundespatentgericht

30 W (pat) 233/01

(Aktenzeichen)

…

B e s c h l u s s

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 399 55 809.8

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 7. Oktober 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Buchetmann sowie der Richterin Winter und des Richters Voit 10.99

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der

Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 16. Mai 2000 und vom 4. September 2001 aufgehoben.

G r ü n d e

I.

Zur Eintragung in das Markenregister ist angemeldet

siehe Abb. 1 am Ende

für die Waren

"Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Präparate für die Gesundheitspflege; orthopädische Artikel; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Häute und Felle; Webstoffe und Textilwaren, soweit in

Klasse 24 enthalten; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und

Gemüse; Gewürze; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke".

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat durch

zwei Beschlüsse, davon einer im Erinnerungsverfahren ergangen, die Anmeldung

wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Begründend wird ausgeführt, die beiden Wortbestandteile des angemeldeten Zeichens hätten als Bestandteile des englischen Grundwortschatzes Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden und würden von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne

weiteres verstanden. Die Wortbestandteile "Wellness" für "Wohlbefinden" und

"Factory" als Bezeichnung einer Produktions- oder Angebotsstätte würden beide

auch in der deutschen Sprache verwendet, wie zB die Bezeichnungen "Factory

Outlet" oder "Wellness-Oase" zeigen, so dass sie selbst von Verkehrsteilnehmern

im angegebenen Sinne aufgefasst würden, die nur über rudimentäre Englischkenntnisse verfügen. Schließlich erfreue sich der Begriff "Factory" als Hinweis auf

eine Angebotsstätte wachsender Beliebtheit, was zahlreiche Fundstellen im Rahmen einer Internet-Recherche belegten. Unerheblich sei dabei, dass die Wortbildung in ihrer Zusammenstellung nicht (lexikalisch) nachweisbar sei, da in den

Nachschlagewerken regelmäßig nur Einzelwörter aufgeführt seien. Da auch eine

eigenartige, phantasievolle Zusammenstellung der Begriffe nicht vorliege, sondern

nur eine Aussage beschreibenden Inhalts, fehle dem angemeldeten Zeichen die

erforderliche Unterscheidungskraft. Auch die graphische Gestaltung vermöge dabei die Schutzfähigkeit nicht zu begründen, denn die Verwendung von kleinen

Buchstaben für "Wellness" und von Versalien für "FACTORY" und die Hinterlegung des Schriftzuges mit einer magentafarbenen, unregelmäßigen Fläche ergebe

keinen über die beschreibende Angabe hinausgehenden phantasievollen Überschuss, auf den allein der Schutz der Marke gegründet werden könnte.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingeegt und diese damit begründet, die Wortzusammenstellung sei lexikalisch nicht nachweisbar, und die Anforderungen der

Markenstelle gingen über die von der Rechtsprechung aufgestellten Erfordernisse

hinaus. Zudem habe die Markenstelle die graphische Gestaltung des angemeldeten Zeichens nicht ausreichend gewürdigt.

Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),

die angegriffenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des

Deutschen Patent- und Markenamtes vom 16. Mai 2000 und vom

4. September 2001 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt

der Akten, insbesondere die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes, Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der angemeldeten Marke steht kein

Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Absatz 2 Nr 2 Markengesetz entgegen; zudem besitzt sie die gemäß § 8 Absatz 2 Nr 1 Markengesetz erforderliche Unterscheidungskraft.

Zwar ist mit der Markenstelle davon auszugehen, dass die angemeldete Bezeichnung "Wellness Factory" eine beschreibende Sachangabe als Hinweis auf einen

Betrieb zu verstehen ist, in dem Produkte zur Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens angeboten werden. Sowohl die Bezeichnung "Wellness" als auch die

Bezeichnung "Factory" haben, wie die Markenstelle zu Recht feststellte, Eingang

in den deutschen Sprachgebrauch gefunden und werden dort mannigfaltig verwendet, wie die von der Markenstelle angeführten Beispiele zeigen, auf die zur

Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen wird. Auch der deutsche Verkehr wird in dem angemeldeten Zeichen eine beschreibende Sachangabe des

Inhalts verstehen, dass damit eine Produktions- bzw Vertriebsstätte für Produkte

bezeichnet wird, die der Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens dienen sollen.

Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang aber, dass das Freihaltebedürfnis gerade für Waren oder Leistungen nachgewiesen sein muss, die von der einzutragenden Marke erfasst sein sollen (vgl BGH GRUR 1977, 717 - Cokies;

GRUR 1990; 517 - SMARTWARE; GRUR 1997, 634 - Turbo II). Die von der Markenstelle angeführten Wortbildungen wie zB "Body Factory", "Fit Factory", "Media

Factory", "Dance-Factory" und "Fitness Factory" beziehen sich ausschließlich auf

Geschäftsbetriebe, nicht dagegen auch darauf, dass die angemeldete Bezeichnung "Wellness Factory" im Verkehr auch für die in derartigen Betrieben veräußerten Waren als Bezeichnung besonderer Merkmale dienen kann. Auch wenn bei

der Prüfung der absoluten Schutzhindernisse ein aktuell noch nicht bestehendes,

jedoch aufgrund konkreter Tatsachen mit hinreichender Sicherheit prognostizierbares zukünftiges Freihaltebedürfnis zu beachten ist (vgl BGH GRUR 1998, 813

- CHANGE), ist festzustellen, dass ein solches, sich aufgrund konkreter Anhaltspunkte für die Zukunft abzeichnendes Freihaltebedürfnis nicht erkennbar ist.

Aus einer freihaltebedürftigen beschreibenden Bezeichnung für eine Produktions-

oder Vertriebsstätte kann daher ein Freihaltebedürfnis für die unter dieser Bezeichnung vertriebenen Waren, um die es im vorliegenden Fall geht, zumindest im

Regelfall nicht hergeleitet werden (vgl BGH GRUR 1999, 988 - HOUSE OF

BLUES).

Daß das Zeichen als Hinweis auf einen kaufmännischen Betrieb dient, dessen

Geschäftstätigkeit schwerpunktmäßig im Wellness-Bereich liegt, begründet nur ein

nach Auffassung des Bundesgerichtshofs über § 23 MarkenG ausreichend abgesichertes Freihalteinteresse an der entsprechenden firmenmäßigen Verwendung

(BGH aaO - HOUSE OF BLUES). Das bedeutet dann allerdings, dass der Schutz

der Marke sich nicht darauf erstreckt, Dritten den firmenmäßigen Gebrauch von

Wellness Factory verbieten zu können, obwohl im Regelfall der Inhaber des (älteren) Markenrechts die Benutzung einer (jüngeren) geschäftlichen Bezeichnung

verbieten kann und zwar unabhängig davon, ob sie nur firmenmäßig oder auch

markenmäßig erfolgt (vgl hierzu Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl § 14

Rdn 70).

Der angemeldeten Marke kann auch nicht jede Unterscheidungskraft im Sinne des

§ 8 Absatz 2 Nr 1 Markengesetz abgesprochen werden. Unterscheidungskraft im

Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom

Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren und

Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen

aufgefasst zu werden (ständige Rechtsprechung, vgl BGH MarkenR 2001, 34

- Zahnpastastrang; MarkenR 2001, 209 - Test it). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, dh, jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden.

Die Unterscheidungskraft kann entfallen, wenn die Marke einen für die fraglichen

Waren im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt hat. Das ist hier

aber nicht der Fall; dass die angemeldete Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren keine konkrete Sachangabe in Form einer Beschreibung darstellt, wurde bereits bei der Prüfung auf ein Freihaltebedürfnis festgestellt. Zwar

unterliegen die Eintragungshindernisse des Freihaltebedürfnisses und der Unterscheidungskraft unterschiedlichen Voraussetzungen und sind, schon wegen des

unterschiedlichen Adressatenkreises, regelmäßig streng zu unterscheiden (vgl

Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 26). Wenn aber ein in seinem

Aussagegehalt verständliches Zeichen für die konkreten Waren keine Sachangabe ist und auch keine anderen Gesichtspunkte erkennbar sind, die gegen die

Eignung der angemeldeten Bezeichnung als betrieblichen Herkunftshinweis sprechen, insbesondere nicht der Gesichtspunkt, dass das Zeichenwort stets nur als

(sinnhaltiges) Wort und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werde (vgl

BGH BlPMZ 1999, 408 - Yes), kann ihm die erforderliche Unterscheidungskraft

nicht abgesprochen werden, ohne dass es auf die graphische Ausgestaltung weiter ankäme.

Dr. Buchetmann

Winter

Voit

Hu

Abb. 1