Rechtsprechung / BPatG / 2002
BPatG Beschluss vom 18.11.2002 – 14 W (pat) 41/01
14. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung 195 48 222.0-41
…
hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung vom 18. November 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Moser sowie des Richters Harrer, der Richterin Dr. Proksch-Ledig und des
Richters Dr. Feuerlein 10.99
beschlossen:
1. Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse C 12 N des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Februar 2001 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Behandlung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
3. Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen.
G r ü n d e
I
Mit dem angefochtenen Beschluss vom 16. Februar 2001 hat die Prüfungsstelle
für Klasse C 12 N des Deutschen Patent- und Markenamts die Patentanmeldung
195 48 222.0-41 mit der Bezeichnung
"Verfahren zur mikrobiellen Herstellung von Aminosäuren durch
gesteigerte Aktivität von Exportcarriern"
aus den Gründen des Bescheids vom 15. April 1996 zurückgewiesen. Dem Beschluss liegen die ursprünglichen Ansprüche 1 bis 48 zugrunde.
Im Bescheid vom 15. April 1996 war beanstandet worden, dass in die Patenansprüche, die sich auf Tabellen beziehen, der Zusatz "wobei Tabelle . . . Bestandteil
dieses Anspruchs ist" aufzunehmen sei, dass die Gegenstände der Patentansprüche 22 bzw 42 in die Ansprüche 21 bzw 41 aufgenommen werden müssten, dass
die Patentanmeldung nicht einheitlich sei, dass die Patentansprüche 43 bis 48 mit
den Patentansprüchen 1 bis 20 technisch äquivalent seien und daher nur eine Anspruchskategorie gewährbar sei und dass die ursprünglichen Patentansprüche 29
und 30 bezüglich des Begriffs "Genstruktur" unklar und daher nicht gewährbar
seien.
Auf neuheitsschädliches oder sonstiges patenthinderndes Material wurde im von
der Anmelderin nicht beantworteten Prüfungsbescheid vom 15. April 1996 nicht
hingewiesen.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie verfolgt
ihr Patentbegehren mit den am 19. März 2001 eingegangenen Ansprüchen 1 bis
41 weiter, die wie folgt lauten:
1. Verfahren zur mikrobiellen Herstellung von Aminosäuren, bei
dem die Exportcarrier-Aktivität und/oder die Exportgen-Expression
eines die entsprechende Aminosäure produzierenden Mikroorganismus erhöht wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die
endogene Exportcarrier-Aktivität des Mikroorganismus erhöht
wird.
3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß
durch Mutation des endogenen Exportgens ein Carrier mit höherer
Export-Aktivität erzeugt wird.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Genexpression des Exportcarriers durch Erhöhen der Genkopienzahl erhöht wird.
5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß zur
Erhöhung der Genkopienzahl das Exportgen in ein Genkonstrukt
eingebaut wird.
6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß das
Exportgen in einen Vektor mit niedriger Kopienzahl eingebaut
wird.
7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet,
daß das Exportgen in ein Genkonstrukt eingebaut wird, das dem
Exportgen zugeordnete regulatorische Gensequenzen enthält.
8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die
regulatorische Gensequenz eine für die in Tabelle 1 angegebene
Aminosäuresequenz und deren Allelvariationen kodierende Nukleotidsequenz aufweist, wobei Tabelle 1 Bestandteil dieses Anspruchs 1 ist.
9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die
regulatorische Gensequenz eine Nukleotidsequenz von Nukleotid 954 bis 82 gemäß Tabelle 2 oder eine im wesentlichen gleichwirkende DNA-Sequenz aufweist, wobei Tabelle 2 Bestandteil dieses Anspruchs ist.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß ein die entsprechende Aminosäure produzierender Mikroorganismus mit dem das Exportgen enthaltende Genkonstrukt transformiert wird.
11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß
ein Mikroorganismus der Gattung Corynebacterium mit dem das
Exportgen enthaltende Genkonstrukt transformiert wird.
12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, daß für die Transformation ein Mikroorganismus eingesetzt
wird, in dem die an der Synthese der entsprechenden Aminosäure
beteiligten Enzyme dereguliert sind.
13. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß für die Transformation ein Mikroorganismus
eingesetzt wird, der einen erhöhten Anteil an Zentralstoffwechselmetaboliten enthält.
14. Verfahren nach einen der Ansprüche 4 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß das Exportgen aus einem Mikroorganismen-
Stamm der Gattung Corynebacterium isoliert wird.
15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Exportgensequenz durch Vergleich
mit der Sequenz eines bereits bekannten Exportgens identifiziert
wird.
16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß
die von der zu identifizierenden Exportgensequenz abgeleitete
Aminosäuresequenz mit der in Tabelle 3 angegebenen Aminosäuresequenz oder deren Allelvariationen verglichen wird.
17. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Exportgen-Expression durch Verstärkung der Transkriptionssignale erhöht wird.
18. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß als Exportgen ein Gen mit einer für die
in Tabelle 3 angegebene Aminosäuresequenz und deren Allelvariationen kodierenden Nukleotidsequenz eingesetzt wird, wobei
Tabelle 3 Bestandteil dieses Anspruchs ist.
19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß
als Exportgen ein Gen mit der Nukleotidsequenz von Nukleotid 1016 bis 1725 gemäß Tabelle 2 oder einer im wesentlichen
gleichwirkenden DNA-Sequenz eingesetzt wird, wobei Tabelle 2
Bestandteil dieses Anspruchs ist.
20. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche zur
Herstellung von L-Lysin.
21. Für einen Aminosäure-Exportcarrier kodierendes Exportgen
mit einer für die in Tabelle 3 angegebene Aminosäuresequenz und
deren Allelvariationen kodierenden Nukleotidsequenz, wobei Tabelle 3 Bestandteil dieses Anspruchs ist.
22. Exportgen nach Anspruch 21 mit der Nukleotidsequenz von
Nukleotid 1016 bis 1725 gemäß Tabelle 2 oder einer im wesentlichen gleichwirkenden DNA-Sequenz, wobei Tabelle 2 Bestandteil
dieses Anspruchs ist.
23. Exportgen nach einem der Ansprüche 21 oder 22 mit diesem
zugeordneten regulatorischen Gensequenzen.
24. Exportgen nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daß
die regulatorische Gensequenz eine für die in Tabelle 1 angegebene Aminosäuresequenz und deren Allelvariationen kodierende
Nukleotidsequenz aufweist, wobei Tabelle 1 Bestandteil dieses
Anspruchs ist.
25. Exportgen nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, daß
die regulatorische Gensequenz einen Nukleotidsequenz von Nukleotid 954 bis 82 gemäß Tabelle 2 oder eine im wesentlichen
gleichwirkenden DNA-Sequenz aufweist, wobei Tabelle 2 Bestandteil dieses Anspruchs ist.
26. Zur Regulation eines für einen Aminosäure-Exportcarrier kodierenden Exportgens geeignetes Regulatorgen mit einer für die in
Tabelle 1 angegebene Aminosäuresequenz und deren Allelvariationen kodierenden Nukleotidsequenz, wobei Tabelle 1 Bestandteil
dieses Anspruchs ist.
27. Regulatorgen nach Anspruch 26 mit der Nukleotidsequenz von
Nukleotid 954 bis 82 gemäß Tabelle 2 oder einer im wesentlichen
gleichwirkenden DNA-Sequenz, wobei Tabelle 2 Bestandteil dieses Anspruchs ist.
28. Genstruktur, enthaltend ein Exportgen nach einem der Ansprüche 21 bis 25.
29. Genstruktur, enthaltend eine regulatorische Gensequenz nach
Anspruch 26 oder 27.
30. Vektor, enthaltend ein Exportgen nach einem der Ansprüche 21 bis 25 oder eine Genstruktur nach Anspruch 28.
31. Vektor nach Anspruch 30 mit niedriger Kopienzahl.
32. Vektor, enthaltend eine regulatorische Gensequenz nach Anspruch 26 oder 27 oder eine Genstruktur nach Anspruch 29.
33. Transformierte Zelle, enthaltend in replizierbarer Form ein Exportgen nach einem der Ansprüche 21 bis 25 oder eine Genstruktur nach Anspruch 28.
34. Transformierte Zelle nach Anspruch 33, enthaltend einen Vektor nach Anspruch 30 oder 31.
35. Transformierte Zelle nach Anspruch 33 oder 34, dadurch gekennzeichnet, daß sie der Gattung Corynebacterium angehört.
36. Transformierte Zelle nach einem der Ansprüche 33 bis 35, dadurch gekennzeichnet, daß in dieser die an der Synthese beteiligten Enzyme der Aminosäure, die mittels des Exportcarriers, für
das das in die transformierte Zelle übertragene Exportgen kodiert,
aus der Zelle ausgeschleust wird, dereguliert sind.
37. Transformierte Zelle nach einem der Ansprüche 33 bis 36, dadurch gekennzeichnet, daß sie einen erhöhten Anteil an Zentralstoffwechselmetaboliten enthält.
38. Transformierte Zelle, enthaltend in replizierbarer Form eine regulatorische Gensequenz nach Anspruch 26 oder 27 oder eine
Genstruktur nach Anspruch 29.
39. Transformierte Zelle nach Anspruch 38, enthaltend einen Vektor nach Anspruch 32.
40. Ein Membranprotein für den Export von Aminosäuren mit der
in Tabelle 3 angegebenen Aminosäuresequenz, wobei Tabelle 3
Bestandteil dieses Anspruches ist.
41. Ein Membranprotein nach Anspruch 40, dadurch gekennzeichnet, daß es 6 transmembranen Helices aufweist.
Die Anmelderin ist der Auffassung, dass mit den neu vorgelegten Patentansprüchen die formalen Bedenken der Prüfungsstelle ausgeräumt sein sollten.
Die Anmelderin beantragt mit der Eingabe vom 14. Oktober 2002 sinngemäß,
1. den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
16. Februar 2001 aufzuheben und auf die deutsche Patentanmeldung Nr 195 48 222.0-41 ein Patent zu erteilen;
2. hilfsweise die angefochtene Entscheidung aufzuheben, ohne in
der Sache selbst zu entscheiden, und den Fall an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen;
3. weiter hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.
Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.
II
Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig (§ 73 PatG). Sie konnte jedoch nur
zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der
Patentanmeldung zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt führen.
1. Die als Begründung für die Zurückweisung angezogenen Vorwürfe, sind durch
den mit Schriftsatz vom 16. März 2001, eingegangen am 19. März 2001, vorgelegten Anspruchssatz gegenstandslos geworden.
Die neuen Patentansprüche 1 bis 41 basieren auf den ursprünglichen Ansprüchen 1 bis 42.
Wie von der Prüfungsstelle unter Punkt 1. gefordert, wurden in die neuen Patenansprüche 8, 9, 18, 19, 21, 22 und 24 bis 27 der Zusatz aufgenommen: "wobei Tabelle . . . Bestandteil dieses Anspruchs ist."
Dem Wunsch der Prüfungsstelle unter Punkt 2. wurde dadurch entsprochen, dass
die ursprünglichen Patentansprüche 21 und 22 bzw 41 und 42 zusammengefasst
wurden.
Unter Punkt 3. des Prüfungsbescheids wurde die Einheitlichkeit der Patentanmeldung beanstandet. Die Anmelderin legt in ihrer Eingabe vom 16. März 2001 jedoch für den Senat überzeugend dar, dass die nunmehr beanspruchten Gegenstände durch eine gemeinsame erfinderische Idee miteinander verbunden sind.
Ob tatsächlich eine die Einheitlichkeit begründende erfinderische Idee vorliegt,
kann abschließend jedoch nur unter Heranziehung des nächstliegenden Standes
der Technik, also nach sorgfältig durchgeführter Patentrecherche, beurteilt werden.
Die Patentansprüche 43 bis 48 wurden entsprechend Punkt 4. des Prüfungsbescheids ersatzlos gestrichen.
Auf Seite 13, zweiter Absatz bis Seite 15, dritter Absatz der ursprünglichen Unterlagen ist eine Erläuterung des Begriffs "Genstruktur" bzw "Genkonstrukt" zu finden. Hier wird ausgeführt, dass anmeldungsgemäß unter der beanspruchten Genstruktur ein Konstrukt zu verstehen ist, das wenigstens das erfindungsgemäße Exportgen und zusätzliche regulatorische Gensequenzen enthält. Dieser Begriff wird
darüber hinaus durch den Rückbezug des Patentanspruchs 28 auf ein Exportgen
nach einem der Ansprüche 21 bis 25 bzw des Patentanspruchs 29 auf eine regulatorische Gensequenz nach Anspruch 26 oder 27 konkretisiert. Somit hat die Anmelderin mit ihrer Eingabe vom 16. März 2001 die unter Punkt 5. beanstandete
Unklarheit weitgehend ausgeräumt. Ob diese Erläuterungen auch im Hinblick auf
einen noch zu ermittelnden Stand der Technik tragfähig sind, kann abschließend
nur im ordnungsgemäß fortgesetzten Prüfungsverfahren festgestellt werden.
Da das Deutsche Patent- und Markenamt in der Sache selbst noch nicht entschieden hat, war die angefochtene Entscheidung schon aus diesem Grunde aufzuheben (§ 79 (3) 1 Nr 1 PatG).
2. Das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt leidet an einem wesentlichen Mangel im Sinne von § 79 (3) 1 Nr 2 PatG.
Nach den "Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen" vom 2. Juni 1995,
gemäß der das Prüfungsverfahren verbindlich durchzuführen ist, ist bei Formmängeln "die Formmängelrüge mit einem vollständigen sachlichen Prüfungsbescheid
zu verbinden" (vgl BlPMZ 1995 S 269; 273 reSp vorle Abs, S 275 reSp Z 10 bis 13
vu). Dies entspricht der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts, nach der bei
von der Prüfungsstelle gerügter Uneinheitlichkeit wenigstens einer der als uneinheitlich bezeichneten Gegenstände auf seine Patentfähigkeit zu prüfen ist (vgl
BlPMZ 1977, 368).
Dem bisher vorliegenden Prüfungsbescheid kann kein Hinweis entnommen werden, ob wenigstens bezüglich eines der beanspruchten Gegenstände und Maßnahmen bereits eine Recherche zum Stand der Technik durchgeführt worden ist
und zu welchem Ergebnis im Hinblick auf die Patentfähigkeit dieses Anmeldungsgegenstandes die Recherche geführt hat. Die ursprünglichen Anmeldeunterlagen
lassen nach Ansicht des Senats eine Sachprüfung ohne weiteres zu und die Prüfungsstelle hat nicht ausgeführt, inwiefern wegen der vermuteten Uneinheitlichkeit
eine sachliche Prüfung nicht möglich sein sollte. Vielmehr beschränkt sich der Prüfungsbescheid auf zum Teil floskelhaft formulierte Formmängelrügen ohne irgendeine Aussage zur Neuheit oder erfinderischen Tätigkeit. Mit einer derartigen Führung des Prüfungsverfahrens kann die bekannte und begrüßenswerte Zielsetzung
des Deutschen Patent- und Markenamts, Erstanmeldern auf einen frühzeitig gestellten Prüfungsantrag mit einem sämtliche wesentlichen Gesichtspunkte behandelnden Erstbescheid im Prioritätszeitraum eine wichtige Entscheidungshilfe für
Folgeanmeldungen bei anderen Patentämtern zu bieten, nicht erreicht werden. Allein die Eintragung eines Literaturzitats, welches der Anmelder selbst in der Beschreibungseinleitung genannt hat, auf das amtliche Formular für die Druckschriftennennung ist selbst bei großer Arbeitsbelastung der Prüfungsstellen kein Ersatz
für ein ordnungsgemäß durchgeführtes Patentprüfungsverfahren.
Somit kann die vorliegende Patentanmeldung noch nicht als vom Deutschen Patent- und Markenamt ausreichend geprüft angesehen werden. Eine abschließende
Beurteilung des Vorbringens der Anmelderin durch den Senat ist auf der Grundlage des bisher vorliegenden Prüfungsergebnisses daher nicht möglich.
3. Der internationale Recherchebericht zur Folgeanmeldung WO 97/23597 A3 belegt, dass entscheidungswesentlicher druckschriftlicher Stand der Technik ermittelt
werden kann. In diesem Zusammenhang ist auch auf die Dokumente Appl. Environ. Microbiol. 59 (1993) 316 bis 321 oder J. Gen. Microbiol. 139 (1993) 3115 bis
3122 hinzuweisen, die bei der weiteren Prüfung berücksichtigt werden sollten.
Zwar ist der Beschwerdesenat gehalten, den Sachverhalt von Amts wegen zu erforschen (§ 87 (1) 1 PatG) und daher befugt eigene Ermittlungen anzustellen,
doch ist hierfür in erster Linie das Deutsche Patent- und Markenamt berufen, das
mit den geeigneten Mitteln zur Recherche ausgestattet ist. Der Senat hat daher
davon abgesehen, selbst weitere Ermittlungen anzustellen.
4. Da wie ausgeführt eine Patenterteilung nicht in Frage kam, war der angefochtene Beschluss aufzuheben und die Sache zur weiteren Behandlung auf der Grundlage der gültigen Patentansprüche gemäß § 79 (3) 1 Nr 1 bis 3 PatG an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen. Aus den oben dargelegten
Moser
Harrer
Proksch-Ledig
Feuerlein
Pü