BPatG Beschluss vom 21.11.2002 – 25 W (pat) 7/02

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 7/02

_______________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Markenanmeldung 397 52 054

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 21. November 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Kliems sowie der Richter Engels und der Richterin Bayer 10.99

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse

der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 14. April 1999 und vom 28. September 2001 aufgehoben.

Die Bezeichnung

G r ü n d e

I.

FLU-SHIELD

ist am 31. Oktober 1997 für die Waren "Pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich

Vakzine für humanmedizinische Zwecke" zur Eintragung in das Markenregister

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die

Anmeldung nach Beanstandung in zwei Beschlüssen, von denen ein Beschluss im

Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen des bestehenden Schutzhindernisses

fehlender Unterscheidungskraft iSv § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zurückgewiesen. Die

Wortkombination "FLU-SHIELD" sei aus den englischen und in den deutschen

Sprachraum eingegangenen Wörtern "Flu" für "Grippe" und "Shield" für "Schild",

"Schutzschild" aber auch "Schutz" sprachüblich gebildet und bedeute im Deutschen "Grippe-Schutzschild" oder "Grippe-Schutz". In bezug auf die beanspruchten Waren werde deshalb "FLU-SHIELD" aus der Sicht der hier vorrangig angesprochenen Fachkreise lediglich als Hinweis auf die so gekennzeichneten Impfstoffe als Grippe-Schutz, nicht aber als Hinweis auf die Herkunft der Produkte verstanden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

die angefochtenen Beschlüsse des DPMA aufzuheben.

Eine gebräuchliche Verwendung von "FLU-SHIELD" sei nicht nachgewiesen, da

nur die Anmelderin diese Bezeichnung markenmäßig verwende und diese auch

nicht lexikalisch nachweisbar sei. Diese sei sowohl in den USA als auch in Kanada

und in Großbritannien als Marke für die gleichen Produkte registriert, woraus sich

ein Indiz für die Schutzfähigkeit in Deutschland ableiten lasse. Auch sei zu

berücksichtigen, dass der Endverbraucher beim Ankauf der Produkte in der Apotheke involviert sei und deshalb nicht nur auf den Fachverkehr abzustellen sei.

Zudem sei der Verkehr gerade in dem hier in Frage stehenden Produktbereich an

seriöse Angaben gewöhnt, so dass als Sachangaben Bezeichnungen wie "Flu-

Vication", "Flu-Immmunisation", "Protective-Flu-Vication", "Flu-Prävention" usw,

nicht aber "Flu-Shield" verwendet würden. Es bestehe deshalb auch kein Freihaltungsbedürfnis. Darüber hinaus weise die angemeldete Bezeichnung auch einen

gewissen - nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs allerdings nicht erforderlichen - Phantasiegehalt auf, da ein Schutzschild gegen Grippe

heraufbeschworen werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Beschlüsse der Markenstelle sowie

auf den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.

Nach Auffassung des Senats kann nicht festgestellt werden, dass es sich bei der

angemeldeten Bezeichnung "FLU-SHIELD" in bezug auf die beanspruchten

Waren "Pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich Vakzine für humanmedizinische

Zwecke" um eine beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG

oder eine sonstige sachbezogene oder verkehrsübliche Angabe handele, welche

die angesprochenen Verkehrskreise ausschließlich als Sachangabe verstehen

und die deshalb keine Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG

aufweist.

1) Unterscheidungskraft ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die

Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren

oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete)

Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten

Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer

Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl zur st Rspr BGH GRUR 2001, 1150

- LOOK; EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 Tz. 22 – Bravo - zur GMV). Deshalb kann

die Frage, ob ein Zeichen eine solche Unterscheidungskraft besitzt, nicht abstrakt

ohne Berücksichtigung der Waren oder Dienstleistungen, die sie unterscheiden

sollen, beurteilt werden (zur ständigen Rspr vgl EuGH GRUR 2001, 1148, 1149

Tz. 22, 29 – Bravo; BGH MarkenR 1999, 292, 294 - HOUSE OF BLUES).

a) Der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle, dass den hier maßgeblichen

Verkehrskreisen, zu denen insbesondere Fachkreise zählen, jedenfalls in erheblichem Umfang nicht nur die Bedeutung der Zeichenbestandteile "FLU" für "Grippe"

und "SHIELD" für "Schild, Schutzschild" aber auch "Schutz" verständlich ist, sondern dass diese Verkehrskreise auch in erheblichem Umfang den Aussagegehalt

der angemeldeten Wortzusammensetzung "FLU-SHIELD" im Sinne von "Impfschutz gegen Grippe" in bezug auf die beanspruchten Impfstoffe erfassen, obwohl

es sich weder im Inland noch im englischsprachigen Raum um eine lexikalisch

oder in sonstiger Weise nachweisbare und gebräuchliche Wortzusammensetzung

handelt.

b) Entgegen der weiteren Annahme der Markenstelle liegen jedoch keine hinreichenden Anhaltspunkte für die hieraus gezogene Schlussfolgerung vor, die angesprochenen Verkehrskreise sähen in der angemeldeten Bezeichnung nur eine

Sachangabe - hier Indikationsangabe - und nicht einen betrieblichen Herkunftshinweis mit einer zugleich darin enthaltenen, sprachlich ungewöhnlich gefassten

warenbezogenen Aussage, zumal insbesondere im Bereich der Arzneimittelbezeichnungen die Bildung sogenannter "sprechender Marken" üblich ist. Diese

beschreiben in irgendeiner Form zB die Art, den Wirkstoff oder die Indikation des

Arzneimittels mehr oder weniger deutlich, weisen aber dennoch aus der Sicht des

Verkehrs durchaus eine kennzeichnende Funktion und markenrechtliche Unterscheidungskraft auf.

aa) Für die Beurteilung des Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft

im Sinne von § 8 Abs 1 Nr 1 MarkenG kommt es deshalb vorliegend entscheidend

darauf an, ob das beanspruchte Zeichen "FLU-SHIELD" aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise nicht nur einen sachbezogenen Informationsgehalt im

Sinne eines "sprechenden" Zeichens aufweist, sondern ob der Verkehr darüber

hinaus das Zeichen selbst als Sachangabe versteht.

bb)

Insoweit ist zunächst zu berücksichtigen, ob es sich bei der angemeldeten

Bezeichnung um eine lexikalisch nachweisbare Wortbildung handelt und/oder ob

ein beschreibender Gebrauch zB im Internet oder in Zeitschriften usw feststellbar

ist, wenn die fehlende Nachweisbarkeit auch ein derartiges Verständnis als Sachangabe nicht ausschließt (vgl z.B. BGH GRUR 2001, 1151, 1552 - marktfrisch;

Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl., § 8 Rdn 142). Von wesentlicher Bedeutung

für die Beurteilung der Verkehrsauffassung ist ferner, ob es sich um eine in ihrer

Wortstruktur oder Semantik vom üblichen Sprachgebrauch abweichende, für eine

Sachangabe in bezug auf die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen

eher ungewöhnliche, von den üblichen Bezeichnungsgewohnheiten und der üblichen Sprachform abweichende Wortbildung handelt (vgl hierzu EuGH, MarkenR

2001, 400 - Baby-dry; BGH MarkenR 1999, 292, 294 - HOUSE OF BLUES; BGH

MarkenR 2001, 465 469 - Bit/Bud - mwH) und der Verkehr Veranlassung hat, in

der Bezeichnung eine Sachangabe zu sehen. Derartige Umstände konnte der

Senat nicht feststellen.

cc) Selbst wenn man vorliegend für die Beurteilung der insoweit maßgeblichen

Verkehrsauffassung nicht ausschließlich auf die konkret beanspruchten Arzneimittel – hier Impfstoffe – abstellt (vgl aber ausdrücklich BGH MarkenR 2001, 365, 368

- Farbmarke violettfarben), sondern auch die Verkehrsgepflogenheiten im Warenumfeld sonstiger Arzneimittel einbeziehen wollte, weil die Bezeichnungsgewohnheiten sich nicht nach Indikationsgebieten unterscheiden (vgl hierzu ausführlich

BPatG MarkenG 2002, 348, 355 - Farbige Arzneimittelkapsel), so entspricht die

gewählte Sprachform des Zeichens "FLU-SHIELD" nicht den üblichen Bezeichnungsgewohnheiten für Sachangaben auf diesem Warensektor. Die angemeldete

Bezeichnung stellt vielmehr eine bisher unbekannte und auch nicht nahe liegende

Wortzusammenstellung dar, welcher aus der Sicht der inländischen Verkehrskreise eine Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis nicht abgesprochen werden

kann.

Der Senat konnte auch trotz weiterer Recherchen keine hinreichenden Anhaltepunkte für eine gegenteilige Auffassung finden, zumal selbst im englischen

Sprachgebrauch die Wortverbindung "FLU-SHIELD" im Zusammenhang mit den

hier maßgeblichen Bezeichnungsgepflogenheiten bei Arzneimitteln keine sprachübliche Wortbildung darstellt. Insoweit hat die Anmelderin zutreffend darauf hingewiesen, dass im Englischen zum Ausdruck eines Schutzes vor Grippe oder eines

Schutzes vor sonstigen Erkrankungen Wörter wie "defense", "protection", "preservation" oder allenfalls "prevention", "safety" für "Schutz" verwendet würden, nicht

aber "shield". Auch der Senat konnte - weder im englischen Sprachgebrauch noch

im Deutschen - lexikalisch oder in sonstiger Weise die Verwendung des Begriffs

"shield" auf dem Gebiet der Arzneimittel in entsprechend gebildeten Wortzusammensetzungen feststellen. Eine Ausnahme bildet insoweit lediglich die Verwendung von "shield" im Zusammenhang mit dem - hier für die Kennzeichnung eines

Arzneimittels nicht maßgeblichen - Strahlenschutz (radiation shield).

Es ist deshalb davon auszugehen, dass auch im Inland diejenigen Teile des Verkehrs, welchen sich die Bedeutung des englischsprachigen Wortverbindung "FLU-

SHIELD" erschließt, den sprachregelwidrigen und unüblichen Gebrauch des Wortes "SHIELD" in der Gesamtbezeichnung erkennen. Die Annahme, der Verkehr

werde dennoch in der Bezeichnung "FLU-SHIELD" eine Sachangabe und keinen

Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware sehen, erscheint deshalb mangels

hinreichender tatsächlicher Anhaltspunkte nicht gerechtfertigt, auch wenn die

angesprochenen Verkehrskreise durchaus den Bedeutungsgehalt der "sprechenden" Arzneimittelkennzeichnung "FLU-SHIELD" und den hierin zum Ausdruck

kommenden Indikationshinweis ohne weiteres erfassen.

2) Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind ferner solche Zeichen von der Eintragung

ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, welche im Verkehr ua

zur Bezeichnung der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der Waren oder

Dienstleistungen oder deren Bestimmung dienen können und die deshalb einem

berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit, insbesondere der Mitbewerber an der

freien Verwendbarkeit unterliegen.

Eine derartige beschreibende Verwendung der angemeldeten Bezeichnung

konnte der Senat in bezug auf die beanspruchten Waren nicht feststellen. Auch

entsprechende gründliche Recherchen in einschlägigen Wörterbüchern und auch

im Internet blieben aus den bereits genannten Gründen ohne Ergebnis. Insoweit

hat die Anmelderin auch zutreffend auf Voreintragungen der angemeldeten

Bezeichnung im englischsprachigen Raum verwiesen, wenn der Senat auch nicht

verkennt, dass im Einzelfall eine fremdsprachige Bezeichnung, insbesondere aufgrund einer von dem sprachlichen Ursprungsland abweichenden, besonderen

Sprachentwicklung im Inland sich durchaus als Sachangabe etablieren und ein

Freihaltungsbedürfnis begründen kann. Dies lässt sich aber vorliegend gleichfalls

nicht feststellen.

Es kann schließlich auch nicht festgestellt werden, dass ein konkretes Bedürfnis

an der freien Verwendung der angemeldeten Bezeichnung künftig entstehen

könnte. Die für eine solche Prognose erforderlichen tatsächlichen Feststellungen,

die einen konkreten Anhalt für eine solche Entwicklung bieten müssten (vgl

Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 75 mwN), hat die Markenstelle

nicht getroffen und konnten auch aufgrund der weiteren Recherchen des Senats

nicht ermittelt werden.

Nach alledem waren auf die Beschwerde der Anmelderin die Beschlüsse der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben.

Kliems

Bayer

Engels

Fa