BPatG Beschluss vom 21.11.2002 – 25 W (pat) 8/02

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 8/02

_______________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 397 61 011

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 21. November 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Kliems sowie der Richter Engels und der Richterin Bayer 10.99

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der

Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts

vom 23. April 1999 und vom 28. September 2001 aufgehoben.

G r ü n d e

I.

Die Bezeichnung

BRONCHI-SHIELD

ist am 19. Dezember 1997 für die Waren "Veterinärmedizinische Erzeugnisse,

Präparate und Substanzen" zur Eintragung in das Markenregister angemeldet

worden.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung nach Beanstandung in zwei Beschlüssen, von denen ein Beschluss im

Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen des bestehenden Schutzhindernisses

fehlender Unterscheidungskraft iSv § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zurückgewiesen. Die

aus "Bronchi" (englisch für "Bronchien") und "Shield" (englisch für "Schild",

"Schutzschild" aber auch "Schutz") angemeldete, sprachüblich gebildete Wortkombination "BRONCHI-SHIELD" bedeute im Deutschen "Bronchien-Schutz" oder

"Bronchien-Schutzschild" und werde deshalb in bezug auf die beanspruchten Waren aus der Sicht der hier vorrangig angesprochenen Fachkreise lediglich als

schlagwortartig verkürzte Sachinformation über die Beschaffenheit der Ware,

nämlich als Hinweis Bronchien-Schutz, nicht aber als Hinweis auf die Herkunft der

Produkte verstanden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

die angefochtenen Beschlüsse des DPMA aufzuheben.

Eine gebräuchliche Verwendung von "BRONCHI-SHIELD" sei nicht nachgewiesen, da nur die Anmelderin diese Bezeichnung marken-mäßig verwende und diese auch nicht lexikalisch nachweisbar sei. Diese sei sowohl in den USA als auch

in Kanada und in Großbri-tannien als Marke für die gleichen Produkte registriert,

woraus sich ein Indiz für die Schutzfähigkeit in Deutschland ableiten lasse. Die-se

Registrierungen seien keine Einzelfälle, wie die Vielzahl registrierter "SHIELD" Bezeichnungen belege. Der Verkehr sei insbe-sondere in dem hier in Frage stehenden Produktbereich an seriöse Angaben gewöhnt, so dass als Sachangaben

Bezeichnungen wie "Bronchi-Immmunisation" "Bronchi-Protection" "Bronchi-Prävention" usw nicht aber "Bronchie-Shield" anböten, zumal auch entsprechende

deutschsprachige Bezeichnungen wie "Bronchien-schild" oder "Bronchienschutzschild" nicht existierten. Es bestehe deshalb auch kein Freihaltungsbedürfnis.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Beschlüsse der Markenstelle sowie

auf den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.

Nach Auffassung des Senats kann nicht festgestellt werden, dass es sich bei der

angemeldeten Bezeichnung "BRONCHI-SHIELD" in bezug auf die beanspruchten

Waren "Veterinärmedizinische Erzeugnisse, Präparate und Substanzen" um eine

beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG oder eine sonstige

sachbezogene oder verkehrsübliche Angabe handele, welche die angesprochenen Verkehrskreise ausschließlich als Sachangabe verstehen und die deshalb keine Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG aufweist.

1) Unterscheidungskraft ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die

Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren

oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete)

Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten

Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer

Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl zur st Rspr BGH GRUR 2001, 1150 –

LOOK; EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 Tz. 22 – Bravo - zur GMV). Deshalb kann

die Frage, ob ein Zeichen eine solche Unterscheidungskraft besitzt, nicht abstrakt

ohne Berücksichtigung der Waren oder Dienstleistungen, die sie unterscheiden

sollen, beurteilt werden (zur ständigen Rspr vgl EuGH GRUR 2001, 1148, 1149

Tz. 22, 29 – Bravo; BGH MarkenR 1999, 292, 294 - HOUSE OF BLUES).

Handelt es sich um ein Warenverzeichnis, welches wie vorliegend insbesondere

durch die Verwendung weiter Oberbegriffe, wie "Pharmazeutische Erzeugnisse,

Präparate und Substanzen" eine Vielzahl unterschiedlicher Waren umfasst, ist die

Eintragung des angemeldeten Zeichens bereits dann für den jeweilig beanspruchten Oberbegriff ausgeschlossen, wenn sich auch nur für eine spezielle, hierunter

fallende Ware ein Eintragungshindernis ergibt (vgl BGH WRP 2002, 91, 93-94 –

AC – unter Hinweis auf BGH GRUR 1997, 634, 635 - Turbo II – zum Löschungsverfahren; BPatG MarkenR 2002, 299, 301 - OEKOLAND). Andernfalls wäre es

möglich, ein für bestimmte Waren oder Dienstleistungen bestehendes Eintragungshindernis dadurch zu umgehen, dass in das Verzeichnis ein entsprechend

weit gefasster Waren-/Dienstleistungsbegriff aufgenommen wird.

a) Der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle, dass den hier maßgeblichen

Verkehrskreisen - zu denen hier aber entgegen der Annahme der Markenstelle

insbesondere auch Laien zählen - noch in erheblichem Umfang wegen der dem

Deutschen ähnlichen englischsprachigen Begriffe "BRONCHI" für "Bronchien" und

"SHIELD" für "Schild", "Schutzschild" aber auch "Schutz" die Bedeutung der Zeichenbestandteile verständlich ist. Insoweit ist auch zu berücksichtigen, dass aufgrund des maßgeblichen Verbraucherleitbildes auch bei Laien auf einen verständigen Verbraucher abzustellen ist (vgl BGH MarkenR 2002, 124, 127 - Warsteiner III; vgl ferner EuGH MarkenR 1999, 236, 239 unter 24. - Lloyd / Loints; EuGH

MarkenR 2002, 231, 236 – Philips/Remington). Auch Laien werden deshalb jedenfalls in noch erheblichem Umfang den Aussagegehalt der angemeldeten Wortzusammensetzung "BRONCHI-SHIELD" im Sinne von Bronchienschutz in bezug

auf die beanspruchten veterinärmedizinischen Erzeugnisse, Präparate und Substanzen erfassen, obwohl es sich weder im Inland noch im englischsprachigen

Raum um eine lexikalisch oder in sonstiger Weise nachweisbare und gebräuchliche Wortzusammensetzung handelt.

b) Entgegen der weiteren Annahme der Markenstelle liegen jedoch keine hinreichenden Anhaltspunkte für die hieraus gezogene Schlussfolgerung vor, die angesprochenen Verkehrskreise sähen in der angemeldeten Bezeichnung nur eine

Sachangabe - hier Indikationsangabe - und nicht einen betrieblichen Herkunftshinweis mit einer zugleich darin enthaltenen, sprachlich ungewöhnlich gefassten warenbezogenen Aussage, zumal insbesondere im Bereich der veterinärmedizinischen Arzneimittel und Erzeugnisse die Bildung sogenannter "sprechender Marken" üblich ist. Diese beschreiben in irgendeiner Form zB die Art, den Wirkstoff

oder die Indikation mehr oder weniger deutlich, weisen aber dennoch aus der

Sicht des Verkehrs durchaus eine kennzeichnende Funktion und markenrechtliche

Unterscheidungskraft auf.

aa) Für die Beurteilung des Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft im

Sinne von § 8 Abs 1 Nr 1 MarkenG kommt es deshalb vorliegend entscheidend

darauf an, ob das beanspruchte Zeichen "BRONCHI-SHIELD" aus der Sicht der

angesprochenen Verkehrskreise nicht nur einen sachbezogenen Informationsgehalt im Sinne eines "sprechenden" Zeichens aufweist, sondern ob der Verkehr darüber hinaus das Zeichen selbst als Sachangabe versteht.

Insoweit ist zunächst zu berücksichtigen, ob es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um eine lexikalisch nachweisbare Wortbildung handelt und/oder ob ein

beschreibender Gebrauch zB im Internet oder in Zeitschriften usw feststellbar ist,

wenn die fehlende Nachweisbarkeit auch ein derartiges Verständnis als Sachangabe nicht ausschließt (vgl z.B. BGH GRUR 2001, 1151, 1552 - marktfrisch;

Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl., § 8 Rdn 142). Von wesentlicher Bedeutung

für die Beurteilung der Verkehrsauffassung ist ferner, ob es sich um eine in ihrer

Wortstruktur oder Semantik vom üblichen Sprachgebrauch abweichende, für eine

Sachangabe in bezug auf die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen

eher ungewöhnliche, von den üblichen Bezeichnungsgewohnheiten und der üblichen Sprachform abweichende Wortbildung handelt (vgl hierzu EuGH, MarkenR 2001, 400 - Baby-dry; BGH MarkenR 1999, 292, 294 - HOUSE OF BLUES;

BGH MarkenR 2001, 465 469, - Bit/Bud - mwH) und der Verkehr Veranlassung

hat, in der Bezeichnung eine Sachangabe zu sehen. Derartige Umstände konnte

der Senat nicht feststellen.

cc) Selbst wenn man vorliegend für die Beurteilung der insoweit maßgeblichen

Verkehrsauffassung nicht ausschließlich auf die beanspruchten "veterinärmedizinischen Erzeugnisse, Präparate und Substanzen" abstellt (vgl aber ausdrücklich

BGH MarkenR 2001, 365, 368 - Farbmarke violettfarben), sondern auch die Verkehrsgepflogenheiten im Warenumfeld sonstiger pharmazeutischer Erzeugnisse,

insbesondere humanmedizinischer Arzneimittel wegen der gleichen Bezeichnungsgewohnheiten einbeziehen wollte (vgl hierzu auch ausführlich BPatG MarkenG 2002, 348, 355 - Farbige Arzneimittelkapsel), so entspricht die gewählte

Sprachform des Zeichens "BRONCHI-SHIELD" nicht den üblichen Bezeichnungsgewohnheiten für Sachangaben auf diesem Warensektor. Die angemeldete Bezeichnung stellt vielmehr eine bisher unbekannte und auch nicht nahe liegende

Wortzusammenstellung dar, welcher aus der Sicht der inländischen Verkehrskreise eine Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis nicht abgesprochen werden

kann.

Der Senat konnte auch trotz weiterer Recherchen keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine gegenteilige Auffassung finden, zumal selbst im englischen

Sprachgebrauch die Wortverbindung "BRONCHI-SHIELD" im Zusammenhang mit

den hier maßgeblichen Bezeichnungsgepflogenheiten bei Arzneimitteln keine

sprachübliche Wortbildung darstellt. Insoweit hat die Anmelderin zutreffend darauf

hingewiesen, dass im Englischen zum Ausdruck eines Schutzes vor Erkrankungen

der Bronchien oder eines Schutzes vor sonstigen Erkrankungen Wörter wie "defense", "protection", "preservation" oder allenfalls "prevention", "safety"

für

"Schutz" verwendet würden, nicht aber "shield". Auch der Senat konnte - weder im

englischen Sprachgebrauch noch im Deutschen - lexikalisch oder in sonstiger

Weise die Verwendung des Begriffs "shield" auf dem hier maßgeblichen Warensektor in entsprechend gebildeten Wortzusammensetzungen feststellen. Eine Ausnahme bildet insoweit lediglich die Verwendung von "shield" im Zusammenhang

mit dem – hier für die Kennzeichnung eines veterinärmedizinischen Erzeugnisses

nicht maßgeblichen - Strahlenschutz (radiation shield).

Es ist deshalb davon auszugehen, dass auch im Inland diejenigen Teile des Verkehrs, welchen sich die Bedeutung des englischsprachigen Wortverbindung

"BRONCHI-SHIELD" erschließt, den sprachregelwidrigen und unüblichen Gebrauch des Wortes "SHIELD" in der Gesamtbezeichnung erkennen. Die Annahme,

der Verkehr werde dennoch in der Bezeichnung "BRONCHI-SHIELD" eine Sachangabe und keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware sehen, erscheint deshalb mangels hinreichender tatsächlicher Anhaltspunkte nicht gerechtfertigt, auch wenn die angesprochenen Verkehrskreise durchaus den Bedeutungsgehalt der "sprechenden" Arzneimittelkennzeichnung "BRONCHI-SHIELD" und

den hierin zum Ausdruck kommenden Indikationshinweis ohne weiteres erfassen.

2) Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind ferner solche Zeichen von der Eintragung

ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, welche im Verkehr ua

zur Bezeichnung der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der Waren oder

Dienstleistungen oder deren Bestimmung dienen können und die deshalb einem

berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit, insbesondere der Mitbewerber an der

freien Verwendbarkeit unterliegen.

Eine derartige beschreibende Verwendung der angemeldeten Bezeichnung konnte der Senat in bezug auf die beanspruchten Waren nicht feststellen. Auch entsprechende gründliche Recherchen in einschlägigen Wörterbüchern und auch im

Internet blieben aus den bereits genannten Gründen ohne Ergebnis. Insoweit hat

die Anmelderin auch zutreffend auf Voreintragungen der angemeldeten Bezeichnung im englischsprachigen Raum verwiesen, wenn der Senat auch nicht verkennt, dass im Einzelfall eine fremdsprachige Bezeichnung, insbesondere aufgrund einer von dem sprachlichen Ursprungsland abweichenden, besonderen

Sprachentwicklung im Inland sich durchaus als Sachangabe etablieren und ein

Freihaltungsbedürfnis begründen kann. Dies lässt sich aber vorliegend gleichfalls

nicht feststellen.

Es kann schließlich auch nicht festgestellt werden, dass ein konkretes Bedürfnis

an der freien Verwendung der angemeldeten Bezeichnung künftig entstehen könnte. Die für eine solche Prognose erforderlichen tatsächlichen Feststellungen, die

einen konkreten Anhalt

für eine solche Entwicklung bieten müssten (vgl

Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 75 mwN), hat die Markenstelle

nicht getroffen und konnten auch aufgrund der weiteren Recherchen des Senats

nicht ermittelt werden.

Nach alledem waren auf die Beschwerde der Anmelderin die Beschlüsse der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben.

Kliems

Bayer

Engels

Kr