Rechtsprechung / BPatG / 2003
BPatG Beschluss vom 15.10.2003 – 28 W (pat) 188/02
28. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
15. Oktober 2003
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
… 6.70
betreffend die Marke 310 27 833
hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 8. Oktober 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Stoppel sowie der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Paetzold
beschlossen:
Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Gegen die am 13. Juni 2001 für eine Vielzahl von Waren der Klassen 29 und 31,
darunter "Geschlachtetes Geflügel und Geflügelteile sowie daraus hergestellte Geflügelspezialitäten", eingetragene Wortmarke
chicken tender
ist Widerspruch erhoben aus der prioritätsälteren Wortmarke 399 45 532
TENDERS
die seit dem 22. Dezember 1999 für "Mariniertes, gekochtes, tiefgefrorenes, konserviertes Geflügel und entsprechende Geflügelteile" eingetragen ist.
Die Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch durch einen Beamten des gehobenen Dienstes mit der Begründung
zurückgewiesen, die sich gegenüberstehenden Marken seien zwar teilweise zur
Kennzeichnung identischer und wirtschaftlich nahestehender Waren bestimmt, so
dass ein eher strenger Maßstab an den Markenabstand anzulegen sei. Dieser
werde aber von den Marken in ihrer Gesamtheit ohne weiteres eingehalten. Eine
Verwechslungsgefahr komme allenfalls dann in Betracht, wenn aus der angegriffenen Marke der Wortbestandteil "tender" herausgegriffen und der schutzbegehrenden Marke gegenübergestellt würde, was sich allerdings aus Rechtsgründen
verbiete, da dieser Bestandteil hinsichtlich der von beiden Marken beanspruchten
Waren als glatt beschreibender Sachhinweis im Sinne von „zart, weich“ äußerst
kennzeichnungsschwach, wenn nicht sogar schutzunfähig sei und deshalb beide
Marken nicht allein präge. Unter diesem Blickwinkel verbiete sich auch die Annahme einer gedanklichen Verwechslungsgefahr, da es an einem geeigneten gemeinsamen Markenstamm fehle.
Dagegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie vor allem
die nach ihrer Auffassung unrichtige Beurteilung der Markenähnlichkeit rügt. Unstreitig stimmten die Marken im Bestandteil "tender" überein, der keinesfalls kennzeichnungsschwach sei, was sich aus der Registrierung der Widerspruchsmarke
- nach Ausräumung einer Beanstandung der Markenstelle - in Deutschland und in
England ergebe. Das gelte in gleichem Maße für die angegriffene Marke, wobei
die Reihenfolge der Wörter keine Rolle spiele, weil das erste („chicken“) glatt beschreibend sei und sich der Verkehr dann an dem anderen Bestandteil („tender“)
orientiere.
Die Widersprechende beantragt,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die angegriffene Marke löschen zu lassen.
Demgegenüber beantragt die Markeninhaberin,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Nach ihrer Auffassung hat die Markenstelle zurecht die Markenähnlichkeit nach
dem Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen verneint.
Der Bestandteil "tender" könne als reine Sach- bzw. Bestimmungsangabe nicht
isoliert kollisionsbegründend herangezogen werden, zumal die Widerspruchsmarke wohl nur aufgrund des letzten Buchstabens „s“ eingetragen worden sei, aber
keinesfalls die behauptete normale Kennzeichnungskraft erlangt habe, während
die in Alleinstellung beschreibenden Wörter der angegriffenen Marke aufgrund
ihrer unüblichen Reihenfolge gleichwertig seien.
II.
Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begründet. Auch nach
Auffassung des Senats besteht zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke keine Gefahr von Verwechslungen iSd § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.
Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ist von der Ähnlichkeit der Waren, der
Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke und der Ähnlichkeit der Marken
auszugehen. Zwischen diesen Faktoren besteht eine Wechselwirkung, so dass ein
geringerer Grad der Ähnlichkeit der Zeichen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt.
Was die beiderseitigen Waren betrifft, muss, da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, nach der Registerlage - allerdings nur teilweise - von sich gegenüberstehenden identischen bzw. hochgradig ähnlichen Waren ausgegangen werden, so
dass an den von der jüngeren Marke zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr
einzuhaltenden Abstand deutliche Anforderungen zu stellen sind, zumal es sich
bei den Waren um Artikel des täglichen Bedarfs handelt, die vom Verkehr erfahrungsgemäß mit einer gewissen Flüchtigkeit gerade gegenüber den Kennzeichnungen erworben werden. Der danach erforderliche Abstand wird von der angegriffenen Marke jedoch gewahrt.
In ihrer Gesamtheit muss die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken
wegen ihrer deutlich unterschiedlichen Länge im registerrechtlichen Sinne als eher
gering bewertet werden. Das wird im übrigen auch von beiden Beteiligten nicht in
Frage gestellt. Eine die Gefahr von Verwechslungen begründende Markenähnlichkeit kann deshalb, wie auch die Widersprechende einräumt, allenfalls dann in
Betracht kommen, wenn man der jüngeren Marke den Wortbestandteil "tender"
der Widerspruchsmarke gegenüberstellt. Das verbietet sich indes bereits aus
Rechtsgründen.
Grundsätzlich ist bei der Beurteilung der Ähnlichkeit und zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr von Marken auf deren Gesamteindruck abzustellen. Denn der
Schutz eines aus einem Kombinationszeichen herausgelösten Elementes ist dem
Markenrecht fremd, so dass es rechtsfehlerhaft wäre, ohne weiteres eine Kollision
lediglich aufgrund eines aus einem Gesamtzeichen isoliert entnommenen Elementes feststellen zu wollen, selbst wenn dieses in der jüngeren Marke identisch vorhanden ist. Allerdings kann eine unmittelbare Verwechslungsgefahr "dem Gesamteindruck nach" ausnahmsweise bei Vergleichszeichen, die nur in einem Bestandteil übereinstimmen, dann gegeben sein, wenn der Gesamteindruck eines kombinierten Zeichens nicht durch gleichgewichtige Elemente bestimmt, sondern von einem Element allein geprägt wird, wobei eine bloße Mitprägung nicht ausreicht
(BGH MarkenR 2000, 20 - RAUSCH/ELFI RAUCH). Fehlt dem Wortteil hingegen
die Kennzeichnungskraft, so verbietet es sich aus Rechtsgründen, ihn bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr heranzuziehen, da aus
schutzunfähigen Bestandteilen keine Rechte hergeleitet werden können.
Ob vor diesem Hintergrund bereits der Schutzumfang der Widerspruchsmarke
stark einzuschränken ist, weil das Markenwort in Bezug auf die vorliegend beanspruchten Waren lediglich einen Sachhinweis betreffend die Eigenschaft der Ware
gibt („Filetstücke“, abgeleitet von „tenderloins“), kann allerdings zunächst dahingestellt bleiben, da auf Seiten der jüngeren Marke ohnehin nur auf "chicken tender"
als Ganzes abgestellt werden kann. Eine Verkürzung der jüngeren Marke auf den
Begriff "tender" ist nicht möglich, da keinerlei Veranlassung besteht, hierin ein für
den Gesamteindruck ausschließlich maßgebliches und prägendes Element zu
sehen und dahinter den verbleibenden Zeichenteil zurücktreten zu lassen. Denn
wie die Markenstelle zurecht ausgeführt hat, handelt es sich bei diesem Wort in
Bezug auf die beanspruchten Waren um einen glatt beschreibenden Sachhinweis,
der allenfalls in der hier gewählten Wortkombination einem Markenschutz
zugänglich ist, wobei der Senat bereits in der mündlichen Verhandlung darauf
hingewiesen hat, dass die Wortfolge der angegriffenen Marke auf ausländischen
Internetseiten als rein beschreibender Hinweis auf „Hühnchen(filet)-stücke“
verwendet wird, was ihre Schutzunfähigkeit nahelegt. Das gleiche gilt, wie oben
ausgeführt, im Gegenzug auch für die Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit
den von ihr geschützten Waren. Unabhängig davon liegt die Übereinstimmung hier
schon deshalb im rein beschreibenden Bereich, weil das englische Wort „tender“
im Zusammenhang mit Fleischwaren unstreitig auch „zart, weich“ bedeutet,
welches als glatt beschreibende Angabe auch für deutsche Verkehrskreise
freizuhalten ist, auch wenn es vielleicht nur einem geringeren Teil des Verkehrs
mit Englischkenntnissen geläufig ist. Derartige Übereinstimmungen können aber
bereits aus Rechtsgründen nicht zu einer Verwechslungsgefahr führen. Vor
diesem Hintergrund kommt dann den Unterschieden der Vergleichszeichen
besondere Bedeutung zu, die vorliegend darin liegen, dass die angegriffene Marke
einen weiteren Wortbestandteil enthält, der
in keiner Richtung mit der
angegriffenen Marke kollidieren kann. Dass dieser in Alleinstellung ebenfalls
schutzunfähig ist, rechtfertigt keine andere Beurteilung, weil die Marke jedenfalls
als Ganzes Schutz genießt.
Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr scheidet damit mangels Vorliegen einer
relevanten Markenähnlichkeit aus.
Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die Zeichen miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden (§ 9 Abs 1 Nr 2 Halbs 2 MarkenG). Ohnehin fällt hierunter nicht jede wie immer geartete gedankliche Assoziation (BGH GRUR 1996,
200 - Innovadiclophlont -; EuGH Mitt 1997, 395 - Sabel/Puma). Die Rechtsprechung greift vielmehr vorrangig auf die Grundsätze der zum Warenzeichengesetz
entwickelten mittelbaren Verwechslungsgefahr sowie zur Verwechslungsgefahr im
weiteren Sinne zurück (Althammer/Ströbele; MarkenG, 7. Aufl, § 9 Rdn 463 ff).
Eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn der Verkehr in
Kenntnis beider Marken deren Unterschiede erkennt, jedoch aufgrund gemeinsamer Stammbestandteile oder sonstiger Übereinstimmungen einem Irrtum über die
betriebliche Herkunft bzw. Ursprungsidentität der mit den Marken gekennzeichneten Waren unterliegen kann (vgl EuGH - Sabel/Puma, aaO; BGH GRUR 1996,
200 - Innovadiclophlont; 1998, 932 - MEISTERBRAND -). Von einer irrtümlichen
Zuordnung der angegriffenen Marke zu dem Geschäftsbetrieb der Inhaberin der
Widerspruchsmarke aufgrund des Bestandteils "tender" kann hier nicht ausgegangen werden, weil dieser Bestandteil für sich allein keine Hinweiswirkung auf die
Widersprechende hat, da er wie ausgeführt von Haus aus eher kennzeichnungsschwach ist und im beschreibenden Bereich der in Anspruch genommenen Waren
liegt. Es ist daher nicht als Stammzeichen geeignet.
Bei dieser Sach- und Rechtslage konnte die Beschwerde der Widersprechenden
keinen Erfolg haben.
Anlass für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bestand indes nicht
Stoppel
Schwarz-Angele
Paetzold
Ko