BPatG Beschluss vom 22.10.2003 – 29 W (pat) 82/02

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 82/02 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 10.99

betreffend die IR-Marke 730 556

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 22. Oktober 2003 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die

Richterin Pagenberg und die Richterin k.A. Fink

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Gegen die Schutzgewährung der Wortmarke

BIC CELEBRATE

,die am 17. März 2000 für die Waren

„Instruments d’écriture et leurs composants“

in Klasse 16 mit Wirkung für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland unter der

Nummer IR 730 556 international registriert worden ist, hat die Inhaberin der am

21. August 1996 für die Waren der Klasse 16

„Schreib-, Zeichen- und Malgeräte, Tinte“

eingetragenen Wortmarke 396 12 752

Celebry

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 16 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat der

IR-Marke 730 556 mit Beschluß vom 12. Dezember 2001 den Schutz in der

Bundesrepublik Deutschland wegen Verwechslungsgefahr verweigert. Die

Widerspruchsmarke verfüge über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und

sie könne wie die jüngere Marke zur Kennzeichnung identischer und unbedenklich

ähnlicher Waren Verwendung finden. Die Markenähnlichkeit ergebe sich, weil der

Verkehr wegen des Marktauftritts der Inhaberin der jüngeren Marke BIC als

Herstellername erkenne und die eigentliche Produktkennzeichnung in dem

weiteren, normal kennzeichnungskräftigen Bestandteil „CELEBRATE“ sehe.

„Celebry“ und „CELEBRATE“ kämen sich auf Grund der Übereinstimmung in der

Lautfolge

insbesondere

in klanglicher Hinsicht verwechselbar nahe. Der

Unterschied im Vokal der Endsilben sei bei der zu erwartenden englischen

Artikulation nicht sehr groß, so daß insgesamt Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1

Nr 2 MarkenG bestehe.

Die Inhaberin der jüngeren Marke hat Beschwerde eingelegt. Zur Begründung

trägt sie

im wesentlichen vor,

„BIC“ sei zwar das Firmenkürzel der

Markeninhaberin. Es habe bei den in Betracht kommenden Produkten, die auf

Sicht gekauft würden, ebenso wie bei Bekleidungsartikeln aber sehr wohl einen

Einfluß auf die Gesamtbezeichnung. Der Kunde erkenne, daß es sich um ein

Produkt der Firma BIC und danach, daß es sich um ein spezielles Produkt

„CELEBRATE“ handele. „CELEBRATE“ sei ein üblicher Begriff der englischen

Sprache, der in fast jede europäische Sprache in ähnlicher Form eingegangen sei

(„zelebrieren“, „celebrare“, „célébrer“). Er sei als Marke allein nicht schutzfähig,

was die im einzelnen genannten Zurückweisungen belegten. Die angegriffene

Marke sei nur auf Grund des Bestandteils „BIC“ eingetragen worden. Auf dem

relevanten Warengebiet sei es üblich, den Wortbestandteil „BIC“

in der

Produktkennzeichnung zu benutzen. Im übrigen verweist die Markeninhaberin auf

eine parallele schweizerische Entscheidung, die die Verwechslungsgefahr verneint

habe.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluß der Markenstelle

vom 12. Dezember 2001

aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen. Sie regt ferner

an, die Angelegenheit dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen,

beziehungsweise die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie

führt

im Wesentlichen aus, daß angesichts der

Identität der sich

gegenüberstehenden Waren zwischen den Wortzeichen Verwechslungsgefahr

bestehe. Sowohl der Zeichenbestandteil

„CELEBRATE“ als auch die

Widerspruchsmarke „Celebry“ seien durchschnittlich kennzeichnungskräftig, da sie

die beanspruchten bzw geschützten Schreibgeräte nicht beschrieben. Der weitere

Bestandteil „BIC“ sei als Herstellerangabe nach der Rechtsprechung zu

vernachlässigen. Das gelte umso mehr, als die Markeninhaberin den

Zeichenbestandteil „BIC“ ihren einzelnen Produktmarken systematisch voranstelle.

Es bestehe Ähnlichkeit zwischen den maßgeblichen Zeichenwörtern „Celebry“ und

„CELEBRATE“ in klanglicher und in begrifflicher Hinsicht, weil sie in den

Zeichenanfängen übereinstimmen und jeweils der gleiche Begriff des Zelebrierens

anklinge. Die Widerspruchsmarke werde

in Alleinstellung ohne die

Herstellerangabe „Pelikan“ verwendet, so daß nicht verallgemeinernd darauf

abgestellt werden könne, ob auf dem betroffenen Warengebiet die Produktmarke

stets mit der Herstellerangabe benutzt werde.

II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Zwischen den beiden

Wortmarken ist Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG anzunehmen.

1.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung

aller Umstände des Einzelfalls von einer Wechselwirkung der maßgeblichen

Faktoren auszugehen, so daß die Frage der Ähnlichkeit der Waren oder

Dienstleistungen sowie der Marken und die Kennzeichnungskraft der älteren

Marke derart in Zusammenhang zu bringen ist, daß ein hoher Grad der

Warenähnlichkeit ebenso einen geringeren Grad der Ähnlichkeit der Marken

auszugleichen vermag wie eine hohe Kennzeichnungskraft oder umgekehrt

(stRspr; vgl BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 9/01 - Kelly, m.w.N.).

1.1 Die Ware „Schreibgeräte“ der Widerspruchsmarke ist identisch mit den

Waren, für die die jüngere Marke in Klasse 16 „Instruments d’écriture et leurs

composants“ international registriert ist.

1.2 Bei der älteren Marke kann eine normale Kennzeichnungskraft

zugrundegelegt werden, weil es sich bei „Celebry“ um eine Fantasiebezeichnung

handelt, die als solche keine beschreibende Bedeutung für die betroffenen Waren

hat. „Celebry“ als eine Verkürzung des Begriffs „celebrity“ oder als eine

Abwandlung des englischen Verbs „to celebrate“ konnte vom Senat nicht als

sprachüblich oder häufig vorkommend belegt werden.

1.3 Hinsichtlich der Prüfung der Markenähnlichkeit geht der Senat von dem das

Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz aus, daß es auf den jeweiligen

Gesamteindruck der zu beurteilenden Zeichen ankommt (st.Rspr.; vgl BGH GRUR

2002, 167, 169

- Bit/Bud; GRUR 2002, 1067, 1069

- DKV/OKV). Der

Gesamteindruck

ist

jedoch bei einer Mehrwortmarke, die aus mehreren

selbständig kennzeichnenden Teilen besteht, nicht mit der Gesamtheit der

Bestandteile gleichzusetzen. Vielmehr kann auch ein Markenbestandteil den

Gesamteindruck der mehrteiligen Marke prägen, wenn er eine eigenständige

kennzeichnende Funktion aufweist (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl 2003,

§ 9 Rdn 370, 379 m.w.N.).

1.3.1 So kommt bei einer aus Unternehmens- und Produktkennzeichnung

gebildeten Marke nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dem

Bestandteil des Zeichens, der - für den Verkehr erkennbar - nicht das Produkt,

sondern das dahinterstehende Unternehmen bezeichnet, im allgemeinen keine

prägende Bedeutung zu (BGH GRUR 1996, 404, 405 - Blendax Pep; GRUR 1996,

406, 407 - JUWEL; GRUR 1997, 897, 898 - IONOFIL; GRUR 1999, 583, 584

- LORA DI RECOARO). Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen

schematisch anzuwendenden Regelsatz, was die Markenstelle auch zu Recht

berücksichtigt hat. Denn die Frage der Prägung eines Zeichens durch einzelne

Bestandteile kann nicht abstrakt, sondern nur bezogen auf die

jeweilige

Branchenübung sowie sonstige Kollisionslage beantwortet werden (vgl BGH, Urt

v. 13. März 2003, GRUR 2003, 880 - City Plus). So kommt es darauf an, ob der

den Hersteller angebende Bestandteil für den Verkehr überhaupt als solcher

erkennbar ist und/oder ob er als beim Kauf der Waren bedeutungsloser Umstand

nicht in den Hintergrund tritt. Dies ist anhand der Marktsituation festzustellen. Der

allein für eine Kollision in Frage kommende Bestandteil „Celebrate“ wird jedoch

vom Verkehr ohne den Bestandteil „BIC“ aufgenommen werden, denn im Bereich

der Schreibgeräte ist festzustellen, daß die Hersteller ihrem Unternehmenskennzeichen in der Regel weitere Bezeichnungen - teils rein beschreibender teils

kennzeichnungskräftiger Art - beifügen, um das einzelne Schreibgerät innerhalb

des umfangreichen Sortiments und der Vielfalt des Angebots unterschiedlicher

Typen, Ausführungen, Formen, Funktionen oder Prestigemodellen als spezielles

Produkt kenntlich und markenmäßig unterscheidbar zu machen. Der Verkehr sieht

in ihnen die eigentliche Produktkennzeichnung, unabhängig davon, ob die im

Inland nicht erforderlichen Zusätze „TM“ oder das „R im Kreis“ wie bei den

Mehrfachkennzeichnungen der Markeninhaberin z.B. „BIC Matic, BIC TopGum“

etc. verwendet werden. Daher ist für den Senat die Rechtslage wie in der

Entscheidung des Bundesgerichtshofs zu Blendax Pep (GRUR 1996, 404) zu

beurteilen.

1.3.3 Darüber hinaus besteht die Widerspruchsmarke ihrerseits nur aus der

Produktmarke und sie wird auch so angeboten und beworben. Soweit nach den

Feststellungen des Senats bei den betroffenen Verkehrskreisen überwiegend der

Herstellername der eigentlichen Produktkennzeichnung angefügt wird, bedeutet

dies, daß der maßgebliche Durchschnittsverbraucher die eigenständige

kennzeichnende Funktion der eigentlichen Produktmarke gleichwohl erkennt und

als solche auffaßt. Auch ist nicht erforderlich, daß die IR-Marke bei der

Wiedergabe auf den Bestandteil „CELEBRATE“ verkürzt wird (vgl Ströbele/Hacker

aaO Rdn 379). Die Kollisionslage würde sich unter Umständen anders darstellen,

wenn die Widerspruchsmarke stets in gleichgeordneter Kombination mit der

Herstellerangabe Pelikan erschiene. Da die Widerspruchsmarke „Celebry“ dem

Verkehr aber allein entgegentritt und das Produkt nicht notwendigerweise fest mit

der Widersprechenden verbunden oder benannt wird, besteht die Gefahr, daß er

wegen der klanglichen Ähnlichkeit mit „CELEBRATE“ die Widerspruchsmarke der

Markeninhaberin zuordnet.

Hierbei ist zu berücksichtigen, daß der Verkehr die jeweiligen Bezeichnungen

regelmäßig nicht gleichzeitig wahrnimmt, so daß die übereinstimmenden

Merkmale in einem undeutlichen Erinnerungseindruck stärker ins Gewicht fallen

als die Unterschiede. Aus diesen Gründen bilden

für die Frage der

Markenähnlichkeit grundsätzlich nicht die gegebenen Unterschiede den

Beurteilungsmaßstab, sondern das Maß an Übereinstimmungen (BGH Urt. v.

28.08.2003 - I ZR 9/01 - Kelly).

1.3.4 „CELEBRATE“ und „Celebry“ stimmen hinsichtlich der Lautfolge „celebr-“,

der Anzahl und Gliederung der Silben sowie in Betonung und Sprechrhythmus

überein. Die Gemeinsamkeiten befinden sich am regelmäßg stärker beachteten

Wortanfang und in der Wortmitte. Der Unterschied am Wortende reicht bei der

überwiegend zu erwartenden englischen Aussprache wie „ce-le-bri“ und „ce-lebräit“ nicht aus, um das Gesamtklangbild hinreichend zu verändern.

Verwechslungsfördernd wirkt sich außerdem aus, daß in beiden Zeichenwörtern

die gleichen Begriffe des „Zelebrierens“ oder des „Feierns“ anklingen.

2.

Angesichts der Identität der Waren, der normalen Kennzeichnungskraft der

Widerspruchsmarke sowie der Ähnlichkeit des den Gesamteindruck prägenden

Markenteils „CELEBRATE“ mit der Widerspruchsmarke besteht unter Berücksichtigung der Wechselwirkung der maßgeblichen Faktoren insgesamt unmittelbare

Verwechslungsgefahr.

3.

Die von der Markeninhaberin genannten schweizerischen Entscheidungen

unterliegen anderen Beurteilungsmaßstäben und Kriterien hinsichtlich des

Sprachverständnisses der dreisprachigen Schweiz sowie der Prägung einer

mehrfach kennzeichnenden Marke mit einer bekannten Herstellerangabe in einer

konkreten Kollisionslage, die allein die Frage der unmittelbaren Verwechslungsgefahr betrifft.

4.

Die Voraussetzungen für die Zulassung der Rechtsbeschwerde liegen nicht

vor. Der Beschluß des Senats beruht auf anerkannten Beurteilungsgrundsätzen,

die insbesondere durch neuere Entscheidungen des Bundesgerichtshofs eine

höchstrichterliche Klärung bzw. Festigung erfahren haben. Die Beschwerdesache

wirft auch keine Rechtsfragen auf, die die Auslegung des harmonisierten Markenrechts betreffen oder eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung rechtfertigen.

5.

Für eine Auferlegung von Kosten besteht keine Veranlassung (§ 71 Abs 1

MarkenG).

Grabrucker

Pagenberg

Fink

Cl