BPatG Beschluss vom 25.02.2004 – 32 W (pat) 87/03

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 87/03 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 10.99

betreffend die Marke 398 50 680

(hier: Antrag auf Kostenauferlegung)

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

25. Februar 2004 durch Richter Viereck als Vorsitzenden, Richter Sekretaruk und

Richter Kruppa

beschlossen:

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens fallen der Beschwerdeführerin zur Last.

G r ü n d e

I.

Die für

Zuckerwaren, insbesondere Schokolade, Pralinen, Nüsse

eingetragene Wortmarke

SÜSSES TELEGRAMM

ist wegen des Widerspruchs aus der prioritätsälteren Wort- Bildmarke 397 61 272

die unter anderem für

Schokoladewaren, Süßwaren, Zuckerwaren und Pralinen

geschützt

ist, durch Beschlüsse der Markenstelle

für Klasse 30 vom

29. August 2000 und vom 14. Januar 2003 gelöscht worden.

Zur Begründung wurde ausgeführt, dass bei Warenidentität, durchschnittlicher

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und klanglicher Identität der Marken

die Gefahr von Verwechslungen bestehe.

Hiergegen richtete sich die Beschwerde der Markeninhaberin, die sie nicht begründet und am 6. Oktober 2003 zurückgenommen hat. Die Widersprechende hat

beantragt, der Markeninhaberin und Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Es entspreche der Billigkeit, dass bei der vorliegenden eindeutigen Sachlage der im Ausgangsverfahren obsiegenden Widersprechenden die

Verfahrenskosten für das Beschwerdeverfahren zu erstatten sein.

Die Markeninhaberin ist hierzu der Auffassung, dass wegen des graphischen Bestandteils der Widerspruchsmarke die Gefahr von Verwechslungen mit der angegriffenen Marke nicht bestehe und deshalb der Kostenauferlegungsantrag keinen

Erfolg haben dürfe.

II.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens einschließlich der der Widersprechenden

erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren, fallen der Markeninhaberin und Beschwerdeführerin zur Last.

Sind an dem Verfahren vor dem Bundespatentgericht mehrere Personen beteiligt,

so kann der Senat bestimmen, dass die Kosten des Verfahrens einschließlich der

den Beteiligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und der Rechte notwendig waren, einem Beteiligten ganz

oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht (§ 71 Abs 1 Satz 1

MarkenG).

Hier entspricht es der Billigkeit, dass die Markeninhaberin und Beschwerdeführerin

der Widersprechenden und Beschwerdegegnerin die für das Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten erstattet. Es liegen Gründe vor, die es erfordern vom

Regelfall, wonach in einem Markenbeschwerdeverfahren jeder Beteiligte seine

Kosten selbst trägt, abzuweichen. Dies ist u.a. für den Fall anerkannt, dass ein

Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation

sein Interesse am Erhalt des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 71 Rdnr 25). Nach sorgfältiger Prüfung musste

die Markeninhaberin zum Ergebnis kommen, dass eine Beschwerde aussichtslos

war, da im Ausgangsverfahren die angegriffene Marke wegen Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke zu Recht gelöscht wurde.

Nach § 9 Abs 1 Nr 2, § 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke im

Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn und soweit wegen ihrer Ähnlichkeit mit

einer eingetragenen Marke älteren Zeitrangs und der Identität oder Ähnlichkeit,

der durch die beiden Marken erfassten Waren für das Publikum die Gefahr von

Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich

miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen.

Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen

gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke (st.

Rspr.; vgl. BGH GRUR 2002, 626, 627 – IMS). Die Waren sind im Bereich der

Zuckerwaren und Pralinen identisch. Die von der angegriffenen Marke beanspruchten Nüsse sind mit den Süßwaren der Widerspruchsmarke wegen der übereinstimmenden Verwendungsmöglichkeit als Knabberei zumindet durchschnittlich

ähnlich.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist, mangels entgegenstehender

Anhaltspunkte, durchschnittlich.

Beide Marken stimmen in klanglicher Hinsicht identisch überein. Bei der angegriffenen Marke handelt es sich um eine reine Wortmarke. Die Widerspruchmarke

besteht aus dem Wortbestandteil "süßes Telegramm" und dem bekannten Emblem der D… AG, einem schwarzen Posthorn auf gelbem Grund. Bei

Wort-Bild-Marken ist der Erfahrungssatz zu berücksichtigen, dass der Verkehr zur

Benennung der Marke in der Regel den Wortbestandteil verwenden wird, weil

dieser die einfachste Möglichkeit hierzu bietet. Eine Ausnahme von dieser Regel

ist im vorliegenden Fall weder ersichtlich, noch von der Beschwerdeführerin vorgetragen worden. Bei natürlicher Betrachtungsweise wird man die Widerspruchsmarke mit "süßes Telegramm" benennen und nicht etwa mit "Posthorn – süßes

Telegramm" oder gar "D… AG – süßes Telegramm" oder gar "D…

AG" – süßes Telegramm. Bei Warenidentität bzw. durchschnittlicher

Markenähnlichkeit, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und klanglicher Markenidentität liegt die Gefahr von Verwechslungen ohne weiteres vor. Dies hat im

Ausgangsverfahren die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts zutreffend ausgeführt. Ohne neue Aspekte war eine Beschwerde gegen diese Entscheidung von vornherein ohne jede Aussicht auf Erfolg.

Viereck

Sekretaruk

Kruppa

Hu