BPatG Beschluss vom 23.06.2004 – 28 W (pat) 383/03

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 383/03

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

23. Juni 2004

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 6.70

betreffend die Marke 398 59 878

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 23. Juni 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 10 vom 9. April 2001 und

vom 9. September 2003 aufgehoben, soweit der Widerspruch

auch bezüglich der Waren „chirurgische und ärztliche Instrumente,

Apparate und Geräte“ zurückgewiesen worden ist.

Insoweit wird wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 003 518

die Löschung der angegriffenen Marke 398 59 878 angeordnet.

G r ü n d e

I.

In das Markenregister eingetragen wurde unter der Rollennummer 398 59 878 die

Marke

CENIUS

als Kennzeichnung für

„chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente, Apparate und Geräte; chirurgische

Implantate, nämlich zervicale

Spacer“.

Die Inhaberin der rangälteren Marke 2 003 518

CENOS

hat hiergegen Widerspruch erhoben. Diese Marke ist eingetragen für

„chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und

Apparate, künstliche Gliedmaßen“.

Die Markeninhaberin hat im Verfahren vor der Markenstelle die Benutzung der

Widerspruchsmarke bestritten, worauf die Widersprechende die Benutzung ihrer

Marke

für

„zementfreie Hüftprothesen und

Instrumentarien,

insbesondere

Raspeln“ unter Vorlage von eidesstattlichen Versicherungen und Benutzungsunterlagen behauptet hat.

Die Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit

zwei Beschlüssen eine Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Waren „chirurgische

Implantate“ bejaht und den Widerspruch im übrigen zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, die Benutzung für „Hüftprothesen“ sei ausreichend belegt,

diese unterfielen den „künstlichen Gliedmaßen“, denn die „implantierten Hohlschäfte“ würden nach dem Sprachgebrauch den „Prothesen“ und damit den

„künstlichen Gliedmaßen“ zugeordnet. Insoweit bestehe also engste Ähnlichkeit zu

den „chirurgischen Implantaten“. Eine Glaubhaftmachung der „ärztlichen Instrumente“ sei aber nicht erfolgt, denn bei der „Raspel“ handle es sich um eine „Probierprothese“, die der späteren Hüftprothese immanent und damit kein eigenständiges Instrument sei.

Die Widersprechende hat gegen diesen Beschluss Beschwerde eingelegt und diesen in der mündlichen Verhandlung auf die Waren „chirurgische und ärztliche Instrumente, Apparate und Geräte“ beschränkt. Die Raspel sei ein hochspezialisiertes Werkzeug, an Hand dessen - beginnend mit der kleinsten Raspelgröße

aufsteigend bis zur präoperativ bestimmten Größe - in Ein- und Ausschlägen der

Röhrenknochen für die Implantation der endgültigen Prothese vorbereitet wird.

Zwar seien die Raspeln speziell auf die CENOS – Prothesen abgestimmt, sie

könnten aber bei mehreren Operationen Verwendung finden. Die jüngere Marke

müsse daher auch bezüglich der übrigen noch angegriffenen Waren gelöscht werden.

Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren sachlich nicht geäußert.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschlüsse sowie auf den Akteninhalt

Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig (§ 66 Abs 1 und Abs 2 MarkenG) und hat, nach entsprechender Beschränkung, vollumfänglich Erfolg, denn auch in Bezug auf die im

Tenor genannten Waren besteht Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1

Nr 2 MarkenG.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind, unter Berücksichtigung aller

Umstände des Einzelfalles, die Faktoren Markenähnlichkeit, Warenähnlichkeit und

Kennzeichnungskraft der älteren Marke gegeneinander abzuwägen (st Rspr, zB

BGH Urt. V 25.3.2004, I ZR 289/01 – Kleiner Feigling, veröff. in iuris). Ausgehend

von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke – ein

beschreibender Inhalt wurde weder von der Gegenpartei behauptet, noch konnte

ein solcher vom Gericht festgestellt werden – verlangt hier die große Nähe der

beiden Marken einen deutlichen Warenabstand. Die Worte „CENIUS“ und

„CENOS“ unterscheiden sich lediglich in der Wortmitte durch die lautähnlichen

Buchstaben „IU“ und „O“. Keine der beiden Marken hat eine bestimmte Bedeutung

oder eine Anlehnung daran, so dass ein Auseinanderhalten aus der Erinnerung

heraus schwerfallen dürfte. Auch in schriftbildlicher Hinsicht haben die Marken erhebliche Übereinstimmungen, denn die Unterscheidung von „IU“ und „O“ ist auch

deshalb schwierig, weil „U“ und „O“ im unteren Teil jeweils eine Rundung aufweisen und der Buchstabe „I“ in Großschreibweise leicht übersehen wird. Auch der

Fachverkehr, der nicht nur aus Ärzten, sondern auch aus dem medizinischen

Hilfspersonal und dem Facheinkäufer im Krankenhaus besteht, wird deutliche

Probleme beim Auseinanderhalten der Marken haben.

In Anbetracht dessen ist eine Verwechslungsgefahr bei identischen und erheblich

ähnlichen Waren in jedem Fall zu bejahen. Die von der Markenstelle angenommene Benutzung der Widerspruchsmarke für „künstliche Gliedmaßen“ ist nicht zu

beanstanden, denn es entspricht nicht nur dem natürlichen Sprachgebrauch, derartige Hohlschäfte und Implantate als „Prothesen“ zu bezeichnen, sondern auch

der Fachmann verwendet diesen Begriff für solche Implantate, was sich aus dem

von der Widersprechenden eingereichten Prospektmaterial ergibt. Diese Waren

unterfallen den „künstlichen Gliedmaßen“ der Klasse 10, denn sie können in Anbetracht der fiktiven Vollständigkeit der amtlichen Klassifikation keinem anderen

Warenbegriff zugeordnet werden, auch wenn ursprünglich unter „künstliche

Gliedmaßen“ wohl externe Prothesen gemeint waren. Selbst wenn man von der

Benutzung nur dieser Waren ausgeht, wäre angesichts der überaus großen Nähe

der Marken eine Verwechslungsgefahr mit den „chirurgischen, ärztlichen Instrumenten, Apparaten und Geräten“ in Betracht zu ziehen, denn diese Waren sind

häufig aufeinander bezogen und ergänzen sich. Die Widersprechende hat nunmehr aber auch eine Benutzung ihrer „chirurgischen und ärztlichen Instrumente“

belegt, insoweit liegt also sogar eine Warenidentität vor. Die vorgetragene Art und

der Umfang der Benutzung der Marke für eine „Raspel“ lassen Zweifel an einer

funktionsgerechten rechtserhaltenden Benutzung nicht aufkommen; denn die Implantation der Hüftgelenke kann nur unter Einsatz der Raspeln erfolgen, so dass

eine genaue Aufteilung der für beide Produkte genannten Umsätze nicht erforderlich ist. Lediglich die Zuordnung dieser Waren zu den „chirurgischen und ärztlichen

Instrumenten“ war zunächst zweifelhaft. Wenn – wie von der Markenstelle angenommen – die Benutzung dieser Raspeln bei der Implantation des Hüftgelenkes

zwingend notwendig und sie nur zum einmaligem Gebrauch gedacht ist, sie also

gleichsam einen Teil der Implantation darstellt, wäre sie markenrechtlich eine unselbständige Hilfsware und einem Markenschutz nicht zugänglich. Nach dem

- unwidersprochenen – Sachvortrag der Widersprechenden allerdings werden derartige Raspeln wie andere für die Implantation notwendige Gerätschaften (Vorbohrer, Ausschlagbolzen, Handgriffe etc) mehrfach verwendet, so dass ihnen ein eigenständiger wirtschaftlicher Wert zukommt und sie auch mit einer Marke geschützt werden können. Mit der Benutzung auch dieser Waren ist damit in Hinblick

auf die noch angegriffenen Waren eine Identität und damit eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Die Beschwerde war damit erfolgreich.

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst, § 71 Abs 1 MarkenG.

Stoppel

Paetzold

Schwarz-Angele

Bb