BPatG Beschluss vom 16.09.2004 – 25 W (pat) 88/04

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 88/04

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(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 301 38 975.6

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung am 16. September 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Kliems sowie des Richters Engels und der Richterin Bayer 6.70

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird

der Kostenfestsetzungsbeschluss der Markenabteilung 3.1. des

DPMA vom 28. April 2004 aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung an die Markenabteilung 3.1. des DPMA zurückverwiesen.

G r ü n d e

I.

Der Inhaber der angegriffenen Marke und Antragssteller begehrt mit der Beschwerde die Aufhebung eines Kostenfestsetzungsbeschlusses der Markenabteilung 3.1. des DPMA vom 28. April 2004 und Neufestsetzung der von der Widersprechenden, der G… AG, als Kostenschulderin zu erstattenden Kosten des Widerspruchsverfahrens. Dieser waren aufgrund der

rechtskräftigen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 vom 21. Februar 2003

und 27. Oktober 2003 die Kosten des Verfahrens mit der Begründung auferlegt

worden, dass sie bereits bei Widerspruchserhebung aufgrund der Übertragung der

Marke auf die Rechtsnachfolgerin, die „e… AG“in H…, und der schon beantragten Umschreibung nicht mehr widerspruchsberechtigt gewesen sei und der

Widerspruch deshalb erkennbar unzulässig und aussichtslos gewesen sei.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 3. Februar 2004

Festsetzung der von der Widersprechenden, der „G…

AG“, als Kostenschuldnerin zu erstattenden Kosten in Höhe von 1189, 46 EURO

beantragt, ausgehend von einem Gegenstandswert von 30000, - EURO. Die Markenabteilung 3.1. hat mit Beschluss vom 28. April 2004 gegen die - unzutreffend

als Widersprechende bezeichnete - e… AG als Kostenschuldnerin die dem

Inhaber der angegriffenen Marke zu erstattenden Kosten des Widerspruchsverfahrens gemäß § 63 Abs 3 MarkenG auf 446, 02 EURO festgesetzt und den weitergehenden Antrag zurückgewiesen. Im einzelnen hat sie als notwendige Kosten

der Rechtsverfolgung ausgehend von einem Gegenstandswert in Höhe von

10 000,- EURO und eines wegen des zusätzlichen Erinnerungsverfahrens erhöhten Aufwandes wie folgt festgesetzt

-10/10 Geschäftsgebühr § 118(1) Nr 1 BRAGO

364,50 EURO

-Postauslagen § 26 BRAGO

-Mehrwertsteuer 16%

20,00 EURO

384,50 EURO

61,52 EURO

446,02 EURO

Dieser Beschluss ist am 5. Mai 2004 mittels Empfangsbekenntnis dem Verfahrensbevollmächtigten der e… AG, der zugleich auch Verfahrensbevollmächtigter der Widersprechenden, der G… AG ist, zugestellt

worden.

Gegen diesen Beschluss wendet sich der Inhaber der angegriffenen Marke mit

seiner Beschwerde insoweit, als er geltend macht, dass aufgrund der Besonderheiten des Falles - abweichend vom Regelwert 10 000,- EURO - der Kostenberechnung ein Gegenstandswert von 30 000,- EURO zugrunde zu legen sei. Die

Erhöhung sei geboten, da es sich bei der von der Widersprechenden angegriffenen Marke nicht nur um eine bereits in Benutzung genommene Marke handele,

sondern diese auch als Firmenschlagwort verwendet und zudem Basismarke für

eine – von ihrem Bestand abhängige – IR Marke darstelle mit der Folge, dass ihre

Löschung auch den Verlust des Markenschutzes im Ausland bedeutet hätte.

Schon wegen der wirtschaftlichen Bedeutung des Markenschutzes in nicht weniger als sieben europäischen Staaten sei deshalb vorliegend in Abweichung vom

Regelwert ein Gegenstandswert von mindestens 30 000,- EURO angemessen.

Mithin berechne sich der festzusetzende Betrag wie folgt:

-10/10 Geschäftsgebühr § 118(1) Nr 1 BRAGO

758,000 EURO

-Postauslagen § 26 BRAGO

-Mehrwertsteuer 16%

20,00 EURO

214,48 EURO

902,48 EURO

Hilfsweise werde darauf aufmerksam gemacht, dass auch bei einer Bemessungsgrundlage von 10 000,- EURO der auf DM 364,50 EURO festgesetzte Betrag tatsächlich 486,00 betrage, so dass sich ein Gesamtbetrag von 586, 96 EURO ergebe.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 28. April 2004 aufzuheben und die zu erstattenden Kosten für das Widerspruchsverfahren aufgrund der rechtskräftigen Beschlüsse der Markenstelle für

Klasse 5 vom 21. Februar 2003 und 27. Oktober 2003 gemäß

§ 63 Abs 3 MarkenG gegen die G… AG

als Kostenschuldnerin auf 902,48 EURO festzusetzen.

Die Antragsgegnerin hat keinen Antrag gestellt und sich zur Sache nicht geäußert.

II.

Die nach § 63 Abs 3 Satz 3 MarkenG zulässige Beschwerde ist auch in der Sache

begründet.

1)

Der angefochtene Beschluss ist bereits deshalb aufzuheben, weil er als

Kostenschuldnerin die am Widerspruchverfahren nicht beteiligte Rechtsnachfolgerin der Widersprechenden, die e… AG, aufführt und auch ihrem Verfahrensbevollmächtigten zugestellt worden ist, obwohl bis zum Abschluss des Widerspruchs- und Kostenfestsetzungsverfahren Beteiligte des Verfahrens lediglich die

Widersprechende, die G… AG, war. Der Vertreter des Inhabers der angegriffenen Marke hatte zudem zutreffend auch seinen Kostenfestsetzungsantrag gegen die G… AG als Kostenschuldnerin

und nicht gegen die nicht verfahrensbeteiligte e… AG gerichtet. Der Umstand,

dass letztere schon bereits zu Beginn des Widerspruchverfahren materiell-berechtigte Markeninhaberin war und zudem im Zeitpunkt der angegriffenen Entscheidung bereits die Umschreibung im Markenregister vollzogen war, führt zu keiner

abweichenden Beurteilung der hier maßgeblichen Frage, wer tatsächlich Beteiligter und Kostenschuldner des Kostenfestsetzungsverfahren war.

Auch kommt es vorliegend insoweit nicht auf die Frage an, ob im Falle einer vollzogenen Umschreibung einer an den Rechtsnachfolger übertragenen Marke der

ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu folgen ist, wonach der

Rechtsübergang einer Marke während eines anhängigen Verfahrens nicht ohne

Einfluss auf die Verfahrensbeteiligung ist und § 265 Abs 2 Satz 1 ZPO entsprechend Anwendung findet, mithin der bisher beteiligte Rechtsinhaber unabhängig

von der materiellen Rechtslage auch weiterhin als gesetzlicher Prozessstandschafter Beteiligter des Verfahrens bleibt, solange nicht der neuen Rechtsinhaber

das Verfahren übernimmt (vgl grundlegend BGH GRUR 1998, 940 – Sanopharm;

aA Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl., § 28 Rdn 24).

Denn die e… AG war bereits von Beginn des Widerspruchverfahrens an materiell berechtigte Markeninhaberin und hatte einen Umschreibungsantrag gestellt,

so dass kein Fall einer (nach Rechtshängigkeit eingetretenen) Rechtsnachfolge im

Sinne des § 265 ZPO vorlag. Deshalb konnte nur die Widersprechende und verfahrensbeteiligte G… AG richtige Kostenschuldnerin sein,

unabhängig davon, dass ein Wechsel des Kostenschuldners auch deshalb ausgeschlossen war, weil das der Kostenfestsetzung zugrunde liegende Verfahren bereits rechtskräftig abgeschlossen war und im Rahmen des Kostenfestsetzungsverfahren grundsätzlich keine Sachprüfung oder Änderung des zugrundeliegenden

Erstattungstitels erfolgen darf und allein darauf abzustellen ist, wer danach Kostenschuldner ist. Da auch keine vollstreckbare Ausfertigung gegen die e… AG

als Rechtsnachfolgerin beantragt worden war (§ 63 Abs 3 Satz 5 MarkenG iVm §§

795, 727 ZPO) und der Antrag auf Kostenfestsetzung auch ausdrücklich und zutreffend gegenüber der G… AG geltend gemacht worden

war, bestand auch aus sonstigen Gründen kein Anlass, die e… AG als

Kostenschuldnerin im angefochtenen Beschluss aufzuführen. Der angefochtene

Beschluss war bereits aus diesem Grund als verfahrensfehlerhaft aufzuheben.

2) Die dem Antragssteller zu erstattenden Kosten des Widerspruchsverfahrens

werden deshalb gegenüber der richtigen Kostenschulderin, der G…

… AG, neu festzusetzen sein, wobei der Antragssteller auch zutreffend

darauf hinweist, dass auch die aus einem Gegenstandswert von 10 000,- EURO

errechnete 10/10 Geschäftsgebühr nach § 118 Abs 1 Nr 1 BRAGO (DM 364,50

EURO) sich rechnerisch als unzutreffend erweist.

Der Senat sieht sich mangels Beteiligung der richtigen Kostenschulderin am bisherigen Verfahren gehindert, dem weiteren Antrag auf konkrete Festsetzung der

Kosten zu entsprechen und verweist deshalb das Verfahren zur erneuten Entscheidung über den Kostenfestsetzungsantrag des Antragstellers an das DPMA

zurück. Insoweit sieht der Senat sich ohne vorherige Anhörung und Beteiligung

der richtigen Kostenschuldnerin auch gehindert, endgültig die Höhe des vorliegend

zugrunde zu legenden Gegenstandswert zu bestimmen. Der Senat weist jedoch

darauf hin, dass unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes,

insbesondere im Hinblick auf die tatsächliche Benutzung der angegriffenen Marke

und ihre wirtschaftliche Bedeutung als Basismarke für eine – gemäß Art. 6 Abs 3

MMA noch von ihrem Bestand abhängige – IR Marke mit Markenschutz in nicht

weniger als sieben europäischen Staaten, in Abweichung vom Regelwert (vgl

BPatG GRUR 1999, 64 – Gegenstandswert für Widerspruchverfahren) die Festsetzung eines erhöhten Gegenstandswerts gerechtfertigt erscheint, der dem wirtschaftlichen Interesse des Markeninhabers an dem Bestand der Eintragung der

angegriffenen Marke entspricht. Insoweit wird auch auf die bisherige Rechtsprechung des BPatG verwiesen, wonach unter Berücksichtigung des Einzelfalles erhöhte Streitwerte festgesetzt worden sind (vgl zB PAVIS PROMA, Brandt,

32 W (pat) 284/01 – Streitwert

im Widerspruchs-Beschwerdeverfahren von

25 000,- EURO, PAVIS PROMA, Brandt, 30 W (pat) 056/01 – Streitwert im Löschungsverfahren von 15 000,- EURO, PAVIS PROMA, Knoll, 29 W (pat) 375/98 –

Streitwert

im Widerspruchs-Beschwerdeverfahren von 25 000,- DM, PAVIS

PROMA, Püschel, 24 W (pat) 240/03 – Streitwert im Löschungsverfahren von

25 000,- EURO, PAVIS PROMA, Kliems, 33 W (pat) 124/97 – Streitwert im Löschungsverfahren 100 000,- DM, PAVIS PROMA, Kliems, 26 W (pat) 016/02 -

Streitwert im Löschungsverfahren 50 000,- EURO).

Die Kosten werden deshalb unter Beachtung der Rechtsauffassung des Senats

von der Markenstelle neu gegenüber der Widersprechenden als der richtigen

Kostenschulderin festzusetzen sein (§ 63 Abs 3 Satz 2 MarkenG iVm § 572 Abs 3

ZPO, § 11 Abs 2 Satz 4 RPflG).

Kliems

Bayer

Engels

Na