BPatG Urteil vom 01.03.2005 – 3 Ni 23/03 (EU)

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

In der Patentnichtigkeitssache

Verkündet am 1. März 2005 …

3 Ni 23/03 (EU)

(Aktenzeichen)

… 9.72

betreffend das europäische Patent 0 685 527

(DE 694 01 919)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen

Verhandlung vom 1. März 2005 unter Mitwirkung des Richters Brandt als Vorsitzender sowie der Richter Dipl.-Chem. Dr. Niklas, Dipl.-Chem. Dr. Jordan, der

Richterin Sredl und des Richters Dipl.-Chem. Dr. Egerer

für Recht erkannt:

Das europäische Patent 0 685 527 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des

zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 1. Juni 1994 angemeldeten und

mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in der Verfahrenssprache Englisch erteilten europäischen Patents 0 685 527 (Streitpatent), das

vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 694 01 919 geführt

wird. Das Streitpatent betrifft eine "thermoplastische Zusammensetzung aus kompatibilisiertem Polyphenylenether-Polyamidharz und elektrisch leitenden Ruß" und

umfasst 20 Patentansprüche. Patentanspruch 1 in der deutschen Übersetzung der

erteilten Fassung lautet:

"Eine thermoplastische Zusammensetzung, umfassend

(a) ein verträglich gemachtes Polyphenylenäther-Polyamid-

Basis-Harz und

(b) 1 - 7 Gewichtsteile pro 100 Gewichtsteile von (a) eines

elektrisch leitenden Rußes,

wobei die Zusammensetzung eine Izod-Kerbschlagfestigkeit von mehr als 15 kJ/m2 (gemessen in Übereinstimmung mit

ISO 180/1A) und einen spezifischen Volumenwiderstand von weniger als 106 Ohm. cm besitzt (gemessen auf dem engen Parallelteil des Mehrzweck-Probestückes Typ A gemäß ISO 3167

mit einer Länge von etwa 70 mm, erhalten durch Abbrechen

beider Enden des Probestückes, ausgeformt wie in ISO 294 für

Hantelstäbe beschrieben, und die

Bruchoberfläche von beiden Enden mit einer Silberfarbe beschichtet wird und

der spezifische Widerstand zwischen den mit Silberfarbe angestrichenen Oberflächen mit einem elektrischen Mehrfachmessgerät gemessen wird)."

Das Streitpatent betrifft des weiteren gemäß Patentanspruch 14 aus der Zusammensetzung nach Patentanspruch 1 ausgeformte Gegenstände sowie gemäß Patentanspruch 15 bzw. 19 ein Verfahren für die Herstellung einer thermoplastischen

Zusammensetzung gemäß Patentanspruch 1 bzw. zur elektrostatischen Beschichtung eines Gegenstandes, wie in Patentanspruch 14 definiert. Daran schließen

sich die jeweils auf unterschiedliche Weise rückbezogenen Unteransprüche 2

bis 13, 16 bis 18 sowie 20 an. Wegen des Wortlauts der Patentansprüche 2 bis 20

wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die Klägerin macht geltend, dem Gegenstand der Patentansprüche 1 bis 14 fehle

die Neuheit, und die Verfahren der Patentansprüche 15 bis 20 beruhten nicht auf

erfinderischer Tätigkeit, wobei dem Verfahren nach Patentanspruch 19 ebenfalls

die Neuheit fehle. Darüber hinaus sei die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Zur Begründung stützt

sich die Klägerin auf folgende Unterlagen:

D1

JP-Kokai 2-201811 A

D1a

Englische Übersetzung von D1

D2

D3

D4

D5

D6

EP 506 386 A2

US 4 655 964

US 5 143 650

EP 562 178 A1

Versuchsbericht Nr. 1 von Herrn Takaaki Miyoshi vom 5. Juni 2003 mit ergänzter Version D 6’ vom 21. Februar 2005 und deutscher Übersetzung

D7

Versuchsbericht Nr. 2 von Herrn Takaaki Miyoshi vom 5. Juni 2003 mit ergänzter Version D 7’ vom 21. Februar 2005, korrigierter Seite 3 und deutscher Übersetzung

D8

Versuchsbericht Nr. 3 von Herrn Kazuya Noda vom 5. Juni 2003 mit ergänzter Version D 8’ vom 21. Februar 2005 und deutscher Übersetzung

D9

Versuchsbericht von Prof. Dr. Shigeo Maruno vom 2. Juli 2003 mit ergänzter, undatierter Version D 9’ und deutscher Übersetzung

D10 WO 85/05372 A1

D11 WO 86/02086 A1

D12 US 4 873 286

D13

D14

J. Phys. D.: Appl. Phys. 6 (1973) 2098-2110 Soc. Plast. Eng. 39th Annual Tech. Conf. 1981, S 941-945

D14a vergrößerte Tabelle III von S 943 der D14

D15

J.Appl.Polymer Science 30 (1985) 2743-2751

D16

Stellungnahme von General Electric vom 14. August 1995 und vom

29. Februar 1996 auf die Prüfungsbescheide des EPA vom 18. April 1995

und vom 14. September 1995

D16a Prüfungsbescheid des EPA vom 18. April 1995, überreicht am

1. März 2005 in der mündlichen Verhandlung

D17

Elektrische Kenndaten - GW 6 (TU Ilmenau - Institut für Werkstofftechnik)

D18 Grafik "Volume Resistivity, Ω · cm"

D19

JP 03-103467 A

D19a Übersetzung von D19 ins Deutsche

D20 US 5 395 890

D21

Versuchsbericht von Herrn Kazuya Noda vom 31. Januar 2005

D22 weiterer Versuchsbericht von Prof. Maruno vom 10. August 2004 in deutscher Übersetzung

D23 US 6 221 283 B1

D24

EP 1 345 240 A1

D25 WO 03/040224 A1

D26

Vergleich "Volume Resistivity Measurement" in Patentanmeldungen

von GE

D27 Gutachten von Prof. Dr. Claus D. Eisenbach vom 18. Februar 2005

D28

Experimenteller Testbericht A von Herrn Mutsumi Maeda vom 21. Februar 2005 in deutscher Übersetzung

D29

Experimenteller Testbericht B von Herrn Mutsumi Maeda vom 21. Februar 2005 in deutscher Übersetzung

D30

Vergleich Streitpatent - D1 vom 1. März 2005, überreicht in der mündlichen Verhandlung

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 685 527 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen und hält das Streitpatent unter Hinweis auf folgende Unterlagen für patentfähig:

B -D1b

deutsche Übersetzung von D1

B -D22

Kopie aus "PlasticNews" vom 2. Juni 2003,

B -D23

JP 2001-302905 A

B -D23a englische Übersetzung von B-D23

B -D23b deutsche Übersetzung der Absätze 0002, 0003 und 0004 von B-D23

B -D23c deutsche Übersetzung von Absatz 0065 von B-D23

B -D24 DE 101 96 110 T1

B -D25

Testbericht General Electric Plastics vom 28. Oktober 2002

B -D26 Untersuchungsbericht von Prof. Dr. Dietrich Braun vom 9. Dezember 2004

B -D27 Datenblatt "Digital Multimeters", R6441 Series

B -D28

Testbericht General Electric Plastics vom 8. Februar 2005

B -D29 Umrechnungstabelle ASTM D 256 / ISO 180/1A

B –D30 US 2004/0082729 A1, überreicht am 1. März 2005 in der mündlichen

Verhandlung.

Hilfsweise verteidigt die Beklagte das Streitpatent auf der Grundlage der in der

mündlichen Verhandlung überreichten Fassung des Patentanspruchs 1. Danach

ist nach dem Absatz (a) und vor dem Absatz (b) des Patentanspruchs 1 folgender

Wortlaut angefügt:

"... (a)... und gegebenenfalls bis zu 30 Gewichtsteile eines

Schlagfestigkeitsmodifizierungsmittels pro 100 Teile von Polyphenylenether- und Polyamidkomponenten, sowie ...."

Die zulässige Klage erweist sich als begründet.

Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit führt zur

Nichtigerklärung des Streitpatents mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, Art II § 6 Abs 1 Nr 1 IntPatÜG, Art 138 Abs 1 lit a, Art 54,

Art 56 EPÜ.

I

1. Das Streitpatent betrifft eine thermoplastische Zusammensetzung, die aus einem Polyphenylenether-Polyamid-Basis-Harz und einem elektrisch leitenden Ruß

in einem bestimmten Mengenverhältnis besteht.

Solche elektrisch leitenden Ruße sind nach den Angaben in der Streitpatentschrift

allgemein bekannt und werden thermoplastischen Zusammensetzungen hinzugefügt, um sie antistatisch oder elektrisch leitend zu machen. Gewöhnlich werden

solche elektrisch leitenden Ruße zugefügt, um nur den Oberflächenwiderstand der

daraus hergestellten Gegenstände zu ändern (StrPS S 2 Z 17 bis19).

So beschreibt die japanische Offenlegungsschrift JP-A-92-165 939 Mischungen

von 100 Teilen eines thermoplastischen Harzes, zB eines Polyphenylens, zu denen 0,01 - 5 Teile eines Polyamids und 0,1 - 30 Teile eines elektrisch leitenden

Rußes hinzugefügt werden. Die Mischungen verfügen über eine Izod-Kerbschlagfestigkeit von 4,0 kg / cm2 und erzeugen wenig Schwefeldioxid (StrPS S 2 Z 20

bis 22).

Die Beimengung von elektrisch leitendem Ruß in thermoplastischen Zusammensetzungen führt jedoch zu einer Verringerung der Festigkeit, insbesondere der

Schlagfestigkeit. Je mehr von diesem Ruß hinzugefügt wird, um den gewünschten

Oberflächenwiderstand zu erzielen, umso mehr verschlechtern sich allerdings die

mechanischen Eigenschaften (vgl StrPS S 2 Z 23 bis 26).

2. Aufgabe der dem Streitpatent zugrunde liegenden Erfindung ist es daher

(StrPS S 2 Z 51 bis 53), kompatibilisierte Polyphenylenether-Polyamid-Basisharz-

Zusammensetzungen bereitzustellen, die elektrisch leitenden Ruß enthalten und

zur konventionellen Formung von durch elektrostatische Verfahren leicht beschichtbaren Gegenständen geeignet sind, wobei die üblicherweise mit solchen

elektrisch leitenden Basisharzzusammensetzungen verbundenen mechanischen

Nachteile, insbesondere geringere Schlagfestigkeit, vermieden werden sollen (vgl

StrPS S 2 Z 23 bis 26).

3. Zur Lösung der Aufgabe schlägt Patentanspruch 1 in der erteilten und nach

dem Hauptantrag verteidigten Fassung vor

eine thermoplastische Zusammensetzung, umfassend

1. Polyphenylenether-Polyamid Basisharz,

1.1 das verträglich gemacht wurde,

2. elektrisch leitenden Ruß

2.1. in der Menge von 1 bis 7 Gew.-teilen pro 100 Gew.-teile Basisharz

3. mit folgenden Eigenschaften:

3.1. die Izod-Kerbschlagfestigkeit ist größer als 15 kJ/m2 (ISO 180/1A); 3.2. der spezifischer Volumenwiderstand ist geringer als 106 Ω x cm

(Mehrzweck-Probestück Typ A gemäß ISO 3167 und ausgeformt

wie in ISO 294 für Hantelstäbe beschrieben).

II

Der Gegenstand der Patentansprüche 1 bis 20 in der erteilten Fassung gemäß

Hauptantrag sowie gemäß Hilfsantrag erweist sich als nicht patentfähig, da er gegenüber der Lehre der Druckschrift D1 in Verbindung mit der Lehre der Druckschrift D19 jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

1. Die Klägerin macht mangelnde Ausführbarkeit im beanspruchten Umfang geltend. Insbesondere offenbare das Streitpatent zum einen nicht die Messbedingungen, unter denen die Eigenschaften der beanspruchten thermoplastischen Zusammensetzungen mit und gemäß o.g. den Merkmalen 3.1 und insbesondere 3.2 zu

ermitteln seien, und zum anderen fehle die Offenbarung sowohl der besonderen

stofflichen Bereiche der für die thermoplastische Zusammensetzung erforderlichen

Komponenten, und zwar nicht nur was die Merkmale 1 bis 2.1, sondern auch was

das im Hinblick auf die Eigenschaft gemäß Merkmal 3.1 notwendige Schlagfestigkeitsmittel anbelangt, als auch der besonderen Bedingungen und Arbeitsweisen,

unter denen die Aufgabe gelöst werden könne (vgl Schrifts v 16. Juni 2003 S 25

bis 29 Punkt VII., Schrifts v 30. März 2004 S 13 bis 14 Punkt 3., Schrifts v 9. Februar 2005 S 5 bis S 10 Punkt 1, Schrifts v 21. Februar 2005 S 5 bis 37 Punkt 2,

Schrifts v 24. Februar 2005 S 12 bis 14 Punkt VI).

Dass die Kerbschlagfestigkeit und der spezifische Volumenwiderstand von beanspruchten thermoplastischen Zusammensetzungen und damit die Merkmale 3.1

und 3.2 an einem betreffend ausgeformten Gegenstand nicht ermittelt werden

könnten, ist für den Senat nicht ersichtlich. Vielmehr ist ohne weiteres feststellbar,

ob eine thermoplastische Zusammensetzung die Maßgaben der Merkmale 3.1 und

3.2 erfüllt, und zwar für den Fall dem Fachmann geläufiger sonstiger Messbedingungen auch dann, wenn explizite Angaben zu diesen sonstigen Messbedingungen, wie beispielsweise die seitens der Klägerin angegriffene anzulegende Spannung (vgl Schrifts v 21. Februar 2005 S 26 Punkt 2.2), fehlen.

Der Senat teilt allerdings die mit Bezugnahme auf die BGH-Entscheidung "Acrylfasern" (GRUR 1985, 31) vertretene Ansicht der Klägerin insofern, als aus den Patentansprüchen des Streitpatents nicht hervorgeht, welche genauen stofflichen

Merkmale für die Bestandteile einer thermoplastischen Zusammensetzung im beanspruchten Umfang notwendig sind, damit die Merkmale 3.1 und 3.2 erfüllt werden können, so dass darin letztlich nur die auf bestimmte Werte bereichsmäßig

eingegrenzte Aufgabe umschrieben wird, nicht aber sämtliche stofflichen Merkmale beschrieben sind, unter denen die Aufgabe im beanspruchten Umfang tatsächlich gelöst werden kann.

Ob - wie von der Beklagten verneint - die in einem Beschwerdeverfahren zur

Frage der Klarheit bzw. Identifizierbarkeit und der Aufgabenhaftigkeit ergangene

BGH-Entscheidung "Acrylfasern" im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren mit einer

zu dieser Entscheidung durchaus vergleichbaren Anspruchsformulierung auch auf

den Klagegrund mangelnder Ausführbarkeit anwendbar ist, oder ob vorliegend in

Anwendung der "Taxol"-Entscheidung des BGH (GRUR 2001, 813) für die Ausführbarkeit bereits ein offenbarter Weg ausreicht, der - wie streitpatentgemäß mit

den Verfahrensmaßnahmen der Ansprüche 17 und 18 und dem Ausführungsbeispiel "Fourth Experiment" zweifelsohne gegeben - zuverlässig zu thermoplastischen Zusammensetzungen mit den Maßgaben der Merkmale 3.1 und 3.2 führt,

wobei eine unangemessene Breite der Patentansprüche allein jedenfalls kein

Nichtigkeitsgrund ist (vgl BGH "Taxol" GRUR 2001, 813), kann jedenfalls hier wegen des Entscheidungsgrundes mangelnder erfinderischer Tätigkeit unentschieden bleiben.

2. Zur von der Klägerin gegenüber den Druckschriften D1, D2 oder D19 angegriffenen Neuheit ist festzustellen, dass sowohl aus D1 als auch aus D2 thermoplastische Zusammensetzungen bekannt sind, welche die stofflichen Merkmale 1, 1.1,

2, 2.1 erfüllen. In D1 sind allerdings weder Bereichsangaben für die Kerbschlagfestigkeit und den spezifischen Volumenwiderstand noch Methoden zur Bestimmung dieser Parameter und damit auch nicht die Merkmale 3.1 und 3.2 beschrieben. Die thermoplastischen Zusammensetzungen der Druckschrift D2 weisen in

einigen Ausführungsbeispielen zwar einen spezifischen Volumenwiderstand auf, der geringer ist als 106 Ohm . cm und damit zumindest in zahlenmäßiger Hinsicht

dem Merkmal 3.2 genügt, ohne jedoch die Maßgaben zur Kerbschlagfestigkeit des

Merkmals 3.1 zu erfüllen. In D19 wird dagegen kein Ruß als Füllstoff zugesetzt, so

dass aus dieser Druckschrift nicht einmal sämtliche stofflichen Merkmale 2 und 2.1

zu entnehmen sind.

Die expressis verbis nicht beschriebenen Merkmale 3.1 und 3.2 sind nach Ansicht

der Klägerin jedoch deshalb nicht zur Abgrenzung und damit zur Herstellung der

Neuheit des beanspruchten Gegenstandes geeignet, weil, wie die Nacharbeitung

der Lehre von D1 oder D2 unter bestimmten, ausgewählten Bedingungen gezeigt

habe (vgl hierzu die verschiedenen Versuchsberichte D6 bis D9 der Kl), thermoplastische Zusammensetzungen zu erhalten seien, die den Maßgaben der Merkmale 3.1 und 3.2 genügten.

Nach Ansicht des Senats erübrigt sich in vorliegendem Fall eine Auseinandersetzung mit der Frage, ob die im Übrigen jeweils einseitig offenen Bereiche der Merkmale 3.1 und 3.2, wie die Klägerin unter Verweis auf Rechtsprechung zur Neuheit

von Bereichsangaben und zur Abgrenzbarkeit geltend gemacht hat (vgl Schrifts v

9. Februar 2005 S 10 ff., insbes die Bezugnahme auf die Entscheidungen

"Fluoran" (BGH GRUR 1988, 447), "Chrom-Nickel-Legierung" (BGH GRUR 1992,

842), "Hitzehärtbare Organopolysiloxanmasse" (BPatG GRUR 1991, 819), die

Neuheit gegenüber D1 oder D2 nicht begründen können, oder ob entsprechend

dem Vortrag der Beklagten auf vorliegenden Fall die betreffende Rechtsprechung

nicht anwendbar ist und damit die Neuheit einer thermoplastischen Zusammensetzung gemäß Streitpatent nicht durch Abgrenzung in ihren stofflichen Bestandteilen, sondern aufgrund ausgewählter Eigenschaftsangaben und Bemessungsregeln anzuerkennen ist.

Denn um zu einer thermoplastischen Zusammensetzung mit den Merkmalen gemäß Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung gemäß Hauptantrag zu gelangen,

bedurfte es unter Berücksichtigung der Aufgabe und in Kenntnis der Lehre der

Druckschriften D1, D2 und D19 jedenfalls keines erfinderischen Zutuns.

3. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist von der Aufgabe des Streitpatents auszugehen, die darin besteht, kompatibilisierte Polyphenylenether-Polyamid-Basisharz-Zusammensetzungen bereitzustellen, die aufgrund des Zusatzes

von Rußteilchen elektrisch leitfähig sind, wobei der üblicherweise mit solchen

elektrisch leitenden Basisharzzusammensetzungen verbundene Nachteil einer geringen Schlagfestigkeit vermieden werden soll (vgl StrPS S 2 Z 23 bis 26).

a) Die Lösung dieser Aufgabe mit einer thermoplastischen Zusammensetzung gemäß Patentanspruch 1 mit den Merkmalen 1 bis 3.2 gemäß vorstehender Merkmalsanalyse war indessen für den Fachmann - hier einem Diplomchemiker der

Fachrichtung Polymerchemie, der mit der Herstellung und Anwendung von elektrisch leitfähigen thermoplastischen Zusammensetzungen befasst und vertraut ist –

ausgehend von der Druckschrift D1 naheliegend.

Unter dem Gesichtspunkt der dem Streitpatent zugrunde liegenden Aufgabe wird

ein Fachmann die Druckschrift D1 schon deshalb als nächstkommenden Stand

der Technik und damit als Ausgangspunkt wählen, weil D1 nicht nur auf eine hohe

Leitfähigkeit bzw. einen geringen Oberflächenwiderstand (vgl die engl Übers D1a

von D1 S 2 Abs 3, S 3 Abs 2 bis S 4 Z 1), sondern auch auf eine verbesserte

Schlagfestigkeit (vgl D1a S 10 Abs 1) und damit auf die gleichen Ziele wie das

Streitpatent ausgerichtet ist.

Zum Erreichen dieser Ziele bzw. zur Lösung der dem Streitpatent zugrunde liegenden Aufgabe schlägt D1 eine Harzzusammensetzung vor, die einen Polyphenylenether, ein Polyamid, ein Kompatibilisierungsmittel sowie einen elektrisch leitfähigen Ruß in vorzugsweise 2 bis 10 Gew.-teilen pro 100 Gew.-teile Polyphenylenether-Polyamid-Basisharz umfasst und damit sämtliche stofflichen Merkmale

gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents erfüllt (vgl D1a S 2 Anspr 1 iVm S 9

Abs 2 bis S 10 Z 1).

Zwar sind aus D1 weder Bereichsangaben für die Kerbschlagfestigkeit und für den

spezifischen Volumenwiderstand noch Methoden zu der Bestimmung dieser Parameter und damit auch nicht die Merkmale 3.1 und 3.2 zu entnehmen. Der Fachmann wird jedoch wegen der aus D1 bekannten, mit dem Streitpatent übereinstimmenden Aufgabe bzw. Zielsetzung nicht umhin können, die dort genannten thermoplastischen Zusammensetzungen im Rahmen der Gesamtoffenbarung von D1

hinsichtlich eines möglichst geringen spezifischen Volumenwiderstands und

gleichzeitig hoher Schlagfestigkeit zu optimieren. Hierzu bedarf es allerdings keines erfinderischen Zutuns, sondern lediglich routinemäßigen Vorgehens im Rahmen üblicher Arbeitsweisen.

Dem Fachmann ist dabei geläufig, dass er von elektrisch leitfähig ausgestalteten

Polyphenylenether-Polyamid-Basisharzen anstelle des Oberflächenwiderstandes

auch den spezifischen Volumenwiderstand bestimmen kann (vgl zB D2 insbes S 6

Z 57 bis S 7 Z 2). Er gelangt im Zuge routinemäßigen Optimierens unter Einhaltung der Lehre der D1, die sämtliche stofflichen Merkmale des Patentanspruchs 1

des Streitpatents erfüllt, ohne weiteres auch zu thermoplastischen Zusammensetzungen mit einer Kerbschlagfestigkeit und mit einem spezifischen Volumenwiderstand entsprechend der Bereichsangaben und Bemessungsregeln der Merkmale 3.1 und 3.2, und zwar zwangsläufig schon deshalb, weil gleiche Arbeitsweisen

regelmäßig zu gleichen Ergebnissen führen müssen. Daran, dass ihn die Lehre

der D1 zu thermoplastischen Zusammensetzungen mit den Merkmalen 3.1 und

3.2 des Streitpatents gelangen lässt, besteht für den Senat schon deshalb kein

Zweifel, weil ein gemäß Streitpatent unter anderem beanspruchtes Herstellungsverfahren (vgl StreitPS Anspr 15 und 17) mit der Arbeitsweise der D1 übereinstimmt (vgl D1a Anspr 1 und 2 iVm S 4 Abs 2 sowie S 12 Abs 3).

Selbst wenn man - entgegen dem Vortrag der Klägerin, die Lehre der D1 führe zu

streitpatentgemäßen Produkten - den Versuchen der Beklagten zB mit Kraton wie

in B-D25 (28. Februar 2002) folgen wollte und feststellte, dass bei Einhaltung der

mit Patentanspruch 1 des Streitpatents übereinstimmenden stofflichen Vorgaben

der Lehre der D1 zwar die Leitfähigkeit entsprechend dem Ausführungsbeispiel

der D1 sehr hoch, die Schlagzähigkeit (IZOD) jedoch unbefriedigend sein sollte,

wird der Fachmann die Druckschrift D19 mit der Lehre betreffend die Relevanz der

Mischungsreihenfolge für die Schlagzähigkeit zu Rate ziehen, auch wenn elektrisch leitfähiger Russ als Zusatzstoff in D19 nicht erwähnt ist.

Anhaltspunkte dafür, dass die Mischungsabfolge für die Eigenschaften von thermoplastischen Zusammensetzungen umfassend Polyphenylenether-Polyamid-Basisharze von Bedeutung sein kann, ergeben sich für den Fachmann im Übrigen

bereits aus D1 (vgl D1a Anspr 1 und 2 iVm S 4 Abs 2 sowie S 12 Abs 3).

Auch die Art der Testverfahren und die Bemessungsregeln gemäß der Merkmale 3.1 und 3.2 können die Patentfähigkeit nicht begründen, weil zum einen die Produkte des Standes der Technik in ihren stofflichen Merkmalen mit den Produkten

gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents völlig übereinstimmen und zum anderen die Testverfahren und Bemessungsregeln lediglich solche Parameter betreffen, die im Blickfeld des Fachmanns liegen (vgl D1) und unter dem Gesichtspunkt

der Aufgabe bereits durch routinemäßiges Optimieren und damit auf naheliegende

Weise zu ermitteln sind.

Der Senat kann nicht feststellen, dass der Fachmann, wie von der Beklagten vorgetragen, wegen des gemäß Merkmal 3.2 sehr geringen spezifischen Volumenwiderstandes erst neue Messverfahren mit den Hanteln gemäß Iso-Norm 294 hätte

schaffen müssen, so dass er vor dem Anmeldetag des Streitpatents gar nicht in

der Lage gewesen sei und daher auch nicht in Erwägung gezogen hätte, Widerstände in einem Bereich kleiner als 1 . 106 Ω . cm zu messen. Denn wie die vorveröffentlichte Druckschrift D2 zeigt, sind bereits thermoplastische Zusammensetzungen aus Polyphenylenether-Polyamid-Basisharz unter anderem auch mit elektrisch leitfähigem Ruß als Zusatz bekannt, für die bereits spezifische Volumenwiderstandswerte von 1 . 104 Ω . cm und weniger gemessen worden sind (vgl D2 Tabellen 1 bis 9 iVm S 6 Z 57 bis S 7 Z 2).

Entsprechendes gilt für den Bereich der Kerbschlagzähigkeit gemäß Merkmal 3.1

unter Berücksichtigung der vorveröffentlichten Druckschrift D19 (vgl D19a S 17

Tabelle 1 iVm S 15 Z 5 bis 8).

Auch der Einwand der Beklagten, dass nicht allein die Komponenten die Eigenschaften und damit die Merkmale 3.1 und 3.2 bestimmten und es vielmehr auf die

Arbeitsweisen zur Herstellung der thermoplastischen Zusammensetzungen ankomme, führt zu keiner anderen Bewertung. Denn die Arbeitsweisen des Patentanspruchs 15 in Verbindung mit den Patentansprüchen 16 und/oder 18 des Streitpatents ergeben sich für den Fachmann ausgerichtet auf das Ziel einer Verbesserung der Schlagzähigkeit thermoplastischer Zusammensetzungen von Polyphenylenether-Polyamid-Basisharzen

in naheliegender Weise aus der Druckschrift D19. Gemäß D19 wird zunächst eine Zwischenkomposition aus dem Polyphenylenetherharz, dem Polyamidharz, einem Schlagzähigkeitsverbesserungsmittel sowie einem Verträglichkeitsmittel hergestellt und in Folge zuerst restliches

Polyamidharz und danach der geschmolzenen Masse im Temperaturbereich von 200 bis 350 oC noch anorganischer Füllstoff zugegeben (vgl D19 S 3 Anspr 2 und

3 iVm S 5 Z 2 bis 11 sowie S 12 Z 12 bis 17 und Z 29 bis 30).

Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung des Streitpatents ist daher mangels erfinderischer Tätigkeit nicht rechtsbeständig.

Entsprechendes gilt für Gegenstände gemäß Patentanspruch 14, die aus einer

thermoplastischen Zusammensetzung gemäß Patentanspruch 1 ausgeformt sind,

so dass auch Patentanspruch 14 nicht rechtsbeständig ist.

Die bezüglich der Merkmale 1, 2 und 3.2 eingeschränkten Patentansprüche 2

bis 4 und 6 bis 11 sowie die durch Aufnahme weiterer Merkmale gekennzeichneten Patentansprüche 5, 12 und 13 sind ebenfalls nicht patentfähig.

Thermoplastische Zusammensetzungen mit einem spezifischen Volumenwiderstand gemäß den Patentansprüchen 2 und 3 sind aus den für Patentanspruch 1

dargelegten Gründen für den Fachmann ausgehend von den mit den stofflichen

Merkmalen des Streitpatents übereinstimmenden Produkten der Druckschrift D1

bzw. D1a in naheliegender Weise erhältlich.

Die stofflichen Maßgaben der Patentansprüche 4 sowie 6 bis 11 kennzeichnen

ausnahmslos solche thermoplastischen Zusammensetzungen von Polyphenylenether-Polyamid-Basisharzen, die dem Fachmann bereits aus dem Stand der Technik geläufig und daher nicht erfinderisch sind (vgl D1a S 8 Z 7 bis S 9 Z 14 sowie

S 5 Z 11 bis 21 und S 6 le Satz; D19a S 5 Z 12 bis S 9 Z 11, insbes S 6 Z 14 bis

17, 28 bis 30, S 7 Z 3 bis 4; D2 S 6 Z 5 bis 9 sowie 19 bis 25).

Erfinderisches Zutun ist auch nicht zu erkennen in einer Eingrenzung solcher thermoplastischen Zusammensetzungen durch einen einseitig offenen Zahlenbereich

für die Schmelzviskosität gemäß Patentanspruch 5 sowie in der Ausgestaltung

durch Zusatzstoffe gemäß den Patentansprüchen 12 und 13. Denn thermoplastische Zusammensetzungen mit Schmelzviskositäten im Bereich des Patentanspruchs 5 sind, wie von der Beklagten vorgelegte Experimente zeigen (vgl B-D25

S 6 vorle Zeile), ausgehend von der Lehre der Druckschrift D1 erhältlich, während

Schlagfestigkeitsverbesserer sowie weitere übliche Additive gemäß Patentansprüchen 12 und 13 bereits direkt aus der Druckschrift D1 zu entnehmen sind (vgl D1a

S 10 Z 2 bis 11 sowie S 12 Z 5 bis 11).

b) Nicht patentfähig sind auch die nebengeordneten Patentansprüche 15 und 19,

die auf Verfahren zur Herstellung einer thermoplastischen Zusammensetzung gemäß Patentanspruch 1 bzw. auf Verfahren zur elektrostatischen Beschichtung von

Gegenständen gemäß Patentanspruch 14 gerichtet sind, sowie die darauf jeweils

rückbezogenen Unteransprüche 16 bis 18 sowie 20.

Die Zugabe von elektrisch leitendem Ruß zum verträglich gemachten Polyphenylenether-Polyamid-Basisharz

in der Abfolge der Schritte gemäß Patentanspruch 15 ergibt sich bereits ebenso aus der Druckschrift D2 wie die Ausführungsform gemäß geltendem Patentanspruch 18 (vgl D2 S 5 Z 44 bis 49 iVm S 8

Beisp 11-13 und S 7 Z 19 bis 20), so dass ein Fachmann ausgehend von D1 unter

Anwendung dieser aus D2 bekannten Arbeitsweisen ohne weiteres zu thermoplastischen Zusammensetzungen mit den stofflichen Merkmalen 1 bis 2.1 und den Eigenschaften der Merkmale 3.1 und 3.2 gelangen konnte.

Entsprechendes gilt auch für das Merkmal einer Verarbeitungstemperatur in der

Schmelze von wenigstens 300 Grad Celsius gemäß geltendem Anspruch 16 sowie für das Einbringen des Rußes in Form einer Polyamid-Ruß-Grundmischung

mit mehr als 10 Gewichts-% Ruß. Denn bereits bei der Herstellung des verträglich

gemachten Polyphenylenether-Polyamid-Basisharzes gemäß D2 wird die Harzmischung zunächst bei 300 Grad Celsius in der Schmelze extrudiert, bevor der Ruß

durch Schmelzkneten einverleibt wird (vgl D2 S 7 Z 19 bis 20 iVm S 8 Beisp 1

bis 13), so dass es für den Fachmann mangels anderweitiger Angaben naheliegend war, auch das Einmischen des Rußes bei dieser Temperatur vorzunehmen.

Dass dem Fachmann eine Schmelzetemperatur von etwa 300 Grad Celsius im Zuge der Herstellung solcher thermoplastischer Zusammensetzungen geläufig ist,

zeigt schon die Druckschrift D1, wonach sämtliche Komponenten vor dem Extrudieren gemischt und bei einer Zylindertemperatur von 300 Grad Celsius extrudiert

werden (vgl D1a S 13 le Abs bis S 14 Z 1).

Die Möglichkeit des Einbringen des Rußes in Form einer Vormischung mit Polyamid und mehr als 10 Gewichts-% Ruß ergibt sich nicht nur aus D1 (vgl D1a

Anspr 1 und 2 iVm S 4 Abs 2 sowie S 12 Abs 3) sondern vor allem auch aus D19

(vgl D19a Anspr 1 und 2 iVm S 5 Z 2 bis 11). Gemäß D19 bewirkt die Vorabmischung der anorganischen Füllstoffe mit dem Polyamid und das Einbringen dieser

Vorabmischung

in die Zwischenkomposition bestehend aus Polyphenylenetherharz, Polyamidharz, Schlagzähigkeitsverbesserungsmittel und einem Verträglichkeitsmittel eine hohe Dimensionsstabilität sowie eine ausgeglichene Steifigkeit und Schlagzähigkeit (vgl D19a S 5 Z 2 bis 11). Obwohl in D19 Ruß nicht als

Beispiel für einen Füllstoff genannt ist, wird der Fachmann die Lehre der Druckschrift D19 gerade dann bezüglich der Mischungsabfolge auch für thermoplastische Zusammensetzungen von Polyphenylenether-Polyamid-Basisharzen mit

elektrisch leitfähigem Ruß als Zusatzkomponente in Betracht ziehen, wenn er ausgehend von D1 die elektrische Leitfähigkeit bzw. den spezifischen Volumenwiderstand sowie die Kerbschlagzähigkeit optimieren möchte.

Was die Anwendung elektrostatischer Beschichtungsverfahren auf Gegenstände

anbelangt, die aus thermoplastischen Zusammensetzungen gemäß Patentanspruch 1 ausgeformt sind, so bedarf es hierzu keines erfinderischen Zutuns. Entsprechendes gilt für thermoplastische Zusammensetzungen mit einem spezifischen Volumenwiderstand gemäß Patentanspruch 3.

4. Die von der Beklagten hilfsweise verteidigte Fassung der Patentansprüche erweist sich ebenfalls als nicht bestandsfähig.

Die hilfsweise verteidigte Fassung unterscheidet sich von der Fassung gemäß

Hauptantrag allein durch das in Patentanspruch 1 aufgenommene fakultative

Merkmal "gegebenenfalls bis zu 30 Gewichtsteile eines Schlagfestigkeitsmodifizierungsmittels pro 100 Teile von Polyphenylenether- und Polyamid-Komponenten,

sowie", das sich unmittelbar aus der Beschreibung des Streitpatents ergibt (vgl

EP 0 685 527 B1 S 6 Z 10 bis 13).

Auch wenn das Schlagfestigkeitsmodifizierungsmittel lediglich fakultativ aufgenommen ist und deshalb gegenüber dem im Hinblick auf das Wort "umfassend" für

weitere Komponenten offen formulierten Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag

ohnehin keine Einschränkung zu bewirken vermag, bestehen in formaler Hinsicht

keine Bedenken zum Hilfsantrag.

Für Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag gelten wegen der lediglich fakultativen Änderung die gleichen Gründe wie für den Hauptantrag, auf die vollumfänglich Bezug

genommen wird, so dass auch Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag sowie die sich

daran anschließenden, gegenüber dem Hauptantrag unveränderten Patentansprüche 2 bis 20 nicht gewährbar sind.

5. Bei dieser Sachlage brauchte auf die weiteren von der Klägerin eingeführten

Druckschriften ebensowenig eingegangen zu werden wie auf die seitens der Beklagten vorgebrachten Unterlagen B-D1b bis B-D29, aus denen sich keine Anhaltspunkte ergeben, die den Senat zu einem anderen Ergebnis gelangen lassen

könnten.

Unberücksichtigt bleiben können auch die von der Klägerin vorgelegten Versuchsberichte, und es erübrigt sich auch, die Ergebnisse weiterer Versuche bzw. Vergleichsversuche abzuwarten, weil es darauf - bei gegebener Sach- und Rechtslage - nicht ankommt.

Ausschlaggebend ist nach Ansicht des Senats vielmehr, dass ein Fachmann ausgehend von der Druckschrift D1 mit Blick auf die Aufgabenstellung die Lehre der

Druckschrift D19 dann berücksichtigen wird, wenn er unter den Vorgaben der

Druckschrift D1 thermoplastische Zusammensetzungen mit unbefriedigender

Kerbschlagzähigkeit erhält.

Damit erübrigt sich der von der Beklagten auch diesbezüglich erbetene Beweisbeschluss.

III

Die Kostenentscheidung folgt aus § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergeht auf Grund von § 99

Abs 1 PatG iVm § 709 Satz 2 ZPO.

Brandt

Dr. Niklas

Dr. Jordan

Sredl

Dr. Egerer

Be