Rechtsprechung / BPatG / 2005
BPatG Beschluss vom 06.04.2005 – 19 W (pat) 339/02
19. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
6. April 2005
…
B E S C H L U S S
In der Einspruchssache
…
betreffend das Patent 199 17 102
hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 6. April 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Kellerer und der Richter Schmöger, Dr.-Ing. Kaminski und
Dr.-Ing. Scholz 6.70
beschlossen:
Das Restpatent wird widerrufen.
G r ü n d e
I.
Für die am 15. April 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene
Anmeldung ist die Erteilung des nachgesuchten Patents am 18. Juli 2002 veröffentlicht worden.
Das Patent betrifft eine
Projektierungs- und Diagnoseeinrichtung für eine elektrische Anlage.
Gegen das Patent hatte die S… AG in B… und M…, am
15. Oktober 2002 Einspruch erhoben. Sie verweist im Einspruchsschriftsatz vom
10. Oktober 2002 auf mehrere Druckschriften, die für sich oder in unterschiedlichen Kombinationen die Einrichtung gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 nahelegten. Auch die erteilten Unteransprüche enthielten nach Auffassung der Einsprechenden nichts Patentbegründendes, sodaß das Patent vollständig zu widerrufen sei.
Mit Schriftsatz vom 1. April 2005 hat die Einsprechende ihren Einspruch zurückgenommen.
Die Patentinhaberin bestreitet die Zulässigkeit des Einspruchs, da der Vergleich
des erteilten Anspruchs 1 mit dem aus der Entgegenhaltung 1) Bekannten die im
Merkmal a) angegebenen Bauteile außer Acht lasse (Abschnitt 2 im Schriftsatz
vom 5. Mai 2003). Auch sei der Einspruch unbegründet, da der entgegengehaltene Stand der Technik die Erfindung nicht nahelegen könne.
Die Patentinhaberin verweist hinsichtlich der Frage der ursprünglichen Offenbarung des Merkmals c) des erteilten Patentanspruchs 1 insbesondere auf den
Wortlaut des ursprünglichen Anspruchs 5 (Schriftsatz vom 31. März 2005).
Mit Schriftsatz vom 4. April 2005 hat sie die Teilung des Patents erklärt derart, daß
der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 13 abgeteilt wird.
Die Patentinhaberin ist entsprechend ihrer Ankündigung vom 31. März 2005 zur
mündlichen Verhandlung nicht erschienen.
Die Patentinhaberin hat mit Schriftsatz vom 5. April, der auf die Eingabe vom
4. April 2005 Bezug nimmt, die Anträge gestellt,
- den Einspruch als unzulässig zu verwerfen (Hauptantrag)
- den Einspruch als unzulässig zu verwerfen und das Patent auf der
Basis der erteilten Unterlagen unter Streichung des Anspruchs 13
gemäß der anliegenden geänderten Spalte 13 beschränkt aufrecht
zu erhalten (Hilfsantrag 1)
- das Patent auf der Basis der erteilten Unterlagen unter Streichung
des Anspruchs 13 gemäß der anliegenden geänderten Spalte 13
beschränkt aufrecht zu erhalten (Hilfsantrag 2).
Der (mit einer ergänzenden Untergliederung versehene und im Merkmal c) hinsichtlich eines offensichtlichen Schreibfehlers am Ende des Wortes "Unterroutine"
korrigierte) erteilte Patentanspruch 1 lautet.
"Projektierungs- und Diagnoseeinrichtung für eine elektrische Anlage
aus elektrischen Geräten/Stationen mit modularem Aufbau zur
Steuerung und/oder Überwachung technischer Prozesse und/oder
zur Industrie und/oder Gebäudeautomatisierung mit Hilfe einer Rechenanlage, die eine Schnittstelle zur elektrischen Anlage aufweist,
a) wobei die elektrischen Geräte/Stationen folgendes aufweisen:
a1) wenigstens ein auf eine Tragschiene aufsetzbares Gateway
zum Anschluß externer Bussysteme und
a2) wenigstens ein an das Gateway angereihtes Anschlußmodul
(M) mit Anschlüssen (A1, A2, B1, ...) für externe Leiter externer elektrischer Komponenten,
a3) wobei ein Anschlußmodul eine Reihung scheibenförmiger
Basis-Klemmenträger (2) aufweist,
a4) und wobei innerhalb jedes Anschlußmodules (M) ein interner
Busleiter verläuft,
b) und wobei die Projektierungs- und Diagnoseeinrichtung
zumindest folgende Routinen umfaßt:
b1) eine Projektierungsroutine zur Projektierung der elektrischen
Anlage aus einem oder mehreren der elektrischen Geräte,
als
b2) eine Projektierungsroutine zur Projektierung der einzelnen
elektrischen Geräte/Stationen der elektrischen Anlage,
b3) eine den Projektierungsroutinen nachgeschaltete Konfigurierungsroutine zur Konfigurierung der einzelnen elektrischen
Geräte/Stationen der elektrischen Anlage,
b4) eine den Projektierungsroutinen und der Konfigurierungsroutine nachgeschaltete Parametrierungsroutine zur Parametrierung der einzelnen elektrischen Geräte/Stationen der
elektrischen Anlage,
b5) eine Diagnoseroutine zur Diagnose und Überwachung der
einzelnen elektrischen Geräte/Stationen der elektrischen
Anlage in deren Betrieb
dadurch gekennzeichnet, daß
c) die Konfigurierungsroutine zur Konfigurierung der einzelnen
elektrischen Geräte/Stationen der elektrischen Anlage eine
Unterroutine zum Prüfen und Optimieren des Stationsaufbaus anhand einer Simulation umfaßt."
Mit einer derartigen Einrichtung soll aufgabengemäß die Projektierung und Diagnose gegenüber den Möglichkeiten des Standes der Technik weiter vereinfacht
werden (Sp 1 Z 39 bis 43 der PS).
Hinsichtlich der Ausführungen der Einsprechenden und der Patentinhaberin zur
Zulässigkeit und Begründetheit des Einspruchs wird auf den Akteninhalt verwiesen.
II.
Die Entscheidungsbefugnis über den Einspruch liegt gemäß § 147 Abs 3 PatG bei
den hierfür zuständigen 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts.
Dieser hatte – wie in der Entscheidung 19 W (pat) 701/02 (BPatGE 46, 134 mwN)
ausführlich dargelegt ist – aufgrund öffentlicher mündlicher Verhandlung zu entscheiden.
Gegenstand des Verfahrens ist nach der Teilungserklärung vom 4. April 2005 das
gegenüber dem erteilten Patent um den erteilten Patentanspruch 13 verminderte
Restpatent.
Als Fachmann bei der Beurteilung der Lehre des Streitpatents und dessen Patentfähigkeit ist nach Auffassung des Senats ein Diplomingenieur (FH) der Elektrotechnik/Elektronik anzusehen mit Berufserfahrungen in der Projektierung und
dem Betrieb elektrischer Anlagen, mit denen technische Prozesse bzw. Anlagen
gesteuert bzw. automatisiert werden sollen, der sich hinsichtlich des/der jeweiligen
Prozesses/Anlage von diesbezüglichen Fachleuten beraten lässt.
1. Zum Hauptantrag und zum Hilfsantrag 1
Der Einspruch ist zulässig, denn die den Einspruch rechtfertigenden Tatsachen
sind im einzelnen so dargelegt, daß der hier für die Entscheidung über den Einspruch zuständige Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts den behaupteten
Widerrufsgrund mangelnder Patentfähigkeit ohne eigene Ermittlungen auf seine
Richtigkeit nachprüfen kann.
Die Einsprechende hat im Einspruchsschriftsatz vom 10. Oktober 2002 zunächst
die wesentlichen Merkmale des erteilten Hauptanspruchs in vier Merkmalsgruppen
1) bis 4) zusammengestellt (Bl 2 "Begründung"), auf die im weiteren Bezug genommen ist.
In der Merkmalsgruppe 2) erkennt der Fachmann ohne weiteres den im Merkmal a) des Patentanspruchs 1 angegebenen Aufbau, auch wenn die Einsprechende dabei anstelle des englischen Kurzbegriffs "Gateway" die allgemein verständliche deutsche Erläuterung verwendet hat, indem sie diesen Baustein als "eine spezifisch ausgebildete Anschlußmöglichkeit für externe Bussysteme" bezeichnet hat.
Daß ein Anschlußmodul eine "Reihung scheibenförmiger Basis-Klemmenträger"
aufweist, mußte nicht gesondert erwähnt werden, denn solches ist für modular
aufgebaute Steuerungen üblich und wird vom Fachmann mitgelesen. Die Angabe
"auf eine Tragschiene aufsetzbar" im Merkmal a) ist für die Ausführbarkeit der
durch die übrigen Merkmale beschriebenen Einrichtung offensichtlich ohne Bedeutung und brauchte deshalb nicht in die zweite Merkmalsgruppe aufgenommen
zu werden.
Die Einsprechende vergleicht dann nacheinander die Merkmalsgruppen 1), 3) und
4) mit dem aus der E1) = DE 197 40 972 C1 Bekannten (aaO Bl 3 Abs 2 bis Bl 5
Abs 2) und 3). Bei diesem Vergleich hat sie immer wieder die Merkmalsformulierungen des erteilten Hauptanspruchs verwendet (Bl 3 Abs 2 Z 4 und 5, Bl 3 Abs 2
Z 2 bis 7 usw) und schon in diesem Zusammenhang auf einen modularen Aufbau
aus "Bausteinen" (Bl 3 Z4 und Bl 4 Z 1) und damit auf die Merkmalsgruppe 2)
(entsprechend Merkmalsgruppe a) des erteilten Hauptanspruchs) verwiesen.
Zwar hat die Einsprechende erst am Ende ihrer Abhandlung (Bl 5 Abs 3) die im
Merkmalsteil 2) zusammengefaßten Merkmale als "lediglich hardwaremäßige
Ausprägungen" bezeichnet, die "in keinerlei Wirkverbindung zu den sonstigen
"Softwaremerkmalen" stehen".
Mit dieser Formulierung vertritt sie aber in einer für den erkennenden Senat ohne
weiteres nachprüfbaren Weise schon im Einspruchsschriftsatz die Ansicht, daß im
Merkmal a) nicht "ein ganz spezifischer... Aufbau" beansprucht ist, sondern der
tatsächliche Aufbau von dem zu steuernden Prozeß bzw der zu automatisierenden
Industrieanlage/Gebäude abhängt, und daß der Fachmann geeignete Bausteine
aus seinem Fachwissen heraus aus handelsüblichen Systemen zusammenstellt.
Der erkennende Senat konnte sich schon deshalb den Ausführungen der Patentinhaberin, es handele sich beim Merkmal a) um "einen ganz spezifischen Aufbau"
(S 2 Abs 2 vom 5. Mai 2005), nicht anschließen, weil der erteilte Patentanspruch 1
nicht auf eine bestimmte Anlage beschränkt ist.
Weiter wird durch die zweimalige Angabe "wenigstens ein..." und die mit der Angabe "Reihung" nicht bezifferte Zahl der Basis-Klemmträger in Merkmal a) dem
Fachmann die Lehre gegeben, daß er so viele "Bausteine" wie nötig zu verwenden hat, um die Lehre des Anspruchs mit den "Softwaremerkmalen" zu verwirklichen.
Bei einer so allgemeinen Lehre des Merkmals a) erfaßt aber auch die nur einen
Satz (Bl 5 Abs 3 des Einspruchs) umfassende Stellungnahme diesen Aspekt der
Erfindung, sodaß schon beim Vergleich des Anspruchsgegenstandes mit der Entgegenhaltung 1 allein (aaO Bl 3 Abs 2 bis Bl 5 Abs 4) nachvollziehbar aufgezeigt
ist, daß die Einsprechende dieses Merkmal als zum Fachwissen des Fachmanns
gehörend ansieht.
Dieser Vortrag ist überdies ergänzt durch den Vergleich der "Hardewaremerkmale"
mit dem aus der Entgegenhaltung 4) Bekannten (aaO Bl 5 Abs 5).
Bei dieser Sachlage kann dahingestellt bleiben, daß dem – auf eine unveränderte
Aufrechterhaltung des erteilten Patents abzielenden – Hauptantrag auch deshalb
nicht hätte stattgegeben werden können, weil die Patentinhaberin schon vor
Antragstellung die Teilung des Streitpatents erklärt hat derart, daß der Gegenstand des erteilten Anspruchs 13 abgeteilt (S 2 vom 4. April 2005) d.h. der zugehörige Patentanspruch 13 gestrichen werden soll.
Da einem Antrag nicht teilweise stattgegeben werden kann, fällt mit dem Hauptantrag auch der erste Hilfsantrag, der außer auf eine Aufrechterhaltung des Restpatents ebenfalls auf die Feststellung der Unzulässigkeit des Einspruchs abzielt.
2. Zum Hilfsantrag 2
Das Restpatent war zu widerrufen, da der Gegenstand des Restpatents gemäß
dem erteilten Patentanspruch 1 hinsichtlich des Merkmals c) über den Inhalt der
Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie bei der für die Einreichung der
Anmeldung zuständigen Behörde ursprünglich eingereicht worden ist.
Mit dem Merkmal c) des erteilten Patentanspruchs 1 ist beansprucht, daß die – im
Merkmal b3) bereits beschriebene – Konfigurierungsroutine eine Unterroutine zum
Prüfen und Optimieren des Stationsaufbaus anhand einer Simulation umfaßt.
Es bestehen seitens des Senats schon Bedenken, ob "das Kennzeichen des
neuen Anspruchs 1" – d.h. diese Merkmalskombination allein – auf Seite 3 ab
Zeile 25 der ursprünglichen Beschreibung sowie als dritte Unterroutine des ursprünglichen Anspruchs 5 offenbart sind, wie die Patentinhaberin in ihren Eingaben vom 13. November 2002 (S 1 vorle Abs) und vom 1. April 2004 (S 2 le Z bis
S 3 Abs 4) angegeben hat.
Denn der ursprüngliche Anspruch 5 offenbart zwar (an dritter Stelle) eine Unterroutine "Stationsaufbau prüfen und optimieren"; jedoch ist an keiner Stelle dieses
Anspruchs angegeben, daß eine der dort aufgezählten Unterroutinen "anhand einer Simulation" arbeitet.
Auch die Angabe auf Seite 3 Zeilen 25 bis 32 der ursprünglichen Beschreibung,
daß eine umfassende Überprüfung eines geplanten Stationsaufbaus aus dessen
Optimierung "anhand einer Simulation" erfolgen soll, ist nicht einer Unterroutine
der Konfigurationsroutine zugeordnet sondern lediglich für ein "Projektierungs- und
Diagnoseprogramm" erwähnt, das zwar im erteilten Patentanspruch nicht erwähnt
ist, vom Fachmann aber aus seinem Fachwissen heraus insbesondere als Sammelbezeichnung für die gesamte Abfolge aller Routinen gemäß Merkmal b1) bis
b5) verstanden wird.
Diese Bedenken können jedoch dahinstehen, denn der Fachmann entnimmt nach
Auffassung des Senats schon die im erteilten Patentanspruch 1 angegebene Gesamtkombination des Merkmals c) mit den Merkmalen a) und b) nicht aus den ursprünglichen Anmeldeunterlagen.
Zwar ist der ursprüngliche Anspruch 5 insbesondere auf den ursprünglichen
Hauptanspruch zurückbezogen. Jedoch offenbart eine hier unzutreffende Rückbeziehung nicht die im erteilten Patentanspruch 1 beanspruchte Merkmalskombination.
Schon aus logischen Gründen können die drei erstgenannten Unterroutinen der
ursprünglichen Patentanspruchs 5 nicht der Konfigurierungsroutine zugeordnet
sein. Denn eine noch gar nicht projektierte (d.h. hinsichtlich ihrer gerätetechnischen Ausstattung dem jeweiligen Prozeßschritt zugeordnete und deshalb noch
nicht existierende) Station kann (noch) nicht konfiguriert (d.h. hard- und softwaremäßig in eine zur technischen Realisierung erforderliche Form/Anordnung gebracht) werden, und zwar weder als Hardware-Ausführung mit ausgewählten
technischen Geräten noch durch eine Simulation.
Daß die "Prüfung und Optimierung" eines Stationsaufbaus nicht der Konfigurationsroutine einer Station zugeordnet sind, sondern zur Projektierungsroutine gehören, ergibt sich auch aus der Gesamtoffenbarung der ursprünglichen Unterlagen.
Denn die sich in der Merkmalsabfolge b1) bis b5) des erteilten Patentanspruchs 1
widerspiegelnde (übliche) Planungsabfolge "vom Allgemeineren zum Spezielleren"
deckt sich auch mit der Auflistung der Routinen und Funktionen der ursprünglichen Anmeldungsbeschreibung.
So findet sich die Funktionalität "Prüfung und Optimierung des Stationsaufbaus
anhand einer Simulation" als Unterroutine zur Routine Nr. 5 "Station projektieren"
(S 11 Z 27) – und damit dem Merkmal b2) der erteilten Patentanspruchs 1 zugeordnet, und zwar in Gestalt der Unterroutine "Stationsaufbau prüfen und optimieren" (S 12 Z 19), zu der wiederum optimierende Unterroutinen für Stationsteile
(S 12 Z 20), Platzbedarf (S 12 Z 31) und Kosten (S 13 Z 5) gehören.
Umgekehrt findet sich für die – dem Anspruchsmerkmal b3) entsprechende – beispielsgemäße Konfigurierungsroutine Nr. 11 "Station konfigurieren" weder eine
Unterroutine "Prüfung und Optimierung des Stationsaufbaus" noch irgendeine andere optimierende Funktionalität.
Dies gilt auch für alle – in der anspruchsgemäßen Merkmalsfolge – nach einer
Konfigurierung einer Station an dieser noch weiter vorzunehmenden Handlungen
gemäß den Schritten Nr. 12 bis Nr. 15 (S 14 Z 18 bis S 17 Z 16).
Auch aus seinem Fachwissen heraus ergänzt der Fachmann die Offenbarung einer "Prüfung und Optimierung" während des Projektierens nicht durch eine Variante, bei der während des Konfigurierens noch einmal der gesamte Stationsaufbau in Frage gestellt wird. Denn solches widerspricht dem üblichen Vorgehen bei
der Projektierung von technischen Anlagen aller Art.
Der Senat war auch nicht gehindert, den seitens der Einsprechenden bisher nicht
geltend gemachten Widerrufsgrund der unzulässigen Erweiterung gemäß § 21 I
Nr 4 PatG aufzugreifen.
Denn das Patentrecht entscheidet in einem Einspruchsverfahren gemäß § 147
Abs 3 PatG nicht als Beschwerdeinstanz sondern als erstinstanzliche Einspruchsinstanz, sodaß es – anders als im Einspruchsbeschwerdeverfahren (vgl
BGH GRUR 1995, 333 – Aluminium-Trihydroxid –) von Amts wegen einen neuen
Widerrufsgrund aufgreifen und hierauf seine Entscheidung stützen kann (vgl
BPatG BlPMZ 2004, 65 – Gerichtliches Einspruchsverfahren).
Dr. Kellerer
Schmöger
Dr. Kaminski
Dr. Scholz
Pr