BPatG Beschluss vom 05.07.2005 – 27 W (pat) 318/04

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 318/04 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die angemeldete Marke 304 02 893.2

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 5. Juli 2005 durch den Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden, den Richter Schwarz

und die Richterin Prietzel-Funk

beschlossen: 10.99

Auf die Beschwerde der Anmelder wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom

18. Oktober 2004 aufgehoben.

G r ü n d e

I

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit

Beschluss vom 18. Oktober 2004 die als Wortmarke für Waren der Klasse 9 sowie

Dienstleistungen für die Klassen 36, 38, 42 angemeldete Bezeichnung

TANSAFE

teilweise für die Waren und Dienstleistungen

„magnetische, elektronische und optische Datenträger, Speicher für

Datenverarbeitungsanlagen, Datenverarbeitungsprogramme; Ausgabe von Kredit-, Debit-, Geld- und anderen Karten im Zusammenhang

mit den vorstehend genannten Dienstleistungen der Klasse 36; Entwurf, Entwicklung, Vermietung und Lizenzierung von Datenverarbeitungsprogrammen“

nach §§ 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 als freihaltebedürftige und nicht unterscheidungskräftige Angabe mit der Begründung zurückgewiesen, der Bezeichnung „TAN-

SAFE“ könne ohne weiteres Nachdenken der Begriffsinhalt „Safe für TANs“, also

eines sicheren Behältnisses für Transaktionsnummern entnommen werden; in bezug auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen weise die Bezeichnung, die sogar als Gattungsbegriff anzusehen sei, nur beschreibend darauf hin,

dass es sich um entsprechende TAN-Safes handele und die Dienstleistungen

dazu bestimmt und geeignet seien, solche TAN-Safes zu bedienen oder hierbei

zum Einsatz zu kommen. Diesem Verständnis liege keine analysierende Betrachtung zugrunde, weil „TAN“ und „SAFE“ als solche allgemein bekannt seien und

zum allgemein gebräuchlichen Grundwortschatz gehörten; „TANSAFE“ reihe sich

mühelos in entsprechende Wortkombinationen wie Schmucksafe, Datensafe, Skisafe, Fahrradsafe usw. ein. Mit dem o.g. Begriffsinhalt sei die Anmeldemarke aber

freihaltebedürftig und nicht unterscheidungskräftig, so dass die Eintragung insoweit zurückzuweisen sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die nicht begründete Beschwerde der

Anmelderin. Sie hält die Anmeldemarke für nicht freihaltebedürftig und ausreichend unterscheidungskräftig, weil sie von angesprochenen Verkehrskreisen

spontan als Fantasiebegriff aufgefasst werde. Die anderslautende Auffassung der

Markenstelle beruhe auf einer zielgerichteten analysierenden Betrachtungsweise,

wozu der Verkehr auch deshalb nicht neige, weil es sich nicht um die Zusammensetzung zweier bekannter und üblicher Begriffe handele, die in ihrer

Gesamtheit einen eindeutigen Bedeutungsinhalt aufweise. Zwar sei die

Buchstabenfolge „TAN“ die Abkürzung für Transaktionsnummer, der weitere

Markenbestandteil „SAFE“ sei aber mehrdeutig, da er nicht nur für einen

Geldschrank, sondern auch für „sicher, geschützt“ stehe. Es bedürfe daher

mehrerer Gedankenschritte, um zu der im angefochtenen Beschluss unterstellten

Bedeutung zu gelangen. Darüber hinaus sei auch die Interpretation „TAN-safe –

geschützt durch eine TAN“ denkbar,

insbesondere

im Hinblick auf die

Werbewirksamkeit des adjektivischen Gebrauchs von SAFE. Damit sei die

Anmeldemarke selbst mehrdeutig, was der Annahme eines Freihaltebedürfnisses

entgegenstehe.

Auf entsprechenden Hinweis des Senats hat die Anmelderin die Anmeldung für

die Dienstleistungen „Ausgabe von Kredit-, Debit-, Geld- und anderen Karten“ zurückgenommen und beantragt nunmehr sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Marke auch für

die Waren und Dienstleistungen „magnetische, elektronische und

optische Datenträger, Speicher für Datenverarbeitungsanlagen, Datenverarbeitungsprogramme; Entwurf, Entwicklung, Vermietung und

Lizenzierung von Datenverarbeitungsprogrammen“ einzutragen.

II

Die zulässige Beschwerde ist begründet, weil der Eintragung der Anmeldemarke

für die teilweise zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen nach der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses keine absoluten

Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG mehr entgegenstehen.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle handelt es sich bei der angemeldeten

Bezeichnung für die Waren und Dienstleistungen, die Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sind, um keine freihaltebedürftige Angabe i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG. Nach dieser Vorschrift sind nur solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die zumindest in einer ihrer möglichen Bedeutungen (vgl. EuGH,

MarkenR 2004, 450, 453 [Rz. 32] – DOUBLEMINT) ausschließlich aus Zeichen

oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen können, sofern es sich hierbei um für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände handelt (vgl. hierzu BGH GRUR 1999, 1093, 1094 – FOR YOU;

GRUR 2000, 211, 232 – FÜNFER). Dieses Eintragungsverbot dient dem im Allgemeininteresse liegenden Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die Merkmale der

angemeldeten Waren bzw. Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen

frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke zugunsten eines Unternehmens monopolisiert werden (EuGH GRUR 1999, 723, 725

Rn. 25 – CHIEMSEE; GRUR 2004, 680, 681 Rn. 35, 36 – BIOMILD). Werden rein

beschreibende Begriffe zu einem einzigen zusammengesetzt, so bleibt der Gesamtbegriff ungeachtet des Vorliegens einer Wortneuschöpfung von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sich durch die Wortkombination kein über den bloß

beschreibenden Inhalt jedes einzelnen Wortbestandteils hinausgehender weitergehender Sinngehalt ergibt (vgl. EuGH a.a.O. – BIOMILD). Ein solcher beschreibender Inhalt lässt sich für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen, die Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sind, nicht feststellen.

Der Begriff „tansafe“ wird nach den Recherchen des Senats im englischen

Sprachgebrauch als – lexikalisch nicht nachweisbares – Adjektiv im Sinne von

„sonnensicher“ (vgl. http://www.malibutanning.net/tansafe.htm) oder als (markenmässige) Bezeichnung von Textilien zur UV-Filterung (vgl. http://scholar.

lib.vt.edu/VA-news/VA-Pilot/issues/1996/vp960513/05110087.htm)

verwendet,

was allerdings für die hier zu betrachtenden Waren und Dienstleistungen erkennbar nichtssagend ist. Darüber hinaus kann die Anmeldemarke, wie die Markenstelle angenommen hat, bei isolierter Betrachtung im Sinne von „TAN-Safe“ verstanden werden, wobei der englische Ausdruck „Safe“ entgegen der Annahme der

Markenstelle nicht für „Behältnis“, sondern nur für „Geldschrank; Panzerschrank;

Tresor; Bankschließfach“ (vgl. http://dict.leo.org/?lp=ende&lang= de&searchLoc-

=0&cmpType=relaxed&relink=on&sectHdr=on&spellToler=std&search=safe) steht

und auch nur in dieser Bedeutung Eingang in den deutschen Sprachgebrauch

gefunden hat (vgl. PC-Bibliothek 3.0 Stichwort „Safe“), sodass die Anmeldemarke

nicht allgemein im Sinne „Behältnis für Transaktionsnummern“, wie die Markenstelle angenommen hat, sondern allenfalls als „Tresor für Transaktionsnummern“

übersetzt werden kann. Daneben ist gleichermaßen, wie die Anmelderin selbst

vorgetragen hat, die Übersetzung „TAN-sicher“, d.h. „geschützt durch Transaktionsnummern“ denkbar. Zwar vermag diese Mehrdeutigkeit entgegen der

Auffassung der Anmelderin eine Schutzfähigkeit nach der neueren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nicht zu begründen, da es danach für

die Schutzversagung ausreicht, wenn eine angemeldete Bezeichnung in zumindest einer ihrer möglichen Bedeutungen warenbeschreibend ist (vgl. EuGH, a.a.O.

– DOUBLEMINT). In keiner der beiden vorgenannten Bedeutungen werden aber

Merkmale der zurückgewiesen Waren und Dienstleistungen beschrieben.

Geht man mit der Markenstelle von der Übersetzung der Anmeldemarke als „TAN-

Safe“ im Sinne von „TAN-Tresor“ aus, fehlt es an einer unmittelbaren Sachaussage in bezug auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die beanspruchten Datenträger und Speicher

für Datenverarbeitungsanlagen u.a. auch der Speicherung von Transaktionsnummern dienen können, was wegen der allgemeinen Warnung der Kreditinstitute an

ihre Kunden, TANs nicht auf ihrem PC abzuspeichern (vgl. beispielsweise

http://www.deutsche-bank.de/pbc/content/ser_obs_sic_pintan. html), nur für die

Bankserver selbst Sinn machen könnte, über welche das Online-Banking abgewickelt wird. Im allgemeinen werden Datenspeicher aber auch dann nicht mit dem

Wort „Safe“ im Sinne von „Geldschrank, Tresor“ verwendet, wenn sie – was bei

dem Online-Banking mittels des PIN-/TAN-Verfahrens aus Sicherheitsgründen der

Fall ist - mittels einer besonderen Software vor dem unerlaubten Einblick durch

Dritte geschützt sind. Um der Anmeldemarke daher einen Hinweis auf diese besonderen Sicherungsmaßnahmen bei den beanspruchten Datenträgern und Speicher entnehmen zu können, bedürfte es schon einiger analytischer Gedankenschritte, zu welchen der Verkehr erfahrungsgemäß nicht neigt (st. Rspr., vgl. BGH

GRUR 1992, 515, 516 – Vamos; BGH GRUR 195, 408, 409 – PROTECH).

Gleiches gilt auch für die darüber hinaus von der Zurückweisung betroffenen

Datenverarbeitungsprogramme und die damit in Zusammenhang stehenden

Dienstleistungen; denn auch hier kommt nur bei einer eingehenden analysierenden Betrachtung ein Verständnis der Anmeldemarke als Hinweis darauf in

Betracht, dass Bestimmungszweck oder Gegenstand von Datenverarbeitungsprogrammen bzw. ihres Entwurfs oder ihrer Entwicklung, Vermietung und Lizenzierung die besondere Sicherung der Bankserver vor dem unerlaubten Zugriff von

Dritten auf die darin abgespeicherten TANs sein kann. Schließlich ist auch nicht

erkennbar, dass Mitbewerber selbst in dem eher unwahrscheinlichen gegenteiligen Fall gerade auf die Buchstaben-Wort-Folge „TAN-Safe“ zur beschreibenden

Bezeichnung einer solchen Software angewiesen sein sollten. Legt man daher die

Interpretation der Markenstelle zugrunde, kann ein Allgemeininteresse an der

Freihaltung der Anmeldemarke für die noch in Rede stehenden zurückgewiesenen

Waren und Dienstleistungen somit nicht angenommen werden.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht dann, wenn man – wie von der Anmelderin

selbst in ihrer Beschwerdebegründung erwähnt – die Anmeldemarke im Sinne von

„TAN-sicher“, d.h. „geschützt durch Transaktionsnummern“ übersetzt. Auch bei einem solchen Verständnis kommt die Anmeldemarke nicht als Bestimmungsangabe für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen in Betracht. In bezug

auf die zurückgewiesenen Datenträger und Speicher ist die Anmeldemarke in

dieser Bedeutung schon deshalb nichtssagend, weil diese Waren nicht durch

TANs gesichert werden. Aber auch soweit die darüber hinaus beanspruchten Datenverarbeitungsprogramme bzw. die auf ihre Erstellung gerichteten Dienstleistungen etwa eine Finanzsoftware betreffen, insbesondere zum Online-Banking,

bei dem das PIN-/TAN-Verfahren zum Zuge kommt, kommt eine beschreibende

Bedeutung der Anmeldemarke nicht in Betracht. Denn dass bei diesem Verfahren

finanzielle Transaktionen in der Regel neben der PIN auch die Eingabe von TANs

erfordern, ist für den Verkehr so selbstverständlich, dass hierauf nicht eigens hingewiesen werden muss. Auch wenn die Anmeldemarke insoweit einen deutlich

sprechenden Charakter annehmen mag, wird sie weder im Verkehr als Beschreibung möglicher Merkmale dieser Datenverarbeitungsprogramme bzw. der auf ihre

Erstellung gerichteten Dienstleistungen angesehen werden, noch sind mögliche

Mitbewerber auf die Wortfolge „TANSAFE“ in der oben genannten Bedeutung zur

beschreibenden Bezeichnung vergleichbarer Waren oder Dienstleistungen angewiesen.

Da die Anmeldemarke als beschreibende Angabe der zurückgewiesenen Waren

und Dienstleistungen nicht in Betracht kommt, kann ihr auch das erforderliche

Mindestmaß an Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG,

also ihre Eignung, vom durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 – Libertel;

GRUR 2004, 943, 944 – SAT.2) als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten

Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer

Unternehmen aufgefaßt zu werden, wegen des grundsätzlich gebotenen großzügigen Maßstabs (st. Rspr., vgl. BGH, GRUR 1995, 408 [409] – PROTECH;; BGH

GRUR 2001, 413, 415 - SWATCH) nicht abgesprochen werden.

Der ihr die Eintragung teilweise versagende Beschluss der Markenstelle war daher

nach der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses auf die

Beschwerde der Anmelderin aufzuheben.

Dr. van Raden

Prietzel-Funk

Schwarz

Na