BPatG Beschluss vom 26.07.2005 – 23 W (pat) 51/03

BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 51/03

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

26. Juli 2005

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 08.05

betreffend das Patent 198 16 396

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mündliche Verhandlung vom 26. Juli 2005 unter Mitwirkung des Richters

Dr. Meinel als Vorsitzendem sowie der Richter Dr. Gottschalk, Knoll und Lokys

beschlossen:

Die Beschwerde der Patentinhaberin wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Prüfungsstelle für Klasse G09F des Deutschen Patent- und Markenamts hat

auf die am 4. April 1998 eingegangene Patentanmeldung das am

25. November 1999 veröffentlichte Patent 198 16 396 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Transponderanordnung für Arbeitsschutzprodukte“ erteilt, wobei zum

Stand der Technik nichts ermittelt worden ist.

Die Einsprechende hat mit Einspruchsschriftsatz vom 22. Februar 2000, beim

Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen am 23. Februar 2000, unter

Vorlage der Dokumente

-

Prospekt „Oxyboks KTC Transponder Card“ der Firma D…

Pty. Ltd. mit dem Druckvermerk 096/HR-68/Market communications

ST/Printed in Germany/Subject to modifications (Dokument E1)

-

Prospekt „Oxyboks K Oxygen Self-Rescuer“, Seiten 1 bis 3 und 6 der Firma

D… Aktiengesellschaft L… mit dem Druckvermerk KG 1166.1e/90 40

816/GW 2248.90 S/02/05.90/Printed in FRG/Subject to modifications

(Dokument E2) und

-

Rechnung Nr. 960 93 39 der H… Werbeagentur,

in H…, an die D… AG in L…, vom

26. September 1996 betreffend Sonderdruck Oxyboks KTC (Dokument E3)

beantragt, das Streitpatent in vollem Umfang zu widerrufen, weil sein Gegenstand

nach §§ 1 bis 5 PatG nicht patentfähig sei. Sie hat geltend gemacht, dass der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 gegenüber dem Stand der Technik nach

dem Dokument E1 nicht neu sei. Das Dokument E1 trage das Datum „096“, wobei

„09“ für den Monat September und „6“ für das Jahr 1996 stünden. Durch das Dokument E3 sei iVm dem Dokument E1 belegt, dass das Dokument E1 am

26. September 1996 (Datum der Rechnung gemäß Dokument E1) fertiggestellt

war. Das im Dokument E1 gezeigte Gerät „Oxyboks KTC“ sei anschließend auf

der Messe „Electra Mining Show“ vom 30. September bis 4. Oktober 1996 in

Johannesburg, Südafrika, öffentlich gezeigt worden. Auch sei das Dokument E1

auf der Messe verteilt worden. Danach seien in den Jahren 1996/1997 Geräte

vom Typ Oxyboks KTC an Kunden verkauft worden. Zum Beweis der Präsentation

des Geräts „Oxyboks KTC“ auf der Messe und zum Verkauf von Geräten werde

hilfsweise Zeugenaussage durch Mitarbeiter der D… GmbH

angeboten.

Die Patentinhaberin hat im Verlauf des Einspruchsverfahrens zur beschränkten

Verteidigung des Streitpatents mehrfach neue Patentansprüche - zuletzt mit

Schriftsatz vom 11. Oktober 2001 - eingereicht.

Die Einsprechende hat zum Stand der Technik zusätzlich die Dokumente

-

-

EP 0 716 991 A1 (Dokument E4) und

US-Patentschrift 4 502 717 (Dokument E5)

vorgelegt und hinsichtlich mit Schriftsatz vom 22. Juni 2000 eingereichter

Patentansprüchen 1 bis 3 zusätzlich den Widerrufsgrund der unzulässigen

Erweiterung geltend gemacht.

Das Streitpatent ist durch Beschluss der Patentabteilung 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. September 2003 widerrufen worden. Zur Begründung ist in dem Beschluss ausgeführt worden, dass der Gegenstand des mit

Schriftsatz vom 11. Oktober 2001 eingereichten Patentanspruchs 1 bzw nebengeordneten Patentanspruchs 3 gegenüber dem Stand der Technik nach der von

der Einsprechenden geltend gemachten - auf die Dokumente E1 bis E3 gestützten

- offenkundigen Vorbenutzung iVm dem Dokument E5 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe (Patentanspruch 1) bzw durch den Stand der Technik nach

dem Dokument E4 vorweggenommen sei (Patentanspruch 3).

Im übrigen

bestünden erhebliche Bedenken bezüglich einer ausreichenden Offenbarung des

Merkmals des Patentanspruchs 3, wonach der Transponder unmittelbar in das Arbeitsschutzprodukt eingebettet ist, wobei darüber jedoch nicht abschließend entschieden werden bräuchte.

Gegen diesen Beschluss hat die Patentinhaberin mit Schriftsatz vom

30. Oktober 2003 Beschwerde eingelegt, die sie mit Schriftsatz vom 12. Mai 2004

unter Vorlage neuer Patentansprüche 1 bis 3 begründet hat.

Die Einsprechende hat mit Schriftsatz vom 23. Mai 2005 zum Stand der Technik

noch die Druckschriften

-

-

EP 0 589 533 A1 (Dokument E6) und

WO 91/10982 (Dokument E7)

vorgelegt.

Die Patentinhaberin hat daraufhin mit Telefax vom 21. Juli 2005 neugefasste Patentansprüche nach Hauptantrag sowie Hilfsanträgen 1 und 2 eingereicht.

In der mündlichen Verhandlung am 26. Juli 2005 hat die Patentinhaberin das

Streitpatent zuletzt beschränkt mit einem in der Verhandlung überreichten

einzigen Patentanspruch verteidigt und die Auffassung vertreten, dass der

Gegenstand dieses Patentanspruchs zulässig und gegenüber dem von der Einsprechenden genannten Stand der Technik auch patentfähig sei.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

den Beschluss der Patentabteilung 44 des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 16. September 2003 aufzuheben und das Patent

beschränkt mit dem

in der mündlichen Verhandlung vom

26. Juli 2005 überreichten einen Patentanspruch aufrechtzuerhalten.

Die Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der geltende einzige Patentanspruch 1 lautet:

„Transponderanordnung für Arbeitsschutzprodukte mit einem an

einem Arbeitsschutzprodukt angeordneten Transponder, der in einem Aufnahmeteil (1) mit Haltewulst (5) angeordnet ist, dadurch

gekennzeichnet, daß

- die Haltewulst (5) an einem stiftförmigen Befestigungsteil (4)

angeordnet ist;

- das Aufnahmeteil (1) im Boden eine kleine Bohrung (3) zum

leichten Einführen des Transponders aufweist;

-

in dem Arbeitsschutzprodukt eine Bohrung ausgebildet ist,

durch die das stiftförmige Befestigungsteil (4) samt Haltewulst

(5) eingezogen wird; und

- die das Aufnahmeteil (1), das Befestigungsteil (4) mit Haltewulst

(5) umfassende Transponderhalterung aus einem elastischen

Plastikmaterial besteht.“

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Patentinhaberin ist nicht begründet, denn der Gegenstand des geltenden einzigen Patentanspruchs erweist sich nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung als nicht patentfähig.

1. Zulässigkeit des Einspruchs

Die Zulässigkeit des Einspruchs ist auch im Beschwerdeverfahren von Amts wegen zu überprüfen (vgl BGH BlPMZ 1972, 173, Leitsatz b) - „Sortiergerät“). Im vorliegenden Fall bestehen gegen die Zulässigkeit des Einspruchs jedoch - auch

seitens der Patentinhaberin - insofern keine Bedenken, als die Einsprechende

innerhalb der Einspruchsfrist den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit

geltend gemacht hat und dabei den erforderlichen Zusammenhang zwischen dem

Stand der Technik nach dem Dokument E1 und sämtlichen Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 hergestellt, dh die Tatsachen im einzelnen angegeben hat,

aus denen sich ergeben soll, dass das Patent zu widerrufen ist, und zwar insbesondere auch hinsichtlich des Zeitpunkts der öffentlichen Zugänglichkeit des - aus

einem Prospekt bestehenden - Dokuments E1 (vgl hierzu BGH BlPMZ 1988, 250,

Leitsatz 2, 251, liSp, Abs 1- „Epoxidation“; Schulte, PatG, 7. Auflage, § 59 Rdn 77

bis 82 und 90).

2. Zulässigkeit des geltenden Patentanspruchs

Es kann dahinstehen, ob der geltende einzige Patentanspruch zulässig ist, denn

die Beschwerde der Patentinhaberin ist jedenfalls deshalb zurückzuweisen, weil

der Gegenstand dieses Patenanspruchs jedenfalls nicht auf einer erfinderischen

Tätigkeit beruht (vgl hierzu BGH GRUR 1991, 120, 121 liSp Abs 3 - "Elastische

Bandage").

3. Patentgegenstand

Nach den Angaben in der Streitpatentschrift (vgl Spalte 1, Absatz 1) geht die Erfindung von der bekannten Kennzeichnung von Industrie- und Konsumbereich-Produkten mit Kenndaten in Form von Strichcodes aus. Diese Kennzeichnung am

Produkt eigne sich jedoch nicht für Arbeitsschutzprodukte, die starken mechanischen, physikalischen und chemischen Beanspruchungen ausgesetzt sind (vgl

Spalte 1, Absatz 2 der Streitpatentschrift). Für Arbeitsschutzprodukte seien daher

Karteikarten und PC-Datenbanken eingerichtet worden, um Kenndaten festzuhalten. Dann sei jedoch eine zusätzliche Kennzeichnung des Produkts - meist durch

Farbkennzeichen - erforderlich, die häufig erneuert werden müsse.

Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatentgegenstand als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, eine Lösung zu schaffen, die für den Lebenszyklus

eines Arbeitsschutzproduktes eine Kennzeichnungsmöglichkeit bietet, deren Daten sicher, abrufbar und veränderbar, dh aktualisierbar sind (vgl Spalte 1, Absatz 3

der Streitpatentschrift). Ziel der Erfindung ist dabei eine Lösung, die eine sichere

und effektive Arbeit beim Datenabgriff und bei der Datenpflege im Rahmen notwendiger Wartungsarbeiten gewährleistet (vgl. Spalte 1, Absatz 4 der Streitpatentschrift).

Diese Aufgabe wird mit der Transponderanordnung nach dem geltenden einzigen

Patentanspruch ersichtlich nicht gelöst, da für die Abrufbarkeit und Veränderbarkeit von Daten speziell ein - im Patentanspruch nicht vorgesehener - Lese- und

Schreibtransponder erforderlich wäre.

2. Patentfähigkeit

Der zweifelsohne gewerblich anwendbare Gegenstand des geltenden einzigen

Patentanspruchs ist zwar gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der

Technik neu, beruht jedoch gegenüber dem Stand der Technik nach den Dokumenten E1 und E7 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Durchschnittsfachmanns, der hier als ein auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit ausgebildeter, mit der Entwicklung und Fertigung von Arbeitsschutzprodukten befasster,

berufserfahrener Fachhochschul-Ingenieur zu definieren ist, der in Fragen der

Transpondertechnik und der dazugehörigen Datenhandhabung einen auf dem

Gebiet der Nachrichtentechnik ausgebildeten Elektroingenieur mit Fachhochschulausbildung zu Rate ziehen kann, wobei die Summe des Fachwissens beider

Fachleute das Wissen und Können des zuständigen Durchschnittsfachmanns darstellt (vgl hierzu BGH GRUR 1986, 798, Leitsatz - „Abfördereinrichtung für Schüttgut“).

Das Dokument E7 offenbart Identifizierungs-Anhänger für Tierohren in Form einer

Transponderanordnung, die folgende Merkmale des geltenden einzigen Patentanspruchs des Streitpatents aufweist:

-

einen Transponder (cylindrical electronic responder 15, 15a with encoded

identification index, vgl Anspruch 1 iVm den Figuren 3 bis 5, 7 und 10 mit

zugehöriger Beschreibung sowie dem Abstract und der dazugehörigen Figur auf der Titelseite), der in einem Aufnahmeteil (male part 5, cylindrical

chamber 14) mit Haltewulst (head 10, 20, 31, 31a) angeordnet ist, wobei

-

die Haltewulst (10 bzw. 9/11) an einem stiftförmigen Befestigungsteil (vgl in

Fig 3 den Abschnitt zwischen chamber 14 und head 10 bzw. 9/11) angeordnet ist,

-

das Aufnahmeteil (5, 14) im Boden eine kleine Bohrung zum leichten

Einführen des Transponders (15, 15a) aufweist (vgl in den Figuren 3 bis 5

und 7 die mit einer Endkappe (end cap 17 bzw. 40) verschlossene Öffnung),

-

im Träger (animal ear) des Transponders (15, 15a) eine Bohrung ausgebildet ist, durch die das stiftförmige Befestigungsteil samt Haltewulst (10 bzw.

9/11) eingezogen wird (vgl Fig 3 iVm der dazugehörigen Beschreibung auf

Seite 6, Absatz 2) und

-

die das Aufnahmeteil (5, 14) und das Befestigungsteil mit Haltewulst (10

bzw 9/11) umfassende Transponderhalterung aus einem Plastikmaterial

besteht (vgl Anspruch 5 iVm dem Abstract).

Dazu ist zu bemerken, dass der Transponder (15, 15a) gemäß sämtlichen Ausführungsbeispielen des Dokuments E7 zwar zylinderförmig ausgebildet ist (vgl cylindrical electronic responder) und dementsprechend in einem stiftförmigen Aufnahmeteil untergebracht ist, der eine Verlängerung des stiftförmigen Befestigungsteils mit Haltewulst bildet (vgl Fig 3) - was im übrigen durch den Wortlaut

des geltenden einzigen Patentanspruchs des Streitpatents nicht ausgeschlossen

wird -, dass jedoch der Anspruch 1 des Dokuments E7 bewusst nicht auf zylinderförmige Transponder beschränkt ist, da in der Beschreibung (vgl Seite 4, Absatz 1) alternativ auch scheibenförmige oder allgemein flache Transponder

offenbart sind, die - insoweit entsprechend dem Ausführungsbeispiel des

Streitpatents (vgl die Abbildung links oben) - in einem Aufnahmeteil an der Basis

des stiftförmigen Befestigungsteils mit Haltewulst untergebracht sind (disc shaped

or other generally flat responder housed in the base of the male part). Auch wird

gemäß dem Dokument E7 das stiftförmige Befestigungsteil samt Haltewulst

insofern in eine Bohrung eingezogen, als das Tierohr von der Haltewulst (10, 9/11)

durchbohrt wird (vgl Seite 6, Absatz 2 zur Fig. 3), wobei das stiftförmige Befestigungsteil samt Haltewulst zugleich in die entstehende Bohrung eingezogen wird.

Der Gegenstand des geltenden einzigen Patentanspruchs des Streitpatents unterscheidet sich von dieser aus dem Dokument E7 bekannten Transponderanordnung noch durch die Zweckangabe

-

Transponderanordnung für Arbeitsschutzprodukte

und durch die Merkmale, wonach

-

-

-

der Transponder an einem Arbeitsschutzprodukt angeordnet ist,

die Bohrung, durch die das stiftförmige Befestigungsteil samt Haltewulst

eingezogen wird, in dem Arbeitsschutzprodukt ausgebildet ist und

die das Aufnahmeteil und das Befestigungselement mit Haltewulst umfassende Transponderhalterung aus einem elastischen Plastikmaterial besteht.

Dieser Unterschied vermag jedoch die Patentfähigkeit des Gegenstands des geltenden einzigen Patentanspruchs des Streitpatents nicht zu begründen.

Das - unbestritten vorveröffentlichte- Dokument E1 offenbart nämlich eine

Transponderanordnung für ein Atemschutzgerät (Oxyboks) - dh ein Arbeitsschutzprodukt -, bei der ein Transponder in Form einer Transpondercard auch bereits an

dem Arbeitsschutzprodukt angeordnet ist. Da das Atemschutzgerät nach den Angaben der Einsprechenden zu diesem Zweck mit einem Schlitz zur Aufnahme der

Transpondercard versehen ist, ist eine Nachrüstung mit der Transpondercard -

zumal bei beliebigen anderen Arbeitsschutzprodukten - jedoch nicht ohne weiteres

möglich.

Eine Abhilfe schafft dafür ersichtlich die zum nachträglichen Bestücken von Tierohren bestimmte Transponderanordnung nach dem Dokument E7. Mithin bietet es

sich dem Fachmann an, die Transponderanordnung nach dem Dokument E7 um

ihres bekannten Vorteils der Nachrüstbarkeit willen auch bei Arbeitsschutzprodukten vorzusehen, wobei dann die Bohrung zum Einziehen des stiftförmigen

Befestigungsteils samt Haltewulst selbstverständlich in dem Arbeitsschutzprodukt

auszubilden ist. Da Arbeitsschutzprodukte aber auch aus hartem Material bestehen können, muss für die gemäß dem Dokument E7 aus Plastikmaterial bestehende, das Aufnahmeteil und das stiftförmige Befestigungsteil mit Haltewulst umfassende Transponderhalterung zwangsläufig ein elastisches Plastikmaterial

gewählt werden, damit die Haltewulst auch bei aus hartem Material bestehenden

Arbeitsschutzprodukten derart in die - dann vorweg herzustellende - Bohrung des

Arbeitsschutzprodukts eingezogen werden kann, dass sie mit ihrem gegenüber

dem stiftförmigen Befestigungsteil radial vorspringenden Teil am Bohrungsausgang einschnappt und so ihrer bestimmungsgemäßen Funktion als Haltewulst

nachkommt. Damit gelangt der Fachmann jedoch ohne erfinderisches Zutun bereits zum Gegenstand des geltenden einzigen Patentanspruchs des Streitpatents.

Die Transponderanordnung für Arbeitsschutzprodukte nach dem geltenden einzigen Patentanspruch des Streitpatents ist daher mangels einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik nach den Dokumenten E1 und E7 nicht

patentfähig.

Die Beschwerde der Patentinhaberin war daher zurückzuweisen.

Dr. Meinel

Dr. Gottschalk

Knoll

Lokys

Pr